Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 


Федерация Защиты Правообладателей

Товарный знак: принцип использования

Заместитель заведующего отделом теории и практики охраны интеллектуальной собственности ФИПС, канд. юрид. наук С.А. Горленко.

Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" регулирует отношения, возникающие, в частности, в связи с использованием товарных знаков и знаков обслуживания. Положения, касающиеся их использования, содержатся в главе 4 Закона. Они провозглашают принцип обязательного использования товарного знака. При этом под использованием в соответствии с п. 1 ст. 22 Закона понимается так называемое "фактическое, реальное" (термины отсутствуют в Законе) применение его владельцем знака на товарах, для которых он зарегистрирован и(или) их упаковке.

Использование товарного знака лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора, также считается использованием знака его владельцем. Применение знака лицензиатом на основе лицензионного договора рассматривается как использование знака лицензиаром законодательствами многих стран, например Великобритании, Японии, Франции.

В силу положений, содержащихся в п. 2 ст. 4 Закона, указанные формы фактического использования могут проявляться через изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже (в частности, через рекламу), продажу, иное введение в хозяйственный оборот товара, обозначенного соответствующим знаком. Иными словами, такое использование может проявиться, в частности,
 при маркировке товарным знаком произведенного на территории России и предлагаемого к продаже товара;
 маркировке товарным знаком произведенного за рубежом и предлагаемого к продаже в России товара;
 проставлении товарного знака на потребительской упаковке, транспортной таре;
 проставлении товарного знака на технической и товаросопроводительной документации;
 в рекламе товаров, маркированных товарным знаком, в том числе при его экспонировании на выставках, ярмарках, а также рекламе только товарного знака без товара, в отношении которого он зарегистрирован;
 использовании товарного знака третьим лицом (лицензиатом) на основе договора с владельцем знака (лицензиаром).

Цель реализации принципа обязательного фактического использования товарного знака - стремление обеспечить интенсивное функционирование знаков в хозяйственном обороте и сократить случаи их регистрации в спекулятивных целях лицами, не производящими товары и не оказывающими услуги, которые не используют знаки, но могут препятствовать появлению на рынке товаров, маркированных такими знаками или обозначениями, сходными до степени смешения с зарегистрированными. Помимо этого, установление принципа фактического использования сократит внесение в Государственный реестр товарных знаков Российской Федерации "мертвых" знаков, которые увеличивают время на проведение экспертизы по заявкам.

Вторым абзацем п. 1 ст. 22 Закона установлено, что "номинальное" (термин отсутствует в Законе) использование знака, предполагающее лишь извещение общественности о его существовании (через рекламу, печатные издания, официальные бланки, вывески, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации), может быть признано использованием лишь в случае, когда у владельца имеются уважительные причины неприменения знака непосредственно на товарах и(или) их упаковке.

Необходимо отметить, что законодательства Германии, Австрии, Франции, Италии и др. не ставят подобных условий и под использованием понимают как фактическое, так и номинальное использование товарного знака.

Номинальное использование товарного знака, прописанное во втором абзаце п. 1 ст. 22 Закона, рассматривается как исключение из общего правила, когда его неприменение на товаре и(или) упаковке вызвано уважительными причинами. К примеру, возникли новые импортные ограничения для какой-то продукции, сорваны поставки сырья, изменились условия реализации продукции и т.д.

Закон, подобно законодательству подавляющего большинства государств, определяет принцип обязательного использования зарегистрированного знака условием сохранения на него права. Владелец должен применять знак, не допуская перерывов, превышающих сроки, установленные законодательством. Нарушение этой обязанности может привести к утрате прав на товарный знак.

Таким образом, правомочие использовать знак является не только правом, но и обязанностью владельца. И если товарный знак не используется непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче заявления любым лицом в Высшую патентную палату с просьбой прекратить действие регистрации знака по причине его неиспользования, то в силу положений п. 2 ст. 22 действие регистрации может быть прекращено досрочно полностью или частично. При этом слово "полностью" означает, что действие регистрации может быть прекращено в отношении всех товаров, для которых зарегистрирован, но не используется знак, а термин "частично" - для части товаров, в отношении которых он зарегистрирован, но не используется.

Установление определенного времени, по истечении которого регистрация знака может быть аннулирована, характерно для законодательств в области товарных знаков. Это время, иногда называемое льготным периодом, предоставляется для налаживания производства товаров, осуществления подготовительных операций для маркировки товарным знаком, организации реализации товаров, изучения таможенных правил, проведения рекламной кампании и т.д. Сроки возможного непрерывного неиспользования знака, установленные в законодательствах зарубежных стран, неодинаковы. В большинстве из них, как и в российском Законе, они составляют пять лет (Франция, Австрия, Германия, Великобритания, Испания и др.). В США равны шести годам, в Италии, Португалии, Японии и Швейцарии - трем.

Как известно, в настоящее время Роспатентом совместно с заинтересованными организациями подготовлен проект Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров". Он предполагает сократить срок возможного непрерывного неиспользования товарного знака с пяти до трех лет.

Эта мера направлена на уменьшение шансов тех лиц, которые стремятся регистрировать знаки впрок и длительное время держать изготовителя, не обеспечившего своевременную охрану своему знаку, "на привязи", диктуя ему условия, а иногда заставляя покупать собственный знак.

Определение срока непрерывного неиспользования товарного знака в российском Законе и законодательствах большинства стран мира, базируется на ст. 5С (1) Парижской конвенции по охране промышленной собственности. В ней указывается, что если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия.

Положения Парижской конвенции помогают ответить на вопрос: может ли владелец знака в связи с требованиями п. 3 ст. 22 Закона в качестве доказательства использования своего товарного знака представить его в несколько измененном виде? П. (2) ст. 5С Конвенции устанавливает, что применение товарного знака его владельцем в такой форме, которая отличается от зарегистрированной в какой-либо из стран Союза лишь отдельными элементами, не изменяющими отличительного характера знака, не влечет за собой признания недействительности регистрации и не ограничивает охрану, предоставленную знаку. В этом случае, к примеру, речь может идти о словесном знаке, исполненном заглавными буквами, а не строчными, об изобразительном знаке, представленном в зеркальном изображении, и т.д.

Формулировка, приведенная в Парижской конвенции: "...в форме, которая отличается от зарегистрированной... лишь отдельными элементами, не изменяющими отличительного характера знака", корреспондируется с положениями первого абзаца ст. 17 Закона. В ней определены изменения, которые могут быть внесены в регистрацию знака. Среди них - изменения отдельных элементов товарного знака, не меняющие его существа.

В Законе, как и в Парижской конвенции, а также в законодательствах других стран не раскрывается вопрос о количестве, объемах выпускаемых товаров, которые должны быть маркированы товарным знаком, для сохранения его регистрации. Это дает основание считать, что маркировка даже одного изделия зарегистрированным знаком может служить доказательством его фактического использования.

При решении вопроса о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака в связи с его непрерывным неиспользованием в соответствии с п. 3 ст. 22 Закона, опирающимся на вышеупомянутую норму Парижской конвенции, могут быть приняты во внимание представленные владельцем товарного знака доказательства того, что знак не использовался по не зависящим от него обстоятельствам. В этом случае речь идет о ситуации, при которой владелец не может использовать знак не только фактически, но и номинально. Оправданием могут быть только форс-мажорные обстоятельства.

Действие регистрации товарного знака по причине его непрерывного неиспользования может быть прекращено досрочно на основании решения Высшей патентной палаты, которая ориентируется в своей деятельности на Правила подачи жалоб, заявлений и ходатайств и их рассмотрения в Высшей патентной палате Роспатента (Патенты и лицензии. 1998. №10. С.38) (далее - Правила).

Рассмотрение вопроса о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака осуществляется на основе заявления, поданного в Высшую патентную палату любым лицом в соответствии с п. 1.7 Правил. При рассмотрении такого заявления доказательства использования знака должны быть представлены его владельцем. Это соответствует положениям процитированной выше статьи 5С (1) Парижской конвенции.

Принимая во внимание указанное обстоятельство, в п. 10 и 11 Правил приказом Роспатента от 4 декабря 1998 г. № 232 были внесены соответствующие изменения (Патенты и лицензии. 1999. №3. С.40). Так, в п. 10 включена формулировка, устанавливающая, что отзыв на жалобу должен содержать фактические данные об использовании знака на товаре и(или) его упаковке, либо сведения об ином использовании знака при наличии уважительных причин его неиспользования на товаре и(или) его упаковке, либо доказательства того, что товарный знак не использовался по не зависящим от владельца знака обстоятельствам.

П. 11 Правил дополнен положением, определяющим, что в случае непредоставления владельцем товарного знака отзыва на заявление по п. 1.7 Правил Высшая патентная палата может принять решение о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака.

Из вышесказанного очевидно, что вопрос о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака по причине его непрерывного неиспользования может возникнуть по инициативе заинтересованного лица, в частности, при коллизии обозначений на рынке.

Что касается патентного ведомства, то оно не требует доказательств о реализации владельцем его исключительных прав даже при продлении срока действия регистрации знака в соответствии со ст. 16 Закона. Следует отметить, что Договор о законах по товарным знакам, действующий в рамках Парижской конвенции, участницей которого с июня 1998 г. является Российская Федерация, запрещает патентным ведомствам требовать подобные доказательства от владельцев знаков.

На сегодняшний день весьма актуальны положения п. 2 ст. 22 Закона, предоставляющие право юридическим и физическим лицам, осуществляющим посредническую деятельность, на основе договора использовать свой товарный знак наряду с товарным знаком изготовителя товаров, а также вместо товарного знака последнего.

Необходимость в простановке двух знаков может возникнуть, когда речь идет об изготовителе товара и торговой организации, его реализующей. Причем последняя иногда является владельцем широко известного знака обслуживания. К примеру, во многих странах действуют серии магазинов "Мигро" и "S and A" и др., названия которых зарегистрированы и широко известны как знаки обслуживания. То же самое можно отметить в отношении сокращенных названий магазинов ГУМ и ЦУМ. Как правило, продукция, реализуемая через такие магазины, маркируется товарными знаками изготовителя и знаком обслуживания магазина, ее сбывающего.

Законом предусмотрена возможность маркировки товаров знаком обслуживания лица, осуществляющего посредническую деятельность, но только в случае, если между изготовителем товара и таким посредником заключен соответствующий договор. На практике необходимость в этом может возникнуть в частности, если:
 товарный знак изготовителя оказался не технологичным для конкретного товара (не исключено, что владелец готовится к его замене);
 знак обслуживания широко разрекламирован и более известен, чем товарный знак изготовителя, поэтому сбыт продукции, маркированный им, может быть более успешным.

Как известно, в соответствии с п. 1 ст. 4 Закона владелец имеет исключительное право пользоваться и распоряжаться товарным знаком, а также запрещать его использование другими лицами. Вместе с тем, исходя из положений ст. 23, регистрация товарного знака не дает права его владельцу запретить использование этого знака другим лицам в отношении товаров, которые были введены в хозяйственный оборот самим владельцем или с его согласия. Следовательно, владелец товарного знака не может осуществлять свое право дважды в отношении одних и тех же товаров, поставляемых на рынок им лично или с его согласия.

Принцип исчерпания прав, прописанный в ст. 23 Закона, означает, что владелец товарного знака не может препятствовать использованию знака применительно к тем же товарам, которые он ввел в хозяйственный оборот. Иными словами, товары, реализуемые третьей стороной, не должны подвергаться каким-то изменениям, например, разбавляться, перемешиваться, видоизменяться, переупаковываться, продаваться без маркировки этим товарным знаком и т.д.

Принимая во внимание, что право на объект промышленной собственности имеет свое действие только на территории страны, где оно было предоставлено, становится очевидным, что в силу рассматриваемой нормы речь может идти только о продукции, обозначенной зарегистрированным в России товарным знаком и введенной в хозяйственный оборот на ее территории.

Таким образом, принцип исчерпания прав имеет территориальное действие и состоит в том, что право исчерпывается в результате первой поставки товаров в стране, где получено исключительное право на товарный знак.

В связи с применением ст. 23 Закона может возникнуть вопрос о так называемом "параллельном импорте". Речь идет о ситуации, когда владелец товарного знака, зарегистрированного в России, впервые вводит свою продукцию в хозяйственный оборот на территории другой страны, где его товарный знак имеет или не имеет правовую охрану. Другое предприятие приобретает данную продукцию в третьей стране и ввозит ее в Россию.

Вправе ли в этом случае владелец рассматривать наличие маркировки на импортируемой продукции как нарушение его исключительных прав на товарный знак? На этот вопрос следует ответить утвердительно, поскольку в упомянутой ситуации положения ст. 23 Закона не могут быть применены, а именно: введение в хозяйственный оборот продукции, обозначенной зарегистрированным в Российской Федерации товарным знаком, имело место не в России, а в другой стране.

Таким образом, принцип исчерпания прав не распространяется на параллельный импорт, который имеет место, когда маркированный товарным знаком, охраняемым в России и какой-то зарубежной стране, товар вводится его владельцем в хозяйственный оборот на территории этой зарубежной страны, а третье лицо его там приобретает, а затем ввозит и реализует в России.

В упомянутом случае владелец охраняемого в России товарного знака (иностранное или отечественное предприятие) вправе рассматривать такое использование принадлежащего ему знака третьим лицом как нарушение его исключительных прав и опротестовать его в порядке, установленном Законом.

Права владельца знака не были бы нарушенными (право на товарный знак было бы исчерпанным), если бы действия третьего лица охватывали только территорию зарубежной страны, национальное законодательство которой содержит соответствующие положения, касающиеся исчерпания прав.

Положения ст. 23 Закона имеют четкую экономическую направленность. Они призваны помочь владельцу знака пресечь параллельный импорт, смысл которого иногда сводится к следующему. Владелец знака нередко реализует свою продукцию на территории разных стран по разным ценам. Зачастую он экспортирует ее по более низким ценам, чем в собственной стране, стремясь расширить рынки сбыта и закрепиться на них. Третье лицо покупает товар по более низким ценам за рубежом и ввозит его на территорию России, создавая конкуренцию самому изготовителю. Но в этом случае, как указывалось выше, имеющее место нарушение исключительного права на товарный знак может быть пресечено в соответствии с действующим законодательством.

В настоящее время существуют различные точки зрения относительно принципа исчерпания прав. В их числе - точка зрения о так называемом "международном исчерпании прав", получившая некоторое распространение в странах, тесно связанных экономически. К примеру, в странах ЕС введение товара, обозначенного знаком, в хозяйственный оборот в одной из стран Сообщества рассматривается как исчерпание права на товарный знак во всех странах, в том числе и в той, где он непосредственно зарегистрирован.