Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 



Право преждепользования и ввоз продукции из-за рубежа

Джермакян Валерий Юрьевич

В.Ю.ДЖЕРМАКЯН – канд. техн. наук (ООО «Юридическая фирма «Городисский и партнеры», Москва)

Нормы, регулирующие право преждепользования (ст. 1361 четвертой части ГК РФ), не изменились в сравнении с аналогичными нормами Патентного закона Российской Федерации и изложены следующим образом:

«1. Лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

2. Право преждепользования может быть передано другому лицу только вместе с предприятием, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления».

Из п. 1 ст. 1361 следует, что добросовестное использование или приготовления к использованию должны быть осуществлены на территории Российской Федерации, но при этом территория, на которой создано тождественное решение, не ограничена только Российской Федерацией. При установлении права преждепользования имеет значение не фактор создания тождественного решения на конкретной территории, а фактические действия по использованию продуктов, в которых материально воплощено тождественное решение.

В праве преждепользования не раскрыто, что следует понимать под использованием тождественного решения, однако, как показывает судебная практика, под этим понимается не только изготовление продукции, в которой воплощено тождественное решение, но и ввоз на территорию Российской Федерации, применение, предложение к продаже, продажа и иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использовано тождественное решение.

В.В.Бриксов[1] считает, что «ввоз на российскую территорию продукта или изделия, в которых использовалось тождественное техническое либо художественно-конструкторское решение, преждепользованием не является», и полагает, что интересы преждепользователя и третьих лиц могут быть защищены ст. 11 Патентного закона РФ (ст. 1359 части четвертой ГК РФ «Действия, не являющиеся нарушением исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец»).

Перечислим те действия, которые квалифицируются как исчерпание прав:

ввоз на территорию Российской Федерации, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец, если этот продукт или это изделие ранее были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя.

Данная норма призвана оградить от притязаний патентообладателя уже введенную им или с его разрешения в гражданский оборот продукцию конкретных партий (поставок) и не ограждает иных лиц от «произвола» патентообладателя запрещать продолжение поставок (ввоз новых партий таких продуктов) и эксплуатацию продукции, ввезенной до даты приоритета патента.

Как защищаться в таких ситуациях от наезда патентообладателей, особенно полезных моделей, уже рассматривалось[2].

Многие виды использования тождественного решения, в том числе ввоз продукции, а не только ее изготовление, уже определены в решениях российских судов при установлении права преждепользования и приравнены к видам использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Иных судебных решений, ограничивающих право преждепользования только изготовлением продуктов, установить пока не удалось.

ФАС Северо-Западного округа (постановление от 9 октября 2001 г. по делу № А56-8882/01), рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу ООО «Р.Т. Вершина» на решение от 7 июня 2001 г. и постановление апелляционной инстанции от 6 августа 2001 г. Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-8882/01, установил следующее.

ООО «Р.Т. Вершина» обратилось в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к АОЗТ «СайнАрт» о запрещении использовать изобретение «Устройство для демонстрации и способ управления работой устройства для демонстрации», охраняемое принадлежащим истцу патентом РФ № 2125298, в том числе путем несанкционированного изготовления, применения, ввоза, предложения к продаже и продажи или иного введения в гражданский оборот или хранения с этой целью продукта, содержащего запатентованное изобретение, а также способа, охраняемого патентом на изобретение; введения в гражданский оборот либо хранения с этой целью продукта, изготовленного непосредственно способом, охраняемым патентом на изобретение.

В судебном заседании установлено, что в соответствии с патентом РФ № 2125298, зарегистрированным в государственном реестре 20 января 1999 г. с датой приоритета 9 июня 1998 г., истец является патентообладателем изобретения «Устройство для демонстрации и способ управления работой устройства для демонстрации».

Арбитражный суд установил, что 2 января 1997 г. между ответчиком и германской фирмой «Рэйнер Весемилер Трэйд-маркетинг-сервис» заключен контракт № 01/97 на поставку различных изделий, в том числе устройства для демонстрации «Моушн дисплей». Из представленных сторонами документов усматривается, что все признаки изобретения, в отношении которого истец является правообладателем, идентичны признакам, характеризующим «Моушн дисплей». Ответчиком представлены документы, подтверждающие факт приобретения, использования и реализации в период до 9 июня 1998 г. (дата приоритета изобретения) изделия «Моушн дисплей», производимого фирмой «Бэйсис».

В силу ст. 12 Патентного закона РФ любое физическое или юридическое лицо, которое до даты приоритета изобретения добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от его автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема.

ФАС Северо-Западного округа постановил решение от 7 июня 2001 г. и постановление апелляционной инстанции от 6 августа 2001 г. Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-8882/01 оставить без изменения, а кассационную жалобу – без удовлетворения.

Далее последовала кассационная жалоба, результаты рассмотрения которой в интересующей нас части изложены ниже.

ФАС Северо-Западного округа (постановление от 14 мая 2003 г.) рассмотрел кассационную жалобу ООО «Р.Т. Вершина» на определение от 11 октября 2002 г. и постановление апелляционной инстанции от 28 февраля 2003 г. Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-8882/01 и при этом установил.

ООО «Р.Т. Вершина» обратилось в арбитражный суд с заявлением и просило разъяснить: на какой из видов использования «Моушн дисплей», предусмотренных в ст. 10 Патентного закона Российской Федерации (изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью), распространяется право преждепользования АОЗТ «СайнАрт».

Определением от 11 октября 2002 г. разъяснено, что АОЗТ «СайнАрт» принадлежит право преждепользования в отношении изделия «Моушн дисплей», позволяющее АОЗТ «СайнАрт» безвозмездно использовать изделия тем способом, которым оно это делало по состоянию на 9 июня 1998 г., то есть продолжать ввозить на территорию Российской Федерации изделия, продавать их или передавать в аренду.

ФАС Северо-Западного округа постановил определение от 11 октября 2002 г. и постановление апелляционной инстанции от 28 февраля 2003 г. Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-8882/01 оставить без изменения, а кассационную жалобу ООО «Р.Т. Вершина» – без удовлетворения.

Таким образом, суды всех инстанций признали, что ввоз продукта (изделия), его последующая продажа или сдача в аренду является тем использованием тождественного решения, на которое распространяется право преждепользования.

В последующем данный патент был признан Палатой по патентным спорам недействительным полностью. В данном деле интересен факт признания по сути права преждепользования не только в отношении продукта – устройства для демонстрации, но и в отношении способа управления его работой. И хотя такой прямой вывод в отношении способа не сделан, из судебного разъяснения следует, что АОЗТ «СайнАрт» принадлежит право преждепользования в отношении изделия «Моушн дисплей», позволяющее АОЗТ «СайнАрт» безвозмездно использовать изделия тем способом, которым оно это делало по состоянию на 9 июня 1998 г.

Безвозмездное использование изделия такими способами (действиями), как ввоз на территорию Российской Федерации изделия, продажа их или передача в аренду, не может не предусматривать допустимость использования в контексте – эксплуатация изделия (осуществление функционирования изделия в соответствии с назначением), то есть автоматическое осуществление запатентованного способа. По состоянию на 9 июня 1998 г. способ управления работой устройства для демонстрации уже также использовался при эксплуатации устройства.

Аналогичное судебное решение (ФАС Московского округа, постановление от 21 февраля 2005 г. по делу № КГ-А40/180-05) принято относительно признания права преждепользования при ввозе из-за границы изделий, формально подпадающих под патент № 52625 на промышленный образец «Пластмассовый контроллер».

ЗАО «ИПК Страж» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ООО «Брукс ЛМ» об обязании ответчика прекратить нарушение патента Российской Федерации № 52625 от 16 июня 2003 г. на промышленный образец «Пластмассовый контроллер» и запретить ответчику изготавливать и вводить в хозяйственный оборот содержащие промышленный образец «Пластмассовый контроллер» пластиковые индикаторные пломбы «Секьюрпул».

Иск мотивирован тем, что ответчиком осуществляется продажа и иное введение в оборот пластиковых индикаторных пломб «Секьюрпул», в которых содержатся существенные признаки принадлежащего истцу запатентованного промышленного образца.

Решением от 28 июля 2004 г. Арбитражный суд г. Москвы в удовлетворении иска отказал. Суд первой инстанции исходил из того, что ответчик является добросовестным преждепользователем, который использовал на территории Российской Федерации изделие, тождественное тому, на которое истцом был получен патент, до даты приоритета, поэтому он сохраняет право на дальнейшее использование пломб без расширения объема. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 20 октября 2004 г. № 09АП-1846/04-ГК решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

По мнению заявителя кассационной жалобы, ООО «Брукс ЛМ» не может претендовать на право преждепользования, поскольку не является субъектом, независимо создавшим изделие, запатентованное истцом. Материалами дела не подтверждается использование ответчиком индикаторных пломб или приготовлений для использования на территории России до даты приоритета патента, а также не доказано, что ввозимые ответчиком индикаторные пломбы содержат тождественное решение.

В представленном отзыве на кассационную жалобу ООО «Брукс ЛМ» указало, что оно является эксклюзивным дистрибьютором пластиковых индикаторных пломб «Секьюрпул» в России и СНГ с 1997 г. Указанные пломбы поставлялись ответчиком в Россию через компанию-посредника и реализовывались потребителям до даты приоритета промышленного образца истца.

Судами обеих инстанций установлено, что ответчик не изготавливает спорную пломбу, а ввозит ее из других стран. Суды также указали на наличие у ответчика права преждепользования, сославшись на добросовестную реализацию ответчиком объекта до даты приоритета патента истца. На основании таможенных и отгрузочных документов, а также писем и договоров суды обеих инстанций сделали вывод о том, что ответчик, начиная с 2000 г., ввозит индикаторную пломбу «Секьюрпул» на территорию Российской Федерации и добросовестно реализует ее.

Судом первой инстанции была назначена судебно-техническая экспертиза, в результате которой установлено, что пластиковые индикаторные пломбы «Секьюрпул» содержат все существенные признаки промышленного образца «Пластмассовый контроллер» по патенту РФ № 52625, нашедшие отражение на изображениях изделия по патенту и приведенные в перечне его существенных признаков.

Как следует из результатов проведенной экспертизы, предметом исследования эксперта были две пластиковые индикаторные пломбы «Секьюрпул» синего цвета № 004794081 и № 004794082. В то же время согласно письму экспертно-криминалистического центра Московского управления внутренних дел на железнодорожном транспорте от 16 сентября 2004 г. № 150/1, на которое также сослался апелляционный суд в своем постановлении, ответчиком поставлялись пластиковые пломбы различных моделей, в том числе «Секьюрпул» синего цвета с логотипом «Brooks Europe», белым полем и № 001363943.

Из представленного ответчиком контракта № ЛМ/J/2001 от 12 октября 2001 г. известно о приобретении им у немецкой компании «АМО Секьюр Гамбург ГмбХ» пластиковых приспособлений для опломбирования, что не позволяет установить приобретение ответчиком и ввоз на территорию России именно пластиковых пломб «Секьюрпул», содержащих существенные признаки промышленного образца «Пластмассовый контроллер».

Суд первой инстанции в своем решении указал, что ответчик ввозил с 2000 г. спорные пломбы в среднем в количестве 655 тыс. пломбираторов. Однако в решении отсутствует ссылка, на основании каких документов, имеющихся в материалах дела, судом сделан данный вывод и каким образом определен такой объем использования, а также не указана периодичность ввоза этого объема пломбираторов. В то же время данное обстоятельство имеет существенное значение, поскольку дальнейшее использование объекта должно вестись без расширения объема использования. При этом объем использования должен быть документально оформлен во избежание возможного его расширения.

Продолжения судебного спора не последовало, так как патент РФ № 52625 был аннулирован решением Палаты по патентным спорам в связи с установлением несоответствия запатентованного промышленного образца условию патентоспособности «новизна».

Судебное обжалование решения Палаты по патентным спорам не увенчалось успехом по следующим причинам. До даты приоритета промышленного образца – 29 ноября 2001 г. – индикаторная пломба № 000857205, относящаяся к пломбам модели «Секьюрпул», демонстрировалась на выставке «MIPS 2000» и использовалась в хозяйственной деятельности предприятий с 1998 г., что подтверждается письмами сторонних организаций.

Как установлено судами, совокупность существенных признаков этого промышленного образца была известна из сведений, ставших доступными до даты его приоритета, поскольку индикаторные пломбы модели «Секьюрпул» использовались в хозяйственной деятельности с 1998 г.

На этом длительный и многоступенчатый спор был завершен с аннулированием патента на промышленный образец, но ранее ввоз продукции был признан основанием для возникновения права преждепользования.

Как вопрос о видах использования при установлении права преждепользования будут оценивать суды после вступления в действие четвертой части ГК РФ? Полагаю, так же, как и до ее появления. Время покажет. Но путь, избранный судами на сегодняшний день, пресекает желание получать патенты, под которые будет подпадать ввозимая из-за рубежа продукция.

В судебных спорах по обоим патентам ответчики, вынужденные защищаться от претензий патентообладателей, собирали и представляли суду документы, в том числе подтверждающие состоявшееся более раннее открытое применение путем ввоза и введения в гражданский оборот соответствующей продукции, что, как известно, является основанием для аннулирования патента.

Так что, наезжая на добропорядочного преждепользователя, ввозящего продукцию из-за рубежа, все должны понимать: сначала признается право преждепользования, а затем патент неминуемо будет аннулирован. Вопрос только во времени и затратах.


[1] Бриксов В.В. Соотношение патентного права и права преждепользования//Вестник Высшего арбитражного суда Российской Федерации. 2005. № 7.С. 131 – 132.
[2] Джермакян В.Ю. Открытое использование, преждепользование и новизна изобретения. М.: ИНИЦ Роспатента, 2002. С. 24.