Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 



Особенности экспертизы обозначений, воспроизводящих общепринятые термины

Робинов Алексей Александрович

А.А.РОБИНОВ – заместитель заведующего отделом судебного представительства ФГУ ФИПС, канд. юрид. наук (Москва)

В соответствии с подпунктом 2) п. 1 ст. 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми терминами. Отказ в предоставлении правовой охраны товарному знаку, основанный на том, что заявленное обозначение воспроизводит общепринятый термин, нередко применяется на практике. Тем не менее эти проблемы недостаточно проработаны в методологии Роспатента.

Несмотря на то, что обозначения, подпадающие под данное основание для отказа, являются разновидностью описательных обозначений, не обладающих различительной способностью, в силу чего к ним применяются те же требования, что и к остальным обозначениям подобного рода (оценка происходит на дату приоритета, обозначение должно напрямую воспроизводить термин, а не через ассоциации и т.д.), они тем не менее обладают определенной, свойственной только им особенностью.

В соответствии с п. 2.3.2.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания[1] «к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники». В отличие от остальных разновидностей описательных обозначений значение общепринятого термина совершенно не обязательно должно быть известно широкому кругу потребителей. Достаточно, чтобы оно было устоявшимся среди определенного круга специалистов конкретных областей науки и техники, связанных с производством товаров или оказанием услуг, в отношении которых испрашивается охрана товарного знака. И наоборот, даже если обозначение воспринимается широким кругом потребителей в качестве описательного, но не используется в специализированной лексике, его нельзя относить к термину.

Например, суд отменил решение Палаты по патентным спорам, которым было отказано в регистрации словесного товарного знака «GRADUS», заявленного в отношении товаров 33 класса МКТУ (алкогольная продукция). Решение Палаты было мотивированно тем, что указанное словесное обозначение является термином, который используется в алкогольной промышленности при измерении крепости спиртосодержащей продукции. Однако, как было установлено судом, в нормативной и специализированной литературе понятие «градус» не используется. Крепость спиртосодержащей продукции измеряется не в градусах, а в процентах[2].

В данном случае необходимо учитывать общепринятое определение термина: «Термин (позднелат. terminus – термин, от лат. terminus – предел, граница) – слово или словосочетание, призванное точно обозначить понятие и его соотношение с др. понятиями в пределах специальной сферы. Т. служат специализирующими, ограничительными обозначениями характерных для этой сферы предметов, явлений, их свойств и отношений. Они существуют лишь в рамках определенной терминологии. В отличие от слов общего языка, Т. не связаны с контекстом»[3]. «Термины – наиболее важная часть специальной лексики, они создаются специалистами. Использование терминов контролируется в процессе составления специальных – терминологических словарей. В них уточняется понятие, которое вкладывается в тот или иной термин». В этой связи основным источником, позволяющим отнести обозначение к общепринятому термину, являются терминологические словари и специализированная литература.

Именно в таком духе суд рассмотрел дело по товарному знаку «Шеф-повар», зарегистрированному в отношении товаров 5, 29, 30, 31, 32 классов МКТУ (продукты питания, напитки). В Палату по патентным спорам поступило возражение против предоставления правовой охраны данному товарному знаку, мотивированное тем, что словесное обозначение, означающее «специалист по приготовлению пищи», представляет собой общепринятый термин. Решением Палаты по патентным спорам в удовлетворении возражения было отказано.

Суд оставил в силе решение Палаты, отметив следующее: «Заявителем не приведено ни одного терминологического словаря, где бы содержалось словосочетание «шеф-повар», не представлено доказательств, свидетельствующих о том, что среди специалистов, занимающихся производством товаров, указанных в перечне оспариваемой регистрации, используется такой термин, как шеф-повар»5. Суд, применив определение термина, приведенное в «Большой советской энциклопедии», указал, что «термины применяются в специальной лексике, создаются специалистами, приводятся в специальных терминологических словарях». Исследовав специализированные словари в области пищевой промышленности, ГОСТы, суд отметил, что в них отсутствует такой термин, как «шеф-повар». При этом суд отклонил ссылку заявителя на «Классификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих»[5], предназначенный для решения вопросов, связанных с регулированием трудовых отношений на предприятиях, в котором фигурировало определение должности «шеф-повар». Суд посчитал, что данный нормативный акт не устанавливает специальную лексику и не может подтверждать, что среди специалистов обозначение «шеф-повар» используется в качестве устойчивой лексической единицы. Таким образом, при выяснении, является ли обозначение термином, необходимо исследовать только те его значения, которые приводятся в специализированной литературе соответствующей отрасли производства.

Рассматривая данное дело, суд пришел еще к одному важному выводу: при рассмотрении вопроса о том, является ли обозначение термином, необходимо учитывать перечень товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана. Действительно, несмотря на то, что такое требование прямо не предусмотрено в п. 1 ст. 1483 ГК РФ, это условие вытекает из самого понятия товарного знака как средства индивидуализации определенных групп товаров и услуг. Учитывая данное обстоятельство, суд указал: «Стоит отметить также, что семантика слова «повар», которое означает «специалист по приготовлению пищи», может быть отнесено скорее к услугам 43 класса «обеспечение пищевыми продуктами и напитками, услуги ресторанов, кафе, столовых», которые отсутствуют в регистрации оспариваемого товарного знака»[6].

Аналогичную позицию суд высказал и по делу, связанному с оспариванием словесного товарного знака «Монетка». Он оспаривался по тому основанию, что обозначение «монетка» является уменьшительно-ласкательной формой от слова «монета» – термина, означающего металлический денежный знак. Решением Палаты по патентным спорам в удовлетворении возражения отказано. Суд признал законным данное решение Палаты и отметил следующее: «Данное обозначение (слова «монета», «монетка») не является термином, который используется в какой-либо области науки или техники. Указание на то, что это словесное обозначение используется в качестве термина в какой-либо области науки или техники в словарно-справочных материалах отсутствует. Доказательства обратного заявитель не представил. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг в области сбыта товаров через посредников (35), сферы общественного питания (42), доставке товаров (39), а также в области инвестирования (36). Доказательства того, что словесное обозначение «монетка» несет в себе в восприятии потребителей определенную смысловую нагрузку, характерную исключительно для вышеуказанных областей предпринимательской деятельности, заявителем не были представлены Палате и не представлены суду»[7].

Необходимо также отметить, что термин должен непосредственно относиться к тому товару или услуге, в отношении которого оспаривается товарный знак. Действительно, нельзя сказать, что монета как денежный знак напрямую связана с торговлей или доставкой товаров, поскольку при оказании таких услуг используются деньги. В данном случае использование понятия «монета» происходит опосредованно, поскольку эти услуги не связаны с созданием монет или их продажей. Иная ситуация могла бы возникнуть, например, применительно к услугам в области нумизматики, непосредственно связанной с коллекционированием и изучением монет.

В качестве примера удачного оспаривания товарного знака по основанию, касающемуся общепризнанного термина, можно привести дело по словесному товарному знаку «ИКМ – 7ТМ», зарегистрированному в отношении товаров 9 класса МКТУ (электроника). Палата по патентным спорам аннулировала данную регистрацию. Не согласившись с вынесенным решением, правообладатель обжаловал его в суд.

Суды трех инстанций отказали в удовлетворении заявления и признали законным решение Палаты. В постановлении кассации, в частности, отмечено: «Как установлено судами первой и апелляционной инстанции, охраняемый элемент спорного товарного знака «ИКМ» представляет собой используемое в отрасли «Связь» сокращение, созданное на основе первых букв слов общепризнанного технического термина-словосочетания «импульсно-кодовая модуляция» и применяемое производителями при обозначении оборудования цифровых систем передачи плезиохронной цифровой иерархии, а сочетание цифр и букв «7ТМ» указывает на количество тайм слотов в структуре цифрового сигнала и является обозначением модификации конкретного вида оборудования. Таким образом, суды обеих инстанций пришли к правомерному выводу о том, что охраняемый элемент спорного товарного знака является аббревиатурой общепринятого термина»[8].

Стремительное развитие международных экономических отношений, глобальных информационных технологий ведет к массовому появлению в русской лексике иноязычных терминов. Данное обстоятельство должно учитываться при оценке различительной способности товарных знаков.

Так, Палата по патентным спорам признала недействительным предоставление правовой охраны словесному товарному знаку «СЕО», зарегистрированному в отношении услуг, связанных с проведением семинаров и конференций. Решение мотивировалось тем, что данное обозначение представляет собой аббревиатуру английского словосочетания «Chief Executive Officer», которая означает «главный исполнительный директор». Это словесное обозначение часто используется в названиях конференций, семинаров для указания их статуса (для кого они предназначены). Таким образом, обозначение «СЕО» представляет собой общепринятый термин в данной области.

Не согласившись с решением Палаты, правообладатель обжаловал его в суд. В качестве одного из доводов указывалось, что в русских словарях нет термина «СЕО», сокращения «СЕО», слова «СЕО». Не согласившись с приведенными доводами, суд отметил: «Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд обоснованно исходил из того, что обозначение «СЕО» в течение длительного времени использовалось различными лицами для указания на назначения и свойства проводимых ими мероприятий (саммитов, форумов, конференций). Рассматривая слово «СЕО» как лексическую единицу английского языка, суд, сославшись на англо-русские словари, правильно отметил распространенность сокращения английского словосочетания «Chief Executive Officer» – управляющий высшего ранга, главный исполнительный директор. Анализируя сферу применения указанного обозначения, суд обоснованно обратил внимание на то, что оно широко используется в публикациях, в статьях. Также обоснованно суд отметил и то, что обозначение «СЕО» используется при проведении различных саммитов, форумов, конференций, в том числе при проведении встреч на высшем уровне. Исследуя указанные выше материалы, суд обоснованно посчитал, что использование обозначения «СЕО» в средствах массовой информации и специализированных словарях применительно к смежным отношениям, а также в названиях конференций и семинаров позволяет сделать вывод о том, что использование лексической единицы «СЕО» характерно для данной области деятельности. В связи с этим суд правильно отметил, что обозначение «СЕО» является термином в области проведения публичных мероприятий и обучения»[9].

В заключение можно сделать следующие выводы.

Для того, чтобы определить, является ли обозначение общепринятым термином, необходимо установить, является ли оно устоявшимся среди определенного круга специалистов конкретных областей науки и техники, связанных с производством товаров или оказанием услуг, в отношении которых испрашивается охрана товарного знака.

Основными источниками для уточнения являются терминологические словари, специализированная литература. При этом не должны приниматься во внимание источники информации, не устанавливающие специальную лексику.

Необходимо учитывать перечень товаров (услуг), в отношении которого испрашивается правовая охрана товарного знака. Термин должен непосредственно применяться в науке или технике, связанной с производством тех товаров или услуг, в отношении которых оспаривается товарный знак.

Обозначению, воспроизводящему термин на иностранном языке, также должно быть отказано в регистрации, если будут представлены доказательства его применения на территории Российской Федерации до даты приоритета товарного знака.


[1] Патенты и лицензии. 2003. № 5. С. 33.
[2] Решение Арбитражного суда г. Москвы от 12 октября 2006 г. по делу № А40-39325/06-110-316.
[3] Большая советская энциклопедия. В 30 т. 3-е изд. М.: Советская энциклопедия, 1978.
[4] Решение Арбитражного суда г. Москвы от 7 апреля 2008 г. по делу № А40-2659/08-93-15.
[5] Утвержден Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. № 37.
[6] Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17 июня 2008. № 09АП-6127/2008-АК.
[7] Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28 июня 2005 г. по делу № 09АП-6233/05-АК.
[8] Постановление ФАС Московской области от 19 ноября 2008 г. № КГ-А40/9776-08.
[9] Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27 мая 2009 г. № 09АП-5638/2009-АК.