Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 



Семантическое сходство товарных знаков при рассмотрении споров в судебном порядке

А.А.РОБИНОВ – канд. юрид. наук, заместитель заведующего отделом судебного представительства,
А.С.СЛЕПЕНКОВ – старший научный сотрудник отдела судебного представительства (ФГУ «Федеральный институт промышленной собственности»)

При рассмотрении споров, касающихся правовой охраны товарных знаков, в ФГУ «Палата по патентным спорам» и в судах нередко возникают трудности, связанные, в частности, с исследованием сходства товарных знаков до степени смешения. В особенности следует отметить случаи установления сходства до степени смешения словесных обозначений, так как данное обстоятельство сопряжено с определенными правоприменительными нюансами. Одним из таких случаев являются споры, связанные со столкновением словесных элементов, представляющих собой перевод слова с одного языка на другой.

В настоящее время вопрос о сходстве товарных знаков до степени смешения регулируется частью 6 ст. 1483 ГК РФ, согласно которой не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российского Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет; товарными знаками других лиц, признанными в установленном порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

Данная норма практически полностью воспроизводит п. 1 ст. 7 закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», которая продолжает применяться к товарным знакам, получившим правовую охрану до 1 января 2008 г.

Само понятие «сходство» определено п. 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (продолжает применяться в силу ст. 4 федерального закона Российской Федерации «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ), согласно которому обозначение, в том числе и словесный товарный знак, считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на отдельные отличия. При этом п. 14.4.2.2 Правил устанавливает, что сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Конечно, практика показывает, что принципов, сформулированных в нормативных правовых актах, бывает недостаточно для квалифицированного исследования сходства товарных знаков до степени смешения, поскольку каждый отдельный случай связан с конкретными обстоятельствами и нюансами, которые не могут быть отражены в источниках права. Поэтому при проведении экспертизы заявленных обозначений в Палате по патентным спорам и в судах при определении сходства словесных товарных знаков до степени смешения часто обращаются к Методическим рекомендациям по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 27 марта 1997 г. № 26, которые представляют собой результат обобщения многолетней практики патентного ведомства и направлены на реализацию положений действующего законодательства в области правовой охраны товарных знаков.

Так, согласно п. 4.2.3.2 Методических рекомендаций смысловое сходство словесных обозначений может выступать как самостоятельный критерий в отличие от графического сходства. И многие воспринимают данное положение как прямое указание на то, что при определении сходства словесных обозначений преимущественным значением обладает смысловое сходство, наличие которого и предопределяет сходство до степени смешения товарных знаков в целом. Однако, по мнению авторов статьи, безусловное применение на практике данного положения Методических рекомендаций является спорным, поскольку подобный подход не должен преуменьшать значение остальных признаков, на основании которых определяется сходство товарных знаков до степени смешения.

На практике часто возникают случаи, когда противопоставленные словесные товарные знаки могут нести одинаковую смысловую нагрузку, однако в силу отсутствия графического и фонетического сходства не могут быть признаны сходными до степени смешения в целом. В особенности это актуально, когда речь идет об установлении сходства до степени смешения товарных знаков, представляющих собой слова или словосочетания, принадлежащие к разным языковым группам. Действительно, какие признаки и обстоятельства должны учитываться прежде всего при определении сходства до степени смешения словесных товарных знаков, которые представляют собой слова или словосочетания на разных языках?

Весьма серьезным подспорьем в рассматриваемом случае может служить правоприменительная практика. В качестве примера можно привести следующее судебное дело.

Компания «Крафт Фудс Швайц АГ» (далее – заявитель) обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании недействительным решения ФГУ «Палата по патентным спорам», которым заявителю было отказано в удовлетворении возражения о признании недействительным регистрации словесного товарного знака «Черная карта».

Свои требования заявитель мотивировал тем, что словесный товарный знак «Черная карта» является сходным до степени смешения с принадлежащим ему словесным товарным знаком «Carte noire». При этом основным доводом заявителя было утверждение о сходстве данных обозначений по смысловому признаку – «Carte noire» переводится с французского языка как «Черная карта».

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении требований заявителя, отметил в решении, что смысловое сходство обозначений не имеет доминирующего значения для вывода о сходстве названных товарных знаков при наличии установленных в ходе рассмотрения дела обстоятельств, а именно: отсутствие фонетического и визуального сходства; отсутствие сведений, подтверждающих смешение потребителями товарных знаков; приобретение оспариваемым товарным знаком дополнительной различительной способности в процессе его активного использования на рынке.

Важно отметить, что суд, принимая данное решение, не очертил жесткие рамки: безусловный перечень признаков, на основании которых устанавливается наличие или отсутствие сходства словесных товарных знаков до степени смешения. Напротив, суд лишь указал, что ни один из признаков не обладает преимущественным значением перед остальными. При этом во внимание могут быть приняты и фактические обстоятельства использования противопоставленных товарных знаков.

Так, суд отметил в решении, что на основании представленных доказательств оспариваемый товарный знак «Черная карта» воспринимается иностранным потребителем как «Chernaya karta», то есть как транслитерация без перевода, что также свидетельствует об отсутствии угрозы смешения потребителем противопоставленных товарных знаков.

Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с мнением Арбитражного суда г. Москвы и оставили данное решение в силе.

При этом суд кассационной инстанции в постановлении по данному делу прямо указал: «Наличие одного лишь смыслового сходства словесных товарных знаков недостаточно для их признания сходными до степени смешения…».

Вместе с тем в случае, когда речь идет об установлении сходства до степени смешения товарных знаков, представляющих собой слова или словосочетания на разных языках, следует также иметь в виду, что исследуемые слова или словосочетания могут обладать несколькими значениями.

Таким образом, сам вопрос об установлении смыслового сходства таких обозначений подлежит серьезному изучению и доказыванию: какое из существующих значений исследуемых товарных знаков будет иметь преимущественное значение при определении их сходства до степени смешения? В данном случае показательным примером является следующее судебное дело.

ООО «Александровский дом дизайна» (далее – заявитель) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании недействительным решения Палаты по патентным спорам, которым заявителю было отказано в удовлетворении возражения о признании недействительным регистрации комбинированного товарного знака со словесным элементом «Черный квадрат».

Свои требования заявитель мотивировал тем, что комбинированный товарный знак, содержащий словесный элемент «Черный квадрат», является сходным до степени смешения с принадлежащим заявителю словесным товарным знаком «Black square». При этом основным доводом заявителя было также утверждение о сходстве данных обозначений по смысловому признаку, так как словосочетание «Black square» можно перевести как «Черный квадрат».

Арбитражный суд г. Москвы, отказывая заявителю в удовлетворении требований, отметил в решении, что составляющие оспариваемый товарный знак слова английского происхождения «black» и «square» обладают множеством лексических значений: слово «black» может быть переведено как: «черный», «темный», «смуглый», «мрачный», «сердитый»; слово «square» – как «клетка», «площадь», «сквер». Таким образом, оспариваемый товарный знак может обладать множеством значений, не совпадающих с одним лишь «черным квадратом», что не позволяет сделать однозначный вывод о смысловом сходстве данных обозначений.

Примечательно, что суд поддержал сложившуюся практику и отметил в решении, что даже при совпадении сравниваемых товарных знаков в разных языках, существенное звуковое и зрительное несходство товарных знаков исключает их смешение. При этом в отношении ссылки заявителя на п. 4.2.3.2 Методических рекомендаций суд отметил, что смысловое сходство обозначений лишь может выступать в качестве самостоятельного критерия, но не предопределяет сходство до степени смешения товарных знаков в целом.

Таким образом, решение по делу о товарном знаке «Черный квадрат» еще раз подтвердило правомерность сложившегося подхода: простого совпадения семантики двух слов, написанных на разных языках, недостаточно, чтобы сделать вывод о сходстве до степени смешения товарных знаков в целом.

По мнению авторов статьи, подход, примененный судом при рассмотрении вышеназванных дел, правомерен, особенно учитывая, что речь шла о правовой охране словесных товарных знаков в Российской Федерации, где согласно ст. 68 Конституции Российской Федерации и ст. 1 федерального закона «О государственном языке Российской Федерации» от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ государственным языком является русский язык. Именно на русском языке разговаривает абсолютное большинство населения России.

Например, мало кто из потребителей догадывается, что используемые разными производителями часов обозначения «ORIENT» и «Восток» означают одно и то же («оrient» переводится с английского, немецкого и французского языков как восток).

Данные обстоятельства только подтверждают правомерность вывода суда о том, что при установлении сходства товарных знаков до степени смешения необходимо учитывать все предусмотренные действующим законодательством признаки сходства. Вышеприведенные примеры указывают на необходимость выработать общий методологический подход к установлению сходства словесных товарных знаков до степени смешения по смысловому признаку, учитывающий сложившуюся правоприменительную практику.