Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 



Суд вынес решение...

На протяжении последних лет автор статьи - заведующий патентным отделом Физико-технического института им.А.Ф.Иоффе РАН, патентный поверенный Российской Федерации принимал участие в качестве эксперта либо представителя одной из сторон в разрешении судебных споров, связанных с защитой прав на промышленную собственность, рассматривавшихся в федеральных судах первой и второй инстанций Санкт-Петербурга.

Думаем, что рассказ о некоторых из них окажется полезным и для читателей журнала "Патенты и лицензии".

Известно, что разбирательство патентных споров в судах общей юрисдикции нередко тянется годами. Наряду с огромной перегруженностью судов первой инстанции и отсутствием у судей практики рассмотрения таких дел, причинами столь длительного разбирательства в ряде случаев оказываются недостаточно тщательная подготовка истцами материалов, обосновывающих исковые требования, и обращение в суд без предварительной консультации специалистов.

Примером такого дилетантского подхода к судебному разрешению спора может служить рассматривавшийся в Санкт-Петербургском городском суде иск А. к АОЗТ "Вагонмаш" о заключении лицензионного договора на использование изобретения, взыскании авторского вознаграждения и возмещении ущерба от причиненного морального вреда.

8.01.1989 г. А. подала заявку на выдачу авторского свидетельства СССР на изобретение "Устройство для установки возвратной трубы системы отопления пассажирского вагона". По заявке был выдан действующий с 1.07.1991 г. патент СССР № 1769748. АОЗТ "Вагонмаш", где работала истец в 80-е гг., с декабря 1989 г. серийно выпускает вагоны, используя, как она утверждала, ее изобретение, разработанное по устному поручению главного конструктора предприятия в 1985 г. На него А. подала 28.06.1989 г. заявление на рационализаторское предложение, впоследствии отклоненное.

В обоснование своих требований А. представила суду патент, копию акта об использовании рационализаторского предложения от 11.12.1989 г. и эскиз спорного устройства. Однако к исковому заявлению не были приложены документы, подтверждающие уплату годовых пошлин за поддержание патента в силе. Поэтому заседание отложили до получения этих сведений из Роспатента.

Назначенная судом экспертиза установила, что до даты приоритета изобретения А. к тождественному техническому решению в 1986 г. независимо пришли работники конструкторской службы АОЗТ "Вагонмаш", и уже в ноябре 1986 г. оно было использовано при изготовлении одного вагона. Представленные истцом эскиз и копия акта об использовании предложения не могли послужить доказательством того, что работники конструкторской службы АОЗТ "Вагонмаш" позаимствовали ее изобретение. На эскизе имелась подпись лишь самой А. и ею же проставленная дата. В акте об использовании не указывался соответствующий регистрационный номер заявки или рационализаторского предложения, отсутствовало содержание использованного технического решения. В ходе судебного разбирательства А. не смогла привести никаких дополнительных доказательств в обоснование своего иска. В результате суд не удовлетворил иск, признав за АОЗТ "Вагонмаш" право преждепользования.

При решении прибегнуть к судебному разбирательству следует учитывать, что внесенные в Гражданский процессуальный кодекс РСФСР (далее - ГПК) изменения и дополнения (Федеральный закон РФ от 27.10.1995 г. (30.11.1995 г.) № 189-ФЗ//Собрание законодательства РФ. 1995. № 49. Ст.4696) возлагают обязанность предоставлять доказательства на стороны и других лиц, участвующих в деле. Ранее суд сам был обязан принимать все предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и объективного выяснения обстоятельств дела.

Иногда причиной спора служит неправильная оценка содержания и вида договорных отношений. Так, Б. - соавтор ряда изобретений, защищенных патентами СССР, обратился в Красногвардейский федеральный районный суд г. Санкт-Петербурга с иском о выплате авторского вознаграждения в соответствии со ст.32 закона СССР "Об изобретениях в СССР" за использование изобретений при выполнении заключенных между АООТ "Стеквар" и немецкой фирмой двух контрактов, которые, по его мнению, являлись лицензионными соглашениями.

Для разрешения возникших по ходу дела вопросов, руководствуясь ст.74 ГПК, суд определил провести их экспертизу. Анализ текстов контрактов и представленные сторонами документы позволили установить, что один контракт по своей юридической сути представляет договор заказа на выполнение инжиниринговых работ, а второй - договор купли-продажи оборудования с сопутствующими инжиниринговыми услугами.

Из перечня этапов работ по первому контракту следовало, что АООТ "Стеквар" разрабатывало технологическую и конструкторскую документацию на оборудование для производства труб из кварцевого стекла одностадийным методом с учетом особенностей сырья и конкретных производственных условий заказчика. Само оборудование поставлялось немецкой фирме в рамках второго контракта. В текстах контрактов не было положений, обязательных для лицензионных соглашений. Они прямо или косвенно не оговаривали ни передачу каких-либо прав на запатентованные в Германии технические решения, ни передачу прав на ноу-хау.

Таким образом, истец имел право не на долю выручки от продажи лицензии, а на вознаграждение за использование его изобретений при изготовлении оборудования. Приняв во внимание выводы экспертного заключения, стороны завершили спор заключением мирового соглашения.

В незавидное положение попадают фирмы, не уделяющие должного внимания тщательной проработке текстов лицензионных договоров и скрупулезному выполнению всех зафиксированных в них обязательств. Так, в Василеостровском федеральном районном суде г.Санкт-Петербурга рассматривался иск В. к ТОО "Стандарт-2" о взыскании вознаграждения по лицензионному договору.

В. принадлежит патент РФ на устройство для механической очистки поверхности длинномерной заготовки. Между ним, как патентообладателем, и ТОО "Стандарт-2" был заключен лицензионный договор, предусматривающий выплату лицензиару паушального платежа в два этапа и роялти при последующем изготовлении лицензиатом продукции по лицензии. В лицензионном договоре указывалось, что лицензиар не позднее трех месяцев с даты вступления договора в силу передает лицензиату конструкторскую документацию на устройство. Лицензиат в течение трех дней после даты ее передачи выплачивает лицензиару первую часть паушального платежа. Вторая часть этого платежа выплачивается лицензиару в течение 10 дней после завершения испытаний продукции по лицензии, но не позднее четырех месяцев с даты передачи конструкторской документации. Договор также предусматривал, что все платежи понимаются как платежи нетто в пользу лицензиара. Все пошлины и налоги, связанные с заключением и выполнением лицензионного договора, уплачивает лицензиат.

В установленные договором сроки В. передал лицензиату конструкторскую документацию для изготовления устройства. Однако испытания изготовленного устройства ТОО "Стандарт-2" провело лишь спустя пять месяцев после получения документации. Первую часть паушального платежа ТОО "Стандарт-2" выплатило В., удержав из нее подоходный налог и страховой взнос в Пенсионный фонд. Вторую его часть ТОО выплачивать отказалось. Отказ мотивировался тем, что при испытании устройства очищенная с его помощью от окалины катанка имела на поверхности задиры, а лицензиар не оказал техническую помощь в освоении производства продукции по лицензии.

Учитывая выводы проведенной экспертизы, суд обязал ТОО "Стандарт-2" выплатить В. удержанные суммы подоходного налога и страхового взноса, а также вторую часть паушального платежа. Решение суда обосновывалось тем, что все пошлины и налоги по договору уплачивает ТОО "Стандарт-2". К тому же удержание им страхового взноса в Пенсионный фонд неправомерно, так как на суммы, выплачиваемые по лицензионному договору, взносы не начисляются, поскольку лицензионные договоры являются гражданско-правовыми договорами по использованию изобретений. (Это положение действует и в настоящее время - Постановление правительства РФ от 7.05.1997г. № 546 "О перечне выплат, на которые не начисляются страховые взносы в Пенсионный фонд РФ". -В.Б.). А в трудовые отношения ответчик и истец не вступали.

Вторая часть паушального платежа должна была быть выплачена В. не позднее четырех месяцев с даты передачи документации. Но испытания устройства проводились за пределами этого срока. К тому же ТОО "Стандарт-2" в договоре не обусловило выплату второй части платежа успешным завершением испытаний устройства и не включило в число технических показателей, которым оно должно соответствовать, какие-либо требования к качеству поверхности катанки. Для получения технической помощи в освоении производства продукции по лицензии ТОО должно было в соответствии с договором согласовать с В. условия его командирования на предприятие лицензиата. Однако каких-либо документов, подтверждающих обращение к В. об оказании технической помощи, ТОО "Стандарт-2" представить не смогло.

При рассмотрении споров, связанных с объектами промышленной собственности, суды обычно назначают экспертизу, выводы которой, как правило, влияют на выносимое решение. Учитывая это, участвующим в споре сторонам следует в полной мере пользоваться правом определять круг вопросов, требующих разъяснения экспертов и внимательно относиться к их кандидатурам. Желательно, чтобы эксперт обладал не только теоретическими, но и практическими знаниями в исследуемых областях, так как их отсутствие может негативно отразиться на выводах экспертизы.

Так, в Арбитражном суде г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассматривался иск одного петербургского НИИ к красноярскому комбинату о взыскании с ответчика 10%-ной стоимости произведенного и реализованного лекарственного препарата. По мнению истца, он был введен комбинатом в хозяйственный оборот с нарушением исключительных прав патентообладателя.

Препарат НИИ разработал в 1980 -1985 гг. и защитил его авторским свидетельством СССР с приоритетом от 15.04.1986 г. Впоследствии оно было обменено на патент РФ, действующий с 25.01.1993 г.

С 1986 г. институт и комбинат проводили совместные работы по освоению и выпуску препарата. После завершения клинических испытаний Фармакологический комитет Минздрава СССР 21.06.1989 г. рекомендовал разрешить медицинское применение препарата у взрослых и освоить его промышленный выпуск. 21.12.1989 г. был утвержден опытно-промышленный регламент на производство препарата. С 31.01.1992 г. введена в действие временная фармакопейная статья на него. 24.07.1992 г. издан приказ Минздрава СССР о разрешении к медицинскому применению препарата, по которому он был зарегистрирован и внесен в Государственный реестр. С марта 1993 г. комбинат приступил к серийному выпуску, а с мая начал реализацию препарата.

Комбинат иск не признал, считая, что правомерно использует препарат без заключения лицензионного договора с патентообладателем. Ведь после завершения его клинических испытаний в 1990 г., т.е. в период охраны препарата авторским свидетельством, с разрешения НИИ он изготовлял и продавал опытные партии продукции различным медицинским институтам. А во втором полугодии 1992 г., уже после издания приказа Минздрава СССР, передал партию препарата медицинскому училищу.

Институт ходатайствовал о назначении экспертизы и предложил кандидатуру эксперта. Эксперт пришел к выводу, что комбинат начал использовать спорное изобретение с 16.07.1990 г., т.е. в период действия авторского свидетельства. Тогда, после завершения клинических испытаний, опытная партия препарата была продана комбинатом с разрешения НИИ сторонней организации, которая использовала препарат по прямому назначению при выполнении научно-исследовательских работ.

Как справедливо отметил эксперт, факт использования изобретения должен устанавливаться, исходя из правил п.91 Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях 1973 г. (далее - Положение 1973 г.) и п.4 и 24 Инструкции о порядке выплаты вознаграждения за открытия, изобретения и рационализаторские предложения 1974 г. В соответствии с п.27 Положения 1973 г. любое государственное предприятие имело право без специального на то разрешения использовать изобретения, защищенные авторскими свидетельствами. Это правило подтверждено п.8 постановления Верховного Совета РФ "О введении в действие Патентного закона РФ". В нем говорится, что любое лицо, правомерно начавшее до даты подачи ходатайства о выдаче патента РФ использование изобретения, на которое выдано авторское свидетельство, сохраняет право дальнейшего его использования без заключения лицензионного соглашения.

Не согласившись с выводами эксперта, НИИ настоял на проведении повторной экспертизы. Ее выводы оказались противоположны выводам первой. По мнению эксперта, продажу опытных партий препарата в 1990 г. и его передачу медицинскому училищу в 1992 г. нельзя признать использованием изобретения.

На результаты повторной экспертизы повлияло отсутствие у эксперта, преподавателя Санкт-Петербургского филиала РИИС, практических навыков разрешения подобных вопросов. Так, определяя характер деятельности НИИ, которым комбинат продавал опытные партии препарата, он сослался на ГОСТ 15.001-88 и на справочник "Терминология системы разработки и постановки продукции на производство". Однако эти документы распространяются лишь на продукцию промышленных предприятий, к которым медицинские НИИ, приобретавшие препарат, не относились. В отличие от промышленных предприятий, НИИ, используя препарат, производили научно-техническую продукцию, а на отношения, связанные с созданием и передачей научно-технической продукции, распространялось действие не указанного ГОСТа, а действие Положения о договорах на создание (передачу) научно-технической продукции, утвержденного постановлением ГКНТ СССР от 19.11.1987 г. № 435.

Отвечая на вопрос: "Является ли бесплатная передача комбинатом во втором полугодии 1992 г. препарата медицинскому училищу правомерным использованием изобретения до даты подачи ходатайства об обмене авторского свидетельства на патент РФ?", эксперт при определении термина "использование изобретения" сослался на п.3 ст.10 Патентного закона РФ. Однако он никакого отношения к использованию изобретения, защищенного авторским свидетельством, не имеет, так как эта норма определяет термин "нарушение исключительного права патентообладателя". Передачу же препарата медицинскому училищу эксперт посчитал подпадающей под действие, указанное в ст.11 Патентного закона РФ: "применение средств, содержащих изобретения... в личных целях без получения дохода". Комментарии в данном случае излишни.

Таким образом, выводы двух экспертиз оказались противоречивыми. Судебное разбирательство завершилось подписанием сторонами мирового соглашения. Комбинат обязался выплатить по договору с авторами изобретения по авторскому свидетельству вознаграждение за его использование и премию лицам, содействовавшим этому. Институт, в свою очередь, от исковых требований отказался. Фактически было признано, что комбинат начал использовать изобретение в период, когда оно охранялось авторским свидетельством.

Как известно, ст.10, 13, 21, 24, 29 Патентного закона РФ и ст. 13, 21, 22, 28, 29, 34, 42 закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" предусматривают административный порядок разрешения споров о патентоспособности объектов промышленной собственности, предоставлении принудительной лицензии и ее условиях, размере платежей по открытой лицензии. Эти нормы исключают гарантированную Конституцией Российской Федерации возможность судебной защиты права интеллектуальной собственности.

Постановления Президиума Верховного суда РФ от 9.11.1994 г. (Бюллетень Верховного суда РФ. 1995. № 1. С.11) и Пленума Верховного суда РФ от 31.10.1995 г. № 8, информационные письма Президиума Высшего арбитражного суда РФ от 27.01.1997 г. № 11 (Вестник Высшего арбитражного суда. 1997. № 4. С.121) и от 29.07.1997 г. № 19 установили, что указанные выше нормы Патентного закона и Закона о товарных знаках противоречат Конституции РФ. В случае противоречия положений законодательных актов Конституции РФ суды обязаны применять конституционные нормы. Следствием этих решений высших судебных инстанций, расширивших перечень споров, разрешаемых в судебном порядке, явилось возросшее за последнее время число дел в арбитражных судах и судах общей юрисдикции, связанных с охраной прав в области промышленной собственности.

Один из таких споров о восстановлении авторского права на изобретение, недавно рассматривался Санкт-Петербургским городским судом.

К. обратился в суд с жалобой о признании незаконными решения ВНИИГПЭ от 28.12.1989 г. и решения контрольного совета НТЭ от 13.06.1991 г. об аннулировании авторского свидетельства на изобретение "Устройство для ступенчатого регулирования переменного напряжения" с приоритетом от 17.04.1987 г., признании незаконными действий Государственного завода радиотехнического оборудования (ГЗ РТО) и ОАО "Авангард". По мнению автора изобретения, они выражались в представлении в Госкомизобретений сведений, не соответствующих действительности и послуживших основанием для аннулирования авторского свидетельства. К. просил также взыскать за причинение морального вреда с ГЗ РТО 80 тыс. деноминированных руб., и с "Авангарда" - 20 тыс.руб.

Первоначально 14.12.1992 г. определением судебной коллегии по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда производство по делу было прекращено из-за неподведомственности спора суду. Определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ от 24.02.1993 г. постановление горсуда было оставлено без изменений, о чем сообщалось в печати (Изобретатель и рационализатор. 1996. № 9. С.14). Однако по протесту заместителя председателя Верховного суда РФ Президиум Верховного суда РФ постановлением от 2.03.1994 г. (Бюллетень Верховного суда РФ. 1995. № 2. С.3) отменил это определение как вынесенное без учета положений, содержащихся в Конституции Российской Федерации и Декларации прав и свобод человека и гражданина и постановил направить дело в тот же суд для рассмотрения по существу.

Обстоятельства дела таковы. К., работник ГЗ РТО, является автором вышеназванного изобретения, на которое ему было выдано авторское свидетельство СССР № 1511740. Во ВНИИГПЭ 10.08.1989 г. поступил протест ГЗ РТО против выдачи К. авторского свидетельства, в котором сообщалось, что до даты приоритета 12.02.1987 г. ГЗ РТО передал "Авангарду" для совместной подготовки производства документацию, содержащую тождественное решение, которое таким образом стало доступно неопределенному кругу лиц. Первоначально ВНИИГПЭ протест отклонил, но после того, как ГЗ РТО дополнительно сообщил, что высланная документация использовалась только для информации, так как совместная подготовка производства не состоялась, приложив в качестве дополнительного доказательства этого письмо "Авангарда", ВНИИГПЭ принял решение об аннулировании авторского свидетельства К., а контрольный совет его подтвердил.

Выслушав стороны, экспертов и исследовав материалы дела, суд 13.03.1998 г. признал незаконными решения ВНИИГПЭ и контрольного совета об аннулировании авторского свидетельства К., а также действия ГЗ РТО и "Авангарда". Суд обязал Роспатент опубликовать в месячный срок с момента вступления в силу судебного решения в официальном бюллетене сведения о восстановлении авторского свидетельства. Суд постановил также взыскать в пользу К. за моральный ущерб с ГЗ РТО - 40 тыс.руб., с "Авангарда" - 10 тыс.руб. Вины Госкомизобретений (Роспатента) в возникновении спорных отношений суд не усмотрел, поскольку установление достоверности сведений, представленных ГЗ РТО и "Авангардом", не входило в его обязанности.

Не согласившись с вынесенным решением ГЗ РТО и "Авангард" подали кассационную жалобу в Верховный суд РФ. Рассмотрение кассационной жалобы в Верховном суде РФ состоялось 28.05.1998 г. В судебном заседании участвовали представители Роспатента, ГЗ РТО и эксперт. Выслушав доводы ответчиков и пояснения эксперта, коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ оставила кассационную жалобу без удовлетворения. Таким образом, создан прецедент рассмотрения подобных споров.