Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 



США: как избежать похищения своего товарного знака?

М.М.ЕЛИСЕЕВА – адвокат, патентный поверенный США и Канады («Хьюстон Елисеева ЛЛП», Лексингтон, Массачусетс, США)

Одной из проблем во взаимоотношениях российских производителей продукции, экспортируемой в США, и их американских дистрибьюторов часто становится «увод» товарных знаков у производителя. В своей практике я сталкивалась уже с несколькими случаями такого «увода» товарных знаков на территории США и уверена, что на самом деле российских производителей, оказавшихся в таких ситуациях, гораздо больше, чем мне известно. «Увод» осуществляется, например, следующими способами.

Производитель выпускает программный продукт, который пользуется успехом на американском рынке. У него есть дистрибьютор, который получает продукцию из России и распространяет ее в США. После того, как продукт приобретает известность и начинает пользоваться спросом, дистрибьютор подает заявку на регистрацию товарного знака популярного продукта в ведомство по патентам и товарным знакам США на свое имя.

Производитель алкогольных или безалкогольных напитков или производитель пищевых продуктов, готовясь к экспорту своей продукции, заключают договор с дистрибьютором в США. Дистрибьютор подает заявку на товарный знак в США на свое имя на основании намерения использования (если оно еще не началось, поскольку для импорта такой продукции в США необходимо получить разрешение соответствующих федеральных органов, или на основании фактического использования в США, если таковое уже началось.

В обоих случаях настоящий владелец товарного знака – российский производитель – вынужден начать борьбу со своим же дистрибьютором за свой же товарный знак или в апелляционной палате патентного ведомства, или сразу в одном из федеральных судов в США. Подобные процессы в палате и суде могут быть долгими и дорогими. При этом производителю часто не позволяют получить регистрацию на свой товарный знак в течение всего судебного разбирательства. Стоит также иметь в виду, что в США каждая сторона, участвующая в процессе в суде или палате, сама несет все судебные расходы, включая расходы на адвоката, независимо от того, кто выиграл или проиграл спор. За исключением некоторых ситуаций (санкций, налагаемых судом, или специально оговоренных законом обстоятельств) в США проигравшая сторона не возмещает судебные издержки выигравшей стороны. Также полезно знать, что юрисдикция апелляционной палаты ограничивается определением того, какая из сторон имеет право на товарный знак. В юрисдикцию палаты не входит определение и взыскание ущерба, нанесенного неправомерными действиями проигравшей стороны.

В этой статье я хотела бы пояснить российским коллегам основные положения законодательства США о товарных знаках, а также дать несколько практических рекомендаций о том, какие шаги можно предпринять для того, чтобы минимизировать вероятность «увода» товарного знака американским дистрибьютором.

Кто может быть заявителем в заявке на товарный знак в США?

Заявка на регистрацию товарного знака в США может быть подана только на имя владельца товарного знака. Если заявка подается на основании намерения использования товарного знака в США, то заявителем в такой заявке может быть только лицо, имеющее добросовестное намерение коммерчески использовать знак на территории США. Как правило, владельцем товарного знака является лицо (физическое или юридическое), которое производит соответствующие товары (само или через аффилированные структуры), владельцем знака обслуживания – лицо, оказывающее или рекламирующее соответствующие услуги.

Если в качестве заявителя указан не владелец товарного знака или же лицо, не имеющее права подавать заявку на основании намерения использования, такая заявка, а также выданное по ней свидетельство о регистрации являются юридически недействительными и считаются несуществующими. Указание в заявке заявителя, который не имел права указываться таковым, исправить посредством правопередачи после даты подачи заявки нельзя[1].

Заявителем – юридическим лицом может быть любая организационно-правовая структура, которая может выступать истцом или ответчиком в суде. Если, например, дочерняя структура организации не является самостоятельным юридическим лицом и не может быть истцом или ответчиком в суде, она не может быть указана заявителем в заявке на товарный знак США.

Владелец товарного знака в ситуации: зарубежный производитель – американский дистрибьютор

Зарубежный производитель товаров, импортируемых в США через дистрибьютора, является (и остается) владельцем товарного знака. Эта презумпция возникла по крайней мере 50 лет назад в прецедентном праве, установившем, что сторона, являющаяся всего лишь импортером/дистрибьютором, никаких прав на товарный знак производителя распространяемой продукции не приобретает. Дистрибьютор может стать владельцем товарного знака только в случае, если стороны заключили договор, в котором оговорена передача прав на товарный знак дистрибьютору. Следовательно, дистрибьютор не может подать юридически действительную заявку на товарный знак производителя на свое имя без специально оговоренной передачи прав на него от производителя.

Упомянутая презумпция остается в силе и в ситуации, когда производитель заключает с американским дистрибьютором договор исключительной лицензии. Исключительные права на распространение продукции российского производителя в США не дают дистрибьютору никаких прав на товарный знак распространяемой продукции, за исключением ситуаций, когда правопередача открыто включена в договор, заключенный сторонами. Как решил федеральный суд CША в одном из релевантных прецедентов, дистрибьютор не приобретает права на товарный знак зарубежного производителя аналогично тому, как оптовый покупатель в США не приобретает права на товарный знак американского производителя путем продажи и распространения товаров, маркированных товарным знаком этого американского производителя.

Зачем зарубежному производителю – владельцу товарного знака – может понадобиться передать права на него дистрибьютору в США? Ведь, получив права на товарный знак, дистрибьютор фактически получает контроль за распространением продукции, возможность диктовать производителю свои условия, особенно если продажи идут хорошо и бренд стал узнаваемым и популярным, хотя бы на внутреннем рынке. Насколько мне известно, одной такой причиной передачи прав от производителя дистрибьютору является возможность преследовать нарушителей прав на товарный знак в США. В США право подачи в суд иска о нарушении исключительного права на товарный знак принадлежит или владельцу знака, или лицензиату – владельцу исключительной лицензии. Если зарубежный производитель, будучи в другой стране, не хочет сам заниматься судебным преследованием нарушителей в США, он может передать права на товарный знак своему дистрибьютору.

Несмотря на упомянутую причину передачи прав на товарный знак производителем своему дистрибьютору, я считаю, что существует гораздо больше веских причин ни в коем случае не осуществлять такую правопередачу, а наоборот, предпринимать все возможные шаги для того, чтобы контроль за товарными знаками оставить за производителем. Получив права на товарный знак и зарегистрировав его в патентном ведомстве США, дистрибьютор часто становится неуправляемым, начинает выдвигать новые условия поставок и оплаты товара, которые могут быть не приемлемыми для российского производителя. Это приводит к разрыву существующих коммерческих отношений, возможной утрате товарного знака, необходимости идти в суд (или в апелляционную палату патентного ведомства), бороться за возвращение уведенных знаков, а также к необходимости искать нового партнера в США.

Многие российские производители в состоянии преследовать нарушителей в США своими силами, так что, на мой взгляд, нет причин передавать права на товарные знаки дистрибьюторам. Часто в начале коммерческих взаимоотношений, когда составляется договор между сторонами, неизвестно, окажется ли этот конкретный дистрибьютор стоящим долгосрочным партнером. Если дистрибьютор получил права на товарный знак в США от российского производителя, с ним становится трудно разорвать отношения, что усложняет процесс экспорта продукции в США.

Какие шаги стоит предпринять российским производителям для охраны товарных знаков в США и уменьшения вероятности «увода» товарных знаков недобросовестными дистрибьюторами?

В договоре между производителем и дистрибьютором нужно обязательно четко сформулировать, что все товарные знаки импортируемой в США продукции остаются собственностью производителя и ни при каких обстоятельствах не становятся собственностью дистрибьютора. Подобный пункт в договоре сделает очевидным тот факт, что производитель никогда не намеревался передавать дистрибьютору права на товарные знаки в США. Если же дистрибьютор подаст заявку на регистрацию товарного знака от своего имени, наличие такого договора может сильно облегчить признание заявки или регистрации товарного знака на имя дистрибьютора недействительной. Поскольку одна из сторон договора – американский дистрибьютор, производителю рекомендуется проконсультироваться у американского специалиста об особенностях составления подобных договоров.

Российскому производителю следует незамедлительно подать собственные заявки на регистрацию товарных знаков в США. Основанием для подачи заявки может быть добросовестное намерение коммерческого использования товарного знака в США или фактическое коммерческое использование, если таковое уже началось. Приоритет заявки производителя в патентном ведомстве США по отношению к возможной подаче дистрибьютором заявки на такой же или похожий товарный знак заблокирует заявку дистрибьютора.

Всегда следует внимательно читать договор, подписываемый сторонами, включая те пункты, которые относятся к объектам интеллектуальной собственности и, в частности, товарным знакам. В своей практике я сталкивалась с проблемами, возникшими у российских производителей с дистрибьюторами в США, которых можно было избежать, если бы стороны просто грамотно составили или, по крайней мере, изучили договор перед тем, как подписать. Случается, что договор внимательно не читается, потому что американский дистрибьютор оказывается бывшим однокурсником, дальним родственником, старым знакомым или просто кем-то, кто внушает доверие. Когда выясняется, что в договоре на самом деле написано совсем не то, что бывший однокурсник или дальний родственник обещал, исправить ситуацию с ушедшими правами на товарные знаки оказывается или поздно, или очень трудно.

За более подробными разъяснениями законодательства США, применяемого при спорах о праве собственности на товарный знак, а также практическими рекомендациями о том, как снизить риск «увода» товарного знака дистрибьютором, можно обратиться к автору статьи по электронному адресу: maria@patentbar.com.


[1] Эта статья закона введена, чтобы пресечь ситуации по сценарию: «Мы там Васе сказали, чтобы он быстро на себя подал, а потом на нас перевел...».