Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 



Встать! Суд идет, а точнее, уже пришел

Девятыи арбитражный апелляционный суд принял в сентябре 2007 г. два постановления, поддержавших решения Московского арбитражного суда первой инстанции, в которых решения Палаты по патентным спорам в отношении двух товарных знаков были признаны не соответствующими законодательству о товарных знаках. Оба постановления, образно говоря, раздраконили не только сами решения Палаты по патентным спорам (и ФИПС по одному из дел), но и камня на камне не оставили от занятой Палатой позиции в отношении толкования многих норм Закона и Правил.

Доводы суда по каждой опровергнутой позиции Палаты по патентным спорам в этих делах настолько доказательны и логичны, что должны стать пособием для изучающих правоприменительную практику законодательства о товарных знаках по вопросам толкования:

объема прав по цветным товарным знакам;
смысла представления товарных знаков в черно-белом изображении при подаче заявки;
интенсивности использования товарного знака во взаимосвязи с деятельностью фирмы в целом;
известности и возможности доведения до потребителей изображений комбинированного товарного знака посредством радио;
запрета включения в одну заявку двух обозначений, отличающихся одно от другого какими-либо элементами;
использования товарного Знака с изменением отдельных его элементов, не меняющим существа товарного знака;
указания на место производства товара;
ложности указания географического обозначения в отрыве от семантики словосочетания в целом;
воспроизведения фирменного наименования заявителя в товарном знаке, содержащем географическое указание;
товаров широкого потребления без учета стоимости и доступности.

Полагаем, что рассматриваемые судебные дела изменят российскую практику оценки охраноспособности товарных знаков как в Палате по патентным спорам, так и в ФИПС.

Дело первое,
или ОАО «Мобильные ТелеСистемы» выигрывает спор о признании товарного знака общеизвестным[1]
В Палату по патентным спорам поступило заявление ОАО «Мобильные Те леСистемы» от 31 августа 2005 г. о признании товарного знака по свидетельству № 155915 общеизвестным в Российской Федерации с 1 января 2005 г. на имя заявителя в отношении услуг 38 класса МКТУ «связь телефонная и радиотелефонная, в том числе мобильная, передача сообщений». Палата по патентным спорам отказала в признании товарного знака общеизвестным, и правообладатель ОАО «Мобильные ТелеСистемы» обжаловал данное решение в суде.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 4 июля 2007 г., принятым по делу, заявление удовлетворено. Обосновывая решение, суд первой инстанции исходил из того, что представленные заявителем в Палату по патентным спорам материалы свидетельствуют об активном использовании заявителем товарного знака «МТС», в связи с чем отказ Палаты в признании названного товарного знака общеизвестным является неправомерным.

Не соглашаясь с таким решением, в апелляционной жалобе Палата по патентным спорам просит его отменить и принять новый судебный акт - об отказе в удовлетворении заявленного требования. При этом податель жалобы считает, что решение Палаты по патентным спорам от 25 декабря 2006 г, полностью соответствует нормам действующего законодательства в области правовой охраны товарных знаков. Указывает, что заявитель использует одно обозначение, а просит признать общеизвестным товарный знак, выполненный в другой цветовой гамме и с иной композицией. Полагает, что представленные заявителем фактические данные в целом не отражают интенсивное использование товарного знака по свидетельству № 155915 и не подтверждают общеизвестность в Российской Федерации комбинированного обозначения со словесным элементом «МТС» по вышеуказанному товарному знаку.

Девятый арбитражный суд апелляционной инстанции (дело № 09АП-12079/2007-АК от 17 сентября 2007 г.) пришел к выводу, что оснований для отмены или изменения судебного акта нет. Довод апелляционной жалобы о том, что в представленных заявителем документах в обоснование общеизвестности товарного знака приводится обозначение, отличающееся от товарного знака по свидетельству № 155915 цветовой гаммой и композицией, поскольку выполнено на желтом фоне в контрастном синем, красном, белом цветовом сочетании, является необоснованным.

Как правильно установил суд первой инстанции, в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров» в отношении товарного знака «МТС» по свидетельству № 155915 цвета не указаны. При этом при обращении с заявлением о регистрации товарного знака «МТС» цвета не указывались, и их отражение заявителем не испрашивалось, что подтверждается бланком заявления, согласно которому регистрация знака испрашивалась без заявления цвета, а именно: графа 59 в бланке «Цвет или цветовое сочетание» заявителем не заполнялась. Следовательно, вывод Палаты о том, что данный товарный знак зарегистрирован в черно-белой гамме, необоснован.

Условие общеизвестности применяется для характеристики широкой известности обозначения в Российской Федерации в результате его интенсивного использования среди соответствующих групп населения в отношении товаров определенного производителя. Именно условие общеизвестности предполагает анализ данных социологических опросов, маркетинговых исследований, рейтингов известности, сведений о значительной доле на рынке, публикаций в прессе.

В данном случае, как видно из материалов дела, в качестве доказательства общеизвестности товарного знака по свидетельству № 155915 в Российской Федерации с 1 января 2005 г. заявителем представлены сведения об ОАО «Мобильные ТелеСистемы», его положении на рынке услуг мобильной связи, справка о стоимости товарных знаков, информация о рекламе товарного знака «МТС» в печатных изданиях, на радио, телевидении и наружной рекламе, распечатки из Интернета, документы об участии в выставках. Кроме того, заявителем представлен аналитический отчет по итогам всероссийского социологического опроса пользователей мобильными телефонами, выполненного специалистами социологического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, Как установлено судом первой инстанции, сумма затрат на рекламу за 2004 г. составила 29 млн. долл., что является подтверждением общеизвестности товарного знака «МТС».

Следует отметить, что действующее законодательство не запрещает правообладателю товарного знака использовать его в любом цветовом сочетании. Правилами установлено, что описание цветов должно соответствовать цветам, используемым в обозначении и содержащимся в репродукции только в случае, когда регистрация в цветовом исполнении испрашивается заявителем и его цвет или цветовое сочетание указано.

Заявитель не испрашивал регистрацию обозначения в черно-белом исполнении. То обстоятельство, что товарный знак по свидетельству № 155915 выполнен в черно-белой цветовой гамме с преобладанием серого цвета, не свидетельствует о том, что заявитель испрашивал регистрацию в черно-белом исполнении.

Материалами дела подтверждается, что в представленных заявителем в Палату по патентным спорам печатных изданиях товарный знак «МТС» изображен как в цветовом, так и в черно-белом варианте. При этом согласно результатам социологического опроса товарный знак в черно-белом исполнении известен 93,4% пользователей мобильных телефонов, проживающих в России.

Суд также обоснованно отклонил довод Палаты по патентным спорам о том, что эфирные справки о рекламе товарного знака не могут быть доказательством его известности, поскольку изображение знака не передается посредством радио. Суд правильно указал, что товарный знак «МТС» является комбинированным, состоит из трех согласных букв, выполненных оригинальным шрифтом и имеющих звуковое выражение. Его буквенная часть может передаваться в эфир и восприниматься потребителями как реклама товарного знака «МТС».

По мнению Палаты по патентным спорам, вывод суда первой инстанции о том, что использование какого-либо обозначения в разных цветовых сочетаниях может считаться использованием одного и того же товарного знака, про-тиворечит п. 2.6.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Комитетом Российской Федерации по патентам и товарным знакам 29 ноября 1995 г., в редакции приказа Роспатента от 19 декабря 1997 г, № 212, в соответствии с которым обозначения, отличающиеся одно от другого какими-либо элементами, считаются разными товарными знаками.

Суд апелляционной инстанции считает, что п. 2.6.1 Правил в рассматриваемом случае не может быть применен, поскольку данная норма относится к разделу «Требования к заявке» и регламентирует порядок оформления материалов заявки на регистрацию товарного знака, запрещая включение в одну заявку двух обозначений, отличающихся одно от другого какими-либо элементами. Данная норма не имеет отношения к порядку использования зарегистрированного товарного знака в отличие от нормы п. 3 ст. 22 Закона, согласно которой использованием товарного знака признается также его использование с изменением отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа.

Принимая во внимание вышесказанное, суд апелляционной инстанции полагает, что суд первой инстанции вынес законное и обоснованное решение, полно и правильно установил обстоятельства дела, применил нормы материального права, подлежащие применению, и не допустил нарушения процессуального закона, в связи с чем оснований для отмены или изменения судебного акта не имеется.

Дело второе,
или Американская кампания выигрывает в суде спор по толкованию абсолютного основания для отказа в регистрации
Американская компания «Рене оф Парис» обратилась в Арбитражный суд г. Москвы (Девятый арбитражный апелляционный суд, дело № 09АП-11702/ 2007-АК от 25 сентября 2007 г.) С заявлением:

о признании недействительным решения Палаты по патентным спорам от 22 августа 2006 г. об оставлении в силе решения экспертизы от 20 января 2006 г. по заявке № 2004708997 в части отказа в регистрации обозначения «Rene of Paris» в качестве товарного знака для товаров 26 класса МКТУ;
об обязании Палаты по патентным спорам принять решение о регистрации товарного знака «Rene of Paris» по заявке № 2004708997 для товаров 26 класса МКТУ (изделия декоративные для волос, в том числе парики, шиньоны, накладки (для прически), накладные усы, бигуди (не электрические).

Согласно описанию, приведенному в заявке, словесное обозначение товарного знака выполнено стандартным шрифтом в латинице, первые буквы слов прописные, остальные строчные. Причем слово "Репе» является мужским именем, а слова «of Paris» в переводе на русский язык означают «из Парижа». Решение Палаты по патентным спорам мотивировано тем, что обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя американской компании, так как в нем присутствует слово «Paris», которое указывает на особое положение этого города, отнесение к конкретной стране, а именно: столица, расположенная на реке Сена, главного города исторической области Иль-де-Франс во Франции.

Суд апелляционной инстанции не признал правильными выводы Палаты по патентным спорам о том, что:

указанный словесный элемент спорного обозначения воспринимается потребителем отдельно, без восприятия обозначения в целом как «Rene of Paris»;
носит описательный характер и может быть воспринят потребителем в случае маркировки заявителем своей продукции как сведения о местонахождении производителя товара - Франция, что не соответствует действительности, ложно, поскольку месторасположение компании - Соединенные Штаты Америки.

Суд апелляционной инстанции не отрицал, что не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. Не допускается также регистрация в качестве товарного знака обозначения, вошедшего во всеобщее употребление для товаров определенного вида, то есть используемого для определенного товара, которое в результате длительного применения различными производителями стало указанием конкретного вида товара.

Однако суд указал, что из содержания оспариваемого решения Палаты по патентным спорам не вытекает, что указанные обстоятельства исследовались Палатой. Кроме того, данные основания для отказа в регистрации товарного знака не указаны в решении ФИПС и не подтверждаются материалами дела. Из материалов дела следует, что обозначение «Rene of Paris» воспроизводит фирменное наименование заявителя, зарегистрированное в 1976 г. в штате Калифорния (США). Эта компания образована для осуществления в любом месте мира коммерческой деятельности, связанной с импортом и продажей изделий из волос и товаров, относящихся к ним, составляет группу компаний - Адранc Ко, лтд.».

Исследуя материалы, послужившие основаниями для принятия Палатой оспариваемого решения, суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу об отсутствии оснований считать, что обозначение «Rene of Paris» содержит в себе ложное название изготовителя. Причем в оспариваемом решении Палаты по патентным спорам не указаны иные изготовители товаров 26 класса МКТУ, имеющие такое же или подобное фирменное наименование или обозначение.

Обозначение «Rene of Paris» представляет словосочетание: синтаксически главную позицию занимает слово «Rene» - французское имя собственное, слова «of Paris» являются английскими. При переводе на русский язык словосочетание означает «Рене из Парижа». Данное словосочетание не может толковаться как указание на производителя товаров и место его происхождения, поскольку имя собственное «Рене» не является наименованием производителя товаров, соответственно топоним «Paris» не может быть интерпретирован как местонахождение производителя или как место производства товаров, как справедливо указано в научно-консультативном заключении Института лингвистических исследований Российской академии наук (Санкт-Петербург). Суд подчеркнул, что толкование обозначения «Rene of Paris» как указания на производителя товара и место его нахождения некорректно.

Местонахождение производителя, место происхождения товара становится очевидным при сопоставлении, в частности, со стандартным и однозначным выражением типа «made in France», «made in China», широко и повсеместно используемым для передачи информации о происхождении товаров или местонахождении его производителя, о чем хорошо известно российскому потребителю. Следовательно, суд первой инстанции правильно пришел к выводу об ошибочности решения Палаты по патентным спорам, что указанное словосочетание может являться ложным или ассоциироваться потребителем с названием производителя или местом производства товара.

Суд первой инстанции правильно отметил, что обозначение «Rene of Paris» для потребителя воспринимается как единое словосочетание. Оно может быть отнесено как указание на направление моды, предлагаемый бренд и не указывает на место происхождения товара или изготовителя. Кроме того, в силу совпадения словосочетания фирменного наименования заявителя и спорного обозначения последнее не может искусственно разделяться потребителем на элементы, поскольку именно словосочетание признано фирменным наименованием и воспринимается потребителем в целом.

Из вышеизложенного следует признать правильным вывод суда первой инстанции о том, что обозначение, которое на русском языке означает: «мужчина, имя которого Рене, из Парижа» при обозначении товаров 26 класса МКТУ (парики) не может восприниматься потребителем как парики, изготовленные во Франции, как считает Палата по патентным спорам. Суд первой инстанции полно и всесторонне исследовал представленные материалы дела, в том числе прайс-лист с ценами на парики «Rene of Paris», реализуемые в продаже, и обоснованно пришел к выводу о том, что высокая стоимость изделий свидетельствует: товар со спорным обозначением не может быть отнесен к товарам широкого потребления. Потребители знают продавца как американскую компанию «Рене оф Парис», либо не знают ее, но достаточно высокая стоимость товара вызывает необходимость выяснить производителя и место его нахождения, что исключает введение потребителя в заблуждение относительно места происхождения товара и нахождения производителя.

Из материалов дела следует, что Палата по патентным спорам допускает регистрацию российских товарных знаков с обозначениями иностранных географических наименований (город, страна) на имя российских правообладателей, что также косвенно подтверждается обоснованностью доводов заявителя о соответствии спорного обозначения положениям ст. 6 Закона о товарных знаках.

Признан правильным вывод суда первой инстанции о том, что решение Палаты по патентным спорам об оставлении в силе отказа ФИПС в регистрации товарного знака в отношении товаров 26 класса МКТУ признается недействительным, принятым с нарушением требований п. 3 ст. 6, ст. 47 закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», согласно последней из которых иностранные юридические и физические лица пользуются правами, предусмотренными настоящим Законом, наравне с юридическими и физическими лицами Российской Федерации в силу международных договоров Российской Федерации или на основе принципов взаимности.

Что можно сказать в завершение? Да здравствует российский суд, самый справедливый суд в мире!


[1] Ермакова Е.А. Общеизвестность знака: доказательства использования// Патентный поверенный. 2008. №1. С. 13.