Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 



Толкование единого изобретательского замысла в соответствии с международным патентным правом (часть 1)

Е.А.УСТИНОВА – канд. хим. наук,
О.В.ЧЕЛЫШЕВА – патентный поверенный, канд. хим. наук

ЧАСТЬ I

К так называемому толкованию единого изобретательского замысла эксперты международных патентных ведомств прибегают как на стадии поиска, то есть априори, так и на стадии экспертизы по существу. Некоторые аспекты этой проблемы уже обсуждались в литературе[1]. Однако практическая необходимость требует не только всестороннего, глубокого и публичного обсуждения вопросов, связанных с толкованием единства изобретения, но и постановки его перед законодателем.

Проведенные нами исследования позволяют выделить два аспекта.

1. Тройственная противоречивость официального толкования единого изобретательского замысла и технической взаимосвязи, а именно:
   внутренняя противоречивость, то есть несогласованность с другими официальными правилами и требованиями;
   противоречивость, обусловленная несоответствием представлений о технической связи в области техники с представлениями, предлагаемыми законодателем;
   несоответствие продекларированной гармонизации оценки единства изобретения в патентных ведомствах ЕПВ, Японии и США.

2. Своеобразное толкование единого изобретательского замысла на стадии поиска и формальной экспертизы, противоречащее основополагающим принципам оценки патентоспособности технических решений.

Здесь будет рассмотрено принципиальное и глубокое несоответствие представлений о технической взаимосвязи в технике и в нормативных патентно-правовых документах. В качестве области техники представлена химия, поскольку именно для нее ЕПВ, РСТ предусматривают специальные инструкции и руководства, которые предоставляют возможность убедиться в том, что указанное несоответствие действительно существует, и что оно создает неразрешимые противоречия.

Толкование понятия «единый изобретательский замысел» появилось в результате решения Административного совета ЕПВ об изменении правила 30, вступившего в силу с 1 июня 1991 г.[2] В нем отмечается, что для гармонизации определений, касающихся требований единства изобретения, правило 13 РСТ изменено подобно правилу 30, и принципы оценки изобретения будут считаться едиными.

Эти одинаковые требования толкуют понятие «единый изобретательский замысел» как наличие технической взаимосвязи между изобретениями, которая, в свою очередь, определяется одинаковыми или соответствующими «особыми техническими признаками». Словосочетание «особые технические признаки» определено как означающее признаки, которые определяют вклад в уровень техники каждого из изобретений, рассматриваемого в целом. Толкование «единого изобретательского замысла» представлено так, что «одинаковые или соответствующие особые технические признаки» являются непременным и единственным доказательством технической взаимосвязи изобретений, входящих в группу, наличие которой, в свою очередь, подтверждает соответствие единому замыслу.

Особые требования сформулированы для области химии, а именно:

для формул Маркуша и промежуточных и конечных продуктов, которые проиллюстрированы соответствующими примерами в приложении В к Административным инструкциям РСТ. Проанализируем указанные материалы с учетом представлений о технической (химической) взаимосвязи в области химии, обусловленных ее незыблемыми и фундаментальными принципами.

Промежуточные и конечные продукты

Требования к промежуточным и конечным продуктам сформулированы в п. 7.3 (часть С, глава III) Руководства по экспертизе ЕПВ следующим образом.

«Единство изобретения в отношении промежуточного и конечного продуктов признается соблюденным, если:
   (i) промежуточный и конечный продукты имеют одинаковый существенный структурный элемент, то есть их основные химические структуры одинаковые, или их химические структуры технически тесно взаимосвязаны, причем промежуточный включается в конечный как существенный структурный элемент, и
   (ii) промежуточный и конечный продукты технически взаимосвязаны, что означает, что конечный продукт непосредственно получен из промежуточного или выделен из него через небольшое число промежуточных, каждый из которых содержит одинаковый существенный структурный элемент.
   (iii) Единство изобретения также имеет место в случае промежуточного и конечного продуктов, структура которых неизвестна; например, между промежуточным продуктом с известной структурой и конечным продуктом с неизвестной структурой или между промежуточным продуктом и конечным продуктом неизвестной структуры.
   В таких случаях достаточно доказательств, позволяющих заключить, что промежуточный и конечный продукты технически тесно взаимосвязаны; например, когда промежуточный продукт содержит тот же существенный элемент, что и конечный продукт, либо привносит этот существенный элемент в конечный продукт.
   (iv) Различные промежуточные продукты, используемые в различных процессах для получения конечного продукта, могут быть заявлены в одной формуле изобретения при условии, что они имеют одинаковый существенный структурный элемент.
   (v) Промежуточный и конечный продукты в процессе получения последнего не должны разделяться другим, не новым, промежуточным продуктом.    (vi) Если заявляются различные промежуточные продукты для различных структурных частей конечного продукта, единство изобретения не считается соблюденным между ними».

Аналогично сформулированы требования в Правилах ЕАПО.

П. (g) приложения В к Административным инструкциям РСТ по существу повторяет изложенные выше требования. Здесь также приведены примеры, иллюстрирующие применение принципов единства изобретения, для ориентирования в конкретных случаях. Так, согласно приложению В «единство изобретения соблюдено в следующих примерах (нумерация примеров соответствует нумерации документа).

Пример 25
Пункт 1
(промежуточный продукт)

Пункт 2
(конечный продукт)

Химические структуры промежуточного и конечного продуктов технически тесно взаимосвязаны. Существенным структурным элементом, включенным в конечный продукт, является

Следовательно, между пунктами 1 и 2 существует единство.

Пример 26
Пункт 1
      

Пункт 2
     

Соединение (II) описано как промежуточный продукт для получения соединения (I). Механизм замыкания кольца хорошо известен из уровня техники. Хотя основные структуры соединения (I) (конечный продукт) и соединения (II) (промежуточный продукт) отличаются в значительной мере, соединение (II) представляет собой предшественник соединения (I) с разомкнутым кольцом. Оба соединения содержат общий существенный структурный элемент в виде группы из двух фенильных колец и триазольного кольца. Следовательно, химические структуры обоих соединений должны рассматриваться как технически тесно взаимосвязанные».

Итак, основное требование, общее для всех правил, необходимое для соответствия промежуточного и конечного продуктов единству изобретения, – наличие одинакового (или подобного) существенного структурного элемента. Такое толкование технической взаимосвязи между промежуточным и конечным продуктами в области химии (а речь идет о последней) противоречит реальности.

Очень часто принципы органического синтеза основаны на преобразовании химических структур, причем зачастую на глубоком преобразовании. Последнее заведомо предполагает изменение промежуточного или исходного продукта, при котором оно никаких общих структурных фрагментов с конечным продуктом не может и не должно иметь по замыслу.

Известно, что большую часть химических реакций составляют:

1) реакции с изменением углеводородного скелета и функциональных групп, например, синтез циклопентанкарбоновой кислоты из циклогексанона
   

2) молекулярные перегруппировки, например,
   

3) реакции гидрирования и дегидрирования, например,

НС ≡ СН → СН2 = СН2
СН3 — СН3 → СН2 = СН2
и др.

Многие из органических химических соединений получены с применением подобных реакций, а потому у промежуточных и конечных продуктов отсутствуют одинаковые структурные элементы. Однако последнее не означает, что между продуктами отсутствует техническая связь.

При получении конечного продукта из промежуточного с помощью химической реакции имеет место не просто единое решение, а осуществление глубокой химической взаимосвязи. Однако эта взаимосвязь, реальная и очевидная, не признается таковой патентным правом, по причине, что оно сформулировало требование соблюдения единства изобретения через обязательное наличие общего структурного элемента. Такое толкование невозможно ни понять, ни объяснить изобретателям. Наличие или отсутствие общего структурного элемента у промежуточного и конечного продуктов не является аргументом ни в пользу доказательства единого замысла и технической взаимосвязи, ни наоборот, что тоже очень важно.

В соответствии с толкованиями инструкций РСТ, ЕАПК, ЕПК создается возможность для парадоксальных ситуаций. Например, если из ацетилена получен галоидацетилен [(I) СН ≡ СН → CH ≡ CCl (II)], то техническая связь между продуктами есть, так как есть общий структурный фрагмент. Но если из ацетилена получен этилен [(I) СН ≡ СН → СН2=СН2 (II)], то техническая связь, а главное, единый замысел, отсутствуют, так как общего структурного фрагмента нет, хотя ситуация с точки зрения техники (химии) абсолютно идентичная.

Отождествление единого изобретательского замысла с наличием общего структурного элемента не выдерживает никакой критики и в случае применения правила (vi) п. 7.3 а Руководства ЕПВ: «(vi) если заявляются различные промежуточные продукты для различных структурных частей конечного продукта, единство изобретения не считается соблюденным между этими промежуточными продуктами».

Речь идет о случае, когда промежуточные продукты содержат разные существенные структурные элементы, но при их взаимодействии получен один конечный продукт.

Известно, что химические реакции конденсации представляют собой взаимодействие двух, трех и более исходных продуктов, приводящее к получению одного конечного. Например, реакция Анри (Henry) представляет собой получение нитроспиртов по схеме

R’CHO + R”CH22  –> R’CHOHCH(R”)NО2
(I) (II) (III)

Оба промежуточных продукта (I) и (II) в равной степени участвуют в образовании конечного продукта (III), и если (I) и (II) – новые соединения, то вместе с (III) самым естественным образом составляют единый изобретательский замысел – замыслил синтезировать (III) – создай (II) и (I). Это не просто единство, а необходимость получения (I) и (II) для синтеза (III).

Так, если R’ и R” будут одинаковы или будут иметь одинаковые структурные элементы, то согласно правилу п. 7.3 а (i) Руководства ЕПВ можно признать соответствие единству изобретения. В то же время, если R’ и R” будут разными или не будут иметь одинакового структурного элемента, то единство изобретения будет считаться нарушенным.

Таким образом, применение правил к техническим решениям, по существу идентичным, приводит к противоположным выводам. Последнее объясняется ничем иным, как следствием отождествления понятий «единый изобретательский замысел» или «техническая взаимосвязь» с наличием «одинакового технического признака».

С другой стороны, как уже отмечалось, такое требование позволяет объединить в рамках одной заявки объекты, которые по своей природе не связаны единством изобретения, хотя имеют общий структурный элемент. Например, промежуточные соединения (I) и (II) могут быть использованы в синтезе конечного соединения (III).

(I)
(III)
(II)

Так как выполнено требование правила п. 7.3 а (iv) Руководства ЕПВ, а именно: требование наличия общего структурного элемента для различных промежуточных продуктов, используемых в различных процессах для получения конечного продукта, следует, что эти два разных способа соответствуют единому изобретательскому замыслу. Однако по первому способу конечное соединение (III) получают хлорированием исходного соединения (I), а по второму способу – нитрованием исходного соединения (II). Способы и исходные соединения разные, общий замысел отсутствует, техническую взаимосвязь усмотреть невозможно, если только не считать одинаковое конечное соединение – продукт.

Но конечный продукт – это только результат, никоим образом не свидетельствующий об общем замысле при осуществлении его получения. С точки зрения области техники (химии) технической связи, а следовательно, единства замысла нет. Тем не менее указанное правило вполне позволяет признать соответствие единству изобретения и наличие технической связи между разными по технической сути объектами.

Другое дело, если конечный продукт новый, и вместе с ним патентуется несколько разных способов его получения. В таком случае объединяющей идеей будет само новое соединение, но это совсем иная ситуация.

(окончание статьи)


[1] См., в частности: Челышева О.В., Устинова Е.А. Требования единства изобретения применительно к химическим объектам на основе законодательств РСТ, США, Евразии и России. М.: ИНИЦ Роспатента, 2001;
Медведев В.Н. Принципы единства изобретения в международном патентном законодательстве. М.: ОАО ИНИЦ «Патент», 2006.
[2] Case Law of the Boards of Appeal of EPO. 3-rd edition Munich, 1998. Р. 179.