Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 



Толкование единого изобретательского замысла в соответствии с международным патентным правом (часть 2)

Е.А.УСТИНОВА – канд. хим. наук,
О.В.ЧЕЛЫШЕВА – патентный поверенный, канд. хим. наук

ЧАСТЬ II

(Окончание, начало статьи)

Формула Маркуша

Другая тема, связанная с толкованием "единого изобретательского замысла", это альтернативные признаки в одном пункте формулы изобретения и, в частности, формулы Маркуша.

Требования к последним и примеры, иллюстрирующие их применение, также специально представлены в нормативных документах. Согласно п.3.7 [часть С, глава III] Руководства ЕПВ (Guidelines for Examination in EPO, June 2000) –

"притязание, независимое или зависимое, может быть представлено альтернативами, при условии, что эти альтернативы имеют сходную природу, а также, что число и представление альтернатив в одном пункте формулы не делает ее неясной или трудно толкуемой".

И далее, согласно п.7.4а [там же]:

Если один пункт формулы изобретения устанавливает (химические или нехимические) альтернативы, т.е. так называемую "группу Маркуша", единство изобретения должно быть признано, если альтернативы имеют сходную природу (см. III, 3.7).

Когда группа Маркуша представляет альтернативы химических соединений, они признаются сходной природы, если
   (i) все альтернативы имеют общее свойство или активность, и
   (ii) имеется общая структура, т.е. существенный важный структурный элемент является частью всех альтернатив, или все альтернативы относятся к признанному классу химических соединений в той области, к которой относится изобретение.

Существенный структурный элемент имеется во всех альтернативах, если соединения охвачены общей химической структурой, которая составляет большую часть их структур, или в случае, если соединения имеют общую только небольшую часть их структуры, эта часть является особой (отличительной с точки зрения известного уровня техники).

Альтернативы принадлежат к "признанному классу химических соединений", если из известного творчества следует, что члены класса будут вести себя одинаковым образом в контексте изобретения, т.е. каждый член может быть заменен друг другом с ожиданием, что будет достигнут одинаковый предназначенный результат..Если будет показано, что хотя бы одна альтернатива Маркуша не является новой, единство изобретения не должно быть признано".

Необходимо подчеркнуть, что согласно п.7.1 (там же)

"требования, представленные в п.п. 7.2–7.3а и 7.4а, основаны на соглашении между ЕПВ, Японским Патентным Ведомством и Патентным Ведомством США, заключенном в 1988г. с целью гармонизации оценки единства изобретения в трех Ведомствах".

Обращаем внимание на текст п.7.4а, из первого абзаца которого следует, что альтернативы, как химические, так и нехимические, должны иметь "сходную природу. Заметим, что характер "сходной природы" для "нехимических" альтернатив не раскрывается. Другими словами, для нехимических альтернатив почему-то требования иные, чем для химии, причем менее жесткие.

Однако главное несоответствие состоит в том, что требования к формулам Маркуша по правилам США по существу оказываются отличными от требований ЕПВ (РСТ), несмотря на продекларированную гармонизацию.

Для того, чтобы понять представленные ниже доказательства, необходимо обратить внимание на следующее: выражения "структура Маркуша", "формула Маркуша" и "группа Маркуша", которые используются в литературе, в особенности отечественными авторами, и в некоторых нормативных документах как идентичные, по существу таковыми не являются.

Структура Маркуша – это родовая или общая структура, объединяющая группу химических соединений, которые по определению должны иметь какую-то структурную общность (одинаковый структурный фрагмент) и выраженные в виде альтернативы различные заместители или даже разные части общего фрагмента.

Эти альтернативные части структуры не являются признаками объекта изобретения, поскольку химическое соединение как технический объект и как объект изобретения характеризуется единственным признаком – химической структурой в целом.

Поэтому условию одинаковых свойств должны соответствовать не альтернативные фрагменты, а соединения в целом.

О формуле Маркуша в «Manual of patent examining procedure» 1961г. (США) сказано следующее: «в области химии после дискуссии 1925года по доктрине Маркуша было разрешено при отсутствии родового понятия характеризовать пункты притязаний перечислением нескольких видов. Такое перечисление видов из доктрины Маркуша разрешается на способ или композицию».

Заметим, что этот тип патентной формулы был принят для характеристики альтернативных признаков с помощью выражения "выбранный из группы, состоящей из" в связи с запретом использования союза "или".

И способ, и композиция как объекты изобретения характеризуются несколькими признаками, каждый из которых может быть представлен в виде альтернатив. Здесь к альтернативам, т.е. в данном случае признакам, предъявляется требование одинаковых свойств или функций.

Группа Маркуша – выражение, которое используется в современных «Manual of patent examining procedure» для обозначения и разграничения группы альтернатив:
- в случае структур Маркуша группа Маркуша – это альтернативные фрагменты структуры;
- в случае формул Маркуша группа Маркуша – это альтернативные признаки способа или композиции.

Всё сказанное следует из п.2173.05(h) из "Manual of Patent Examining Procedure" США (редакция 1997г.),согласно которым:

"Одна из допустимых форм альтернативного выражения, которую обычно называют группой Маркуша, представляют члены как "выбранные из группы, состоящей из А, В,С…"

Материалы, рекомендованные в группе Маркуша, обычно должны принадлежать к признанному физическому, химическому или гуманитарному классу.

Однако когда группа Маркуша встречается в формуле изобретения, излагающей процесс или композицию (но не индивидуальное химическое соединение), достаточно, чтобы члены группы раскрывали в описании обладание, по меньшей мере, одним общим свойством, которое ответственно за их функции ….

Там, где выражение Маркуша применяется только для части химического соединения, правильность группы определяется рассмотрением соединения в целом и не зависит от наличия общности свойств членов выражения Маркуша".

Из приведенных требований с определенностью следует:
   a) если группа Маркуша является частью композиции или способа, то совсем не обязательно, чтобы они относились к одному общепризнанному классу (физическому, химическому, гуманитарному), достаточно наличие одинаковой функции;
   b) если группа Маркуша относится к части химического соединения элементам, т.е. если речь идет о структуре Маркуша, то правильность последней определяется наличием одинаковых свойств у соединений в целом (а не структурных элементов, которые никакими свойствами сами по себе не обладают).

Следует подчеркнуть ещё одно обстоятельство.

Согласно требованиям USPTO в случае химических структур группой Маркуша считается группа, относящаяся не к химическим соединениям в целом, а к альтернативным элементам структуры [из п.217305h – "например, группа Маркуша: "выбранный из группы, состоящей из амино, галоген, нитро, хлор"].

Перечисленные альтернативы – это части структур, а не структуры в целом.Анализ требований ЕПВ (РСТ) показывает не только отсутствие в них такого четкого разделения при использовании указанных терминов: "структура Маркуша", "формула Маркуша" и "группа Маркуша".

Но главное, это различие не принимается во внимание при формулировании требований к единству изобретения. Именно это обстоятельство явилось причиной различия в оценке единства изобретения применительно к композициям по правилам США и правилам ЕРВ (РСТ), которого не должно быть в силу соглашения о гармонизации. Действительно, согласно п.7.4а Руководства ЕПВ, альтернативы – это химические соединения в целом, при этом они названы группой Маркуша ( в отличие от « Manual» США, где группа Маркуша в химическом соединении ( структуре Маркуша) – это заместители, т.е. фрагменты).

Такое заключение следует из контекста –«когда группа Маркуша представляет альтернативы химических соединений, они признаются сходной природы,
   если (iii) все альтернативы имеют общее свойство или активность,
   и (iv) имеется общая структура, т.е. существенный важный структурный элемент является частью всех альтернатив, или все альтернативы относятся к признанному классу химических соединений в той области, к которой относится изобретение».

Это требование справедливо только для химических соединений как объектов изобретений, но не для способов или композиций, в которых химические соединения являются лишь признаками, наряду с другими.

Тем не менее для способов или композиций никакие специальные требования не сформулированы.

В результате, как убедительно демонстрируют примеры, требования к структурам, автоматически перенесённые на композиции, приводят к выводам, прямо противоположным тем, которые следуют из требований США.

Рассмотрим следующие примеры из Приложения к Инструкции РСТ:

Пример 18 – есть общая структура
Пункт 1. Вещество общей формулы:


где R1 выбран из группы, состоящей из фенила, пиридина, тиазолила, триазинила, алкилтио, алкилокси, метила,
R2 – R4 = метил, бензил или фенил.
В данном случае индольная группа является существенным структурным элементом, присутствующим во всех альтернативах.

Поскольку все заявленные вещества обладают одинаковыми свойствами, единство изобретения имеется.

Из примера следует, что альтернативами являются соединения, а не структурные элементы, и группу Маркуша составляют тоже соединения.

Пример 23 – нет общей структуры.

Пункт 1.Гербицидная композиция, состоящая, в основном из эффективного количества смеси А: 2,4-Д (2,4-дихлорфенокси-уксусной кислоты) и второго гербицида В, выбранного из группы: сульфат меди, хлористый натрий, сульфамат аммония, трихлорацетат натрия, дихлорпропионовая кислота, З-амино-2,5-дихлорбензойная кислота, дифениламид, иоксинил (нитрил), динозеб (фенол), трифлуаралин (динитроанилин), тиокарбамат и триазин, в сочетании с инертным носителем и разбавителем. Различные компоненты, объединенные в группу В, должны быть членами признанного класса соединений.
Следовательно, в данном случае следует поставить вопрос о нарушении единства изобретения, поскольку члены группы В не представляют собой признанный класс соединений, а на самом деле представляют собой следующие классы:

соли неорганических кислот: сульфат меди;
   - хлористый натрий;
   - сульфамат аммония;

соли органических кислот и карбоновые кислоты:
   - трихлорацетат натрия;
   - дихлорпропионовая кислота;
   - 3-амино-2,5-дихлорбензойная кислота;

амиды:ы
   - дифениламид;
   - нитрилы:
   - иоксинил;

фенолы:
   - динозеб;

амины:
   - трифлуралин (динитроанилин);

гетероциклические соединения:
   - симазин (триазин).

Как видно, здесь альтернативными считаются члены группы В, т.е. собственно члены группы Маркуша, в той трактовке, которая имеет место в Правилах США, а не композиции в целом.

В данном случае согласно требованиям из "Manual of Patent Examining Procedure» США группа Маркуша должна отвечать единственному требованию, чтобы все члены группы обладали одинаковой функцией.

[Напомним, что изначально формула Маркуша возникла именно потому, что она позволяла объединить одинаковые по функции признаки, не имеющие родового понятия. Понятие «структура Маркуша» возникло позднее и совсем не на основе патента Маркуша, поскольку в последнем никаких структур не было, а химические соединения в нем защищены по формуле продукт-через-процесс. Смотрите патент США №1506316, 1924г. прим.].

Однако в документе РСТ требования, сформулированные для структур, будучи предъявлены к композиции, при несогласованности терминологии, оказались в противоречии с требованиями США.

Интересно, что пример 23 противоречит не только требованиям США, но и другим правилам ЕРВ( РСТ).

Как известно, общее требование состоит в том, что группа изобретений должна иметь техническую взаимосвязь, определяемую одинаковым техническим признаком.

При этом правило это действует вне зависимости от того, какой вид имеет формула, т.е. один пункт или несколько [Правила 13.2, 13.3 Инструкции РСТ, Правило 30 Инструкции ЕРК].

Представим формулу изобретения из вышеуказанного Примера 23 в следующем виде:

Пункт 1. Гербицидная композиция, состоящая из смеси гербицида А и дополнительного гербицида – сульфата аммония.
Пункт 2. Гербицидная композиция, состоящая из смеси гербицида А и дополнительного гербицида трихлорацетата натрия и т.д.

В каждом из этих изобретений имеется общий технический признак – гербицид А, что позволяет по общим Правилам РСТ и ЕПВ признать их соответствующими единству изобретения.

Если обратиться к практике, то огромное количество патентов содержат альтернативу, составленную по следующему типу:

Пример

Способ получения продукта А взаимодействием В и С в среде протонного растворителя, выбранного из группы H24, НСООН, NH3, C4H9NH2, CH3OH.

Соединения из группы не относятся к одному признанному классу: H2SO4 - неорганическая кислота;
НСООН - органическая кислота;
NH3 - неорганическое соединение;
C4H9NH2 - органический амин;
СН3ОН - алифатический спирт.

В то же время все соединения относятся к признанному классу протонных растворителей, но не химическому, а физическому. Если рассматривать такой пример в соответствии с "Manual" , то не возникает никаких сомнений относительно соответствия единству изобретения, поскольку требования в этом вопросе не вызывают затруднений при интерпретации понятий.

Если использовать толкование по РСТ, то члены группы Маркуша, как не содержащие общего структурного элемента, не должны быть признаны соответствующими единству изобретения.

Наконец, предлагается еще один пример из упомянутого Приложения В, свидетельствующий как о внутренних противоречиях инструкций РСТ, так и их несогласованности с «Manual» США.

Пример 24 (из раздела – формулы Маркуша)

Пункт 1. Катализатор для окисления гидрокарбонатов, состоящий из (x) или (x+a).

В данном примере (x) содействует окислению RCH3 в RCH2OH, а (x+a) – более глубокому окислению RCH3 в RCOOH.
Оба катализатора имеют общий компонент и проявляют общую активность в качестве катализатора окисления для RCH3. При применении (x+a) происходит более полное окисление, идущее вплоть до образования карбоксильной кислоты, но активность остается той же.

Согласно приведенному примеру для соответствия единству изобретения достаточно, чтобы два катализатора имели один общий компонент.

Почему же этого не достаточно было в указанном Примере 23?

Вообще, корректность формулы изобретения в Примере 24 вызывает сомнение, поскольку она не относится к формулам Маркуша, а представляет собой типичный случай сочетания независимого и зависимого пунктов формулы изобретения.

Согласно п.3.5 (часть С, глава III): "любой пункт формулы изобретения, который включает все признаки любого другого определятся как зависимый".

Следовательно, в Примере 24 правильная формула изобретения должна иметь следующий вид:
   1. Катализатор для окисления гидрокарбонатов, представляющий собой "x".
   2. Катализатор для окисления гидрокарбонатов по п.1, отличающийся тем, что он дополнительно содержит "a".

По нашему глубокому убеждению, представленный материал свидетельствует о недопустимых для документов, регулирующих патентование, противоречиях и несоответствиях. С такими требованиями работа патентного поверенного лишается основы.

Проблема, в частности, заключается в том, что, с одной стороны, патентные поверенные обязаны следовать требованиям "правил" и "инструкций", а с другой, при работе с изобретателями не могут не считаться с представлениями техники.

Нельзя не сказать и о том, что решение вопроса через апелляционные органы, связанные с моральными и материальными издержками, вряд ли можно рассматривать как выход из созданной Патентными ведомствами ситуации. Вопрос требует кардинального решения.

Мы отсылали результаты наших исследований, которые не ограничены настоящим материалом, в ВОИС и получили ответ в стиле бюрократической отписки. Редакция журнала IIC без объяснений отказали в публикации результатов наших аналитических исследований.Реальные обстоятельства продолжают ставить патентных поверенных в тупик.