Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 


Федерация Защиты Правообладателей

Товарные знаки и право преждепользования

Джермакян Валерий Юрьевич

В.Ю.ДЖЕРМАКЯН (ООО «Юридическая фирма «Городисский и партнеры»)

10 лет назад в статье[1], посвященной регистрации широко известных «советских» обозначений продукции в качестве товарных знаков, был выдвинут тезис о том, что:

«В данной ситуации право приобретательской давности близко по сути к праву преждепользования, предусмотренному Патентным законом, и может применяться в отношении ТЗ. По меньшей мере, применение гражданского законодательства по аналогии, закрепленное в ст. 6 п. 2 ГК РФ, позволяет при невозможности использования аналогии закона определять права и обязанности сторон, исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства (аналогия права) и требований добросовестности, разумности и справедливости. Навряд ли можно будет доказать отсутствие добросовестности, разумности и справедливости в требовании предприятия сохранить (не предоставить, а именно сохранить) за ним право использовать наименование конкретной продукции, ставшее широко популярным в стране, в том числе и благодаря законному выпуску продукции на нем».

С тех пор проблема регистрации так называемых «советских» обозначений продукции в качестве товарных знаков не только не исчезла, а, наоборот, получила развитие в ст. 13 федерального закона Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно второму абзацу которой:

«Лицо, которое до даты приоритета позднее зарегистрированного товарного знака производило продукцию под обозначением, тождественным такому товарному знаку, сохраняет право на дальнейшее использование этого обозначения на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии для производства однородных товаров при условии, что такое использование осуществлялось в соответствии с действовавшим законодательством и началось до 17 октября 1992 года, то есть до вступления в силу Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». Указанное право может перейти к другому лицу только в порядке универсального правопреемства».

В своей статье Э.П.Гаврилов[2] почему-то отнес приведенную норму к праву послепользования, хотя речь идет об обозначениях продукции, выпускавшейся в СССР и не имевших в то время регистрации в качестве товарных знаков. Такая ситуация характеризует преждепользование, а не послепользование.

Зарегистрированные в России на имя конкретных фирм товарные знаки в отношении обозначений «советской» продукции не имеют никакого более раннего «советского» приоритета, а последний соответствует дате подачи заявки в Роспатент. Примером могут служить товарный знак № 194866 с приоритетом от 29 мая 1997 г. на обозначение «Янтарь» и товарный знак № 192657 с той же датой приоритета на обозначение «Дружба» в отношении плавленых сыров, споры о праве владения которыми до сих пор не сходят со страниц прессы. Видимо, Э.П.Гаврилов посчитал содержание второго абзаца продолжением нормы, изложенной в первом абзаце ст. 13. Однако такое суждение совершенно не следует из содержания ст. 13, и норма второго абзаца никак не связана с нормой, прописанной в первом абзаце данной статьи.

Сохранится ли названная ст. 13 федерального закона в неизменном виде или соответствующее лоббирование приведет к ее изменению (или даже полной отмене), мы узнаем по результатам работы законодателей.

Сегодня можно лишь отметить, что при сохранении существа изложенного в ней положения российский рынок необоснованно широко открыт для продукции, поступающей из стран ближнего (а может, и дальнего) зарубежья, так как и в них до 1992 г. на законном основании производилась продукция под теми «советскими» обозначениями, которые в последующем получили в России охрану в качестве товарных знаков. Особенно это относится к ликеро-водочным и кондитерским изделиям.

При сохранении существа изложенной в ст. 13 нормы ее действие целесообразно распространить только в отношении российских лиц, то есть дать определенные преференции российскому бизнесу, а не «давить» его относительно дешевыми ценами на товары с аналогичными советскими наименованиями, поступающие, например, из Беларуси или Украины.

Приведем выдержки из судебных решений, с противоположных позиций оценивших возможность использования права преждепользования в отношении товарных знаков.

Девятый арбитражный апелляционный суд в Постановлении от 1 августа 2005 г. по делу № 09АП-7712/05-ГК относительно комбинированного товарного знака № 240226 со словесным обозначением «Упаковка – Звезда России» (слово «упаковка» дискламировано) отметил следующее:

«Ссылка ассоциации «Союз производителей и потребителей тарной и упаковочной продукции «СОЮЗУПАК» на обладание правом преждепользования на основании Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, ратифицированной СССР 19.09.1968, неправомерна, т.к. статьей 4 Парижской конвенции по охране промышленной собственности предусмотрено, что права, приобретенные третьими лицами до дня первой заявки, служат основанием для права приоритета, сохраняются в соответствии с внутренним законодательством каждой страны Союза. Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» не предусматривает защиту права приоритета использования товарного знака».

Таким образом, в споре в отношении использования товарного знака № 240226 не были приняты во внимание общие положения права преждепользования. Тем не менее основные положения права преждепользования, несмотря на отсутствие прямой нормы в законодательстве о товарных знаках, позже стали применяться российскими судами, рассматривающими споры между хозяйствующими субъектами.

Первым положительным решением можно считать Постановление от 14 марта 2006 г. № 13421/05 Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации в отношении товарного знака «Спартак» (свидетельство о регистрации № 176206), в котором отмечалось: «Если использование обозначения субъектом предпринимательской деятельности началось и стало известным в обороте до даты приоритета товарного знака, такое использование не может быть признано нарушением исключительных прав на товарный знак».

Конечно, вышеизложенное не являлось в чистом виде тем правом преждепользования, которое присуще патентному праву, но общие черты явно просматривались, а учитывая самый высокий уровень приведенного судебного постановления, можно было не сомневаться, что судебная практика возьмет на вооружение именно данный судебный акт.

Долго ждать не пришлось, и подтверждение этому – вынесенное через 9 месяцев судебное решение, принятое Девятым арбитражным апелляционным судом в Постановлении от 21 декабря 2006 г. по делу № 09АП-16121/2006-АК в отношении товарного знака «Бородино» (свидетельство о регистрации № 286071).

ЗАО «Бородино» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании незаконным решения УФАС России по Ставропольскому краю от 22 декабря 2005 г. № 62, в соответствии с которым:

дело в отношении ЗАО «Ставропольский винно-коньячный завод» прекращено в связи с неподтверждением фактов нарушения антимонопольного законодательства,
действия ЗАО «Бородино» признаны недобросовестной конкуренцией, связанной с регистрацией товарного знака «Бородино» по свидетельству № 286071 по 33 классу МКТУ.

Арбитражный суд г. Москвы от 2 октября 2006 г. отказал в удовлетворении заявления ЗАО «Бородино» об оспаривании решения УФАС. Не согласившись с принятым решением, ЗАО «Бородино» обратилось с апелляционной жалобой, в которой просило отменить судебное решение и признать недействительным решение УФАС. Рассмотрев дело, суд апелляционной инстанции не нашел оснований для удовлетворения апелляционной жалобы, отмены или изменения судебного решения, принятого в соответствии с действующим законодательством и обстоятельствами дела.

Как видно из материалов дела, ЗАО «Ставропольский винно-коньячный завод» производит коньяк под названием «Бородино» с марта 2001 г. и на протяжении 2001 – 2005 гг. поставляло его во многие регионы страны. В том числе значительное количество коньяка поставлялось в Москву и Московскую область, что подтверждалось многими документами. Зарегистрировать право на товарный знак «Бородино» на свое имя, по мнению ЗАО «Ставропольский винно-коньячный завод», оно не могло, поскольку такой товарный знак мог рассматриваться как вводящий потребителя в заблуждение относительно местонахождения изготовителя товара[3].

ЗАО «Бородино» представило доказательства использования товарного знака, включающего словесное обозначение «Бородино» на изготавливаемой им продукции, в том числе упаковках слабоалкогольных коктейлей, с 2000 г., однако до 19 февраля 2004 г. оно использовалось в товарных знаках как неохраняемый элемент.

ЗАО «Бородино» зарегистрировало товарный знак (свидетельство о регистрации № 286071 от 19 февраля 2004 г.), представляющий собой словесное обозначение «Бородино». По утверждению ЗАО, регистрация данного товарного знака стала возможной в связи с тем, что выпускаемая продукция с этим обозначением приобрела различительную способность. Товарный знак «Бородино» был зарегистрирован на все товары по 33 классу МКТУ (алкогольные напитки), хотя ЗАО «Бородино» кроме слабоалкогольных коктейлей никаких алкогольных напитков не производило, и словесное обозначение «Бородино» стало обладать различительной способностью только в отношении этого товара – слабоалкогольные напитки.

Таким образом, суд первой инстанции правильно указал на то обстоятельство, что данный товарный знак был зарегистрирован через четыре года после того, как третье лицо стало производить и реализовывать коньяк под названием «Бородино».

После регистрации упомянутого товарного знака на имя ЗАО «Бородино» последнее стало предъявлять претензии ЗАО «Ставропольский винно-коньячный завод» по поводу использования наименования коньяка «Бородино», в связи с чем ЗАО «Ставропольский винно-коньячный завод» с 2005 г. вынуждено было прекратить его выпуск. Таким образом, суд первой инстанции правильно установил, что действия ЗАО «Бородино», связанные с регистрацией товарного знака «Бородино», привели к вытеснению с рынка алкогольной продукции коньяка «Бородино», производившегося третьим лицом задолго до регистрации этого товарного знака, в то время как коньяк ЗАО «Бородино» не производился и не производится.

По утверждению ЗАО «Бородино», при регистрации этого товарного знака оно не знало о наличии на рынке алкогольной продукции коньяка «Бородино». Однако суд первой инстанции правильно указал, что заявитель знал или должен был знать о наличии на рынке алкогольной продукции такого коньяка, поскольку, как указано выше, на протяжении ряда лет он поставлялся во многие регионы страны, в том числе в значительном количестве в Москву и Московскую область.

Зная о наличии коньяка с таким наименованием, заявитель при регистрации товарного знака № 286071 мог указать, что он распространяется на товары 33 класса МКТУ за исключением бренди (коньяка), но он этого не сделал. Согласно Закону о недобросовестной конкуренции не допускаются любые действия, направленные на приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности хозяйствующих субъектов, которые противоречат положениям действующего законодательства, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и могут причинить убытки хозяйствующим субъектам-конкурентам либо нанести ущерб их деловой репутации.

В соответствии с требованиями указанного Закона не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительных прав на средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или оказываемых услуг.

Следует признать, что с учетом изложенных обстоятельств дела и на основании указанных норм Закона суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что действия ЗАО «Бородино» по регистрации товарного знака № 286071 являются недобросовестной конкуренцией. В связи с этим действия ЗАО «Ставропольский винно-коньячный завод» по выпуску коньяка «Бородино» нельзя считать нарушением антимонопольного законодательства.

Таким образом, суд апелляционной инстанции полагает, что судебное решение принято в соответствии с действующим законодательством, с учетом всех обстоятельств дела, поэтому оснований для его отмены нет.

Завершая статью, можно отметить, что несмотря на ограниченное число судебных решений, вынесенных по затронутому вопросу, они в основном склоняются к использованию положений права преждепользования в отношении товарных знаков, и введение в действие четвертой части ГК РФ этому не помеха.


[1] Джермакян В.Ю. Противоречие общественным интересам как основание для отказа в регистрации товарных знаков//ИС. 1997. № 5 – 6.
[2] Гаврилов Э.П. Великая российская реформа права интеллектуальной собственности. Нормы, которые уже вступили в силу//Патенты и лицензии. 2007. № 4. С. 10 – 12.
[3] Бородино – историческое место в России, находящееся в Московской области. На Бородинском поле в 1812 г. произошло знаменитое сражение между войсками Наполеона Бонапарта и Михаила Кутузова.