Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 


Федерация Защиты Правообладателей

Экспертиза товарных знаков, содержащих неохраняемые элементы

Г.В.КОНДРАШКИНА – патентный поверенный, директор некоммерческого партнерства патентных поверенных «Новация» (г. Екатеринбург)

При проведении экспертизы товарных знаков на предмет их сходства до степени смешения возникает необходимость установления вида товарного знака с учетом входящих в него элементов, что является определяющим фактором, влияющим на вывод эксперта о сходстве. Отсутствие в нормативных документах каких-либо пояснений о том, как установить вид товарного знака, подлежащего экспертизе, лишает единообразия в подходах к проведению экспертизы и зачастую делает выводы экспертов диаметрально противоположными.

Думаю, что несложные умозаключения, базирующиеся на используемой нормативно-правовой базе, и ее дополнение одним необходимым условием уменьшат субъективизм при определении сходства товарных знаков до степени смешения и сделают экспертизу более объективной и предсказуемой.

Проект Административного регламента Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам по исполнению государственной функции по организации приема заявок на товарные знаки и знаки обслуживания, их регистрации и экспертизы, выдачи в установленном порядке свидетельств Российской Федерации на товарный знак, знак обслуживания, общеизвестный в Российской Федерации товарный знак (далее – Административный регламент), опубликованный на сайте Роспатента, так же, как и закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (далее – Правила), содержат одинаковые правовые нормы, касающиеся видов товарных знаков.

Согласно п. 1 ст. 5 Закона «В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации».

По п. 2.2 Правил «В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации».

В разделе 2.2 Административного регламента сказано аналогично: «Согласно пункту 1 статьи 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации (далее – комбинированное обозначение).

К словесным обозначениям относятся слова, сочетания букв, имеющие словесный характер (в частности, совокупности гласных и согласных звуков, в любой последовательности образующих слоги), словосочетания, предложения, а также их сочетания.

К изобразительным обозначениям относятся изображения живых существ, предметов, природных и иных объектов, композиции линий, пятен, любых фигур на плоскости (за исключением объемных).

К объемным обозначениям относятся трехмерные объекты, фигуры и комбинации линий и фигур в пространственном расположении.

К комбинированным обозначениям относятся комбинации элементов разного вида: изобразительных, словесных, объемных и т.д.

К другим обозначениям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1482 ГК РФ, относятся, например, звуковые, световые, голографические, обонятельные, движущиеся и иные обозначения».

Исходя из приведенных правовых норм следует, что если отдельные виды обозначений (словесные, изобразительные, объемные и другие), являясь охраняемыми, могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, то и комбинация этих обозначений может быть зарегистрирована только в случае, когда все обозначения будут охраняемыми. Иными словами, в комбинированном товарном знаке каждый входящий в него элемент должен быть охраняемым, иначе товарный знак нельзя будет признать комбинированным. Именно такие обозначения, в которых присутствуют охраняемые элементы разного вида, признаются комбинированными.

Однако согласно п. 1 ст. 6 Закона, п. 2.3.2.4 Правил и п. 2.3.1, 2.3.2 и 2.3.3 Административного регламента существует ряд обозначений, которые могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак. При этом ни Закон, ни Правила, ни Административный регламент прямо не говорят, к какому виду (словесному, изобразительному, объемному, комбинированному или другому) должен быть отнесен охраняемый товарный знак при наличии в нем разного вида неохраняемых элементов. Отсутствие такого указания допускает самые противоречивые подходы при проведении экспертизы по установлению сходства товарных знаков до степени смешения, поскольку выбор вида товарного знака, а следовательно, и принцип его экспертизы, происходит произвольно и не имеет никаких обоснований, кроме субъективного личного представления, что затрудняет работу судов, патентных поверенных, экспертов.

Между тем в нормативно-правовой базе, применяемой как в настоящее время (Закон, Правила), так и в той, которая станет применяться в недалеком будущем (четвертая часть ГК РФ и Административный регламент), существует инструмент, с помощью которого можно определить вид охраняемого товарного знака при наличии в нем различных неохраняемых элементов. Таким инструментом служит прописанное в уже упомянутых п. 1 ст. 6 Закона, п. 2.3.2.4 Правил и п. 2.3.3 Административного регламента условие о том, что неохраняемые элементы могут быть включены в товарный знак, если они в нем не доминируют. Из сказанного следует, что доминирующее положение всегда занимает охраняемый элемент товарного знака.

Отрицание понятия «доминировать» подразумевает быть второстепенным, незаметным. То есть, если элемент товарного знака признан экспертом неохраняемым, он считается второстепенным, незаметным (недоминирующим) как по смысловому, так и пространственному значению и, следовательно, не меняющим вид товарного знака.

Например, заявлен на регистрацию изобразительный товарный знак, в котором присутствует словесный элемент, неохраняемый по абсолютным основаниям для отказа в регистрации.

Согласно п. 1 ст. 6 Закона данный неохраняемый словесный элемент может присутствовать в изобразительном товарном знаке, не занимая в нем доминирующего положения, что по определению означает, что он, во-первых, не влияет на общее впечатление от знака и, во-вторых, не может быть в правовом порядке закреплен за одним правообладателем.

Отсутствие влияния неохраняемого словесного элемента в силу его второстепенности на общее впечатление от изобразительного товарного знака позволяет не менять вид товарного знака и определять его в приведенном примере только как изобразительный.

Аналогично решается вопрос и в отношении других комбинаций товарных знаков, в которых присутствует неохраняемый(ые) элемент(ы). Например, неохраняемый изобразительный элемент, присутствующий в охраняемом словесном товарном знаке, позволяет определить его только как словесный, а не как комбинацию словесного и изобразительного товарного знака.

Такой подход к установлению вида товарного знака, подлежащего экспертизе, когда неохраняемый элемент не меняет его вид, позволяет четко определиться с принципами экспертизы, которые строятся на положениях Закона и Правил, а в недалеком будущем – на четвертой части ГК РФ и п. 11.4.2.2 и 11.4.2.3 Административного регламента.

В примере с изобразительным товарным знаком, в котором присутствует неохраняемый словесный элемент, изобразительный элемент согласно п. 14.4.2.3 Правил при определении сходства сравнивается «с изобразительными обозначениями; с объемными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы», а включенный в изобразительный товарный знак неохраняемый словесный элемент уже не подлежит экспертизе по п. 14.4.2.2 Правил как не занимающий доминирующего положения и, следовательно, не влияющий на общее впечатление от изобразительного товарного знака.

Предлагаемый подход к определению вида товарных знаков, содержащих неохраняемые элементы, способствует более уважительному отношению к законодательной норме, связанной с недоминирующим характером неохраняемых элементов, исключает подачу на экспертизу в ФГУ ФИПС и хождение в гражданском обороте товарных знаков с неохраняемыми элементами, равными по смысловому и пространственному значению охраняемым, вносит единообразие в работу специалистов при проведении экспертизы и не допускает произвольного выбора вида товарного знака, непредсказуемо влияющего на вывод о его сходстве до степени смешения.

Таким образом, считаю необходимым дополнить п. 1 ст. 6 Закона, п. 2.3.2.4 Правил, ст. 1483 п. 1 ГК РФ и п. 2.3.3 Административного регламента следующей правовой нормой: «Наличие в товарном знаке неохраняемых элементов не меняет его вид».