Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 



Как защищали товарный знак «Энерпред»

С.А.ЧЕТВЕРИКОВ – заместитель генерального директора по правовым вопросам ЗАО «Энерпред»,
С.Н.ПЕТУХОВА – руководитель службы патентования и сертификации, патентный поверенный (г.Иркутск)

Фирма «Энерпред» была создана в форме закрытого акционерного общества в 1991 г. в г. Усть-Илимске Иркутской области с целью проектирования и производства гидравлического оборудования (инструмента). Сегодня это предприятие является одним из лидеров в России среди производителей профессионального промышленного гидравлического инструмента широкого спектра применения. В 1994 г. ЗАО «Энерпред» перебазировалось в г. Иркутск, а 30 апреля 1997 г. был зарегистрирован товарный знак «Энерпред» (свидетельство № 152491 по 7, 8, 9, 12, 17 классам МКТУ, в частности, в отношении домкратов (машин), ручных домкратов, насосов, цилиндров машин, ножниц (силовых для металла), режущих инструментов (ручных) и иного гидравлического инструмента).

За 15 лет работы ЗАО «Энерпред» создал развитые конструкторскую, производственную и сервисную службы, а также жесткую систему контроля качества выпускаемой продукции. Многие изделия марки «Энерпред» стали лауреатами конкурса «100 лучших товаров России», отмечены золотыми медалями конкурса «Российская марка» и другими наградами. Потребители продукции фирмы – тысячи предприятий газовой, нефтяной, энергетической, железнодорожной, строительной, металлургической и других отраслей промышленности. Маркировка на продукции фирмы товарным знаком «Энерпред» означает для потребителя надежность и гарантирует высокое качество.

23 июня 2001 г. в г. Иркутске было зарегистрировано закрытое акционерное общество «Корпорация «Энерпред» при первоначальном участии в уставном капитале физических лиц – акционеров ЗАО «Энерпред» и самого общества «Энерпред».

Со временем ЗАО «Энерпред» и ЗАО «Корпорация «Энерпред» разделили бизнес, при этом права на товарный знак «Энерпред» остались в собственности ЗАО «Энерпред». Разделив бизнес, руководство корпорации «Энерпред» обещало заключить лицензионный договор с ЗАО «Энерпред» и оплачивать использование товарного знака «Энерпред» в составе своего фирменного наименования. Обещание выполнено не было. Учитывая, что обе фирмы занимаются производством и реализацией однородных товаров, выводимых на рынок с использованием словесного обозначения «Энерпред», ЗАО «Энерпред» неоднократно предлагало ЗАО «Корпорация «Энерпред» исключить из фирменного наименования обозначение «Энерпред», прекратив тем самым нарушение прав на товарный знак. Корпорация «Энерпред» отказалась удовлетворить требования общества.

17 марта 2003 г. ЗАО «Энерпред» (далее – истец) направило в Арбитражный суд Иркутской области исковое заявление о защите прав на товарный знак «Энерпред», ответчиком по которому выступало ЗАО «Корпорация «Энерпред». Обозначение «Энерпред» присутствует в фирменном наименовании ответчика, которое используется им в отношении товаров, указанных в свидетельстве на товарный знак «Энерпред».

Приведем пример, который представитель общества озвучил в суде и который, возможно, впоследствии определил позицию суда.

Возьмем две коробки карандашей. Одна из них маркирована товарным знаком «КOH-I-NOOR». На оборотной стороне коробки приведено полное наименование производителя – «КOH-I-NOOR Хадмат Словенско». Карандаши в этой коробке маркированы товарным знаком «КOH-I-NOOR». Другая коробка не маркирована каким-либо товарным знаком, а указывает только на фирменное наименование производителя: «КOH-I-NOOR Хадмат». Видно, что фирменное наименование этого производителя отличается от оригинального отсутствием одного слова. Карандаши в этой коробке не маркированы вообще никаким товарным знаком. Местонахождение обеих фирм производителей – Чешская Республика.

Сравним карандаши каждой из коробок. Два карандаша одной и той же цветовой гаммы не отличаются практически ничем. Очевидно, что и те, и другие карандаши имеют примерно равные шансы при реализации. При этом нетрудно предугадать логическую цепочку рассуждений потребителя. Определяющим для потребителя будет то обстоятельство, что на упаковке немаркированных карандашей он читает в составе фирменного наименования производителя название известного товарного знака используемого для канцелярских принадлежностей «КOH-I-NOOR», и местонахождение производителя – Чешская Республика. А раз и те, и другие карандаши произведены в Чехии, и каждый производитель называется «КOH-I-NOOR» (сопутствующие слова в фирменном наименовании производителей для потребителя не имеют существенного значения), то немаркированные карандаши, безусловно, изготовлены из тех же материалов и по той же технологии. А на конкретном выборе покупателя могут сказаться сопутствующие факторы. Например, больше нравится упаковка.

Рассуждения менеджеров предприятий – потребителей гидроинструмента при выборе продавца – истца или ответчика – будут примерно такими же, как рассуждения потребителей – физических лиц при покупке карандашей. Оба производителя, истец и ответчик, находятся в г. Иркутске, каждый называется «Энерпредом» (слово «корпорация» не имеет какого-то индивидуализирующего значения), значит, они как-то связаны между собой, и продаваемый каждым из них гидроинструмент изготовлен из одних материалов, содержит одни и те же конструкторские решения и схожие технологии производства.

Приведенный пример убедительно доказывает, что фирменное наименование юридического лица – не только и не столько средство его индивидуализации. Собственно индивидуализация лица без его участия в гражданском обороте не несет никакого правового содержания. Индивидуализируя себя под определенным именем, лицо под этим именем вступает в правоотношения с другими лицами. Следовательно, фирменное наименование юридического лица – не только отличает его от других лиц, это его отличительное средство на рынке товаров, работ, услуг.

Из представленных по делу материалов (устава ответчика, каталога продукции ответчика на 2003 г., договора поставки продукции) следовало, что основным видом деятельности ответчика является продажа гидравлического инструмента. Таким образом, ответчик индивидуализирует себя как участник гражданского оборота посредством введения в гражданский оборот указанных товаров от имени ЗАО «Корпорация «Энерпред». Использование своего исключительного права на фирменное наименование посредством введения в гражданский оборот иных товаров, безусловно, не нарушало бы прав общества на его товарный знак. При этом ответчик пользовался бы предоставленными ему гражданскими правами, не злоупотребляя ими. Однако, предлагая к продаже товары, указанные в свидетельстве на товарный знак № 152491, принадлежащий ЗАО «Энерпред», под наименованием, в котором доминирующим является товарный знак общества, ответчик нарушает исключительное право ЗАО «Энерпред» на его товарный знак.

Ответчик использует товарный знак без разрешения истца, поскольку истец не предоставлял ответчику право на использование товарного знака «Энерпред». (Согласно ст. 26, 27 закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» представление такого права возможно лишь в форме лицензионного договора, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности).

Фирменное наименование ответчика «Корпорация «Энерпред» сходно до степени смешения с товарным знаком «Энерпред», поскольку обозначение «Энерпред» занимает в фирменном наименовании доминирующее положение, а слово «корпорация» не имеет отличительного характера, так как является общеупотребительным в отношении наименований юридических лиц.

В соответствии с п. 7 Положения о фирме, утвержденного Постановлением ЦИК СССР и СНК СССР от 22 июня 1927 г. и действующего как не противоречащее действующему законодательству, не дозволяется включать в фирму обозначения, способные ввести в заблуждение.

В исковом заявлении истец просил:

запретить ответчику использовать товарный знак «Энерпред», в том числе в составе фирменного наименования ответчика и доменного имени еnerpred.ru;

обязать ответчика исключить из его фирменного наименования товарный знак истца, а именно: слово «Энерпред».

В процессе судебного разбирательства истец изменил исковые требования, сформулировав их следующим образом.

Запретить ответчику использовать зарегистрированный товарный знак ЗАО «Энерпред», а именно: словесное обозначение «Энерпред»:

в коммерческих предложениях к продаже товаров, указанных в свидетельстве на товарный знак № 152491, выданном Комитетом Российской Федерации по патентам и товарным знакам 30 апреля 1997 г., в рекламе и приглашениях делать оферты на указанные товары, в сети Интернет на сайте ответчика enerprom.ru (Название сайта было изменено ответчиком в ходе судебного разбирательства);

на документации, связанной с введением товаров, указанных в свидетельстве на товарный знак № 152491, в гражданский оборот (в любых возмездных и безвозмездных сделках), а именно: запретить ответчику вводить данные товары в гражданский оборот от имени ЗАО «Корпорация «Энерпред» и/или использовать это слово иным образом на указанной документации.

Решением Арбитражного суда Иркутской области от 5 июня 2003 г. истцу в удовлетворении исковых требований было полностью отказано. Суд мотивировал отказ следующими доводами.

Истец не представил доказательство использования ответчиком товарного знака истца, так как все представленные суду материалы касаются фирменного наименования ответчика, а согласно ст. 138 ГК РФ право на фирменное наименование и право на товарный знак являются самостоятельными объектами исключительных прав.

Товарный знак – это обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических или физических лиц, в то время как фирменное наименование является средством индивидуализации непосредственно юридического лица.

Истец с таким решением суда не мог согласиться и подал апелляционную жалобу.

Апелляционная инстанция Арбитражного суда Иркутской области от 7 октября 2003 г. оставила решение арбитражного суда без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения. В постановлении суда указывалось, что истец не представил доказательств использования ответчиком без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака, так как не представил контрафактный товар, а представил доказательства лишь использования слова «Энерпред» в фирменном наименовании, которое является объектом исключительного права юридического лица.

Не удовлетворенный постановлением Арбитражного суда апелляционной инстанции от 3 ноября 2003 г., истец подал кассационную жалобу в Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа. Обоснования в кассационной жалобе сводились к следующему.

Суды первой и апелляционной инстанций указали на то обстоятельство, что представленная истцом деловая документация ответчика действительно содержит обозначение «Энерпред», но только в составе фирменного наименования. Исходя из этого, в основу решения и в основу постановления положен вывод, что действия ответчика по использованию законных прав на фирменное наименование нельзя квалифицировать как нарушение прав ЗАО «Энерпред» на зарегистрированный товарный знак. Данный вывод судов основан на неприменении закона, подлежащего применению, а именно: ст. 4 закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

В соответствии с указанным Законом нарушением исключительного права правообладателя признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории РФ товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров (т.е. не обязательно на самих товарах), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован. Далее в том же пункте указанной статьи законодатель, используя словесный оборот «в том числе» перечисляет некоторые случаи незаконного использования чужого товарного знака, т.е. что же является (помимо прочих возможных действий) использованием товарного знака в отношении товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован. Одним из таких случаев является размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот. Такая документация представлена истцом и находится в деле.

Действительно, на указанных документах ответчик использует товарный знак общества в составе своего фирменного наименования. Но ответчик, занимаясь схожей с деятельностью истца коммерческой деятельностью, не безотносительно использует право на фирменное наименование. Он, используя в этом наименовании товарный знак общества на документации по продаже товаров, тем самым совершает незаконные действия в отношении товаров.

Законодатель в Законе о товарных знаках при указании такого незаконного способа использования чужого товарного знака, как использование этого знака на документации, не уточняет, в каком месте текста, на каком документе или при упоминании о каком объекте гражданских прав, и в составе или не в составе этого объекта, может использоваться чужой товарный знак для того, чтобы это использование было признано незаконным.

Закон однозначно указывает, что использование чужого товарного знака на документации по введению товаров, для индивидуализации которых этот товарный знак зарегистрирован, в гражданский оборот, является незаконным использованием. Суды первой и апелляционной инстанций не применили этот закон.

ЗАО «Энерпред» при обосновании своих требований к ответчику и не утверждает, что он обладает исключительным правом на товары, оно добивается только того, чтобы в отношении указанных в свидетельстве на его товарный знак товаров только оно могло использовать этот товарный знак.

Далее приведем выдержки из постановления Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа.

«Изучив материалы дела, и проверив доводы кассационной жалобы, Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа полагает, что обжалуемые судебные акты подлежат отмене по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела, ЗАО «Энерпред» было зарегистрировано в Иркутске 23 сентября 1994 г. Согласно свидетельству на товарный знак №152491, выданному 30 апреля 1997 г. Комитетом Российской Федерации по патентам и товарным знакам, ЗАО «Энерпред» является владельцем товарного знака в виде обозначения «Энерпред» в отношении 7, 8, 9, 12, 17 классов товаров по Международной классификации товаров и услуг. ЗАО «Корпорация «Энерпред» было зарегистрировано 6 июня 2001 г.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали правообладателю в защите исключительных прав со ссылкой на то, что товарный знак истца входит в фирменное наименование ответчика, что нельзя квалифицировать в качестве нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарный знак.

Такой вывод судов противоречит нормам закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», а также статье 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Отсутствие в названных нормах Закона прямого указания на то, что использование в фирменном наименовании чужого товарного знака является нарушением прав владельца товарного знака, не препятствует признание таких действий хозяйствующих субъектов правонарушением.

Согласно статье 10 bis названной выше Конвенции подлежат запрету все действия, способные каким бы ни было способом вызвать смешение в отношение предприятий, продуктов либо промышленной или торговой деятельности конкурента.

Судами первой и апелляционной инстанций не исследовались вопросы о смешении наименования ответчика с товарным знаком истца и возможности для ответчика вследствие этого привлекать потенциальных покупателей, поскольку товары истца и ответчика относятся к одному и тому же роду и виду, имеют общих потребителей и общий рынок сбыта.

Вопрос о возможности квалифицировать такие действия как применение или иное введение в хозяйственный оборот чужого товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смещения, либо проявление недобросовестной конкуренции судом не рассматривался.

При рассмотрении спора арбитражные суды также не дали оценки тому обстоятельству, что ЗАО « Корпорация «Энерпред» было создано и зарегистрировано с включением в фирменное наименование товарного знака другого юридического лица.

Между тем, в соответствии с пунктом 7 Положения о фирме, утвержденного Постановлением ЦИК СССР и СНК СССР от 22 июля 1927 г., не дозволяется включать в фирму обозначения, способные ввести в заблуждение.

Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа по факту рассмотрения дела постановил:

решение от 5 июня 2003 г. и постановление апелляционной инстанции от 7 октября 2003 г. отменить, дело направить на новое рассмотрение в первую инстанцию Арбитражного суда Иркутской области. При новом рассмотрении суду следует учесть все указанные в данном постановлении обстоятельства».

Примечательно, что после постановления Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа ответчик 16 декабря 2003 г. изменил свое фирменное наименование с ЗАО «Корпорация «Энерпред» на ЗАО «Корпорация «Энерпром», очевидно, рассчитывая, что при новом рассмотрении дела истцу будет отказано в удовлетворении исковых требований. Но ответчик продолжал нарушать права истца, по-прежнему используя в своей коммерческой деятельности товарный знак «Энерпред».

При новом рассмотрении дела истец доказывал суду первой инстанции, что несмотря на изменение своего фирменного наименования ответчик продолжает нарушать его права. Истец представил и соответствующие доказательства (сертификаты соответствия, руководство по эксплуатации инструмента, распечатки страниц в Интернете при различных способах индексации (четыре протокола нотариальной конторы г. Москвы, где на страницах из Интернета содержится прежнее фирменное наименование ответчика, но ниже имеется гиперссылка на его реальный и главный сайт www.enerprom.ru), а также годовой договор поставки инструмента от имени ЗАО «Корпорация «Энерпред» № 138/04 от 28 марта 2004 г. На всех указанных документах ответчик использовал товарный знак общества – словесное обозначение «Энерпред» в составе своего предыдущего (до 16 декабря 2003 г.) и на дату предъявления потребителям этих документов уже не существующего фирменного наименования.

Истец утверждал, что ответчик по-прежнему использует товарный знак общества на документации по введению в гражданский оборот товаров, что, безусловно, нарушает права истца. После неоднократных судебных заседаний Арбитражный суд Иркутской области решением от 6 мая 2004 г. обществу в иске снова отказал. При этом в дополнение к мотивам отказа первоначального судебного разбирательства суд счел, что из представленных в материалах дела доказательств не усматривается, что действия ответчика были направлены на получение экономической выгоды либо имели цель опорочить деловую репутацию истца, что не позволяет квалифицировать их как применение или иное введение в хозяйственный оборот чужого товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения, либо как проявление недобросовестной конкуренции.

Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа, рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу ЗАО «Энерпред» на решение Арбитражного суда Иркутской области от 6 июня 2004 г., констатировал:

«Арбитражный суд первой инстанции пришел к выводу о том, что «формально должно признаваться нарушением исключительного права на товарный знак, однако в данном случае отсутствует субъективная сторона правонарушения», на основании чего в иске отказал. Данный вывод не основан на нормах материального права, так как, несмотря на то, что ответчик в декабре 2003 года изменил свое наименование на ЗАО «Корпорация «Энерпром», он допустил использование в своей коммерческой деятельности прежнего наименования, содержащего обозначение «Энерпред».

Так, в договоре поставки от 29.03. 2004 г. и в спецификации к нему в качестве поставщика указано ЗАО «Корпорация «Энерпред», кроме того информация на сайтах www.еlektro.poltava.ua и www.rtu.ru содержит прежнее наименование ответчика, которое имеется также в эксплуатационной документации, сертификатах соответствия. Ответчик не отрицает этого использования».

В результате Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа от 27 июля 2004 г. постановил:

«Решение от 6 мая 2004 года Арбитражного суда Иркутской области отменить.

Запретить ЗАО «Корпорация «Энерпром» использовать зарегистрированный товарный знак ЗАО «Энерпред», а именно словесное обозначение «Энерпред»:

на документации, связанной с введением товаров, указанных в свидетельстве на товарный знак № 152491, выданном Комитетом Российской Федерации по патентам и товарным знакам 30 апреля 1997 г., в гражданский оборот;

в сети Интернет при любых способах адресации в отношении товаров, указанных в свидетельстве на товарный знак».

Насколько нам известно, корпорация «Энерпром» после вынесения Федеральным арбитражным судом Восточно-Сибирского округа постановления обращалось с ходатайством к заместителю председателя Высшего арбитражного суда Российской Федерации о привнесении протеста на постановление Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа, но в удовлетворении ходатайства было отказано.

Как известно, защита нарушенных прав чаще всего не заканчивается вынесением судебного акта. После него приступают к работе судебные исполнители. Считаем необходимым сообщить читателям, что решение Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа было исполнено.

В заключение хотелось бы обратить внимание на правовую ценность первого по делу постановления Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа, в котором отмечалось, что «отсутствие в названных нормах Закона прямого указания на то, что использование в фирменном наименовании чужого товарного знака является нарушением прав владельца товарного знака, не препятствует признанию таких действий хозяйствующих субъектов правонарушением». Может быть, и законодатель в недалеком будущем обратит на это внимание, признав действия хозяйствующих субъектов, подобные описанным в статье, правонарушением?