Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 


Федерация Защиты Правообладателей

Защита патентных прав в суде

Залесов Алексей Владимирович

А.В.ЗАЛЕСОВ – патентный поверенный, канд. юрид. наук, начальник юридического отдела ООО «Союзпатент»

Практика показывает, что знания особенностей защиты прав помогают правильно подойти и к их получению, то есть к процедуре патентования. Как представляется, правовые основы и реалии судебного производства по патентным спорам необходимо учитывать патентным поверенным на самых ранних стадиях общения с доверителем, а именно: на стадии составления заявки на выдачу патента на изобретение и далее в ходе делопроизводства по заявке. Зачастую ошибка (неточность), заложенная при подготовке заявки (составлении описания, выборе иллюстрирующих фигур чертежей) и написании формулы изобретения (изменении формулы в ходе рассмотрения заявки), делает патент «дефектным» в смысле защиты прав на описанное в нем изобретение, либо уязвимым при оспаривании действительности его выдачи.

Можно утверждать, что рост числа патентных споров в арбитражных судах и судах общей юрисдикции Российской Федерации медленно, но верно ведет к налаживанию единообразного подхода судов к основным процессуальным проблемам данной категории дел (достаточность доказательств совершения отдельных действий по использованию патента, назначение патентно-технической экспертизы, оспаривание действительности патента, обоснование убытков патентообладателя и т.д.). Это, пожалуй, самое важное, что произошло в патентной системе нашей страны за последние годы. Дело в том, что само патентование в России ранее не воспринималось многими хозяйствующими субъектами (как отечественными, так и иностранными, действующими на российском рынке) как способ обеспечения прав на собственные технические разработки, так как исход патентного спора был мало предсказуем. Ведь именно возможность действенной защиты права в случае его нарушения делает право действующим, а не мертвым.

Сегодня с определенной долей уверенности можно сказать, что исход патентного спора можно достаточно точно оценить в силу предсказуемости подхода суда к основным моментам дела. Совсем недавно такое утверждение не было бы справедливым. Например, с позиций 2007 г. уже кажется невероятным, что 6 – 8 лет назад суд первой инстанции (как арбитражный, так и общей юрисдикции) мог запросто отказать в назначении патентно-технической экспертизы в деле о нарушении исключительного права на изобретение, сославшись на якобы «ясность» вопроса использования (неиспользования) патента в конкретном продукте или способе (а таких дел было достаточно).

Подведомственность и подсудность патентных споров

Как хорошо известно юристам, споры между сторонами, одна из которых –физическое лицо, рассматриваются судами общей юрисдикции. Часто бывает, что патентообладателем является физическое лицо (как правило, автор или его правопреемник). В этом случае требования такого лица к нарушителю патента подведомственны суду общей юрисдикции. Иски о защите прав на объекты интеллектуальной собственности не отнесены к подсудности мировых судей (хотя прецеденты рассмотрения у мирового судьи патентного спора были, причем это считалось имущественным спором с ценой иска менее 500 минимальных размеров оплаты труда). Поэтому надлежащим судом для предъявления такого иска является районный (или приравненные к нему городской, межмуниципальный и т.д.) суд (ст. 23 и 24 ГПК РФ).

Согласно общему правилу подсудности (ст. 28 ГПК РФ) иск надлежит подавать в суд по месту нахождения ответчика. В случае, если нарушитель – юридическое лицо, таковым признается адрес, указанный в качестве местонахождения юридического лица при государственной регистрации (так называемый юридический адрес). Если нарушение исключительного права осуществлялось филиалом юридического лица, иск может быть вчинен по месту его нахождения. Если ответчик – индивидуальный предприниматель или физическое лицо, то местом нахождения ответчика будет его место жительства (адрес регистрации по постоянному месту жительства).

Суды общей юрисдикции помимо дел о нарушении патентных прав рассматривают близкие по своему предмету гражданско-правовые споры, а именно: споры о выплате авторского вознаграждения за использование служебного изобретения, споры об авторстве и о нарушении права авторства, включая дела о возмещении морального вреда, нанесенного автору. Данным судам подведомственны также споры о нарушении или расторжении лицензионного договора, заключенного с участием физического лица в качестве лицензиара (значительно реже – лицензиата). В ряде случаев спор об авторстве изобретения, рассматриваемый в районном суде по месту жительства лица, чье авторство оспаривается, сопровождается привлечением Роспатента в качестве третьего лица.

То же правило подведомственности действует и тогда, когда районный суд в качестве суда первой инстанции (в порядке рассмотрения заявлений о признании незаконными ненормативных актов органов государственной власти) проверяет решения, вынесенные Палатой по патентным спорам. В случае оспаривания физическим лицом решения Палаты по патентным спорам, затрагивающего его права и законные интересы, либо при оспаривания иных действий (бездействия) федерального органа исполнительной власти в области интеллектуальной собственности (Роспатента) и подведомственных ему организаций, данное заявление также подлежит рассмотрению в районном суде (Дорогомиловский суд г. Москвы в случае привлечения Роспатента в качестве ответчика).

Соответственно, дела искового производства, вытекающие из нарушений патентных прав организаций, также совершенных юридическими лицами (суть экономические споры), подведомственны арбитражным судам (ст. 27 АПК РФ) и рассматриваются арбитражными судами субъектов Российской Федерации также по месту нахождения или жительства ответчика (ст. 35 АПК РФ).

Общение с коллегами показывает, что у практикующих юристов и патентных поверенных существует предвзятое отношение к обращению за рассмотрением патентного спора в суды общей юрисдикции. Почему-то считается, что судьи, перегруженные спорами граждан, и мало знакомые «с высокой материей интеллектуальной собственности», рассмотрят дело неквалифицированно. Следует опровергнуть такое огульное отношение к судам общей юрисдикции. Подобной общей закономерности не прослеживается. Существует множество примеров не просто верных, но и грамотно и очень подробно обоснованных решений судей районных судов по патентным спорам и иным делам в области интеллектуальной собственности.

Районные суды и приравненные к ним суды общей юрисдикции рассматривают иски в сроки, практически совпадающие со сроками рассмотрения в арбитражном суде первой инстанции. Можно также проследить определенную тенденцию более жесткого (в пользу автора) подхода районных судов к требованиям о возмещении морального вреда авторам (в сравнении с аналогичными требованиями о компенсации вреда, нанесенного деловой репутации юридического лица). Приведем пример для иллюстрации сказанного.

25 апреля 2007 г. Басманный районный суд г. Москвы удовлетворил иск клиентов ООО «Союзпатент» Зеновича С.М. и Стрельца Б.Х. к ОАО «Верофарм» о взыскании убытков, причиненных нарушением исключительных прав на изобретение по патенту РФ № 2229291. Суд постановил взыскать с ОАО «Верофарм» в пользу Зеновича С.М. 2 млн. 674 тыс. 812 руб. 11 коп. и компенсацию морального вреда в размере 800 тыс. руб. 00 коп., а также взыскать в пользу Стрельца Б.Х. 297 тыс. 201 руб. 31 коп. Нарушение патентных прав выразилось в изготовлении и продаже лекарственного средства «Р-Икс-1» (устраняет похмельный синдром) без разрешения патентообладателей.

Разумеется, на каждый пример можно привести контрпример, но общего вывода о предпочтительности рассмотрения дела в арбитражном суде мы сделать все же не можем. Кроме того, ряд особенностей гражданского процесса (по сравнению с арбитражным процессом) позволяет, на наш взгляд, более четко защитить патентные права именно в судах общей юрисдикции.

Среди таких особенностей можно назвать следующие.

Во-первых, в суде общей юрисдикции секретарь подробно (с отражением всех этапов заседания) ведет протокол судебного заседания, на который в установленном порядке могут быть поданы возражения. Как известно, в арбитражном процессе протокол заседания ведет председательствующий (то есть судья). Как правило, протокол готовится после заседания и, прямо скажем, не бывает слишком подробным. Часто бывает ощущение, что протокол готовился только после того, как сторона подала ходатайство о знакомстве с ним с явным намерением подать возражение. Опыт изучения протоколов заседаний арбитражного суда и подачи возражения на него показывает, что многое в таком протоколе (зачастую нарушающее процессуальные права сторон, например, о запрете диктофонной записи заседания, отказы во всевозможных устных ходатайствах, отказ в приобщении документов, объявлении перерыва для ознакомления с отзывом, представленным ответчиком в заседание и т.д.) остается за кадром.

Во-вторых, суд общей юрисдикции, как правило, более жестко следует формуле процесса в ходе судебного заседания при рассмотрении дела по существу (более формален в хорошем смысле этого понятия), что препятствует злоупотреблению процессуальными правами. Действительно, проведя предварительное заседание и собеседование со сторонами, суд общей юрисдикции непосредственно в судебном заседании более жестко связан установленным процессуальным законом регламентом.

В-третьих, отсутствие апелляционного порядка пересмотра решений районных судов при наличии кассационной проверки (с элементами пересмотра решения) позволяет сократить путь от подачи иска до получения вступившего в законную силу решения. Правда, оборотная сторона медали – сжатые сроки для обжалования (10 дней в сравнении с одним месяцем в арбитражном процессе) и бóльшая вероятность того, что ошибочное решение районного суда вступит в силу.

К безусловным преимуществам арбитражных судов как мест рассмотрения патентных споров является наличие в некоторых из них специализированных составов по интеллектуальной собственности (например, второй судебный состав Арбитражного суда г. Москвы) либо отдельных судей со специализацией в области интеллектуальной собственности. Кроме того, арбитражный процесс позволяет привлечь к рассмотрению патентных споров (за исключением дел об оспаривании решений Палаты по патентным спорам) в суде первой инстанции арбитражных заседателей, некоторые из которых имеют подготовку в сфере интеллектуальной собственности.

Следует отметить, что большинство дел о нарушении патентных прав в настоящее время рассматриваются арбитражными судами, а не судами общей юрисдикции. Это можно объяснить тем, что такие споры – суть экономические споры хозяйствующих субъектов, и патент превратился в России в мощный инструмент конкурентной борьбы. На уровне федеральных окружных арбитражных судов уже сформирован достаточно большой объем судебных решений, который может служить основой для выработки правовой позиции по аналогичным делам.

Если истец считает, что для повышения эффективности рассмотрения дела целесообразно попытаться изменить суд, рассматривающий дело в первой инстанции, то существо патентного спора позволяет применить для этого некоторые приемы, допускаемые процессуальным законодательством. Например, изменить территориальную подсудность спора. Целесообразность такого шага может быть связана с тем, что истец стремится к рассмотрению спора в ближайшем арбитражном суде для снижения транспортных и командировочных расходов (которые, однако, в рамках установленных нормативов могут быть взысканы с проигравшей стороны) либо пытается передать дело в суд, где есть специализированный состав судей по интеллектуальной собственности.

Поскольку ст. 10 Патентного закона РФ (и аналогичная ей норма четвертой части ГК) указывает, что нарушением исключительного права патентообладателя является целый ряд действий (ввоз, продажа, изготовление, предложение о продаже и т.д.) с объектом, в котором использован каждый признак независимого пункта формулы (или эквивалентный ему), то в качестве соответчиков могут быть привлечены несколько лиц, совершивших указанные действия. В данном случае, если один и тот же «запатентованный продукт» произведен одним, а продан другим лицом, то требования к этим лицам по пресечению нарушения исключительного права на данное изобретение взаимосвязаны и могут рассматриваться в рамках одного иска. Согласно части 2 ст. 36 АПК РФ иск к ответчикам, находящимся или проживающим на территориях разных субъектов Российской Федерации, предъявляется в арбитражный суд по месту нахождения или месту жительства одного из них. Например, предприятие (фирма К), расположенное в области Н, производит без согласия организации-патентообладателя продукцию, в которой использован принадлежащий последней патент. По общему правилу подсудности иск к фирме К следует вчинить в арбитражный суд Н-ской области. Но можно постараться, например, купить данную продукцию у фирмы-дистрибьютора Б в Москве. Тогда появляется возможность подать иск в Арбитражный суд г. Москвы к фирме Б и привлечь в качестве соответчика фирму К. При определенных усилиях многие товары, производимые в России, могут быть приобретены в Москве. Как указывалось выше, территориальную подсудность можно изменить обращением в суд по месту нахождения филиала, если именно на нем производят или продают продукцию, используя патент.

В случае «сильных преференций» в пользу рассмотрения дела при определенных обстоятельствах возможен выбор подведомственности суда. Например, патентообладателем является физическое лицо, а спор о нарушении патента желательно рассмотреть в арбитражном суде. В данной ситуации изменить подведомственность спора (вместо суда общей юрисдикции обратиться в арбитражный суд) можно, если использовать (если он имеется) договор исключительной лицензии с предприятием-лицензиатом.

Согласно п. 3 ст. 14 Патентного закона и нормам четвертой части ГК РФ обладатель исключительной лицензии может предъявить требования к нарушителю, если договором исключительной лицензии не предусмотрено иное. В этом случае истцом по делу будет не патентообладатель (физическое лицо), а обладатель исключительной лицензии, и дело станет подведомственно арбитражному суду (разумеется, если ответчик – организация). Патентообладатель будет привлечен к рассмотрению иска в качестве третьего лица, выступающего на стороне лицензиата без самостоятельных требований. Арбитражный процесс допускает вступление в дело физических лиц в качестве третьих лиц.

Приведем пример такого изменения подведомственности.

6 мая 2006 г. Федеральный арбитражный суд Московского округа принял решение в пользу ОАО «Щелковский витаминный завод» (обладателя исключительной лицензии по патенту РФ № 2229291) и оставил в силе ранее принятые решение Арбитражного суда г. Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда о нарушении исключительных прав по патенту РФ № 2229291 на лекарственное средство. Судом кассационной инстанции подтверждено отсутствие у ответчика – ЗАО «Верофарм» права преждепользования как обоснования правомерности производства лекарственного средства «Р-Икс-1» (в котором использован патент РФ № 2229291). Практическим результатом длительного судебного процесса между ОАО «Щелковский витаминный завод» и ЗАО «Верофарм» было запрещение на производство и продажу в России лекарственного средства «Р-Икс-1», вместо которого в настоящее время на рынке представлено лекарственное средство «Зорекс». Обращение в арбитражный суд обладателя исключительной лицензии (ОАО «Щелковский витаминный завод») имело альтернативой иск в Басманный районный суд г. Москвы патентообладателей (являющихся авторами) Зеновича С.М., Стрельца Б.Х. Используя вступившее в силу решение арбитражного суда о нарушении патента как преюдициальный факт, патентообладатели в дальнейшем обратились за взысканием убытков в указанный районный суд.

С вступлением в силу четвертой части ГК РФ возникает странная ситуация с «двойным» владением исключительным правом на изобретение. Дело в том, что в ГК указано на наличие у автора исключительного права на изобретение (полезную модель, промышленный образец). При этом как самостоятельное право указано, что автор имеет право на получение патента. Кроме того, согласно Кодексу патентообладатель также имеет исключительное право. Отдельно Кодекс предписывает, что автор (соавторы) могут защищать данные права в суде. На наш взгляд, такой подход нового патентного законодательства представляет собой явную ошибку с трудно предсказуемыми последствиями. Однако для раскрытия темы настоящей статьи отметим лишь, что изменить подведомственность спора с 1 января 2008 г. станет достаточно просто. Автор (физическое лицо) всегда сможет предъявить иск о защите исключительного права в суд общей юрисдикции и потребовать рассмотрения дела о нарушении исключительного права на изобретение там. В случае, если патентообладатель и нарушитель будут юридическими лицами, это меняет подведомственность спора с арбитражного суда на суд общей юрисдикции.

Исковые требования и предмет доказывания в делах о нарушении исключительного права на изобретение

Важным условием успешного исхода дела о защите нарушенного исключительного права на изобретение (полезную модель, промышленный образец) является правильное формулирование исковых требований (исходя из характера нарушения, допущенного ответчиком и собранных истцом доказательств).

Защита существующего права проводится в случае его нарушения. То есть по общему правилу требовать защиты права путем запрета ответчику совершать определенные действия истец может лишь в случае, если его субъективное право нарушено конкретным действием ответчика или из-за действий ответчика существует реальная угроза нарушения субъективного права. Из этого условия следует очень простой вывод, который, к сожалению, не всегда прослеживается в подаваемых исках по патентным спорам. Конкретные действия ответчика, нарушающие субъективное право истца как патентообладателя, а именно: ввоз либо продажа, либо предложение о продаже, либо изготовление и т.д. «запатентованного» продукта (либо использование «запатентованного» способа) должны быть надлежащим образом доказаны истцом. Именно запрета совершения таких («доказанных») действий в дальнейшем и может требовать истец.

Например, истец представил в суд доказательства продажи ответчиком «запатентованного» продукта «К». При этом свое единственное исковое (нематериальное) требование истец сформулировал так: «Запретить ответчику ввозить, продавать, делать предложения о продаже, изготовлять продукт «К».

Суд в удовлетворении такого требования по общему правилу должен отказать. Отказ в удовлетворении данного иска следует в силу недоказанности обстоятельств совершения ответчиком совокупности указанных действий (например, ответчик не ввозил и не изготовлял продукт «К»). В данном случае удовлетворение такого требования судом, безусловно, не было бы обоснованным. При этом суд не может самостоятельно изменить формулировку исковых требований. Если бы ответчик сформулировал несколько нематериальных требований (уплатив, соответственно, пошлину за каждое из них), то иск был бы удовлетворен частично (запрет ответчику продавать продукт «К»).

Определившись с исковыми требованиями, необходимо правильно обозначить предмет доказывания, то есть факты, которые указывают на нарушение субъективного права истца. Такие факты, составляющие предмет доказывания, должны подкрепляться истцом допустимыми и достаточными доказательствами. Например, по мнению истца (патентообладателя патента «№»), ответчик (оптовый магазин) продает «запатентованный» продукт «К» (продукт, в котором использован патент «№»). Заявив исковое требование в виде: «Запретить ответчику продавать продукт «К», истец должен доказать три «позитивных» юридических факта:

1) истец обладает действующим исключительным правом на изобретение по патенту «№»;
2) ответчик продавал продукт «К»;
3) в продукте «К» использован патент «№».

При этом истцу необходимо помнить, что должны отсутствовать обстоятельства, исключающие нарушение его права, так называемые «негативные» факты. О некоторых таких фактах истец может и должен знать до подачи иска (например, исчерпании прав, если продукт «К» ранее вводился в оборот лицензиатом по лицензионному договору по патенту «№»). О других таких обстоятельствах (наличие у ответчика права преждепользования или послепользования) скорее всего станет известно лишь после выбора ответчиком своей правовой позиции. При этом бремя доказывания позитивных фактов в любом случае лежит на истце. Сославшись на существование «негативных» фактов, ответчик будет вынужден их доказать.

Какие надлежащие доказательства подтвердят суду факты 1) – 3)?

Факт 1) подтверждается в суде оригиналом патентной грамоты и справкой Федерального института промышленной собственности о действии патента на текущий (очередной) год. Нелишне напомнить, что ежегодная пошлина за поддержание патента в силе уплачивается в течение последних двух месяцев текущего года (считая от даты подачи заявки). При этом в течение последующих шести месяцев ежегодная пошлина может быть уплачена с 50%-ным штрафом.

Надлежащим доказательством факта 2), то есть продажи продукта «К» оптовым магазином, будет только письменное доказательство. Например, договор купли-продажи, кассовый и товарный чек и т.д. В силу прямого указания закона доказывание факта совершения сделки (купля-продажа) между юридическими лицами или между юридическим и физическим лицом свидетельскими показаниями не допускается. То есть всевозможные свидетельские показания (в том числе заверенные у нотариуса до подачи иска в суд в порядке обеспечения доказательств) являются недопустимыми доказательствами.

Надлежащим и достаточным доказательством обстоятельств факта 3) является патентно-техническая экспертиза, назначаемая в соответствии с процессуальным доказательством судом. Также возможен вариант, когда ответчик, понимая, что патент использован, и полагая, например, что у него есть право преждепользования, не возражает против данного обстоятельства. В этом случае согласие сторон о факте использования патента должно быть закреплено в соответствии со ст. 70 АПК РФ (с подписанием представителями сторон протокола судебного заседания с указанным утверждением истца и согласием ответчика).

К сожалению, патентно-техническая экспертиза по-прежнему остается наиболее «спорным» моментом в деле о нарушении патента. Это связано со следующими положениями, определяющими особенность назначения и проведения патентно-технической экспертизы:

возможностью использования теории эквивалентов при определении факта использования патента, что дает эксперту значительную или даже чрезмерную «свободу усмотрения». (В практике автора были дела, когда эксперт называл эквивалентными круглую и квадратную опорные пластины или писал об эквивалентности «совокупности» признаков, так как в рассматриваемом веществе отсутствовал один из компонентов – признаков независимого пункта формулы и т.д.);

процедурой «предложения» кандидатуры экспертов сторонами, не исключающей возможной заинтересованности эксперта в результатах экспертизы, так как эксперт зачастую «общается» со стороной, предлагающей его кандидатуру;

отсутствием действенных механизмов объективной проверки мнения эксперта (в рамках процесса) и реальной ответственности эксперта за выдачу сомнительного (или не вызывающего сомнений в ошибочности) заключения. Предупреждения об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения являются объективно неработающими (в приведенном примере о квадратных и круглых опорах эксперт-патентовед (кстати, по образованию медик(!)) на все доводы адвокатов о принципиально разных механических свойствах разных по форме опор и невозможности считать их эквивалентами упорно произносил «заклинание»: «Я как эксперт так считаю!», и суд согласился с таким выводом и «заклинанием» медика;

суды, как правило, критически не оценивают содержание заключения эксперта и основывают решение на его заключении.

В качестве возможных средств «минимизации» (но, к сожалению, не исключения) правовых последствий неверного заключения (вследствие неквалифицированности или ангажированности эксперта) можно предложить:

   ходатайствовать о назначении комиссионной патентно-технической экспертизы (ст. 84 АПК РФ);
   письменно представить объяснения стороны (ст. 81 АПК РФ) по результатам исследования заключения эксперта с четким указанием на его явные ошибки, желательно, не перегружая текст техническими подробностями;
   ходатайствовать о вызове эксперта на заседание и его допросе (п. 3 ст. 86 АПК РФ);
   ходатайствовать о назначении повторной комиссионной патентно-технической экспертизы в апелляционной инстанции.

Доказывание убытков в делах о нарушении исключительного права на изобретение

Следует отметить, что существует значительная трудность в доказывании убытков в делах о нарушении исключительного права на изобретение. В отличие от законодательства, регулирующего защиту авторского права и исключительного права на товарный знак, действующее патентное законодательство не предусматривает института «компенсации» за нарушение права. К сожалению, нет такого положения и в четвертой части ГК РФ.

Таким образом, убытки в патентных спорах подлежат доказыванию в общем порядке, установленном гражданским законодательством. Возмещению согласно ст. 15 ГК РФ подлежат реальный ущерб и упущенная выгода. Очевидно, что при нарушении прав патентообладателя реальный ущерб (расходы на восстановление нарушенного права), как правило, отсутствует (не следует путать реальный ущерб с компенсацией судебных расходов). Размер упущенной выгоды должен быть обоснован и доказан.

Практика показывает, что попытки обосновать упущенную выгоду как не полученные патентообладателем лицензионные платежи в большинстве случае не поддерживается судами. Наиболее прямой путь – взыскание в качестве упущенной выгоды незаконно полученного дохода, однако у него множество объективных и субъективных препятствий. Объективным препятствием можно, например, назвать трудность установления части стоимости реализуемой ответчиком продукции, обусловленной «вкладом» изобретения. Ну и, конечно, ответчик крайне неохотно раскрывает документы о полученном доходе. В законе нет процессуальных способов заставить его это сделать.

В рамках данной статьи трудно подробно изложить все приемы и ухищрения, к которым приходится прибегать для обоснования и доказывания размеров убытков и других основных аспектов правовой позиции стороны в патентном споре, каждый из которых заслуживает отдельного детального разговора. Да и задача ставилась другая – системно изложить основные подходы к подобным делам. Полагаем, что быстро растущий объем судебной практики позволит патентным поверенным организовать интересное и полезное обсуждение.