Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 


Федерация Защиты Правообладателей

Появятся ли на российском рынке «патентные тролли»?

Джермакян Валерий Юрьевич

Несколько лет назад в американском патентном сленговом языке появился новый термин — «патентный тролль». Попробуем разобраться, что это за американское чудо и не станет ли оно «Чудо-Юдой» для развивающегося российского рынка.

Для начала определимся, какой смысл придается данному термину.

И взрослые и дети знают, кто такие сказочные тролли (гномы) из скандинавских сказок и чем они занимались, но патентные тролли — это не сказочные персонажи.

Под «патентными троллями» понимаются фирмы, деятельность которых заключается не в разработке и производстве новой продукции, а в приобретении за относительно небольшую цену патентов, касающихся различных находящих спрос у потребителей усовершенствований объектов техники. С помощью полученных патентов они угрожают блокировать несанкционированное их использование другими фирмами, производящими соответствующее оборудование, если они не согласятся на приобретение лицензии и отчисления определенных роялти.

На первый взгляд, ничего предосудительного и противозаконного в их действиях нет.

Каждый имеет право купить патент у его владельца и далее использовать все три составляющие права собственности, а именно — владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими правами.

Собственник прав на объекты интеллектуальной собственности вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащих ему прав любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в т. ч. отчуждать свои права в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения правами, отдавать права в залог и обременять их другими способами, распоряжаться ими иным образом.

К таким исключительным правам обычно относится право изготовлять, использовать, предлагать к продаже, продавать и импортировать запатентованные изделия, а также право использовать запатентованный способ и право изготовлять, использовать, продавать и импортировать изделия, полученные с помощью запатентованного способа.

Какие конкретные действия фирм — «патентных троллей» не получили одобрения американской общественности и не были в конечном итоге поддержаны Верховным судом США?

Ознакомим читателей с размещенным на многих сайтах Интернета переводом статьи Ричарда Уотерса «Патентный тролль» (03.05.2006, источник — газета «Ведомости»), в которой в сконцентрированном виде изложены интересующие нас проблемы.

Бывший директор по технологиям Miscrosoft Натан Мирвольд переквалифицировался в предприниматели. Его компания Intellectual Ventures намерена оптом скупать патенты и грозит судами тем, кто использует чужие идеи незаконно. Ему уже удалось привлечь свыше $300 млн.

Натан Мирвольд, бывший палеонтолог, бывший квантовый физик, шеф-повар-любитель, 14 лет своей жизни отдал Microsoft, где дорос до поста директора по технологиям. А потом ушел из корпорации и вместе с сослуживцем Эдвардом Джангом основал инвестиционный фонд Intellectual Ventures, который аккумулирует тысячи патентов в сфере информационных технологий (ИТ).

Сам Мирвольд считает себя архитектором принципиально нового рынка — рынка идей, а его многочисленные оппоненты называют его заводилой шайки беспринципных дельцов, которые обогащаются за счет лазеек в патентно-правовой системе США. Критики называют Мирвольда и ему подобных «патентными троллями».

Их бизнес-модель проста. Они скупают по бросовым ценам патенты на технологические решения у компаний-неудачников. А затем ждут, пока какая-нибудь крупная и успешная компания не применит схожую технологию в надежде отсудить многомиллионные компенсации.

Сам Мирвольд утверждает, что изобретения могут быть должным образом оценены только на открытом рынке идей, где их можно будет покупать и выставлять на продажу. Даже критики Intellectual Ventures согласны, что свободный рынок идей может стать влиятельной экономической силой. На этом точки соприкосновения и заканчиваются.

Сомнительное происхождение

Все, что касается деятельности Intellectual Ventures, покрыто мраком тайны, поэтому недруги Мирвольда поспешили раскритиковать его интеллектуальные притязания.

«Невозможно понять, как именно компания расходует средства, привлеченные на приобретение патентов», — говорит Стивен Мебиас, юрист по интеллектуальной собственности компании Foley & Lardner. Мирвольд сообщает только то, что компания владеет фондом патентов, в том числе патентами, полученными от 50 американских университетов, а также напрямую финансирует нескольких изобретателей. Точный объем активов компании неизвестен, но предполагается, что компания получила более $300 млн для поддержки своих инвестиций и контролирует 3000 - 5000 патентов.

Критику в адрес Intellectual Ventures также вызывают ее инвесторы. Имена несколь ких крупных компаний, включая Microsoft, Intel и Nokia, упоминались в связи с Intellectual Ventures, хотя ни одна из компаний не подтвердила своего участия. По одной из версий, гиганты отрасли используют Intellectual Ventures, чтобы снизить риск подобных исков против себя.

Частичная собственность

Intellectual Ventures оплачивает работы 25 изобретателей, в том числе содержит 3 — 4 штатных сотрудника. Эти люди работают над идеями, которые смогут принести компании прибыль через пять лет, — вполне приемлемый срок для венчурных капиталистов, утверждают в Intellectual Ventures. Но критики называют эти планы несерьезными.

Истинная цель компании — скупка старых патентов с целью организации судебных процессов против успешных компаний.

«Они пытаются окружить себя ореолом солидности», — заявил один из специалистов. Задачу Intellectual Ventures значительно облегчают простота получения патентов и драконовские меры, которые дают их владельцам «незаслуженную» рыночную власть и позволяют получать огромные компенсации в случае незаконного использования идей. На ее стороне и сложившаяся годами практика использования интеллектуальной собственности в отрасли информационных технологий (ИТ). Например, производитель микропроцессоров Intel при создании микрочипа черпает интеллектуальную собственность из многих источников, говорит профессор Стэнфордского университета Марк Лемли.

В результате, оспорив права только на один из элементов микросхемы, можно добиться остановки работ над целыми семействами продуктов.

«Для Intel цена вопроса не сводится только к стоимости одного спорного элемента», — говорит Лемли.

Не иском единым

Мирвольд утверждает, что угроза подать в суд — это один из немногих способов поставить на место могущественные корпорации.

«Судебное разбирательство — это чудовищная идея, — признает он. Оно стоит огромных денег».

Но даже противники Мирвольда признают, что права изобретателей в сфере высоких технологий недостаточно защищены. Так, некоторые крупные компании запрещают своим инженерам проверять патенты на предмет возможного нарушения прав. Дело в том, что если эксперты компании ошибутся и признают, что ничьи права не нарушены, а суд впоследствии установит обратное, то санкции, наложенные на компанию, будут увеличены минимум втрое.

«Многие знают, что неправомерно пользуются патентами», — говорит Мирвольд, добавляя, что крупные компании готовы вновь и вновь обманывать изобретателей, даже если это грозит им судебным иском. В шквале критики, обрушившемся на его компанию, Мирвольд не видит ничего удивительного. Каждый раз, когда на рынке появляется новый продукт, он угрожает уже существующим компаниям, говорит Мирвольд, Судя по негативной реакции, вызванной появлением Intellectual Ventures, многие считают, что теперь они под угрозой.

Публикации в прессе свидетельствуют о том, что на американском рынке существует множество компаний, единственным и весьма прибыльным занятием которых является скупка всевозможных патентов и последующее предъявление исков крупным фирмам, производящим соответствующее оборудование.

Деятельность данных компаний, паразитирующих, по мнению некоторых американских юристов, на патентном законодательстве и получивших название — «патентные тролли»[1], построена на злоупотреблении патентным правом вопреки общественным интересам, с чем 15 мая 2006 года согласился и Верховный суд США, вынесший решение о необоснованности претензий компании MercExchange к крупнейшему интернет-аукциону eBay, который обвинялся в нарушении патента на схему аукциона с фиксированной ценой.

Верховный суд США решил, что подобные конфликты не должны решаться запрещением выпуска продукции или принуждением внесения в нее таких изменений, которые формально обеспечивают патентную чистоту продукции.

Верховный суд США установил, что решением спора может быть только денежная компенсация, установление которой также не может производиться автоматически.

Иными словами, как пишут зарубежные специалисты: «перед жертвами патентных троллей уже не висит дамоклов меч прекращения бизнеса, и по чудовищной аморальной практике патентного шантажа наконец-то нанесён мощный удар».

В США действует прецедентное право, и решение Верховного суда США по данному спору будет иметь абсолютное значение для правоприменительной практики, т. к. является обязательным для применения в аналогичных ситуациях судами нижестоящих инстанций во всех штатах.

Если судом будет установлено, что запатентованные изобретения не играют существенную роль в продукте, т. е. как видится, представляют собой относительно небольшие усовершенствования или дополнения, без которых продукт существовал и далее может существовать на рынке, а дело было возбуждено с целью добиться, по существу, денежной компенсации, санкции на основании патентного законодательства по запрету выпуска продукции, формально не обладающей патентной чистотой, не должны применяться, поскольку это противоречит общественным интересам.

Этот вывод Верховного суда США подтвердил возможность пресечения злоупотребления патентным правом, если его применение противоречит общественным интересам.

Такую точку зрения высказали четверо судей Верховного суда США.

«Если запатентованная технология играет в новом продукте лишь незначительную роль, а претензии правообладателя имеют цель лишь добиться преимущества на переговорах, не следует применять санкции, поскольку это не соответствует общественным интересам, — написал от имени четырех судей Энтони Кеннеди. — В таких случаях достаточно будет назначить сумму денежной компенсации».

Трое других судьей, включая верховного судью, полагают, что денежные компенсации должны присуждаться во всех случаях, когда нарушения патентов доказаны.

Решение, принятое Верховным судом США, однозначно ориентирует стороны спора к досудебному разрешению подобных конфликтов и ограничивает возможность судебного давления и угроз закрытия производства со стороны «патентных троллей» на производителей продукции.

Что ни говорите, но решение Верховного суда США напоминает выражение «И волки сыты, и овцы целы».

А разве это так плохо в стране рыночных отношений? Или нужно обязательно догрызть друг друга?

Наши граждане тоже не лыком шиты, и погреть руки на несовершенстве российского патентного законодательства нашлось не так уж мало лиц.

Вспомним хотя бы нашумевшие в прессе «зонтичные патенты», «спекулятивные заявки», «бутылочные патенты» и прочие злоупотребления патентным правом.[2]

Но «патентные тролли» — это не российские «зонтичники», обманувшие патентных экспертов и получившие патенты, которые при грамотном опротестовании «трещат по всем швам» и прекращают свое действие.

«Патентные тролли» скупают действующие патенты на интересные изобретения, авторы которых не в состоянии сами реализовать их. И патенты эти выданы без обмана патентных экспертов, с вполне адекватными уровню техники формулами изобретений.

Суть многих из таких изобретений заключается в том, что они не направлены на создание принципиально новых объектов техники, а могут найти свою реализацию в таких из них, которые уже завоевали высокую репутацию на рынке. Это, как правило, различные дополнительные опции и иные расширения функциональных возможностей.

Потребители объектов техники, имея возможность выбора, всегда покупают более совершенные из них, даже если многие опции (функциональные возможности) в жизни не будут ими использованы.

Такова сущность человека, получившего наконец возможность выбора товаров.

«Патентные тролли» ждут, пока крупные фирмы начнут использовать такие изобретения, и, дождавшись выпуска достаточно больших партий, когда производство уже невозможно остановить, предъявляют к нарушителям свои иски.

Обратите внимание, что все эти действия и процедуры полностью основаны на патентном праве, и просто так расправиться с «патентными троллями» не представляется возможным, как бы этого ни хотелось многим.

Верховный суд США принял поистине «Соломоново решение», поставив во главу угла интересы не спорящих сторон, а интересы общества в целом в лице потребителей товаров.

Если ранее нарушителям патентных прав грозил запрет производства объектов техники, то теперь они спасены от этого и будут только расплачиваться, производя объекты техники и далее без приобретения соответствующих патентных прав.

«Это решение означает важную победу для инновационных компаний и для потребителей, — говорит Роберт Холлиман, президент ассоциации Business Software Alliance (BSA), в которую, в частности, входят корпорации Microsoft и Intel. — Патентные тролли и прочие участники рынка, злоупотребляющие правовой системой, оказались в проигрыше».

В какой-то мере решение американского суда о возможности использования изобретения с выплатой компенсации, но без получения согласия патентообладателя на использование запатентованного изобретения напоминает положение пункта 4 статьи 13 Патентного закона РФ, в соответствии с которым — «в интересах национальной безопасности Правительство Российской Федерации имеет право разрешить использование изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя с его уведомлением об этом' в кратчайший срок и выплатой ему соразмерной компенсации».

Интересы национальной безопасности, бесспорно, являются «общественными интересами», но общественные интересы не всегда направлены на соблюдение национальной безопасности. Это не каламбур.

Если в интересах национальной безопасности право российского патентообладателя запрещать использование изобретения может быть ограничено на основании вышеуказанной статьи Патентного закона РФ, но с обязательной выплатой компенсации, защита иных общественных интересов таким путем не предусмотрена.

Соразмерность компенсации за использование изобретения в вышеописанных ситуациях, скорее всего, будет определяться среднестатистическими размерами роялти, которые могли быть выплачены при заключении Лицензионного договора или договора об уступке патента на подобные изобретения.

Представляется, что «патентные тролли» не проиграли, а отстояли право на осуществление своего бизнеса, но в рамках «приличия», установленных Верховным судом США.

Американская Фемида не осудила и не наложила запрета на бизнес «патентных троллей», т. к. никто не должен безнаказанно нарушать чужие патенты, и все понимали, что под таким правовым лозунгом и конкретными действиями «патентные тролли» всегда будут поддержаны изобретателями и многими фирмами, по финансовым возможностям не способными ни реализовывать некоторые свои изобретения, ни защищать свои права на них в дорогостоящих судебных спорах.

Появятся ли в России национальные «патентные тролли», готовые вначале вложить свой капитал в раскрутку бизнеса, а потом пожинать его плоды, — покажет время.

Но предпосылки для этого, после вступления России в ВТО, появятся, т. к. возрастут размеры пошлин за патентование для российских граждан и юридических лиц.[3] Рост размера пошлин для россиян произойдет в результате снятия двойной шкалы и предоставления одинаковых режимов взимания пошлин для «своих» и для «чужих». Это одно из основных условий функционирования ВТО, участники которой обязаны предоставлять равные права в отношении взимания тарифов и пошлин на своей территории всем заявителям, без деления на «своих» и «чужих».

Наивно думать, что Роспатент и иные государственные органы снизят пошлины для всех заявителей до уровня нынешних — рублевых. Такие суммы не компенсируют затрат ведомства на функционирование патентной системы в стране, и она рухнет. А этого допустить нельзя.

Введение общих для всех заявителей льгот по уплате пошлин (льготы для малых предприятий, или физических лиц, или иных категорий заявителей) также не спасет многие российские научные учреждения, которые и так практически не патентуют свои изобретения.

Так что появление российских «патентных троллей», желающих вкладывать свои деньги в такой бизнес, естественно с выгодой для себя, и скупающих оптом и в розницу патенты, не такая уж и невероятная вещь.

Лишь бы наши патентные тролли «не перегнули палку», манипулируя патентными правами, и не преступили грань общественных интересов.

Не следует забывать, что статью 10 относительно злоупотребления правом никто в Гражданском кодексе Российской Федерации не отменял, и она может применяться к патентам так же, как она уже применяется в отношении товарных знаков[4].

Не следует пренебрегать и практикой российских судов в отношении соразмерности обеспечительных мер, заявляемых в делах, связанных с нарушением патентных прав.

Один поучительный пример приведем ниже[5].

ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока» обратилось в Арбитражный суд Самарской области с иском к ОАО «Самарский трансформатор» и ОАО «Торговый Дом «Самарский трансформатор» о пресечении нарушения прав патентообладателя на полезную модель, промышленный образец и возмещении убытков.

Определением суда от 15.07.2003, оставленным без изменения Постановлением апелляционной инстанции от 03.09.2003, исковое заявление возвращено истцу.

Одновременно истцом было заявлено ходатайство об обеспечении иска в виде:

1) наложения ареста на оборудование и документацию, находящиеся у ответчиков: сертификат соответствия изделий, документы внутрискладского учета о количестве выпущенных изделий, книги учета готовой продукции, справки ОТК ОАО «Самарский трансформатор» относительно количества изготовленных трансформаторов, бухгалтерские проводки по реализации трансформаторов, счета-фактуры по реализации трансфорт маторов, список всех предприятий-контрагентов, которые приобрели продукцию в период 2000 — 2003 гг., все ежедневные ведомости сдачи продукции на склад в период с 2000 г. по настоящее время, все ежемесячные формы «1-П» о количестве произведенной продукции, сдаваемые в Областное статистическое управление, журналы учета продукции ОТК по изделиям, а также готовую продукцию — трансформаторы типа ТПК 10, ТШЛП 10, ТШЛП 10-1, находящиеся на складах у ответчиков ОАО «Самарский трансформатор» и ООО «Торговый Дом «Самарский трансформатор»;

2) запрещения ответчикам производить и совершать любые действия по введению в гражданский оборот трансформаторов типа ТПК 10, ТШЛП 10, ТШЛП 10-1, которые производятся в настоящее время ОАО «Самарский трансформатор», до вступления в силу решения суда;

3) возложения на ответчиков — ОАО «Самарский трансформатор» и ООО «Торговый Дом «Самарский трансформатор» — обязанности по хранению в неизменном виде и исключению порчи, ухудшения состояния трансформаторов типа ТПК 10, ТШЛП 10, ТШЛП 10-1, находящихся у них, на момент принятия предварительных мер; передачи всего спорного имущества: всех контрафактных экземпляров трансформаторов типа ТПК 10, ТШЛП 10, ТШЛП 10-1; любых модификаций документации, указанной выше в п. 1, технологического регламента производства, оборудования и литьевых форм для производства этих трансформаторов — на хранение истцу.

Определением Арбитражного суда Самарской области от 15.07.2003 в принятии указанных мер по обеспечению иска отказано.

Постановлением апелляционной инстанции от 03.09.2003 определение оставлено без изменения.

Судебные акты мотивированы тем, что принятие указанных истцом мер может фактически привести к приостановке деятельности предприятий и причинению значительного ущерба ответчикам, что явно не соответствует требования ч. 2 ст. 91 АПК РФ о соразмерности обеспечительных мер заявленным требованиям.

В кассационной жалобе заявитель — Открытое акционерное общество «Свердловский завод трансформаторов тока», г. Екатеринбург, — просит определение от 15.07.2003 и Постановление от 03.09.2003 об отказе в принятии- обеспечительных мер отменить, заявление о принятии мер обеспечения иска удовлетворить, ссылаясь на необоснованность обжалуемых судебных актов.

Проверив законность обжалуемых определения и Постановления в соответствии со ст. 274, 286, 290 АПК РФ, судебная коллегия не находит оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

В соответствии с ч. 2 ст. 90 АПК РФ обеспечительные меры допускаются на любой стадии арбитражного процесса, если непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, а также в целях предотвращения значительного ущерба заявителю. Согласно ч. 2 ст. 92 АПК РФ обеспечительные меры должны быть соразмерны заявленному требованию.

Затруднительность или невозможность исполнения судебного акта в случае непринятия обеспечительных мер истцом документально не доказана.

Такие обеспечительные меры, как наложение ареста на оборудование, документацию, готовую продукцию ответчиков и передача истцу на хранение всего спорного имущества, в том числе технологического регламента производства, оборудования, литьевых форм для производства спорных типов трансформаторов, являются явно несоразмерными заявленным исковым требованиям, поскольку ведут к приостановке производства на предприятиях ответчиков и причинению им в результате значительного ущерба.

На основании изложенного, руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 287, ст. 289, ст. 290 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд кассационной инстанции ПОСТАНОВИЛ:

определение от 15.07.2003 и Постановление апелляционной инстанции от 03.09.2003 Арбитражного суда Самарской области по делу № А 55-7968/03-19 оставить без изменения, кассационную жалобу — без удовлетворения.

Это решение покруче американского, оставившего патентным троллям хотя бы возможность получения компенсации.


[1] К «патентным троллям» в зарубежных публикациях относят такие фирмы как Acacia Technologies, NTP, Rate Technologies, Intellectual Ventures и другие.
[2] В. Джермакян. Спекулятивные заявки, зонтичные патенты и последствия обмана патентного ведомства. М: ИНИЦ, издания 2004 и 2005 годов.
[3] Сейчас действует двойная шкала взимания пошлин: в рублях — для россиян, и в долларах США — для иностранцев. Например, за подачу заявки на изобретение (не более 25 пунктов формулы) россиянин заплатит 600 руб., а иностранец — 200 долл. США.
[4] См. судебные дела в отношении товарных знаков №163878 Metrinch, №190453 ФЕАНОР FEANOR, №162904, 162906, 162907 PLASTIPAK, DISCARDIT, DISCARDPLUS, № 265415 СТЭЛ, № 238373, 238373 PLATINUM.
[5] Постановление Федерального Арбитражного суда Поволжского округа (кассационная инстанция) по делу от 18.12.2003 года № А55-7968/03-19.