Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 



Что нас ждет в арбитражной практике при разрешении споров о нарушении прав на товарный знак

Лабзин

М. ЛАБЗИН. Юридическая фирма «Лабзин и партнеры» (Москва)

14 марта 2006 года Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ принял Постановление № 13421/05 по делу о нарушении прав на товарный знак «Спартак». Некоторые содержащиеся в этом Постановлении выводы носят общий характер. Причем они настолько новые и важные, что данное Постановление скорее всего займет особое место среди судебных актов ВАС РФ по делам об интеллектуальной собственности. В этой сфере оно будет иметь такое большое практическое значение, какое не имело до этого никакое другое Постановление Президиума ВАС РФ. Поэтому мы не могли обойти вниманием этот важный момент в развитии правоприменительной практики.

Сначала кратко изложим суть дела и отметим основные противоречия в позициях сторон.

Международное физкультурно-спортивное общество «Спартак» имени Николая Петровича Старостина – правообладатель словесного товарного знака «СПАРТАК» (№ 176206) – предъявило иск к Комитету по физической культуре, спорту и туризму Луховицкого района  Московской области (далее – «Комитет») и к муниципальному учреждению «Футбольный клуб «Спартак» г. Луховицы» (далее – ФК «Спартак»). В своем иске истец указал на то, что его право на товарный знак нарушается использованием слова «СПАРТАК» в названии стадиона, находящегося на балансе Комитета, на билетах и в программах футбольных матчей, в наименовании ФК «Спартак», в информации, помещенной в телефонном справочнике, содержащей указания на стадион «Спартак» и футбольный клуб «Спартак».

Как можно предположить исходя из Постановления Президиума ВАС РФ, ФК «Спартак» ссылался на право использовать свое наименование, защищаемое ст.54 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). Ответчики также указывали,   что стали использовать название «Спартак» до даты приоритета товарного знака и что  Свидетельство истца не содержит перечня услуг, под которые подпадает их деятельность.

Суды всех трех инстанций в иске отказали.

 Отменяя состоявшиеся судебные акты, ВАС РФ в очередной раз указал на обстоятельства, которые подлежат установлению в ходе судебного следствия по делам о нарушении прав на товарный знак, а именно на то, что необходимо сравнить товарный знак и используемое ответчиками обозначение, определить объем правовой охраны товарного знака и установить, используется ли он в гражданском обороте и не создается ли при этом опасность смешения деятельности нескольких субъектов. Последнее указание заставляет юристов более тщательно подходить к анализу однородности товаров (услуг) и исходить при этом из общей цели правового регулирования – не допустить смешения деятельности субъектов.

Однако, оценивая объем правовой охраны товарного знака, суды сослались на то, что перечень товаров и услуг в Свидетельстве на товарный знак не содержит таких позиций, как название стадиона и футбольной команды.

Следуя высказанной позиции об общей цели анализа однородности товаров и услуг, ВАС РФ отметил, что в свидетельствах указываются родовые понятия, включающие в себя несколько видов деятельности, и что в соответствии со ст. 2 Ниццкого соглашения о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15.06.1957 г. такая классификация не имеет решающего влияния на оценку однородности. В частности, как указал ВАС РФ, продажа билетов, распространение программ, информирование общественности об участниках и фактическом месте проведения мероприятий, проведение спортивных первенств будут подпадать по указанные в Свидетельстве на товарный знак термины «организация массово-зрелищных мероприятий, соревнований» и «публикация текстовых материалов».

Сделанный исходя из этого вывод о том, что услуги ответчиков однородны услугам, указанным в Свидетельстве на товарный знак, понятен любому юристу и патентному поверенному, специализирующихся на товарных знаках. Кроме того, подход к определению однородности товаров и услуг без учета классов МКТУ в качестве решающего фактора давно прослеживался не только в арбитражной, но и в экспертной практике ФИПС. Гораздо интереснее два других общих вывода высшей судебной инстанции.

Анализируя поддержанную судами позицию ФК «Спартак» состоящую в  том, что он в силу ст. 54 ГК РФ имеет исключительное право на использование своего фирменного наименования, ВАС РФ указал, что согласно этой статьи право на фирменное наименование возникает лишь у коммерческих предприятий, а ответчик является некоммерческой организацией, и потому это право на него не распространяется. ВАС РФ пошел дальше этого формального довода против позиции ответчика и с учетом ст. 10 bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности вывел следующее общее правило, касающееся использования чужих товарных знаков в наименованиях организаций:

«Использование без разрешения владельца товарного знака того же обозначения в наименовании другого юридического лица, которому разрешено осуществлять коммерческую деятельность того же рода, что и деятельность правообладателя, может нарушить исключительное право на использование товарного знака в гражданском обороте, поскольку может вызвать смешение разных субъектов предпринимательской деятельности и создать впечатление о наличии связей или особых отношений между общественной организацией – обществом «Спартак» – и ответчиками (например, о членстве в общественной организации)».

На момент вынесения обсуждаемого Постановления автору настоящего комментария не было известно ни одного судебного акта уровня кассационной инстанции, которым  использование полного фирменного наименования с включенным в него чужим знаком было бы признано нарушением прав на товарный знак. При этом мы всегда очень внимательно относились к арбитражной практике в части столкновения исключительных прав на фирменное наименование и товарный знак – см. обзор такой практики в «ИС. Промышленная собственность. №12, 2004». Но даже указанное в этом обзоре Постановление ФАС по делу «ЗАО «АКОС» против ООО «АКОС-2» и ЗАО «Находка-АКОС», отличившееся признанием в рассмотренном деле полного фирменного наименования «формой нарушения прав на товарный знак», затем, при рассмотрении дела по второму кругу, было фактически заменено другим.

Новое Постановление того же суда по тому же делу содержало уже мотивировочную часть, вписавшуюся в общий подход к разрешению таких споров, а именно: использование полного фирменного наименования не является нарушением прав на товарный знак.

Как видно, Президиум ВАС РФ вновь возвращает нас к тому соображению, что даже полное фирменное наименование при соответствующих обстоятельствах дела может нарушать права на товарный знак. И этот подход, прежде отвергнутый арбитражной практикой, теперь может найти применение в таких делах под влиянием обсуждаемого Постановления Президиума ВАС РФ.

Но самым интересным, важным для практики и даже неожиданным является вывод Президиума ВАС РФ, касающийся довода об использовании ответчиками названия «Спартак» до даты приоритета товарного знака. Причем суд отметил, что использование этого названия до даты приоритета осуществлялось другими лицами, и только потом стадион был передан Комитету и был учрежден ФК «Спартак». Поэтому в данном деле ВАС РФ мог бы и обойтись без высказывания приведенного ниже вывода. Однако он указал его в виде общего правила, и по всей видимости придает ему характер принципиальной судейской позиции по всем делам о нарушении права на товарный знак.

Итак, Президиум ВАС РФ пишет: «Если использование обозначения субъектом предпринимательской деятельности началось и стало известным в обороте до даты приоритета товарного знака, такое использование не может быть признано нарушением прав на товарный знак».

Следует отметить, что эта позиция высказана в связи с доводом ответчиков о правомерности использования названия, так как оно началось до даты приоритета, а не в связи с определением размера компенсации. Да и услышанные нами на одной из конференций комментарии помощника председателя судебного состава ВАС РФ не оставляют сомнений в том, что суд имел в виду именно то, что если третье лицо начало использовать обозначение до даты приоритета, то после получения охраны появившийся правообладатель не вправе запретить ему такое использование.

Таким образом, в комментируемом Постановлении Президиума ВАС РФ мы обнаруживаем такую регламентацию отношений по поводу использования товарных знаков, которая напоминает право преждепользования в патентном праве.

 Поскольку в тексте законов такая регламентация отношений прямо не предусмотрена, и вместе с тем данная позиция ВАС РФ имеет фундаментальное значение для дальнейшей судебной практики, то она требует подробной правовой аргументации. Эта аргументация должна не только обосновать законность высказанной позиции, указать на правовые принципы и цели правового регулирования, являющиеся ее правовыми основами, но и дать  судам ориентиры для применения этого общего правила на практике. К сожалению, такого правового обоснования в обсуждаемом Постановлении Президиума ВАС РФ мы не видим, а потому осмелимся сказать, что это является серьезным недостатком названного судебного акта.

Вообще, возможность перенесения нормы о праве преждепользования из Патентного закона РФ в законодательство о товарных знаках может вызывать, на наш взгляд, теоретически обоснованные сомнения и возражения. Ведь между этими законами есть разница, обусловленная целями правового регулирования. Патентный закон РФ обеспечивает монополию в использовании технического решения и дизайна в промышленности, прежде всего, в производстве изделий, содержащих соответствующее техническое решение или решение внешнего вида (промышленный образец). Такая монополия позволяет лицу, создавшему решение и раскрывшему его обществу, получить соответствующую выгоду, вознаграждение вследствие своего исключительного положения. Но в целях защиты интересов добросовестных промышленников, которые, возможно, потратили большие деньги на начальном этапе создания нового производства, но по каким-то причинам сами не захотели получить исключительное право, закон позволяет им в случае появления патента по заявке третьего лица, поданной позже начала ими производственной деятельности или завершения приготовлений к ней, продолжить производство в тех же объемах. Законодатель посчитал несправедливым лишать права пользования объектом таких лиц, которые сами изобрели и наладили производственные мощности, только по той причине, что созданное другим лицом решение позже было решено запатентовать и была подана соответствующая заявка в патентное ведомство. Такое правовое регулирование удачно и в том смысле, что не вынуждает производителей патентовать любое созданное ими решение, даже если монополия на его использование им не нужна. Тем самым промышленность избавляется от лишних патентных монополий, которые, как и любая монополия, имеют некоторые негативные экономические последствия.

Законодательство о товарных знаках, предоставляя исключительное право на использование обозначения, обеспечивает возможность индивидуализации своих товаров и услуг в гражданском обороте и позволяет одному лицу избежать их смешения с товарами и услугами другого. Которые, надо отметить, могут иметь гораздо более низкое качество или иные отличия. В этом – основная цель правовой охраны товарного знака. И это право не имеет непосредственной связи с процессом производства товаров или оказания услуг. Если, конечно, не считать упаковки, этикетки с нанесенным на них товарным знаком, оборудование по нанесению обозначения на сам товар. Поэтому трудно усмотреть причины, по которым лицу, не пожелавшему подать заявку, следует оставить возможность  его дальнейшего использования, допустив тем самым смешение товаров и услуг разных лиц на рынке.

Очевидно, что отказ преждепользователя от использования обозначения, которое еще не успело приобрести достаточную узнаваемость и коммерческую ценность, не повлечет серьезных затрат. По крайней мере, ему не придется прекращать сам производственный процесс. Достаточно будет только изменить обозначение. Кроме того, он сам не рассматривал его данное обозначение в качестве средства индивидуализации своих товаров и услуг, потому что только исключительные права гарантируют возможность осуществлять индивидуализирующую функцию, защищая от появления такого же или очень похожего обозначения у другого лица. Между тем, добросовестный владелец товарного знака может серьезно пострадать, если более ранний пользователь такого же обозначения начнет производить некачественные товары и оказывать некачественные услуги.

Необходимо также понимать, что право преждепользования не может существовать без ограничения его объема, в противном случае оно уничтожает сам институт исключительного права, которое при активных действиях преждепользователя на рынке просто не поможет извлечь никакой выгоды от своего «исключительного» положения.

При перенесении конструкции преждепользования в институт товарных знаков ограничение объема использования обозначения ранним пользователем также необходимо. В противном случае от его действий будет зависеть возможность владельца товарного знака продвигать свой товар на рынке. Раннему пользователю обозначения нельзя позволить расширять объемы производства, открывать новые предприятия на других территориях и т.п.  Поэтому при применении высказанного ВАС РФ подхода судам станет необходимо определять и фиксировать объем использования обозначения ранним пользователем на дату приоритета, что делается сейчас при применении нормы Патентного закона РФ о праве преждепользования. Однако если в патентных отношениях мы имеем дело чаще всего с количеством изделий, то обозначения еще используются и в рекламе, на документации, связанной с введением в оборот товаров и услуг, в доменных именах. Иногда такое использование является даже более важным, чем применение товарного знака на изделии или его упаковке. Поэтому то, как будут определяться объемы использования обозначения,  – это пока не ясно и представляет большую сложность.

С другой стороны, следует отметить, что высказанная ВАС РФ позиция представляется нам разумной с той точки зрения, что в любом случае не осложняет правообладателю борьбу с теми недобросовестными конкурентами, которые стали подражать именно ему. То есть, с теми, кто стал копировать его обозначение уже после того, как оно было подано на регистрацию и стало использоваться приобрело известность в гражданском обороте. Возможно также, что склоняясь к такой позиции,  суд исходил из целесообразности охраны без регистрации такого средства индивидуализации, как коммерческое обозначение.

В общем, нас ждут новые интересные тенденции и подходы в арбитражной практике по товарным знакам.