Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 



Существенные условия договоров о правах на товарный знак

Лабзин Максим Валерьевич

Максим Лабзин, юридическая фирма «Лабзин и партнеры»

Когда речь идет о каком-либо договоре, то важнейшим является вопрос о существенных для этого вида договора условиях. К сожалению, законодательство не с достаточной ясностью решает вопрос о существенных условиях договоров, предметом которых является право на товарный знак. В научных работах и публикациях этой проблеме также уделяется мало внимания.

Между тем, вопрос о существенных условиях договора имеет важнейшее практическое значение. Ведь именно выражение сторонами согласия по всем существенным условиям необходимо для заключения любого гражданско-правового договора. Статья 432 Гражданского кодекса РФ указывает, что договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. То есть, если стороны не оформили надлежащим образом свое согласие по какому-либо существенному условию, то договор не может быть признан заключенным со всеми вытекающими отсюда последствиями. Естественно, правила данной статьи распространяются на договора об уступке прав на объекты интеллектуальной собственности и на лицензионные договора.

Иные же условия могут не указываться в договоре, а вытекать из законодательства или обычаев. Если их не включить в текст договора, то это никак не отразится на его действительности.

Какие же условия договора являются существенными? Существенными являются условия о предмете договора, а также условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида (ст.432 ГК РФ). Существенными являются и те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (там же). Например, такое заявление может быть сделано стороной в преддоговорных переговорах или переписке.

Мы попытаемся ответить на вопрос, какие условия для договоров о распоряжении правами на товарный знак (уступка и лицензия) признаются законодательством существенными.

Как указано в статье 432 ГК РФ  предмет договора всегда является его существенным условием. При этом недостаточно, чтобы он был просто назван. Предмет должен быть в должной мере согласован сторонами.

Ранее договор, на основании которого у товарного знака менялся правообладатель, назывался в Законе РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» договором об уступке товарного знака. Теперь, с внесением в этот закон изменений, договор называется договором о передаче исключительного права на товарный знак (ст. 25). Старое название этого договора еще приводится в тексте закона в скобках как альтернативное, поскольку является более привычным. Но, действительно, цивилистическая наука уже давно пришла к выводу, что обозначение (название, символ и т.д.) в силу своей нематериальной природы не может быть уступлено (продано). Возьмем для примера зарегистрированное в качестве товарного знака слово русского языка. Оно как бы одновременно принадлежит всем и не принадлежит никому в отдельности. Товарный знак не может считаться товаром, он – средство индивидуализации. Стороны могут договориться о продаже материального носителя товарного знака (листа бумаги, дискеты и др.), но при заключении договора об уступке товарного знака их интересует именно право в отношении него. То есть право использовать его в предпринимательской деятельности для обозначения конкретных товаров и услуг. Результатом такого договора является смена обладателя всех прав (владельца). Поэтому его предметом является все-таки исключительное право на товарный знак.

В подтверждение верности данного теоретического вывода о невозможности владеть товарным знаком можно также сказать, что правами на конкретное обозначение в отношении неоднородных товаров и услуг могут обладать разные лица.

Сама же формулировка «уступка товарного знака» не совсем верна и возникла скорее из-за отсутствия единых и теоретически проработанных подходов в понимании природы товарного знака и прав в отношении него на этапе становления права интеллектуальной собственности в России.

Для того, чтобы предмет договора об уступке товарного знака был согласован, сторонам необходимо установить, в отношении какого обозначения передается право (объект договора), а также объем передаваемых прав по товарам и услугам (перечень товаров и услуг, в отношении которых передается право).

Все вышесказанное относится и к лицензионным договорам: предметом лицензионного договора является исключительное или неисключительное право, а объектом – сам товарный знак. Чтобы предмет лицензии считался согласованным, также необходимо указать, в отношении каких товаров и услуг разрешается использовать товарный знак. Вместе с тем, объем передаваемых по лицензии прав определяется не только перечнем товаров и услуг, но и объемом правомочий, которые передаются пользователю. Имеется в виду вид лицензии (исключительная или неисключительная).

Однако ни Закон, ни ведомственные Правила регистрации договоров (утверждены  приказом Роспатента  от 29 апреля 2003 г. N 64 с изменениями, внесенными  приказом Роспатента от 11 декабря 2003 г. №163) не содержат предписаний в обязательном порядке называть вид лицензии в договоре. В пункте 26 этих Правил указывается, что при экспертизе договора в отношении товарного знака проверяется наличие положений, относящихся к виду передачи права. Видимо, имеется в виду, что стороны должны указать, уступается ли товарный знак или предоставляется в пользование по лицензии. А вид лицензии стороны могут определить не только путем его прямого указания, но и через условия договора. Это подтверждается и последним абзацем пункта 26 Правил. К такому же выводу пришел и арбитражный суд. Правда, по делу об авторском договоре (см. п. 6 Обзора практики рассмотрения споров, связанных с применением Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах» - Информационное письмо ВАС РФ от 28.09.1999). В общей формулировке этого обзора практики содержится правило о том, что если в договоре при обозначении предмета прямо не использовано словосочетание «исключительные права», то характер передаваемых прав определяется из содержания всего договора. Естественно, что если текст договора содержит противоречия по вопросу распределения прав, то предмет не может считаться согласованным, а договор заключенным. Известно, что пока указанный выше вывод не принят экспертами Федеральной службы по интеллектуальной собственности. И они направляют запросы в случае отсутствия прямого указания вида лицензии.

Чтобы установить другие существенные условия двух рассматриваемых договоров, необходимо определить, какими правовыми нормами эти условия могут быть установлены. Для этого необходимо выяснить, распространяются ли на них правила о каких-либо видах договоров из предусмотренных Гражданским кодексом РФ или это самостоятельные виды.

Пожалуй, эта тема заслуживает отдельных работ и публикаций. Поэтому позволим себе подробно не рассматривать ее в данной статье. Отметим лишь, что большинство юристов считают и договор об уступке товарного знака, и лицензионный договор самостоятельными видами договоров, к которым если и могут применяться нормы соответственно купли-продажи (глава 30 ГК) и коммерческой концессии (глава 54 ГК), то только по аналогии и по вопросам, которые с недостаточной ясностью урегулированы правом промышленной собственности. При этом они исходят из особенностей предмета договора об уступке товарного знака, а также из целей лицензионного договора, которые явным образом отличают его от договора коммерческой концессии. Автор придерживается этой же точки зрения и считает необходимым закрепить ее в соответствующем разделе Гражданского кодекса, посвященном интеллектуальной собственности, путем отдельной подробной регламентации отношений по распоряжению исключительными правами.

Таким образом, иные кроме предмета существенные условия рассматриваемых договоров необходимо определить путем анализа складывающихся между сторонами отношений и специальных нормативных актов.

Так, одним из актуальных вопросов является вопрос о месте условий о цене договора, т.е. о вознаграждении правообладателю. Ни в законодательстве, ни в подзаконных актах цена договора об уступке товарного знака и лицензионного договора в отношении него прямо не названа в качестве необходимого (существенного) условия. Это может привести к выводу, что она таковым и не является. Представляется, что этот вывод ошибочен. Попробуем обосновать эту точку зрения.

Рассматриваемые договора не относятся к безвозмездным. Этот вывод следует из того, что стороны преследуют имущественные интересы в сфере предпринимательской деятельности по продвижению своих товаров на рынок и увеличению известности товарного знака. А также из п. 3 ст. 423 ГК, в соответствии с которым любой договор предполагается возмездным, если из закона, иных правовых актов, содержания или существа договора не вытекает иное. Как известно, безвозмездность уступки товарного знака и лицензии нормативно не установлена.  Значит, цену нужно как-то определять.

Представляется невозможным определить цену уступки товарного знака и лицензии в ином порядке, чем соглашением сторон. В некоторых других договорах это можно сделать путем применения предусмотренного п. 3 ст.424 ГК правила, по которому в случаях, когда в возмездном договоре цена не предусмотрена и не может быть определена исходя из условий договора, исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги. Однако в данном случае цена зависит от стольких индивидуальных факторов (особенности и характеристики самого товарного знака, порядок и срок его использования правообладателем, перечень товаров и услуг, территория и срок действия лицензии, вид лицензии и многое другое), что неприменимость указанного правила к цене рассматриваемых договоров очевидна. Суд в случае спора просто не сможет восполнить этот пробел в договоренностях сторон.

В поддержку этого вывода следует отметить и рекомендации Пленума Высшего Арбитражного суда РФ, утвержденные Постановлением его Президиума от 01.08.1996 №6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации». В п.54 этого Постановления относительно предусмотренного п. 3 ст. 424 ГК правила отмечается: «... При этом наличие сравнимых обстоятельств, позволяющих однозначно (! – Авт.) определить, какой ценой необходимо руководствоваться, должно быть доказано заинтересованной стороной. При наличии разногласий по условию о цене и недостижении сторонами соответствующего соглашения договор считается незаключенным».

Получается, что даже в отношении стандартных товаров, которые находятся в обороте, не всегда отсутствие договоренности о цене может быть восполнена судом  через применение пункта 3 ст. 424 ГК РФ. Если сторонам не удастся в состязательном процессе доказать наличие «сравнимых обстоятельств» и цену, обычно взимаемую за аналогичные товары, то договор должен быть признан незаключенным. А мы говорим об уникальном объекте – товарном знаке и, следовательно, об уникальном предмете договора. И трудно представить, что стороны смогут в суде доказать эти «сравнимые обстоятельства» и цену, обычно уплачиваемую по такому же как у них договору.

Существует точка зрения, что суд может назначить экспертизу для определения цены. Но это нарушает механизм рассматриваемого положения Гражданского кодекса РФ, который заключается в восприятии судом представляемых сторонами доказательств, подтверждающих одинаковые обстоятельства и цены в других сделках, и оценку этих доказательств с точки зрения их достоверности и достаточности с заслушиванием мнения спорящих сторон. Этот вопрос, по смыслу пункта 3 ст. 424 ГК РФ и процессуального законодательства, не может быть отдан на откуп экпертизы.

Кроме того, товарный знак не является товаром, а складывающиеся лицензионные отношения или отношения по уступке исключительных прав никак не подпадают под выполнение работ или оказание услуг, что также не дает возможности применить рассматриваемое положение.

Неприменимость п. 3. ст. 424 ГК заставляет следовать указаниям только п. 1 этой статьи и означает, что исполнение договора об уступке товарного знака или лицензионного договора оплачивается по цене, установленной именно соглашением сторон. Таким образом, ст. 424 ГК фактически называет цену рассматриваемых договоров как необходимое условие.

Наконец, невозможно представить себе, что в процессе переговоров перед заключением лицензионного договора или договора об уступке товарного знака стороны по инициативе одной из них не обсудили бы цену договора и не пришли бы к согласию относительно нее. А это также в соответствии с п. 1 ст. 432 ГК является признаком существенности условия. Ведь законодатель несущественными условиями признает те, которые зачастую и не обсуждаются сторонами, потому что не представляют для них интереса или и так подразумеваются. Но доказательством согласия о цене, достигнутого в переговорах, может быть только сам письменный договор.

Таким образом, значение и место цены рассматриваемых договоров действительно нельзя определить иначе, чем в качестве их существенного условия.

Здесь следует отметить, что закрепление безвозмездности уступки или предоставления права в отношении товарного знака означает урегулирование сторонами вопроса относительно цены договора.

В договоре об уступке товарного знака иных существенных условий выделить нельзя. Они могут возникнуть только по заявлению одной из сторон в процессе переговоров.

Для лицензионного договора в соответствии со ст. 26 Закона РФ о товарных знаках необходимыми условиями являются условие о том, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара и что лицензиар будет осуществлять контроль за выполнением этого условия. Поэтому эти два условия также являются существенными, а не просто императивными нормами.

Что касается лицензионного договора, то необходимо еще рассмотреть такие его условия, как территория и срок лицензии.

В настоящее время с уверенностью можно сказать, что эти условия не являются существенными. Закон о товарных знаках не содержит указаний на этот счет. Ранее Правила были сформулированы таким образом, что предписывали в обязательном порядке определять как территорию действия лицензионного договора, так и срок его действия. По сути, Правила называли эти условия в качестве существенных. Новые Правила, которые были приняты после вступления в силу новой редакции Закона о товарных знаках, не предписывают сторонам указывать эти условия. Наоборот, абзац 2 пункта 5 прямо говорит о том, что лицензионный договор может быть заключен без указания на срок его действия. А о территории не говорится вообще ни слова.

Такое регулирование отношений представляется удобным и целесообразным. Действительно, условие о территории лицензии не имеет тех особенностей, которые заставляют придавать ему статус существенного. Наверное, целесообразно включить в законодательство диспозитивную норму, в соответствии с которой будет считаться: если территория не указана, то она совпадает с территорией России. Пока можно применять эту норму по аналогии закона или права. Она, как известно, предусмотрена для авторского договора.

Что касается срока, то здесь дополнительное нормативное регулирование с помощью диспозитивных правовых норм необходимо. Очевидно, что нет никаких препятствий для того, чтобы стороны не указали срок. И тогда лицензионный договор будет считаться бессрочным. Но законодатель должен принять во внимание срочность передаваемого по лицензионному договору права и указать, что в этом случае правообладатель обязан продлевать и поддерживать в силе права на товарный знак. Кроме того, между сторонами в определенной степени складываются доверительные отношения. И необходимо установить, что в любое время любая сторона по своему усмотрению вправе в одностороннем порядке прекратить действие договора. Такое правило предусмотрено для договора коммерческой концессии.

Таким образом, в результате данного небольшого исследования, было установлено, что существенными условиями договора об уступке товарного знака являются должным образом согласованный сторонами предмет договора и его цена.

Существенными условиями лицензионного договора являются предмет с определением объема передаваемых прав, цена и условия о качестве товаров.

В заключении необходимо отметить, что соглашение по всем существенным условиям договора должно быть достигнуто в требуемой форме (см. п. 1 ст. 432 ГК). Из буквального толкования данного пункта следует, что по каждому существенному условию согласие сторон должно быть оформлено таким же образом, что и сам договор в целом.

Как известно, предусмотренная для рассматриваемых договоров форма – государственная  регистрация. Причем чрезвычайно важно, что в соответствии с Законом РФ о товарных знаках подлежит обязательной регистрации сам договор (с совокупностью его существенных условий), а не просто право, вытекающее из сделки. Иными словами, Федеральная служба по интеллектуальной собственности не просто фиксирует последствия заключения договора о передаче прав на товарный знак, а регистрирует сам договор и даже хранит у себя его экземпляр.

Поэтому все указанные в качестве существенных условия, в том числе о цене, должны включаться в текст договора, который представляется на регистрацию. В противном случае, будут все основания признать договор незаключенным со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Утверждение, что Федеральную службу и общественность не интересует, например, цена договора и поэтому ее можно оговорить в отдельном, не представляемом на регистрацию приложении, с юридической точки зрения несостоятельно и противоречит п. 1 ст. 432 ГК РФ. Тем более, что перечень официально публикуемых сведений о заключенном договоре строго ограничен. А экземпляры договоров, хранящиеся в Федеральной службе, не предоставляются третьим лицам для ознакомления.

С другой стороны, указанный довод вполне логичен. И не должно законодательство ненужными формальностями затруднять сторонам осуществление их прав. Мне известны судебные решения, когда арбитражный суд пришел к следующему выводу. Если в зарегистрированном лицензионном договоре есть ссылка на соответствующее приложение о размере вознаграждения, но при этом само подписанное сторонами приложение не представлялось на регистрацию вместе с договором, то цена договора считается согласованной и установленной. Надеемся, это станет устоявшейся практикой и затем получит нормативное закрепление. Но пока во избежании подобных споров рекомендуется все-таки включать условия о размере вознаграждения в сами документы, направляемые на регистрацию. А затем, если эти условия меняются, то направлять на регистрацию соответствующие изменения.

Но если в договоре вообще нет никаких намеков на условия о цене, то он не может считаться заключенным, даже если стороны подписали какое-то дополнительное соглашение или приложение.

Основываясь на вышесказанном, можно сделать следующие критические замечания в отношении ведомственных Правил регистрации договоров.

Во-первых, составители Правил могли бы закрепить перечень существенных условий договоров. А в настоящий момент Правила, упоминая в ряде положений о существенных условиях, заставляют размышлять над этим вопросом заявителей и их юристов,  а также дают почву для свободного взгляда на этот вопрос экспертов Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Все это создает неопределенность в правовом регулировании. А орган исполнительной власти должен иметь четкую и юридически выверенную позицию.

Во-вторых, Правила смешивают предмет договора и его объект. Как указано выше, предметом является право на товарный знак. А пункт 26 Правил фактически говорит о том, что предметом договора является сам товарный знак.

В-третьих, очевидно несоответствие Закону о товарных знаках того пункта Правил, который говорит о том, что на регистрацию может быть представлена выписка из договора (п. 6). Ведь Закон предписывает регистрировать сам договор. Выписка из договора и договор – это разные вещи. Представляется, что это положение пункта 6 может распространяться только на те договора, в предмет которых право на товарный знак входит лишь в качестве одного из элементов, тесно связанных с другими (например, договор о продаже предприятия как имущественного комплекса)

У автора есть собственный взгляд на то, каким образом можно законодательно облегчить сторонам договоров в отношении товарного знака выполнение формальностей, но в тоже время не помешать функции государственной регистрации.

Известно, что регистрации может подлежать не сам договор, а право, вытекающее из сделки. Такая система работает при оформлении прав, вытекающих из сделок с недвижимостью.

Если такую систему распространить и на сделки с объектами промышленной собственности, то правообладатели и пользователи только выиграют. В этом случае Федеральной службой будут фиксироваться те же последствия договоров: в отношении какого товарного знака и в каком объеме перешло (предоставлено) право. И они же, как и сейчас, будут подлежать публикации. Но сторонам уже не нужно будет представлять документы, в которых отражены условия о размере вознаграждения. Стороны вправе будут представлять вместо самих договоров выписки из них.

Появится и еще одно бесспорное преимущество. Уже после подписания договор вступит в силу, и у сторон сразу же возникнут взаимные обязательства. Например, по оплате. И не нужно будет, как это делается сейчас, использовать приемы для придания договору обратной силы (п. 2 ст. 425 ГК РФ), которые для некоторых условий все равно не подходят. А вот право на товарный знак перейдет к другому лицу только после его (права) регистрации.