Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 



Промышленная собственность: проблемы правового регулирования (часть I)

Лабзин Максим Валерьевич

Максим Лабзин, управляющий партнер юридической фирмы «Лабзин и партнеры»

Нередко деятельность патентного поверенного сопряжена с проблемами, пути решения которых прямо не предусмотрены в законодательстве. Подчас правовое регулирование подобных вопросов, а также сложившаяся практика Роспатента обнаруживают некоторую нелогичность и  непоследовательность. Автор статьи с опорой на собственный опыт предлагает свои варианты ответов

Должны ли полностью совпадать товары, указанные в свидетельстве на товарный знак, и товары лицензионного договора?

Часто будущий лицензиат желает использовать товарный знак в отношении товара, однородного с обозначенным в свидетельстве на товарный знак (далее – Свидетельство). Такая ситуация может возникнуть, если точное наименование товара не вписано в Свидетельство,  но он входит в более общую категорию, указанную в этом документе (например, лицензия нужна на «женские туфли», а в Свидетельство включена «обувь»). При этом стороны лицензионного соглашения хотят договориться об использовании лицензиатом товарного знака только применительно к данному конкретному товару, а не к более общей их категории, заявленной в охранном документе. Бывает и так, что знак зарегистрирован для одного товара, а использовать его необходимо для другого, очень близкого к нему  по свойствам и кругу потребителей (например, для «бренди» вместо «водки»).

Подобные ситуации нередко возникают в ходе предпринимательской деятельности, и доверители требуют, чтобы юрист (патентный поверенный) зафиксировал соответствующие договоренности в лицензионном соглашении. Однако Роспатент никогда не зарегистрирует договор, если прямо закрепить в нем такие положения. Причем, если при вхождении лицензионного товара в более общую категорию, указанную в Свидетельстве,  еще возможно отразить действительную волю сторон в договоре (естественно, не без некоторых ухищрений), то при отсутствии пересечения значения термина, заявленного в охранном документе, и лицензионного товара (водка и бренди, телевизоры и DVD-плееры, сок и газированная вода и т.п.), юристы вынуждены признать свое полное бессилие.

Рассмотрим позицию Роспатента и правовые нормы, на которых она основана.

В соответствии с Законом РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон) товарный знак охраняется в отношении товаров, указанных в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания в Российской Федерации (далее – Реестр) и Свидетельстве. Так, п. 2 ст. 3 говорит о том, что Свидетельство удостоверяет исключительное право на товарный знак в отношении товаров, в нем указанных. Следовательно, правообладатель не может дать разрешение на использование товарного знака для иных товаров, чем те, которые обозначены в Свидетельстве. И в ст. 26 установлено, что по лицензионному договору можно разрешить использование товарного знака только в отношении товаров, для которых он зарегистрирован.

На основании этого можно сказать, что позиция Роспатента, который не регистрирует лицензионные договоры при расхождении перечня лицензионных товаров и перечня товаров, указанных в Свидетельстве, - это позиция законодателя. И на вопрос, который вынесен в подзаголовок данного раздела, придется ответить утвердительно.

Однако не сложно обнаружить, что такая установка не соответствует тому, что товарный знак охраняется в отношении не только товаров, указанных в Свидетельстве, но и однородных им. Ведь использование товарного знака применительно к последним без согласия правообладателя является нарушением закона. Но дать соответствующее разрешение правообладатель, как оказывается, не может.

Меж тем очевидно, что согласно принципу свободы договора стороны могут предусмотреть закрепление в нем любых положений (за некоторыми изъятиями). Данное правило не действует только в том случае, если помимо частного есть еще и какой-либо общественный интерес, при наличии которого законодатель действительно имел бы все основания запретить заключение лицензионного договора в отношении однородных товаров. Однако обнаружить такой общественный интерес не удается.

Существует мнение, что предоставление лицензии не на те товары, для которых знак зарегистрирован и которые производит правообладатель, блокирует действие нормы о соответствии и контроле качества (абз. 2 ст. 26 Закона), т.к. продукты при этом будут различаться и качеством тоже. Но потребитель не может обмануться относительно свойств товара, который выпускает только один производитель – лицензиат. Кроме того, по такой логике следовало бы запретить выдачу лицензий в тех случаях, когда лицензиар ничего не производит и не производил, что представляется абсурдным.

Поэтому отсутствие возможности на законных основаниях заключать лицензионные договоры в отношении товаров, однородных с указанными в Свидетельстве, является проявлением непоследовательности в правовом регулировании. Обоснуем данное утверждение. Во-первых, ст. 4 Закона указывает, что нарушением будет использование знака в отношении однородного товара, осуществляемое без согласия правообладателя. Следовательно, получение такого согласия допускается. Во-вторых, законодатель в данном случае необоснованно отходит от раскрытого выше принципа свободы договора.

К сожалению, эта непоследовательность будет сохраняться до тех пор, пока не изменится представление о лицензионном договоре и он не будет пониматься как согласие правообладателя на любое действие, которое без такого согласия нарушает его права.

В настоящее время соглашение, предусматривающее использование товарного знака для товара, однородного с указанным в Свидетельстве, по нашему мнению, возможно, но оно не является по своей сути лицензионным договором. На практике лучше всего советовать доверителю, чтобы перед заключением лицензионного договора лицензиар зарегистрировал новый товарный знак в отношении нужного лицензиату товара. Нетрудно заметить, насколько это осложняет и отдаляет во времени оформление той договоренности, которая совершенно не противоречит ни основам правопорядка, ни гражданскому обороту, ни интересам его участников.

Можно ли заключить лицензионный договор в отношении обозначения, сходного до степени смешения с охраняемым товарным знаком?

Очевидно, что этот вопрос очень похож на рассмотренный выше.

В данном случае также непонятно, почему стороны не должны иметь возможности договориться о том, чтобы использование товарного знака, очень похожего на зарегистрированный, не рассматривалось правообладателем как нарушение его прав.

Следует отметить, что Закон допускает  регистрацию другим производителем такого товарного знака с согласия правообладателя, а также регистрацию самим правообладателем второго знака, очень похожего на первый, а потом выдачу лицензии только на один из них. Да и сам лицензионный договор, не является ли соглашением, с помощью которого целенаправленно создается «смешение» товаров, когда одна сторона (лицензиар) получает за это деньги, а вторая (лицензиат) - более высокую продаваемость своих товаров?

Законодательный запрет на выдачу лицензий на использование сходного до степени смешения обозначения еще более непоследователен, так как здесь даже не ставится вопрос о контроле качества, поскольку товары одинаковы и можно обеспечить их единое качество.

В остальном можно высказать все те соображения об объеме прав и сущности лицензионного договора, о несоответствии позиции законодателя ст. 4 Закона, которые были сформулированы при анализе предыдущего вопроса.

Почему рассматривается в качестве вводящей в заблуждение и не регистрируется уступка одного из двух сходных до степени смешения товарных знаков или уступка, при которой разделяются однородные товары, в то время как при процедуре регистрации товарного знака это допускается через письмо-согласие?

Явная непоследовательность в правовом регулировании этого вопроса отмечается многими специалистами.

Статья 25 Закона запрещает регистрацию договора уступки товарного знака, вводящей в заблуждение потребителей. Однако уступка сама по себе вводит их в заблуждение относительно того, какой производитель выпускает товары под торговой маркой. Информация о подобном факте, как правило, скрыта от широкого круга потребителей, и они продолжают полагать, что производитель и качество товара остались прежними. Хотя на самом деле смена производителя может существенно отразиться на качестве товаров (работ, услуг). Однако ВАС РФ указал, что изменение качества товара после уступки не является основанием для того, чтобы считать ее вводящей в заблуждение и признавать недействительной[1]

Соответственно, законодателю следовало бы более подробно описать, какие же происходящие в результате уступки знака изменения он считает недопустимыми и вводящими в заблуждение. А пока этого не произошло, положения закона были интерпретированы сначала практикой отдела ФИПС, который занимается экспертизой договоров, а потом и в Правилах регистрации договоров[2].

В этих Правилах есть положение, согласно которому в качестве вводящей в заблуждение рассматривается уступка только одного из двух сходных до степени смешения знаков или частичная уступка товарного знака, когда разделяются однородные товары. Казалось бы, вполне логичный запрет, поскольку вследствие заключения таких договоров не выполняется основное предназначение товарного знака – индивидуализация товаров разных производителей. Ведь подобные уступки порождают смешение на рынке товаров разных лиц, причем без обеспечения единого качества товаров.

Но в то же время на этапе регистрации товарного знака в силу последнего абзаца п. 1 ст. 7 Закона допускается возможность существования такой договоренности, результатом которой является наличие у разных производителей при их согласии прав на сходные до степени смешения товарные знаки, зарегистрированные в отношении однородных товаров. Вопрос о возможности учета соответствующей договоренности решается по усмотрению экспертизы ФИПС. В подавляющем большинстве случаев ФИПС такое согласие принимает. Таким образом, законодательство позволяет двум производителям допустить смешение на рынке посредством так называемого «письма-согласия».

На наш взгляд, в основе такой непоследовательности законодателя лежит попытка одновременно защитить интересы производителей (решать все вопросы о правах на товарные знаки без каких-либо ограничений) и потребителей (избежать ошибки в определении производителя и в отношении качества выпускаемого им товара). Очевидно, что эти интересы противоречат друг другу, отсюда и несогласованность существующего правового регулирования в обозначенной сфере.

Полагаем, что было бы неразумно в данном случае считать для законодательства приоритетным интерес потребителей. Во-первых, как уже отмечалось, лицензия и уступка, будучи основными правомочиями по распоряжению правами на товарный знак, сами по себе создают смешение разных производителей на рынке товаров. Во-вторых, право по объективным причинам не способно встать на защиту интересов потребителей при решении вопроса о качестве товара в отношениях, связанных с реализацией прав на товарный знак. Стороны лицензионного договора на практике могут не требовать друг от друга соблюдения условий об одинаковом качестве товаров, а заставить их исполнять принятые на себя обязательства третьи лица не вправе. И после уступки новый правообладатель может резко снизить уровень качества или изменить свойства товаров. Либо правообладатель может пассивно себя вести с теми, кто подделывает его продукцию, а без его санкции никто не вправе прекратить выпуск контрафактных товаров.

Приведенные примеры показывают, что попытки с помощью законодательного регулирования полностью исключить смешение товаров и возможное введение потребителей в заблуждение относительно их качества, скорее всего, ни к чему не приведут и войдут в противоречие с основополагающими правами по распоряжению товарным знаком и принципом недопустимости произвольного вмешательства в частные дела.

Однако не стоит видеть в этом полное поражение прав потребителей. Поскольку рынок - это живой организм, и он регулирует многие вопросы и отношения подчас гораздо лучше и эффективнее, чем это делает законодательство. Товары, выпускаемые под обозначением, которое потеряло различительную способность и репутацию марки качественного товара, очень скоро перестанут покупать потребители, а также брать на реализацию магазины. Поэтому вряд ли производители так уж легко будут давать согласие другому лицу на регистрацию товарного знака, сходного с их собственным до степени смешения. На практике правообладатели понимают, чем чревато появление на рынке такого обозначения, если оно будет применяться другим лицом к товарам, на качество которых они повлиять уже не смогут. Поэтому крайне осторожно подходят к этому вопросу.

Остается надеяться, что законодательство о товарных знаках будет развиваться в сторону защиты интереса правообладателей, который состоит в обеспечении их юридическими возможностями решать все вопросы в отношении своего товарного знака. Возможно, со временем проанализированное противоречие будет снято путем разрешения тех сделок, которые пока запрещены: уступки одного из двух сходных до степени смешения знаков, частичной уступки товарного знака, в результате которой разделяются однородные товары.

Подведомственность и подсудность дел об оспаривании решений Палаты по патентным спорам

Все очевидно, когда в Палату по патентным спорам обращается юридическое лицо, права и законные интересы которого, по его мнению, нарушены предоставлением охраны товарному знаку другого лица или выдачей патента либо когда юридическое лицо само является заявителем и оспаривает полный или частичный отказ в регистрации или в выдаче патента по своей заявке. Тогда решение Палаты по патентным спорам затрагивает интересы лица в сфере предпринимательской деятельности и поэтому с требованием о его отмене необходимо обращаться в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с положениями гл. 24 АПК РФ.

Если регистрация товарного знака, выдача патента нарушает права физического лица, не являющегося предпринимателем, а также когда физическому лицу отказано в выдаче патента, то решение Палаты может быть обжаловано в Дорогомиловском районном суде г. Москвы или в суде по месту жительства гражданина в соответствии с положениями гл. 25 ГПК РФ. Отметим, что регистрация товарного знака может нарушать авторские, личные неимущественные и патентные права физического лица (п. 3 ст. 7 Закона).

Однако Закон позволяет любому лицу обращаться в Палату по патентным спорам  с возражением против регистрации товарного знака, произведенной с нарушением норм ст.ст. 6 и 7 Закона и при неиспользовании товарного знака (п. 3 ст. 22). Закон не указывает на наличие права и интереса, которые нарушаются регистрацией, как на обязательное условие обращения в Палату.

Патентный закон РФ вообще умалчивает о том, любое ли лицо вправе обращаться в Палату по патентным спорам с возражением против выдачи патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Абзац 2 п. 2.1. Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам интерпретирует волю законодателя так, что возражение может быть подано любым лицом.

Однако по процессуальному законодательству условием рассмотрения спора в суде является наличие у истца (заявителя) законного интереса, который был нарушен поведением ответчика (государственного органа). Это следует из нескольких статей каждого из двух процессуальных кодексов. Так, в п. 1 ст. 198 АПК РФ указано: «Граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности».

Аналогичное положение содержится в п. 1 ст. 254 ГПК РФ: «Гражданин, организация вправе оспорить в суде решение, действие (бездействие) органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального служащего, если считают, что нарушены их права и свободы». Статья 255 ГПК РФ прямо указывает на то, что суд рассматривает законность только тех решений и действий (бездействия) органов государственной власти, которые нарушают права и свободы гражданина, создают препятствия к осуществлению гражданином его прав и свобод; по которым на гражданина незаконно возложена какая-либо обязанность или он незаконно привлечен к ответственности.

Итак, между нормами Закона и процессуального законодательства существует коллизия, поскольку Закон допускает рассмотрение дел в Палате по патентным спорам по возражениям лиц, не имеющих прав и интересов, которые были нарушены регистрацией товарного знака или выдачей патента, а процессуальное законодательство не допускает дальнейшую проверку законности такого решения в суде в силу обязательности наличия у заявителя таких прав и интересов.

Конституция РФ не дает однозначного решения данной коллизии. Согласно ч.1 ст. 46 Конституции РФ каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. Часть 2 этой статьи говорит о том, что решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд. При этом не упоминается, что сделать это может только заинтересованное лицо. Но не следует ли толковать часть 2 в соответствии с частью 1 и придавать ей именно такой смысл? Этот вопрос требует толкования норм процессуальных кодексов и Конституции РФ в их взаимосвязи высшими судебными инстанциями.

Стоит признать, что ни Конституция РФ, ни федеральное законодательство не защищают и не должны защищать право и желание незаинтересованных лиц «посутяжничать» ради забавы. Между тем на практике распространено явление, когда в Палату по патентным спорам обращается незаинтересованное физическое лицо (патентный поверенный) или фирма (патентная), причем действуют они от собственного имени, но в интересах третьих лиц. Непонятно, чем оправдано предоставление им такой возможности именно  в сфере промышленной собственности. Заметим, что прикрывать в административном или судебном споре действительного субъекта правоотношений так, чтобы он оставался неизвестным, не дозволяется ни в какой другой сфере правоприменения. Поэтому правильным представляется давать возможность обращаться за разрешением спора только заинтересованному лицу. Точнее сказать, лицу, имеющему охраняемый законом интерес, связанный с конкретными правоотношениями.

Необходимо как можно скорее внести в Закон и Патентный закон РФ поправки, которые сделают обязательным наличие у лица, обращающегося в Палату по патентным спорам, охраняемого законом интереса, связанного с данными правоотношениями.

ЧАСТЬ II


[1] Пункт 8 Информационного письма ВАС РФ «Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак» от 29.07.1997 г. N 19.
[2] Правила регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы и права на их использование, полной или частичной передаче исключительного права на программу для электронных вычислительных машин и базу данных (утв. Приказом Роспатента №64 от 29 апреля 2003 г.).