Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 



Промышленная собственность: проблемы правового регулирования (часть II)

Лабзин Максим Валерьевич

Максим Лабзин, управляющий партнер юридической фирмы «Лабзин и партнеры»

Противоречия в законодательстве о промышленной собственности порождают неопределенность в правовом регулировании и вызывают вопросы в правоприменительной практике. Автор продолжает исследовать данную тему[1]

Вопрос 5.

Обязательно ли включать в лицензионный договор условия о качестве товаров в ситуации, когда правообладатель не занимается выпуском товаров под данной торговой маркой?

Как известно, право на использование товарного знака может быть предоставлено правообладателем другому лицу по лицензионному договору (ст. 26 Закона РФ от 23 сентября 1992 г. «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»; далее – Закон РФ о товарных знаках). В целях защиты интересов потребителей законодатель установил, что лицензионный договор на товарный знак должен содержать условие о том, что качество товаров лицензиата (пользователя) будет не ниже качества товаров лицензиара (правообладателя) и что лицензиар будет осуществлять контроль за выполнением этого условия (абз. 2 ст. 26 Закона РФ о товарных знаках). Без этого ни один договор не пройдет экспертизу в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и не будет зарегистрирован.

Но очень часто лицензионный договор заключается с правообладателем, который не выпускает товары под данной торговой маркой. Возможно, он просто не успел наладить такое производство либо вообще не имел подобных намерений. Например, часто права на товарные знаки принадлежат управляющим компаниям, которые сами производство не осуществляют. Кроме того, указание на товары может включаться в свидетельство для более полной защиты прав на товарный знак.

Итак, правообладатель, зарегистрировавший товарный знак, может отказаться от выпуска соответствующих товаров по различным причинам, что ни в коей мере не препятствует заключению лицензионного договора. Однако в такой ситуации названные выше обязательные условия о качестве товаров становятся для сторон договора совершенно невыполнимыми. Действительно, как может быть качество товаров лицензиата (пользователя) не ниже качества товаров лицензиара (правообладателя), если товары лицензиаром никогда не выпускались? Но, несмотря на всю абсурдность возникающего при этом положения, обозначенные условия никак нельзя убрать из текста договора, иначе он не будет зарегистрирован.

Между тем данные пункты договора могут представлять опасность для его сторон. Например, если правообладатель впоследствии начнет выпуск товаров и предъявит лицензиату претензии о несоответствии качества, то тот, скорее всего, окажется неготовым к подобному развитию событий, ведь изначально у него не было возможности ориентироваться на какой-либо уровень качества.

В первой части статьи мы уже пытались обосновать точку зрения о нелогичности такой защиты интересов потребителей, при которой весьма существенно ограничивается свобода договора. И при этом исходили из того, что потребители в любом случае будут защищены бережным отношением правообладателя к репутации своего товарного знака. Тем более, что все равно невозможно заставить правообладателя против его воли и желания оберегать репутацию своего знака: бороться с контрафактом, требовать качества товаров от лицензиата.

В связи с этим в Закон РФ о товарных знаках необходимо внести уточнения, согласно которым условия о качестве не должны подлежать обязательному включению в лицензионный договор, но, если стороны не договорятся об ином, качество товаров должно быть не ниже обязательных требований, установленных государством. Стоит упомянуть, что, например, для договора коммерческой концессии, в предмет которого также может входить право на товарный знак, условия о качестве установлены в ГК РФ (ст. 1032).

В существующей ситуации сторонам лицензионного договора придется включить в его текст условие о качестве товаров (даже если лицензиар их не производит). При этом можно сохранить обобщенную формулировку Закона РФ о товарных знаках или при желании лицензиара уточнить, что качество товара должно также соответствовать установленным законодательством требованиям. Если же лицензиару безразлично, какого качества будет товар лицензиата, но вместе с тем стороны видят потенциальную угрозу для своих дальнейших отношений в таких обязательствах, то можно предусмотреть сравнительно небольшой размер  ответственности за их нарушение.

Вопрос 6.

Зависит ли допускаемый законодательством перерыв в использовании товарного знака от даты подачи заявки?

В конце 2002 года в Закон РФ о товарных знаках был внесен ряд изменений (соответствующий Федеральный закон принят 13 ноября 2002 г. и вступил в силу 27 декабря 2002 г.), в числе которых и сокращение срока неиспользования товарного знака с пяти лет до трех. Напомним, что правообладатель обязан использовать товарный знак. В противном случае по истечении определенного законом срока по заявлению любого лица, поданному в Палату по патентным спорам, правовая охрана товарного знака  может быть прекращена.

Между тем при внесении обозначенного изменения законодатель не уточнил, для каких именно товарных знаков установлен новый срок. Все переходные положения Федерального закона от 13 ноября 2002 г. касаются процедуры рассмотрения уже поступивших возражений или применения норм об охраноспособности самих обозначений.

В первое время Палата по патентным спорам досрочно прекращала регистрацию любого знака (независимо от даты заявки или регистрации), в отношении которого было подано соответствующее заявление, а правообладатель при этом не доказал факта его использования за трехлетний период, предшествующий такому заявлению.

Однако в ходе рассмотрения одного из судебных дел по обжалованию решения Палаты по патентным спорам ФАС Московского округа высказал правовую позицию, согласно которой должна применяться та норма о максимальном перерыве в использовании товарного знака, которая действовала на дату подачи заявки (Постановление № КА-А40/13353-04). Дело по надзорной жалобе Палаты по патентным спорам не было передано на рассмотрение Президиума ВАС РФ. В связи с этим Палате по патентным спорам РФ пришлось изменить свою практику, и теперь она применяет два срока неиспользования товарного знака: к знакам, заявленным до 27 декабря 2002 г., – пять лет, после – три года.

Иными словами, в настоящее время предельно допустимый срок неиспользования товарного знака дифференцируется для правообладателей в зависимости от того, когда они подали заявку на регистрацию товарного знака. Владелец товарного знака, заявленного до 27 декабря 2002 года, имеет право не использовать его ни разу в течение пяти лет, а владелец товарного знака, заявленного позже – в течение трех.

Налицо неравенство среди одной и той же категории лиц в одно и то же время, что, по нашему мнению, должно рассматриваться как явное нарушение соответствующего принципа гражданского права (ст. 1 ГК РФ).

К сожалению, этот довод кассационной жалобы так и не был оценен окружным арбитражным судом. Отсутствие такой оценки, а также обоснование судом своего вывода нормами о действии гражданского права во времени вызывают у многих специалистов критическое отношение, но и дают и надежду на то, что либо тот же суд изменит свою позицию, либо ее скорректирует ВАС РФ по аналогичному делу. Невозможно не согласиться с тем, что, например, через 50 лет было бы странным применение к заявленному в 2001 году товарному знаку пятилетнего срока, тогда как содержание обязанности по использованию изменено уже полвека назад и большинство правообладателей давно действуют в соответствии с нормой о трехлетнем сроке.

А теперь проанализируем позицию суда, взявшего за основу нормы о применении гражданского законодательства во времени. В силу ст. 4 ГК РФ акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие. Правовые нормы распространяются на отношения, возникшие до введения их в действие только в случаях, когда это прямо предусмотрено законом, чего в данной ситуации не было.

Отношения, которые возникают при перерыве в использовании товарного знака, зарождаются либо при прекращении использования товарного знака, либо при его регистрации, если знак так и не начал использоваться. А момент регистрации задействованного товарного знака и уж тем более момент подачи заявки в данном контексте никакой роли не играет.

Поэтому, в соответствии со смыслом ст. 4 ГК РФ, должна применяться та норма о возможном перерыве, которая действовала на момент «начала неиспользования».

Вопрос 7.

Возможно ли словесно описать существенные признаки промышленного образца?

Охрана результатов творческой деятельности по разработке внешнего вида изделий обеспечивается институтом авторского права. Однако сфера промышленного дизайна имеет определенные особенности.

Во-первых, результаты творчества в данном случае применяются в промышленном производстве, что придает им коммерческую ценность.

Во-вторых, в монопольном праве на их использование заинтересована, как правило, коммерческая организация, которая желает иметь выданный на ее имя государственный правоустанавливающий документ.

В-третьих, влияние дизайнерской моды (например, стиля HI-TEC), несложные и всем известные приемы в разработке внешнего вида промышленных изделий часто приводят к созданию разными лицами очень похожих произведений, что обусловливает спорность вопроса о наличии оригинальности в том понимании этого признака, которое придается ему  законодательством и доктриной по авторскому праву.

В результате возникла необходимость защитить результаты такой творческой деятельности нормами патентного законодательства, которое позволило организации обеспечить приоритет, зарегистрировать охраняемый результат, получить на свое имя правоустанавливающий документ (патент) и с его помощью отстаивать свои права.

Однако представляется (и судебная практика подтверждает это), что получение патента не прекращает охрану произведения промышленного дизайна в качестве объекта авторского права. Патентование результатов творческой деятельности по созданию внешнего вида изделий служит лишь дополнительной мерой защиты интересов предприятий, взявших в серийное производство такие изделия.

Во избежание заблуждения относительно сути промышленного образца как объекта права уточним, что хотя он и защищен патентом, но является произведением дизайнерского творчества, объем охраны которого трудно определить через некую словесную формулу с перечнем существенных признаков (как это делается для изобретений).

Для произведений, воспринимаемых визуально, констатация факта заимствования, переработки и вследствие этого нарушения прав должна осуществляться, прежде всего, через непосредственное сравнение внешнего вида двух объектов.

 Конечно, с учетом специфики промышленного образца вполне допустимо при оформлении прав требовать некоторого словесного его описания с указанием тех особенностей, которые сам заявитель сочтет значимыми, новыми, творческими. И такое описание затем может использоваться судом как ориентир для определения объема охраны.

Однако вмешательство экспертизы в процесс словесного формулирования внешних признаков объекта патентования с последующим приданием соответствующему перечню значения патентной формулы (как объективного ограничителя объема охраны) противоречит, на наш взгляд, сути промышленного образца и задачам его защиты.

Между тем в соответствии с п. 4 ст. 3 Патентного закона РФ объем правовой охраны, предоставляемой патентом на промышленный образец, определяется совокупностью его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца. Запатентованный промышленный образец признается использованным в изделии, если такое изделие содержит все существенные признаки промышленного образца, нашедшие отражение на изображениях изделия и приведенные в перечне существенных признаков (п. 2 ст. 10). Перечень существенных признаков служит и для установления новизны и оригинальности заявленного на выдачу патента объекта (см. п. 1 ст. 6). Его до выдачи патента проверяет экспертиза и предлагает более удачные, с ее точки зрения, формулировки.

Таким образом, российское законодательство придает словесному перечню существенных признаков промышленного образца значение объективной мерки. Оно предельно формализует оформление прав на этот визуально воспринимаемый объект (по аналогии с патентованием изобретения), делая данный процесс продолжительным, затратным и дающим почву для разногласий между заявителем и экспертизой.

В то же время суды при рассмотрении споров вынуждены иногда констатировать, что словесный перечень признаков внешнего вида нелегко соотнести с изображением изделия в патенте: либо есть явное расхождение, либо для понимания технического описания признаков нужны специальные знания. Вследствие этого возникает вопрос об объеме охраны промышленного образца. И суду было бы гораздо легче положить перед собой приведенное в патенте изображение и визуально сравнить его с изделием ответчика, сформировав свое внутреннее убеждение с ориентиром на самостоятельно сделанное патентообладателем еще при подаче заявки описание. Но Патентный закон РФ требует при вынесении решения найти в изделии ответчика каждый существенный признак внешнего вида, содержащийся в патенте не только на рисунке, но и в словесном перечне.

Представляется, что более эффективной и соответствующей сути промышленного образца и целям его защиты является такая система охраны, при которой суд мог бы констатировать нарушение прав только по приведенному в патенте изображению, а словесное описание играло бы лишь вспомогательную роль. На наш взгляд, отсутствует и необходимость осуществлять обязательную полную экспертизу по существу заявленного на выдачу патента промышленного образца. Вполне достаточно было бы явочной системы получения патента или, по крайней мере, частичной поверки патентоспособности (возможности отнесения заявленного объекта к промышленному образцу).

В заключении приведем высказывание известного русского исследователя патентного права конца 19 – начала 20 века А. Пиленко. Если заменить в нем изобретение на промышленный образец, то оно весьма точно и ярко резюмирует приведенные соображения.

«Есть в юриспруденции свое святое святых, и оно именуется: свободная оценка конкретных явлений жизни независимым юристом. Для того-то и воспитывают ум юриста в строгих формах абстрактного мышления, - чтобы он в состоянии был отрешиться от мелочей конкретного жизнеоборота и взирать немного свысока, немного с самодовлеющим спокойствием на то, что он призван судить. В праве свободной оценки, которые французы недаром окрестили именем, соответствующим наивысшей форме земной власти (souverainete, le juge est souve-rain), заключается весь смысл, вся raison d’etre юриспруденции. Юрист только постольку имеет право на существование, поскольку он, как суверен, призван свободно судить конкретные факты… Существует категория заинтересованных людей, которая хочет дать объективное определение понятия изобретения для того, чтобы впредь не зависеть от судейского усмотрения… Юристу, верящему в свое призвание, никакое соглашение с этими людьми немыслимо. Юрист будет считать в высокой степени вредным именно тот порядок вещей, который практики признали бы для себя идеально удобным. Юрист будет смотреть с удовольствием и с верой в будущее на все крушения попыток дать объективную мерку. Он знает, что если бы, сверх ожидания, она была бы найдена, то тем самым уничтожалась бы и самая благородная из его задач».[2]


[1] См.: Корпоративный юрист. №7. 2006 г. С. 11-14.
[2] Пиленко А. А. Право изобретателя. – М.: «Статут», 2001 (цит. по изданию 1902 г.).