Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 



Право преждепользования

Лабзин Максим Валерьевич

Максим Лабзин, Управляющий партнер юридической фирмы «Лабзин и партнеры»

Несмотря на кажущуюся ясность правовой нормы о праве преждепользования и имеющуюся судебную практику ее применения, вопрос о содержании и субъектах данного права требует дальнейшего изучения. Этому посвящена настоящая публикация.

Абсолютные права, действующие в отношении неопределенного круга лиц, могут натолкнуться на такие интересы отдельного лица, которые не должны оставаться без защиты государства. Уже древние римляне противопоставили праву собственности такие права третьих лиц на вещь собственника, как сервитут, право пожизненного пользования вещью и ее плодами (узуфрукт) и другие. Эти вещные права, очевидно, содержат большее или меньшее ограничение права собственности в интересах другого лица, поскольку собственник не в полной мере может реализовать свои правомочия на принадлежащий ему объект.

Не могло избежать таких ограничений и исключительное право. Оно тоже является абсолютным, но предоставляет его обладателю еще большую монополию, чем право собственности. Если второе имеет своим объектом конкретную, ограниченную в пространстве вещь, которую можно контролировать физически, то первое подчиняет себе нематериальные объекты, над которыми физическое господство невозможно, а обязанными лицами становятся даже те, кто создал такой же объект собственным разумом или узнал о нем из каких-либо иных источников. Более того, исключительное право подчиняет себе не только тождественные, но и сходные объекты (например, эквивалентные технические решения, сходные до степени смешения товарные знаки, производные произведения).

Одним из ограничений исключительного права стало право преждепользования. Оно не позволяет исключительному праву на изобретение, полезную модель или промышленный образец действовать против лица, совершившего определенные добросовестные действия до даты приоритета, с такою же силою, с какой оно действует против всех остальных лиц, таких действий не совершивших.

Согласно п. 1 ст. 1361 ГК РФ, «лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования».

Таким образом, основанием возникновения права преждепользования является следующий фактический состав:

– объект (решение) тождественен запатентованному объекту;

– создан независимо от автора запатентованного объекта, но не

  обязательно преждепользователем;

– начал использоваться лицом, претендующим на право преждепользования, до даты приоритета запатентованного объекта или к этому им были сделаны необходимые приготовления;

– такое использование или приготовление были добросовестными.

Содержанием права преждепользования является обеспеченная законом возможность лица безвозмездно использовать тождественный запатентованному объект, несмотря на возникшее исключительное право, но только в том объеме, который был им достигнут на дату приоритета или обусловлен сделанными на этот день приготовлениями.

Относительно причин, предопределивших появление права преждепользования, можно сказать следующее. Представляется несправедливым лишать права использовать соответствующее решение тех лиц, которые сами создали его или добросовестно узнали о нем и при этом наладили производственные мощности. Без такого права эти лица были бы вынуждены нести, быть может, большие затраты на демонтаж оборудования и на иные действия по сворачиванию производства. И все это только по той причине, что они или те, от кого они узнали о решении, не захотели получить патент, а кто-то его получил. Кроме того, если преждепользователи будут защищены, то тем самым никто не будет вынужден патентовать все решения, которые он желает использовать, даже если монополия на их использование ему не нужна. Значит, здесь можно увидеть уже защиту интересов не только частных, но и публичных, поскольку известно, что патенты сковывают промышленность, ограничивают конкуренцию и тем самым несут в себе некоторый вред, выражающийся в завышенной цене патентованных товаров, и в некоторые  другие последствия.

А.А. Пиленко так писал о защите параллельных создателей одинаковых объектов: «Русское право содержит существенный пробел по вопросу о защите интересов параллельных изобретателей. В Германии они защищены ст. 5 закона 1891 г., дозволяющей третьим продолжить ту эксплуатацию, которая была ими начата до заявки параллельного изобретателя. У нас закон не содержит никаких аналогичных постановлений, и строгая редакция ст. 22  Положения не дозволит судам – напр., путем интерпретации – допустить послабления для тех промышленников, которым чужой патент будет падать, как снег на голову: им придется прекращать даже давно налаженные производства, поскольку эти последние будут коллидировать с чужим патентом»[1].

В общем, в силу права преждепользования тот, кто к дате приоритета уже (или почти) наладил собственное производство с применением независимо от патентообладателя придуманного решения, не обязан платить последнему за использование того, что преждепользователю и так уже было известно. И это представляется справедливым.

Но и не ограничивать объем такого использования тоже было бы неверным, поскольку преждепользователь может объемом своего производства свести на нет все попытки патентообладателя реализовать свое исключительное право в экономическом смысле. Особенно если патентообладатель будет обладать меньшими производственными мощностями и средствами, чем преждепользователь.  Возможность получить прибыль от выгодного (вследствие наличия выданного на законных основаниях патента) положения на рынке должна быть оставлена за владельцем патента на удачное решение.

Таким образом, право преждепользования ограничивает действие исключительного права и потому называется в литературе изъятием из сферы патентной монополии, сферы действия прав патентообладателя [2].

Между тем научное исследование рассматриваемого права далеко от своего завершения.

Например, не полностью исследован вопрос о субъекте права преждепользования. Как известно, использование изобретения, полезной модели и промышленного образца (и соответственно использование тождественного им решения) может осуществляться разными способами. Такими способами является и ввоз  с последующей продажей продукта, в котором использованы изобретение, полезная модель или промышленный образец. Отсюда возникает чрезвычайно актуальный в практике применения вопрос о том, порождает ли право преждепользования  совершаемая до даты приоритета продажа продукции с применением в ней независимо созданного кем-то решения. Иными словами, может ли продавец, начавший продажу до даты приоритета, продолжать ее в таких же объемах после выдачи другому патента другому?

Не прояснен до конца и вопрос о степени свободы произведенного преждепользователем товара от действия исключительного права патентообладателя. Дело в том, что правило об исчерпании права (см. п. 6 ст. 1359 ГК РФ), по крайней мере в его буквальном смысле, не распространяется на товары, введенные в оборот преждепользователем. Ведь в данной правовой норме говорится о введении в оборот продуктов патентообладателем или иным лицом с его согласия. Рассматривать же преждепользователя в качестве такого лица невозможно. Отсюда следует закономерный   вывод: преждепользователь может продавать свой товар только конечному потребителю, потому что если его товар будут покупать, а затем продавать иные оптовые или розничные продавцы, то владелец патента вправе предъявить иск к ним, т.к. они вводят в оборот товар, выпущенный не патентообладателем и без его согласия. Однако такой вывод чрезвычайно ограничивает возможность преждепользователя по сбыту своей продукции.

Другие вопросы, требующие рассмотрения, связаны с последствиями превышения преждепользователем объема и с возможностью, а также способом выдачи патентообладателем разрешения преждепользователю на превышение объема использования объекта.

Все эти вопросы могут быть разрешены в рамках дальнейшего уяснения сути права преждепользования, его соотношения с другими правилами патентного законодательства, и в процессе поиска точной словесной формулы его выражения. В связи с этим представляет интерес точка зрения В.Ю. Джермакяна на объект права преждепользования, на основании которой могут быть даны ответы на поставленные выше вопросы[3]. Согласно этой точке зрения право преждепользования признается неким самостоятельным правом, не являющимся изъятием из патента, поскольку объект этого права и запатентованный объект – это не одно и то же. Последний вывод следует  из соображения, что придуманное до даты приоритета тождественное решение, о котором идет речь в правовой норме о праве преждепользования, не может быть соотнесено с запатентованным в дальнейшем изобретением, полезной моделью или промышленным образцом. «Вы будете говорить о том, что продукт содержит запатентованное изобретение, а я буду говорить – что продукт преждепользователя  содержит «тождественное решение», а не запатентованное изобретение с более поздним приоритетом»[4].

Исходя из этого,  В.Ю. Джермакян приходит к следующим выводам.

1)    Продавец, осуществлявший продажу до даты приоритета, имеет право преждепользования.

2)    Исключительное право патентообладателя в отношении произведенной преждепользователем продукции не действует, и с исчерпанием прав здесь никакой связи нет – его продукцию может продавать любой.

3)    Превышение объема продукции сверх того, который на дату приоритета был достигнут или обусловлен сделанными приготовлениями, является не нарушением патента, а нарушением нормы о праве преждепользования, поэтому  меры ответственности за нарушение исключительного права применению не подлежат.

4)    Разрешение патентообладателя на превышение объема возможно в силу принципа свободы договора, но такой договор не является лицензионным.

Представляется, что право преждепользования имеет гораздо более тесную связь с вытекающим из патента исключительным правом, чем полагает В.Ю. Джермакян, а потому сделанные им выводы ошибочны.

Прежде всего, не удается увидеть разницу между запатентованным объектом и тем тождественным решением, которое использует преждепользователь.

Как известно, объектами патентного права являются решения задач. Изобретения и полезные модели – это технические решения, промышленные образцы – художественно-конструкторские. Таким образом, объекты патентного права (особенно изобретения и полезные модели) имеют явную информационную природу и представляют собой некие знания о том, как можно добиться того или иного результата[5]. На применение этого знания и дается исключительное право.

Говоря о тождественном решении, которое использует преждепользователь, следует признать, что оно представляет собой то же самое по своему содержанию решение задачи, те же знания, информацию, на которые патентообладатель позднее получил патент. То есть, и автор тождественного решения, которое до даты приоритета начал использовать преждепользователь, и автор позднее заявленного изобретения получили в ходе своего творчества одни и те же сведения, одну и ту же информацию. От того, что эти сведения получены из разных источников и в разное время, они не становятся разными. Например, если я сегодня открою последовательность действий, которые приводят к появлению определенного вещества, а кто-то другой откроет такую же последовательность через месяц, то мы с ним в разное время получили одни и те же знания, одну и ту же информацию, одно и то же решение, один и тот же способ получения вещества.

Таким образом, невозможно разделить тождественные решения в зависимости от источника и времени их появления. Если они одинаковы, то это одни и те же сведения и, соответственно, один и тот же объект правового регулирования. Иными словами, право преждепользования и вытекающее из патента исключительное право имеют один и тот же объект. В норме о праве преждепользования вместо изобретения, полезной модели и промышленного образца применительно к преждепользователю используется словосочетание «тождественное решение» лишь для того, чтобы подчеркнуть, что оно создано не указанным в патенте автором, а независимо от него. Перефразируя такой вывод об объекте права преждепользования, можно сказать, что преждепользователь, как и всякий нарушитель патента, использует запатентованный патентообладателем объект. В.Ю. Джермакян, не соглашается с таким выводом: «Как может конкретный объект, изготовленный ранее, когда даже заявки на патент еще не было, потом вдруг считаться использованием позже запатентованного изобретения»[6]. В ответ на это следует возразить, что преждепользователь использует ранее найденное решение, которое затем, по заявке другого лица, признано изобретением с выдачей этому лицу патента на него. Усмотреть в этом что-либо абсурдное совершенно невозможно.

Кроме того, В.Ю. Джермакян не желает замечать ситуации, когда лицо использует тождественное решение, созданное независимо от указанного в патенте автора, но при этом нарушение патента законом все равно признается. Предположим, что фактический состав, при котором возникает право преждепользования, имеется в наличии с той лишь разницей, что начало использования «тождественного решения» или приготовление к этому были осуществлены за рубежом. Однако никакие доводы о том, что используемый объект появился раньше и не есть позднее запатентованный, при наличии российского патента не позволят лицу обеспечить себе в России право на его использование – налаживание производства, продажу и т.д. То же самое получается, если все элементы фактического состава будут присутствовать, за исключением того, что «тождественное решение» до даты приоритета не использовалось и не было сделано никаких приготовлений, даже если оно и было подробно описано его независимым автором.

Таким образом, вовсе не в разнице между объектами следует искать основания и суть права преждепользования, а только в том, что в силу ряда значимых фактов законодатель предписывает не рассматривать в качестве нарушения патента несанкционированное использование третьим лицом запатентованного объекта.

Помимо одного объекта связь между правом преждепользования и патентом вытекает также из следующих трех соображений.

Право преждепользования возникает и прекращается вместе с патентом. Без выданного патента говорить о сохранении права на использование решения абсурдно, поскольку нет причин для его исчезновения или ограничения. После прекращения действия патента (например, в связи с истечением срока его действия или неуплатой очередной годовой пошлины) преждепользователь становится настолько же свободным в объемах использования объекта, как и любые другие лица. Ограничение объема прав исчезает.

Содержание права преждепользования является компромиссом между противостоящими интересами патентообладателя и того, кто еще до даты приоритета добросовестно использовал объект или сделал необходимые к тому приготовления. Для первого существование еще одного источника появления на рынке «патентованных товаров» нежелательно, а второй хотел бы быть полностью свободным от действия патента. В качестве компромисса выступает ограничение объема использования объекта преждепользователем, включая ограничение по передаче права на такое использование – только вместе с предприятием.

Автор решения, используемого преждепользователем, не наделяется какими-либо личными неимущественными правами в отношении него. Право авторства на данное решение принадлежит только лицу(ам), указанному(ым) в патенте, и это право, будучи абсолютным, защищается против всех иных лиц, пусть даже действительно являющихся независимыми авторами, включая и тех, от кого преждепользователь узнал об используемом им решении[7].

На основании вышесказанного следует прийти к общему выводу, что право преждепользования является специально предусмотренной законодателем возможностью такого поведения, которое при отсутствии соответствующей правовой нормы было бы запрещено в силу наличия патента. В каждом конкретном случае право преждепользования ограничивает вытекающее из патента исключительное право в пользу конкретного лица – преждепользователя, представляет собой изъятие из патента в объеме, определяемом фактами, существовавшими на дату приоритета. Независимый характер этого права, якобы предопределенный разницей между объектом данного права и запатентованным объектом, должен быть решительно отвергнут.

Другими подобными изъятиями, без указания которых в законодательстве мы имели бы дело с примерами нарушения патента, являются пункты 1), 3), 4), 5) ст. 1359, ст. 1360, п. 3 ст. 1400 ГК РФ.

Обосновать прямую юридическую связь между правом преждепользования и правом из патента можно и следующим образом. Если закон объявляет о запрете использовать описанный в патенте объект как об общем правиле (п. 1 ст. 1229, ст. 1358 ГК РФ), то разрешение такого использования определенному субъекту на основании соответствующих указанных в законе обстоятельств и/или в определенном объеме является ограничением общего запрета, изъятием из него.

Из этой юридической связи и представления о праве преждепользования как об изъятии из патента, которое характеризуется определенным объемом возможного использования запатентованного объекта, вытекают следующие ответы на обозначенные выше вопросы.

 Превышение преждепользователем объема использования объекта, который был достигнут на дату приоритета или предопределен сделанными на эту дату приготовлениями, образует нарушение исключительного права патентообладателя[8]. В таком случае преждепользователь подвергается тем же санкциям и обеспечительным мерам, что и любой другой нарушитель, а изготовленные им сверх разрешенного объема товары имеют режим контрафактных.

Предоставление преждепользователю права на превышение объема использования возможно со стороны патентообладателя и образует предмет для лицензионного договора, поскольку представляет собой распоряжение вытекающим из патента правом, является предоставлением права использовать объект в той сфере, где действует патент. Согласие, не оформленное в виде лицензионного договора, который должен быть зарегистрирован, не имеет юридической силы.

Новые вопросы ставит перед нами ситуация, когда лицо до даты приоритета не изготавливало изделия, содержавшие позднее запатентованное другим лицом решение, а вводило их в оборот. Эти изделия могли быть произведены:

– патентообладателем;

– преждепользователем-производителем;

– зарубежным производителем.

Является ли такое лицо преждепользователем, на какие действия по использованию оно сохраняет право?

Действительно, в качестве использования изобретения, полезной модели и промышленного образца рассматривается не только изготовление и применение продукта, в котором содержится соответствующее решение, но и его ввоз на территорию России, предложение к продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей (п. 2 ст. 1358 ГК РФ). Соответственно, по буквальному смыслу нормы о праве преждепользования лицо, которое до даты приоритета осуществляло такие действия, сохраняет право на ведение своего бизнеса без превышения объема. Данный вывод разделяется и арбитражной практикой[9].

И следует согласиться с тем, что законодатель действительно заложил в статью Патентного закона РФ и ГК РФ о праве преждепользования такой смысл. Условно назовем такое лицо преждепользователем-продавцом, а преждепользователя, который до даты приоритета начал производство, – преждепользователем-изготовителем.

Но здесь необходимо сделать три замечания.

Во-первых, преждепользователь-продавец после появления патента сохраняет право на осуществление действий с товаром третьего лица при условии, что этот товар имеет легальное происхождение: либо произведен вне территории действия принадлежащего патентообладателю исключительного права, либо произведен преждепользователем-изготовителем. Нельзя поменять источник происхождения товара и начать продавать контрафактный товар, защищаясь от иска правом преждепользования. Это право не должно рассматриваться как основание для легализации, юридического очищения, выведения из-под действия патента товара, произведенного с нарушением исключительного права.

Во-вторых, право преждепользования теряет свой смысл, если лицо продает товары, произведенные самим патентообладателем, поскольку юридическую возможность для этого дает принцип исчерпания исключительного права.

В-третьих, в норме о праве преждепользования, видимо, следует видеть запрет не только на превышение объема использования, но и на изменение его способа. Это, правда, не нашло четкого выражения в законодательном тексте. Однако такой вывод соответствовал бы описанной выше сути анализируемого права как необходимого ограничения действия патента ради избавления преждепользователя от прекращения уже осуществлявшихся или приготовленных им действий, но без чрезмерного ущемления интересов патентообладателя[10].  То есть, преждепользователь-продавец не вправе наладить производство изделий, в которых использовано запатентованное решение, а преждепользователь-изготовитель не вправе прекратить свое производство и вместо этого начать осуществлять ввоз из-за рубежа таких же изделий.

В связи с этим стоит заметить, что из всего многообразия ситуаций право преждепользователя-продавца реализуется и защищается только в двух случах:

1)   он продавал и продолжает продавать товар преждепользователя-изготовителя;

2)   он ввозил, вводил в оборот на территории России или хранил для этих целей товар, произведенный за рубежом.

Вторая ситуация встречается чаще и, как уже отмечено, даже известна арбитражной практике. Первая очень вероятна, но судебные прецеденты по ней нам неизвестны, и она вызывает больше вопросов при правовом анализе.

Юридической науке известна следующая мысль о субъективном гражданском праве: оно представляет собой некий плюс к имущественной сфере правообладателя. Юридически обеспеченная допустимость определенного поведения, возможность требовать совершения действий от третьих лиц или связанность третьих лиц волей правообладателя (т.н. секундарные права) отличает обладателя права от неопределенного круга иных участников гражданского оборота. И действительно, разве был бы смысл в предоставлении определенному субъекту некоего защищаемого законом права, якобы позволяющего добиться какого-то эффекта, если в силу иной общей правовой нормы точно такого же эффекта может добиться неопределенный круг лиц? Подобная картина свидетельствует только о дефектах юридической техники, о противоречии в правовом регулировании.

Исходя из этой мысли, заметим, что если преждепользователю-продавцу предоставляется право продолжать введение товаров с использованием запатентованного объекта в оборот, то этому праву логично противопоставить законодательный запрет на такие же действия, адресованный тем продавцам, которые появились на рынке после даты приоритета. И мы видим, что этот логичный запрет действительно присутствует.

Про случаи несанкционированного ввоза и продажи импортного продукта непреждепользователем, продажи контрафактного товара говорить не имеет смысла: это типичные примеры нарушения патента. Интересно то, что, как уже было отмечено, правило об исчерпании исключительного права (п. 6 ст. 1359 ГК РФ) в современной его редакции не распространяется на продавца товара преждепользователя-изготовителя. То есть, лицо, которое не является преждепользователем-продавцом, не вправе вводить в оборот товары преждеползователя-изготовителя. Соответственно, преждепользователь-изготовитель может либо самостоятельно осуществлять продажи конечному потребителю (через свои собственные магазины или иные службы), либо через преждепользователя-продавца. Распродажа его товара другими лицами исключается.

Однако такое правовое регулирование, хотя и соответствует логике предоставления права преждепользования продавцу, но представляется неприемлемым, поскольку сильно осложняет возможности по сбыту своего товара преждепользователю-изготовителю и тем самым умаляет его право.

Это – первый повод для сомнений относительно обоснованности предоставления права преждепользования продавцу.

Второе соображение состоит в том, что, в отличие от затрат на приготовление и налаживание производства, затраты на подготовку и осуществление ввоза, продаж и хранения продукта оказываются, как правило, значительно меньше и могут допускаться как элемент обычного предпринимательского риска. Зачастую такие затраты вообще отсутствуют: продавцу достаточно после появления патента просто прекратить закупки товаров. Налаживание же и сворачивание производственных мощностей без затрат немыслимо. Таким образом, у продавца отсутствуют или не настолько остро проявляют себя те проблемы, которые присутствуют у изготовителя в связи с возникновением исключительного права и которые вызывали появление в законодательстве права преждепользования.

Наконец, третье соображение: преждепользователь-продавец до даты приоритета совершает действия, которые обычно раскрывают используемое решение и делают его непатентоспособным. При этом такой продавец может запастись и, как правило, обладает всеми необходимыми доказательствами своих открытых операций с продуктом, содержащим запатентованное в дальнейшем решение, и сможет защищать свои права путем признания патента недействительным из-за отсутствия новизны запатентованного решения.

Из вышеназванных соображений вытекает необходимость изменения соотношения правил о преждепользовании и исчерпании прав на менее противоречивое и более подходящее для потребностей жизни правовое регулирование.

Предлагается отказаться от наделения преждепользователей-продавцов правом преждепользования. Любое лицо, совершавшее операции по введению соответствующих товаров в оборот или их хранение до даты приоритета, должно прекратить эту деятельность либо рассчитывать на удачу в случае своего обращения с заявлением о признании патента недействительным вследствие отсутствия новизны решения.

Одновременно следует распространить правило об исчерпании прав на товары, введенные в оборот не только патентообладателем или с его согласия, а вообще любым лицом на законных основаниях (без нарушения исключительного права). Это  откроет возможности для оборота товара преждепользователя-изготовителя, произведенного в разрешенных законом объемах.


[1] Пиленко А.А. Право изобретателя. – М.: «Статут», 2001. – С. 515
[2] См. Городов О.А. Патентное право: учеб. Пособие. – М. 2005 – С. 397, А.П. Сергеев. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. Изд-ие второе. – М.: 2001 – С. 537
[3] Данная точка зрения была раскрыта в ходе обсуждения темы «Патент на полезную модель и преждепользование» в интернет-конфереции Юрклуба в разделе «Интеллектуальная собственность. Информация». Псевдоним В.Ю. Джермакяна, который раскрывается здесь с его согласия, – «Джермук».
[4] Там же. Сообщение № 45.
[5] Подробнее об этом см. Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики // Под общ. ред. В.А. Белова – М.: Юрайт-Издат, 2007 – С. 562–613.
[6] Там же, сообщение № 56
[7] Подробнее об абсолютном характере права авторства и соотношении этого права с фактом авторства см. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей – М.: Статут, 2005. – Стр. 140, 191.
[8] В связи с этим следует всячески поддержать сложившуюся за последние пару лет арбитражную практику, согласно которой ответчику для защиты от иска о нарушении патента недостаточно просто доказать начало использования им объекта до даты приоритета или сделанные приготовления к использованию, сославшись на наличие права преждепользования. В таком случае подлежит установлению объем права преждепользования. Без установленного объема оно не может служить основанием для отказа в иске.
[9] См., например, Постановление ФАС СЗО № А56-8882/01 от 14.05.2003, Постановление ФАС МО № КГ-А40/180-05 от 21.02.2005.
[10] Такой вывод был подтвержден и по указанному выше делу ФАС СЗО № А56-8882/01.