Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 


Федерация Защиты Правообладателей

Оценка судами охраноспособности товарных знаков

Лабзин Максим Валерьевич

Максим Лабзин, юридическая фирма «Лабзин и партнеры»

Данная публикация является очередным обзором арбитражной практики, подготовленной нашей фирмой по судебным актам последних лет. На этот раз мы решили обратить свое внимание на те подходы к оценке охраноспособности товарных знаков, которые были выработаны или подтверждены как правильные именно судами при осуществлении судебного контроля над законностью и обоснованностью решений Палаты по патентным спорам.

Выявление и обобщение высказанных судами правовых позиций по данному вопросу имеет большое научное и практическое значение. Научное – потому что арбитражная практика через высказанные судьями убеждения о смысле понятий и правовых норм формирует понимание юристами природы товарного знака и принципов регулирования связанных с ним отношений. Как известно, судебная практика и доктрина взаимно влияют друг на друга. А практическое – потому что практикующие в данной области юристы и патентные поверенные могут использовать выработанные арбитражной практикой подходы в своей профессиональной деятельности.  Причем такие подходы обладают стабильностью, поскольку могут быть изменены только самой арбитражной практикой или через изменение законодательства. Роспатент и Палата по патентным спорам не могут отказать в их применении и подстраивают свою практику под эти подходы. Наконец, проанализированная нами арбитражная практика является лучшим подтверждением того, что и мы, правовые представители заявителей и правообладателей, участвуем в формировании правовых подходов к оценке охраноспособности товарных знаков. Это происходит, когда мы оспариваем состоявшиеся решения в вышестоящих  инстанциях, высказывая при этом свою правовую позицию.

1.  Критерии обозначения, вошедшего во всеобщее употребление.

На сегодняшний день пока нет другого такого вопроса, по которому Высший Арбитражный суд РФ столь явно указал на ошибки в практике Палаты по патентным спорам, как вопрос об отнесении обозначения к вошедшему во всеобщее употребление.

То, что ВАС РФ уделил такое пристальное внимание этому вопросу, неудивительно, поскольку нормы Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождение товаров» (далее – Закон) на этот счет стоят на защите интересов неопределенного круга лиц, ограничивая возможность регистрации конкретным лицом соответствующего обозначения.

Как известно, таких норм в Законе было и в настоящее время остается две. Первая является основанием для отказа в регистрации товарного знака, когда обозначение вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида на дату подачи заявки (п. 1 ст. 6). Вторая является основанием для досрочного прекращения регистрации, когда обозначение вошло в такое употребление уже во время действия исключительных прав (п. 1 ст. 29).

Однако неверное толкование этих норм может неоправдано ограничить, лишить конкретное лицо права на индивидуализацию своих товаров или подменить собой другие нормы Закона, создав тем самым неопределенность в правовом регулировании.

На ошибки в толковании Палатой по патентным спорам и судами норм о вошедших во всеобщее употребление обозначениях и указал ВАС РФ по двум делам, рассмотренным им в 2004 году.

В первом деле предметом рассмотрения стал товарный знак «PHENAZEPAMUM» и его использование третьими лицами, которое не контролировалось правообладателем.

Данный товарный знак был зарегистрирован в 1979 году на имя Научно-исследовательского института фармакологии Российской академии медицинских наук (НИИ фармакологии) в отношении медицинских препаратов, после чего срок его действия неоднократно продлевался. 12 апреля 2002 года ГУП «Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии» (ГосНИИОХТ) обратился в тогда еще существовавшую Высшую патентную палату с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны данного товарного знака в связи с превращением его в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление. При этом ГосНИИОХТ ссылался на то, товарный знак более двадцати лет использовался на территории России не только владельцем, но и иными лицами; на то, что объем производства этого препарата существенно вырос, и этот рост в основном обеспечили предприятия, которые использовали данное обозначение без разрешения правообладателя; а также на то, что именно бездействие правообладателя привело к росту объема несанкционированного производства и продажи препарата «PHENAZEPAMUM».

На основании этих фактов регистрация товарного знака была прекращена. Добиться отмены этого решения Высшей патентной палаты в судах первой, апелляционной и кассационной инстанции бывшему правообладателю не удалось, хотя он оспаривал указанные выше факты, говорил о преувеличении своим оппонентом доли контрафактной продукции и о том, что он боролся с несанкционированным выпуском препарата.

  Рассматривая правильность применения данного основания досрочного прекращения регистрации, Президиум ВАС РФ в своем Постановлении №2606/04 от 6 июля 2004 года по результатам анализа этой нормы пункта 1 ст. 29 Закона установил следующие критерии отнесения обозначения к вошедшему во всеобщее употребление.

  1. Использование товарного знака третьими лицами приобрело неконтролируемый и всеобщий характер и, как следствие, знак теряет свою различительную способность.
  2. Всеобщность предполагает, что обозначение должно потерять свою различительную способность для потребителей товара, его производителей или специалистов данной области. При этом общеупотребимость только  в кругу производителей или специалистов является недостаточной. Оценке подлежат данные о мнении максимально широкого круга лиц, который включает как специалистов, так и потребителей этого товара.
  3. Товарный знак должен стать видовым понятием товара, не отделенным от него.

Далее Президиум ВАС РФ указал, что в настоящем споре совокупность названных оснований не подтверждена: доля контрафактной продукции на рынке лекарств и срок несанкционированного применения товарного знака не устанавливались, правовая оценка обращениям третьих лиц к правообладателю с просьбой заключить лицензионный договор и действиям правообладателя по защите своих прав (претензии и иски) не дана, общеупотребимость в кругу потребителей не установлена.

   И поскольку без соответствующих доказательств, которые должен был представить ГосНИИОХТ, оценка всеобщности употребления обозначения невозможна, то Президиум ВАС РФ отменил состоявшиеся судебные акты и без передачи дела на новое рассмотрение признал недействительным решение Высшей патентной палаты.

В другом деле Президиум ВАС РФ анализировал применение Палатой по патентном спорам и судами нормы Закона о всеобщности употребления обозначения в качестве товаров определенного вида как абсолютном основании отказа в регистрации.

20 ноября 1996 года ОАО «Нижфарм» подало заявку на регистрацию в качестве товарного знака словесного обозначения «Левомеколь». 31 марта 1998 года данный товарный знак был зарегистрирован в отношении товара «мази медицинские».

По возражению ЗАО «Центрально-Европейская фармацевтическая компания» Палата по патентным спорам своим решением от 16 октября 2003 г. признала регистрацию товарного знака недействительной на основании пункта 1 ст. 6 Закона в связи с тем, что на дату подачи заявки данное обозначение вошло во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида. При этом вывод Палаты был основан на том, что спорное обозначение до даты приоритета в течение длительного времени использовалось в качестве наименования конкретного товара и в этом качестве вошло в различные общедоступные источники (справочники, монографии, периодические издания) и в нормативно-техническую документацию. Также Палата указала, что на дату подачи заявки производство мази «Левомеколь» осуществлялось в России двумя производителями: правообладателем и ОАО «ХФК «Агрихим».

Суды всех трех инстанций согласились с Палатой по патентным спорам,  оставили ее решение в силе.

Президиум ВАС РФ в своем Постановлении №11580/04 от 14 декабря 2004 г. повторил свою раннее выраженную позицию о том, когда обозначение может считаться вошедшим во всеобщее употребление в качестве товаров определенного вида и что означает требование всеобщности. Он подчеркнул, что общеупотребимость только в кругу  производителей или специалистов является недостаточной. При исследовании всеобщности должны подлежать оценке данные о мнении максимально широкого круга лиц, в том числе и потребителей товара.

Между тем, как указал ВАС РФ, мотивировка Палаты и судов основана на факте производства лекарственного средства «Левомеколь» двумя независимыми производителями, то есть анализ проводился в отношении распространенности обозначения в узкой группе лиц – только среди производителей. Кроме того, выводы о распространенности и в этой группе лиц сделаны без учета длительности, объемов и условий использования спорного обозначения вторым производителем – ОАО «ХФК «Агрихим».

И поскольку у Палаты не мелось доказательств наличия фактических обстоятельств, которые могут быть достаточным основанием для признания обозначения вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, то ее решение было признано Президиумом ВАС РФ недействительным.

Эти судебные акты Президиума ВАС РФ изменили судебную практику и практику Палаты по патентным спорам.

Так, Федеральный Арбитражный суд Московского округа (далее – ФАС МО) в своем Постановлении от 04 октября 2005 года №КА-А40/7861-05-П по делу о признании Палатой по патентным спорам недействительности регистрации товарного знака «ФЕНАЗЕПАМ» уже исходил из правовой позиции ВАС РФ, почти дословно повторив ее. Данным судебным актом было вновь установлено отсутствие оснований для признания регистрации товарного знака недействительной.

А вот по делу об обозначении «Семейная» для зубной пасты необходимые факты, которые ВАС РФ считает необходимыми для признания обозначения вошедшим во всеобщее употребление, были установлены. В своем Постановлении от 02 августа 2005 г. по делу №КА-А40/7142-05 ФАС МО указал, что Палатой по патентным спорам и судами установлены длительное использование обозначения «Семейная» рядом производителей, большой объем такого использования, дана оценка доводам и доказательствам сторон о восприятии обозначения потребителями (зубные пасты «Семейная» разных производителей, как установлено, широко реализуются на рынке), о превращении этого названия в видовое понятие. Потому судебные акты предыдущих инстанций, признавшие законность и обоснованность решения Палаты о досрочном прекращении регистрации товарного знака, были оставлены в силе.

2.   Введение в заблуждение при столкновении с правами и интересами другого лица.

Как известно, в Законе имеется норма, запрещающая регистрировать обозначение, способное ввести в заблуждение относительно товара или его изготовителя (пункт 3 ст. 6 Закона). Данное основание к отказу в регистрации отнесено к абсолютным основаниям.

Также есть норма, запрещающая регистрацию товарного знака, если он сходен до степени смешения с товарным знаком третьего лица, в отношении однородных товаров (п. 1 ст. 7 Закона). Эта норма направлена на защиту частного интереса первого заявителя (правообладателя) и причислена к относительным основаниям отказа в регистрации.

На практике разграничение ситуаций, для которых по замыслу законодателя предназначено каждое из этих оснований, представляет немалые трудности. Как весьма дискуссионный представлен этот вопрос и в научных публикациях.

Проблема заключается в том, что использование обозначения, сходного до степени смешения с «чужим» товарным знаком, тоже вводит потребителей в заблуждение. Такое заблуждение является очевидным следствием смешения товаров на рынке. Поэтому владельцы товарных знаков, требуя отмены регистрации знака своего конкурента, часто указывают не только на нарушение пункта 1 ст. 7, но и на нарушение абсолютного основания отказа в регистрации – введение в заблуждение (ст. 6). А иногда пункт 1 ст. 7 вообще не фигурирует в возражениях лица против регистрации, а используется только ст. 6.

Но возможно ли такое применение закона? Решение этого вопроса и пытались найти арбитражные суды.

По делу о товарном знаке «КАРЬЕРА», который был зарегистрирован в отношении журналов, его регистрация была признана недействительной по той причине, что этот журнал стал известен до даты подачи заявки как журнал иного лица, чем заявитель. При этом суды первой и кассационной инстанции применили пункт 2 ст. 6 Закона (в предыдущей редакции). Так, ФАС МО указал: «Таким образом, регистрация обозначения «КАРЬЕРА» в качестве товарного знака для товаров (журналы) и услуг (издание журналов) на имя физического лица К., впоследствии переуступленного ЗАО «Издательство «Среда», не имеющего свидетельства о регистрации средства массовой информации на журнал с одноименным наименованием и, как следствие, права на издание этого журнала, вызывает у потребителей представление об издателе печатной продукции под названием «КАРЬЕРА», которое не соответствует действительности и тем самым способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя» (Постановление ФАС МО №КА-А40/11013-03 от 23.01.2004).

Как видно, ст. 7 здесь не могла быть применена потому, что название «КАРЬЕРА» не было заявлено действительным издателем на регистрацию в качестве товарного знака. Между тем, очевидно, что зарегистрированный товарный знак был признан судами  вводящим в заблуждение не в силу своей семантики, а в силу его активного использования другим лицом и смешения с товарами этого лица.

Аналогичный подход был продемонстрирован в деле о товарном знаке «MIKADO». Суть дела заключалась в том, что предприниматель К. заявил на регистрацию данный товарный знак, но ему было отказано экспертизой ФИПС. Данный отказ был подтвержден решением Палаты по патентным спорам. Данные подразделения Роспатента сослались на то, что обозначение «MIKADO» не соответствует требованиям пункта 2 ст. 6 Закона (в предыдущей редакции), поскольку оно, написанное латинскими буквами, может создать у потребителя впечатление об иностранном происхождении товара, что не соответствует действительности. А кроме того, на товарном рынке России на протяжении ряда лет находится иностранный товар, маркированный обозначением «MIKADO», что также может ввести в заблуждение потребителя о производителе и качестве товара.

Суды всех трех инстанций отказали предпринимателю в требовании об отмене решения Палаты по патентным спорам. ФАС МО не коснулся факта написания слова латинскими буквами как возможного основания к отказу в регистрации товарного знака на имя российского лица. Но в ответ на возражения предпринимателя о том, что суд в данном случае проводил сравнение с правами третьих лиц, что регламентируется пунктом 2 ст. 7 Закона ответил, что этот довод не соответствует действительности, поскольку «суды в данном случае оценивали способность спорного обозначения ввести в заблуждение потребителя товаров исходя из возможности введения в заблуждение относительно изготовителя товара и происхождения, а не исходя из нарушения прав третьих лиц, а именно конкретного производителя товара» (Постановление ФАС МО №КА-А40/5441-05 от 21 июня 2005)

В тот же день ФАС МО оформил еще одно Постановление (№КА-А40/5323-05) с аналогичным выводом. При рассмотрении этого дела суд установил, что на российском рынке в течение длительного времени представлены и широко используются товары, маркированные заявленным на регистрацию обозначением, однако их выпускает не заявитель. В такой ситуации, как написал суд кассационной инстанции, «удовлетворение заявки породит в сознании российского потребителя ложное представление об изготовителе товара, месте его происхождения и качестве, что недопустимо». Именно в связи с этим суд первой инстанции (правомерно, по мнению ФАС МО) признал оспариваемое решение Апелляционной палаты Роспатента о подтверждении отказа ФИПС в регистрации товарного знака соответствующим требованиям пункта 2 ст. 6 Закона. Был отклонен довод заявителя о том, что в данном случае это основание не может применяться, т.к. анализ заявленного обозначения проводился с сопоставлением с правами третьих лиц, что регламентируется пунктом 1 ст. 7 Закона.

Иную позицию мы можем обнаружить в других судебных актах того же суда.

Так, в деле, где правомерность регистрации товарного знака проверялась исходя из результатов сравнения с зарегистрированными товарным знаками третьего лица (а не просто используемыми), ФАС МО высказал позицию, что основание для отказа в регистрации по пункту 2 ст. 6 Закона «является безусловным и не требует сравнения с каким-либо другим товарным знаком, т.е. вывод о введении потребителя в заблуждение может быть сделан только на основании элементов самого знака» (Постановление ФАС МО №КА-А40/5963-05 от 11.07.2005). В результате пункт 2 ст. 6 применен не был.

Существование такого судебного акта позволяет говорить о некоторой противоречивости арбитражной практики по разбираемому вопросу. Действительно, получается, что если обозначение одного лица активно используется, то ст. 6 Закона о введении в заблуждение может быть применена в качестве абсолютного основания отказа в регистрации на имя другого. А вот заявка или регистрация товарного знака этим другим лицом может быть основанием только для применения пункта 1 ст. 7 Закона, но не ст. 6. Но это означает придание факту использования обозначения такого же правового значения в рассматриваемых делах, как и факту подачи заявки, факту регистрации. А то и большего, т.к. оспаривание регистрации по ст. 6 сроком не ограничено, в отличие от оспаривания по п. 1 ст. 7. Это, на наш взгляд, не вполне согласуется с теми основаниями возникновения прав на товарные знаки, которые предусмотрены в законодательстве: регистрация, признание обозначения общеизвестным, международные договоры. Кроме того, такой подход нередко доводится экспертизой ФИПС до неоправдано общего: стоит эксперту найти в сети Интернет хотя бы один факт использования заявленного обозначения третьим лицом, как тут же выносится Уведомление с предполагаемым отказом в регистрации на основании введения потребителя в заблуждение. Логичным продолжением такого подхода должно стать введение в законодательство правовой охраны обозначений по факту начала использования, как в США.

Окончательную путаницу в арбитражную практику внесло дело о товарном знаке «CRISTAL», права на который принадлежали Калужскому ОАО «Кристалл». Данный знак был зарегистрирован еще 22 сентября1997. С требованием об отмене его регистрации в Палату по патентным спорам обратился владелец товарного знака «KRISTAL» – известное ФКП «Союзплодоимпорт», которое контролируется Минсельхозом РФ. Поскольку оспаривание регистрации в связи с нарушением пункта 1 ст. 7 Закона (сходство обозначений до степени смешения) возможно только в течение пяти лет с даты внесения товарного знака в реестр, а они к моменту обращения в Палату уже истекли, то ФКП «Союзплодоимпорт» попытался добиться применения нормы ст. 6 о введении в заблуждение. Нарушение этой статьи при регистрации товарного знака срока давности не имеет, и при его установлении регистрация товарного знака признается недействительной на любом сроке ее действия.

Здесь надо отметить, что 6 июля 2004 года Роспатентом были приняты очень убедительные и прекрасно обоснованные Разъяснения по вопросу о случаях применения двух рассматриваемых оснований к отказу в регистрации – введение в заблуждение и сходство до степени смешения с чужим обозначением. В этих разъяснениях на основании системного толкования правовых норм и с многочисленными ссылками на международную практику были даны рекомендации применять пункт 3 ст. 6 новой редакции Закона без сопоставления с объектами прав третьих лиц, поскольку на это рассчитан именно пункт 1 ст. 7.

Однако, и на это нельзя не обращать внимания, Палата по патентным спорам как будто забыла про эти разъяснения, про свою предыдущую практику и своим решением от 28 декабря 2004 г. признала недействительной регистрацию товарного знака «CRISTAL», поскольку из-за смешения с товарным знаком «KRISTAL» он вводит потребителей в заблуждение. Такое решение Палаты сначала было отменено Арбитражным судом г. Москвы, однако Девятый арбитражный апелляционный суд и ФАС МО (Постановление №КА-А40/10978-05 от 15.11.2005) подтвердили его законность и обоснованность. Уважаемый суд кассационной инстанции высказал позицию, прямо противоположную указанному выше Постановлению №КА-А40/5963-05: «Арбитражный апелляционный суд правильно сделал вывод, что использование Калужским ОАО «Кристалл» на товаре товарного знака с элементом «CRISTAL» способно ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товара, поскольку словесный элемент «CRISTAL» и ранее зарегистрированный товарный знак «KRISTAL» зарегистрированы в отношении однородных товаров». «В этой связи доводы жалобы о неправильном применении судом пункта 2 ст. 6 Закона ошибочны».

Юристу, ищущему в судебной практике определенность, остается только надежда на будущее. И, похоже, эта надежда может оправдаться. В указанных ниже делах (о товарном знаке «AMRO НЕВСКОЕ» и о товарном знаке «LIVIA») Президиум ВАС РФ установил сходство до степени смешения между зарегистрированными товарными знаками разных лиц и при этом посчитал необходимым при признании регистрации недействительной применять не только норму пункта 1 ст. 7 Закона, но и норму о введении потребителей в заблуждение. Правда, стоит оговориться, что введение в заблуждение было установлено, исходя, в первую очередь, из известности более раннего товарного знака.

3.   Сходство до степени смешения и однородность товара.

В середине июля 2006 г. Президиум ВАС РФ огласил, а осенью подготовил два Постановления, которые касаются двух очень субъективных вопросов: сходство обозначений до степени смешения и однородность товаров.

Такие Постановления могли появиться только в том случае, если ВАС РФ увидел ошибочность в самих подходах к оценке обозначений на предмет степени их сходства, а товаров – на предмет их однородности. И, действительно, мы видим, что ВАС РФ решил подробно остановиться на том, как должна поводиться такая оценка, чтобы в решениях Палаты по патентным спорам и судов присутствовал тот дух справедливости, который положен законодателем в текст Закона, и чтобы правоприменительная практика позволяла владельцам известных брэндов защищаться от неявного подражания.

В первом деле суды столкнулись с интересной и достаточно часто встречающейся на практике ситуацией, когда производитель закуски к пиву использует в отношении своей продукции известное название пива без согласия его производителя. Причем в данном деле производитель закуски не только использовал такое название, но и зарегистрировал его по 29 и 30 классу МКТУ в качестве своего товарного знака. Этот товарный знак №241119 представлял собой овал, в котором одно под другим располагались два слова, выполненные разным шрифтом: «AMRO» и «НЕВСКОЕ». О признании такой регистрации недействительной выступил производитель известного пива «НЕВСКОЕ» - с той целью, чтобы в дальнейшем обеспечить себе возможность запретить использование этого обозначения. При этом он обосновывал свои требования наличием у него регистрации данного товарного знака «НЕВСКОЕ» для пива (№189158) и известностью этого обозначения.

Вряд ли воможно не увидеть истинные цели производителя снеков, который начал производство и зарегистрировал свой знак много позже появления товарного знака пива «НЕВСКОЕ». Несомненно, он пытался воспользоваться популярностью пивного брэнда для продвижения на рынке своих пищевых товаров, употребление которых часто сопутствует употреблению пива – орехи, чипсы, сухари и др.

Однако Палата по патентным спорам не применила норму о введении в заблуждение, а также пункт 1 ст. 7 Закона, и отказала в признании регистрации товарного знака недействительной, поскольку не посчитала возможным установить не только однородность товаров, но даже сходство до степени смешения сравниваемых товарных знаков. Суд первой инстанции с Палатой не согласился и признал ее решение незаконным. Суды апелляционной и кассационной инстанций состоявшееся судебное решение отменили, а решение Палаты оставили в силе.

Президиум ВАС РФ, признавая правильным решение суда первой инстанции, посчитал необходимым дат следующее толкование положениям Закона о сходстве до степени смешения и однородности товаров (Постановление №2979/06 от 18 июля 2006 г.).

«Следует признать, что угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во первых, от различительной способности знака с более раним приоритетом; во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков; в-третьих, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг» (стр. 7).

«Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание такие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и реализации (в том числе место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров» (стр. 9).

«...суд первой инстанции пришел к правильному выводу, что традиционность применения в качестве пивных закусок этих пищевых продуктов, условия их сбыта (совместная продажа пива и пивных закусок), общий для них круг потребителей свидетельствуют об однородности сравниваемых товаров и услуг» (стр. 10).

Аналогичный подход к оценке степени сходства (однородность товаров сомнений не вызывала) был продемонстрирован во втором деле, которое рассмотрел Президиум ВАС РФ (Постановление Президиума ВАС РФ №3691/06 от 18 июля 2006).

Это дело возникло в связи с тем, что фирма ООО «БРК-косметикс» выбрало для подражания известный товарный знак для косметики «NIVEA». Она придумала весьма отличающееся от него название «LIVIA», но поместила это название в логотип, по внешнему виду очень похожий на ряд комбинированных товарных знаков «NIVEA», имеющих общий мотив дизайна . Этот товарный знак фирмы «БРК-косметикс» был зарегистрирован (№240053), и именно против этой регистрации возражал правообладатель известного знака «NIVEA».

Палата по патентным спорам пришла к выводу, что наличие графического сходства по общему зрительному впечатлению является недостаточным для аннулирования правовой охраны, и потому отказала в удовлетворении требования об отмене регистрации. При этом вопрос однородности товаров (а они практически совпадали) не рассматривался.

ВАС РФ и в этом деле обратил внимание, что в предмет исследования по таким делам входит не только вопрос о степени сходства самих обозначений, но и различительная способность (известность) знака с более ранним приоритетом, а также однородность товаров. В связи с этим ВАС РФ указал на ту ошибку, что «судами не был проведен комплексный анализ сходства товарных знаков, учитывающий не только их визуальное и графическое отличие, но и различительную способность, а также не исследован вопрос о сходстве (однородности) товаров» (стр. 8).

Президиум ВАС РФ подчеркнул и важность общих элементов товарных знаков правообладателя, объединяющих эти знаки в одну серию. «В результате основной потребитель идентифицирует товары и услуги в первую очередь по привычным ему серийным элементам товарных знаков. Как правило, он руководствуется общими впечатлениями (часто нечеткими) о знаке, виденном ранее, не имеет возможности непосредственно сравнить знаки и проявляет меньшую осмотрительность, чем при выборе дорогих товаров и услуг» (стр. 9). Поэтому «основное правило» при сравнении знаков с точки зрения их визуального сходства состоит, согласно позиции ВАС РФ, в том, что «вывод делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления)» (стр. 9). И «для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения» (стр. 10). Такая опасность была установлена Президиумом ВАС РФ в том числе исходя из результатов социологических опросов, представленных обоими правообладателями.

В результате ВАС РФ признал недействительным решение Палаты по патентным спорам, которым она отказала в удовлетворении возражения против регистрации комбинированного товарного знака «LIVIA».

4.   Приобретение различительной способности.

Дела, в которых рассматривается возможность предоставить правовую охрану обозначению, приобретшему различительную способность только в результате активного его использования, представляют немалый интерес. Дело в том, что для правильного их разрешения необходимо учитывать не только частные интересы заявителя, который быть может действительно вложил много труда и средств ради узнаваемости своего обозначения, но и интересы других предпринимателей, которые, возможно, используют или захотят использовать это обозначение в информационных целях (для характеристики свойств или иных параметров товара). Также нужно учитывать общественные интересы, потому что применение обозначения может им противоречить. Иными словами, должно действовать то правило, что не любое обозначение можно зарегистрировать в качестве товарного знака на том основании, что оно приобрело известность и узнаваемость.

Противоречие между интересом заявителя и интересами общества проявилось в деле о товарном знаке «Компромат.RU», который по утверждению правообладателя приобрел различительную способность. Однако Палата по патентным спорам признала регистрацию недействительной на основании пункта 1 ст. 6 Закона, т.к. пришла к тому выводу, что обозначение указывает на свойство товара и услуг, негативный характер информации. Суды первой и апелляционной инстанции согласились с позицией Палаты. Однако ФАС МО (Постановление №КА-А40/8111-05 от 31.08.2005) выразил категорическое несогласие с решением Палаты и указал на его противоречие нормам международного и российского права. Суд кассационной инстанции согласился с правообладателем в том, что обозначение приобрело различительную способность до даты подачи заявки, а предыдущие инстанции этот довод отклонили. И в этом суд увидел явное нарушение подпункта 1 ст. 6 quinquies Парижской конвенции об охране промышленной собственности, поскольку согласно этой норме «не может быть отказано в правовой охране товарного знака, даже при наличии абсолютных оснований к отказу в регистрации, при условии приобретенной различительной способности заявленного обозначения в результате его использования до обращения с заявкой» (из Постановления). При этом в качестве основного пути приобретения различительной способности в этом деле фигурировал сайт www.compromat.ru.

Данное дело было рассмотрено Президиумом ВАС РФ, который отменил Постановление ФАС МО, а предыдущие судебные акты оставил в силе (Постановление №15736/05 от 11 апреля 2006). Прежде всего, ВАС РФ пришел к выводу, что товарный знак «Компромат.ru» содержит элемент, противоречащий принципам гуманности и морали, поскольку такое обозначение указывает на информацию, порочащую деятельность и репутацию иных лиц. Видимо, такая позиция появилась у судей по результатам ознакомления с деятельностью заявителя: указанное выше доменное имя отсылало посетителей на сайт «Библиотека компромата Сергея Горшкова». Как можно понять, уже только такая оценка обозначения, по мнению Президиума ВАС РФ, исключает возможность его регистрации в качестве товарного знака, даже если оно и стало известным.

Но и в отношении различительной способности судьи высшей судебной инстанции не согласились с тем, что обозначение на дату подачи заявки стало индивидуализировать товары и услуги заявителя. Как установил Президиум ВАС РФ, обозначение «Компромат.ru» указывает на свойство и назначение товаров  и услуг, связанных с информацией и предлагаемых правообладателем (16, 35, 38, 41, 42 классы МКТУ). Кроме того, суду не было представлено доказательств иного использования обозначения, чем в сети Интернет. Между тем, доменное имя правообладателя отличается от написания товарного знака, а третье лицо, которое и обратилось в Палату, являлось администратором похожего домена «Kompromat.ru» и выпускало журнал с одноименным названием. Таким образом, несколько лиц (правообладатель и третье лицо) независимо друг от друга использовали сходные обозначения.

А в другом деле обозначение «Компания года» в отношении в первую очередь услуг по организации конкурсов было признано приобретшим различительную способность, а потому его регистрация была оставлена в силе. Такую позицию занял опять же ФАС МО (Постановление №КА-А40/13302-05 от 20.04.2006). Были установлены факты его активного использования, а потому ФАС МО вновь указал на неправомерное неприменение Палатой по патентным спорам подпункта 1 ст. 6 quinquies Парижской конвенции об охране промышленной собственности. Кроме того, как указал суд кассационной инстанции, арбитражный суд первой инстанции учитывал практику Роспатента по предоставлению правовой охраны для тех же услуг таким аналогичным обозначениям, как «Человек года», «Лица города», «Брэнд года»,  «Директор года», «Учитель года России», «Песня года», «Лучшие менеджеры года».

5.   Судебные акты по отдельным обозначениям.

В заключении хотим привести еще ряд судебных актов в отношении некоторых конкретных обозначений, которые тоже представляют немалый интерес и могут помочь в формировании своей правовой позиции по аналогичным делам.

Палата по патентным спорам признала недействительной регистрацию достаточно известного товарного знака для пива «АФАНАСИЙ», которая была оформлена на имя иностранной компании. Основанием для такого решения послужило то, что товарный знак своим внешним видом (мужчина в кафтане и шапке на фоне ладьи) и словесным элементом (русское имя) создает у российского потребителя образ русского купца-путешественника, а потому его регистрация на имя иностранной компании способна ввести в заблуждение относительно производителя товара (п. 3 ст. 6 Закона), что подтверждается и результатом социологического опроса. Суд первой инстанции поддержал такую позицию Палаты по патентным спорам. Однако суды апелляционной и кассационной инстанции с этим не согласились. Так, ФАС МО в своем Постановлении №КА-А40/6548-05 от 28 июля 2005 указал: «Словесное обозначение «Афанасий», включенное в оспариваемый товарный знак, представляет собой мужское имя «Афанасий», однозначно не ассоциируется с конкретным физическим лицом... Изобразительная часть товарного знака, служащая фоном для словесного элемента, также не указывает на конкретного производителя товара». ФАС МО и 9-й апелляционный арбитражный суд также посчитали, что запрет регистрации данного товарного знака на имя иностранного лица был бы нарушением равенства прав иностранных и российских лиц. Кроме того, было отмечено, что фактическим производителем пива были российские лица, получившие право использовать товарный знак по лицензионному договору, так что никакого заблуждения не было.

В судебном деле о товарном знаке «Длянос» суды всех трех инстанций признали ошибочной позицию Палаты по патентным спорам об охраноспособности данного обозначения. Палата посчитала, что данное слово является изобретенным, его значение в словарях отсутствует, а потому данное обозначение не может считаться указывающим на назначение товара (капли от насморка) или вводить в заблуждение (в отношении иных товаров). Но ФАС МО в своем Постановлении №КА-А40/2872-05 от 25 апреля 2005 указал: «Специальных знаний в области русского языка для оценки восприятия русскоязычным потребителем названного словесного обозначения в качестве товара, предназначенного для носа, не требуется, что подтверждено заключением Института русского языка им. В. В. Виноградова Российской академии наук... Совместное присутствие этих слов («Для» и «Нос») на товаре для русскоязычного потребителя воспринимается как нечто предназначенное для носа, т.е. указывает на назначение товара».

Выше мы уже касались спора о товарном знаке для зубной пасты «Семейная». Здесь мы бы хотели обратить внимание читателей также на то, что в том деле суды посчитали необоснованным вывод Палаты по патентным спорам об описательном (характеризующем) характере данного обозначения и о нарушении его регистрацией пункта 1 ст. 6 Закона. Так, в своем Решении от 14 февраля 2005 г. (Дело №А40-67144/04-93-224) Арбитражный суд г. Москвы написал, что «само по себе обозначение «Семейная» не указывает в данном случае на такую цель, как чистка зубов». Суды также посчитали невозможным, чтобы одно и то же обозначение было и вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, и указывающим на назначение товара, так как «обозначение, указывающее на назначение, является таковым само по себе, а обозначение, вошедшее во всеобщее употребление, предполагает, что оно изначально таковым не являлось» (из Решения суда).

В судебном деле о товарном знаке «Золотистый» для риса ФАС МО согласился с правовой позицией Палаты по патентным спорам и признал регистрацию этого обозначения соответствующей требованиям Закона. Были отвергнуты доводы лица, подавшего возражение, о том, что данное прилагательное воспринимается как указание на цвет и свойства товара, но в отношении риса это является ложным.

«Смысловое значение слова «Золотистый», согласно толковому словарю русского языка С. И. Ожегова (цвета золота, с золотым отливом), не позволяет признать анализируемый элемент как прямое указание характеристики цвета товара «рис». Цвет является постоянной категорией. При этом, как правомерно указано Палатой по патентным спорам и судом, указание обозначения «Золотистый», наряду с другими цветами, при характеристики «риса» не может однозначно и прямо говорить о цветовой характеристике риса. Кроме того, цвет не характеризует свойство предмета, следовательно, цвет не связан со свойством риса, поскольку свойство указывает на качество, признак, составляющий отличительную особенность чего-то. На основании этого суд обоснованно пришел к выводу, что слово «Золотистый» само по себе прямо не дает сведений о свойствах товара «рис», поскольку в сочетании с тем или иным оттенком золота в сознании людей будет означать разные цвета» (из Постановления ФАС МО №КА-А40/10625-05-2 от 07 ноября 2005 г.).

Как нам кажется, в данной весьма замысловатой мотивировке судебного акта можно усмотреть следующий общий подход: для некоторых товаров цвет не является значимой характеристикой, а потому такое обозначение не должно считаться указывающим на свойство товара, даже если в некоторых случаях товар действительно может иметь такой цвет.

А в деле о товарном знаке «GZHELKA» решение Палаты по патентным спорам было признано недействительным. ППС и лицо, подавшее возражение, утверждали, что данное словесное обозначение совпадает с географическим наименованием реки Гжелка в Раменском районе Московской области, а потому обозначение должно считаться указывающим на место нахождения заявителя, что не соответствует действительности и вводит потребителей в заблуждение. Но суды всех трех инстанций пришли к выводу, что «данное оспариваемое обозначение не способно ввести в заблуждение потребителя, поскольку «GZHELKA» в данном случае не может восприниматься в отношении указанных в перечне товаров и услуг (алкогольные напитки, пиво, связанные с этими товарами услуги) как реальное место производства и нахождение изготовителя» (Постановление ФАС МО №КА-А40/2135-06-1,2 от 12 апреля 2006). Этот судебный акт подкрепляет тот используемый в экспертной практике подход, что не всякое название географического объекта может считаться указывающим на место производства товара или место нахождения изготовителя, а только такое, которое воспринимается как реальное указание.

В заключении скажем, что проект части IV ГК РФ не содержит изменений законодательства о товарных знаках по рассмотренным в настоящей работе проблемам, а потому данная публикация сохранит свою актуальность.