Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 


Федерация Защиты Правообладателей

Обязанность использовать товарный знак и защита неиспользуемого товарного знака

Лабзин Максим Валерьевич

Лабзин Максим, Юридическая фирма «Лабзин и партнеры»

Чужие товарные знаки часто мешают. И, как известно, одним из самых распространенных средств защиты своих интересов в таком случае является подача заявления о досрочном прекращении регистрации чужого товарного знака в связи с его неиспользованием. Чаще всего это происходит, когда в процессе экспертизы заявленного обозначения выявляется тождественный или сходный до степени смешения товарный знак третьего лица, который препятствует регистрации. Но, как видно по некоторым признакам, вряд ли используется его владельцем. Мыслимы и другие ситуации, когда встает необходимость прекратить регистрацию чужого неиспользуемого товарного знака.

Не станем цитировать читателям положения законодательства, относящиеся к вопросу использования товарного знака и последствиям его неиспользования. Они хорошо известны. Обратим лишь внимание на то, что использование товарного знака действительно с юридической точки зрения должно рассматриваться как обязанность правообладателя. И ответственностью за ее неисполнение как раз и является досрочное прекращение регистрации. Если, конечно, кто-либо через три года непрерывного неиспользования подаст в Палату по патентным спорам соответствующее заявление.

Правовая квалификация использования товарного знака как обязанности его правообладателя встречается в различных работах и научных комментариях. Это – ключ к решению многих казусов.

Понятно, что не всегда тому правообладателю, который не использует зарегистрированное обозначение, абсолютно безразличны его права на него, прекратятся они или нет. Может быть, он просто ждет момента, чтобы удачно уступить товарный знак или выдать лицензию. Поэтому часто возникают вопросы, как можно не допустить досрочного прекращения регистрации неиспользуемого обозначения по инициативе третьих лиц. Например, является ли защитой заключение лицензионного договора. Или если товарный знак уступлен новому правообладателю, то продолжает ли течь трехлетний срок неиспользования обозначения, или он прерывается. Естественно, мы не будем касаться вопросов фабрикации доказательств или фиктивного производства. Для юриста-исследователя они неинтересны.

Обратимся к первому вопросу. К сожалению, даже от самих сотрудников Роспатента приходилось слышать ответ, явно не соответствующий буквальному смыслу закона. Часто говорят, что якобы сам факт заключения лицензионного договора уже защищает регистрацию знака от досрочного прекращения в связи с неиспользованием. Однако стоит лишь более внимательно посмотреть на п. 1 ст. 22 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», чтобы убедиться в том, что такой вывод ошибочен.

Именно данный пункт говорит, какие действия считаются должным выполнением обязанности по использованию обозначения. Здесь сказано, что использованием, в первую очередь, считается применение товарного знака на товаре или его упаковке правообладателем или  лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора (т.е. лицензиатом). Из буквального смысла данного положения следует, что использованием товарного знака может считаться его фактическое использование (применение) лицензиатом, а не просто заключение лицензионного договора. Толковать п. 1 ст. 22 иным образом нет никаких оснований. Ведь с большой степенью условности, но все-таки можно сказать, что лицензиат выступает перед потребителями как бы от имени правообладателя. И если он так и не начал использовать товарный знак, то обязанность правообладателя так и осталась неисполненной.

Поэтому Палата по патентным спорам не должна принимать в качестве доказательств использования товарного знака лишь сам зарегистрированный договор. Она должна исследовать вопрос, производил ли лицензиат по этому договору продукцию с использованием товарного знака.

Более сложным и интересным является второй вопрос – о юридическом значении применительно к рассматриваемой теме договора о передаче прав на товарный знак (уступки товарного знака). Фактически, вопрос стоит следующим образом: несет ли новый правообладатель ответственность за то, что прежний владелец товарного знака не использовал его.

Казалось бы, текст закона подталкивает нас к утвердительному ответу: да, если прежний правообладатель не использовал знак в течение трех лет, а потом уступил его, то регистрация все равно может быть прекращена, если новый владелец так и не успел начать использование. Такой ответ напрашивается потому, что в тексте закона факт использования лексически тесно связывается с самим обозначением, с его судьбой.

Однако автору такой вывод кажется не соответствующим смыслу закона.

Во-первых, стоит учитывать, что использование товарного знака – это не просто факт, отсутствие или наличие которого само по себе определяет судьбу регистрации товарного знака. Использование – это обязанность правообладателя, предусмотренная законом в определенных целях. Соответственно, необходимо говорить об исполнении или неисполнении конкретным правообладателем этой обязанности, на основании чего будет делаться вывод о сохранении или лишении его прав.

Во-вторых, нельзя здесь обойти вниманием вопрос о том объекте гражданских прав, который охраняется. Еще совсем недавно даже в тексте закона считалось абсолютно естественным говорить «владелец товарного знака», «уступка товарного знака» и т.д. Наука же давно пришла к очевидному выводу, что товарный знак – это не вещь, которой можно владеть и которую можно продавать. Он нематериален, как и любой другой объект интеллектуальной собственности. Поэтому лицу, на чье имя он зарегистрирован, принадлежит не сам знак, а исключительные права на его использование в отношении конкретных товаров и услуг. К счастью, и законодатель теперь называет такое лицо не владельцем товарного знака, а правообладателем.

Соответственно, и по договору не товарный знак уступается (этот термин оставлен в законе лишь для удобства как более привычный), а передаются права. Ну и, конечно, сопутствующие им обязанности. Эти права и обязанности к новому правообладателю, включая обязанность использовать товарный знак.

Закон как бы говорит этому правообладателю: «теперь ты обязан использовать товарный знак». И несправедливо было бы при этом смотреть, а исполнял ли свою обязанность предыдущий правообладатель. А если не исполнял, то сколько времени?

Не должен новый правообладатель нести ответственность за неисполнение обязанности предыдущим правообладателем.

Мне кажется этот довод ключевым. И я не смог найти контраргументов против него. Наоборот, не обнаруживаются такие цели правового регулирования, которым соответствовал бы иной подход. Этот иной подход только усложняет регулирование отношений, создает массу проблем и неопределенность в правах.

Представим, что знак не использовался три года. Он уступается новому лицу. И через несколько дней после регистрации договора подается заявление о досрочном прекращении регистрации товарного знака из-за неиспользования. Если принять ту точку зрения, что новый правообладатель несет ответственность на невыполнение обязанности предыдущим правообладателем, то получается, что он  обречен. Ведь за несколько дней невозможно начать выпуск продукции или хотя бы ее рекламу. Регистрация будет аннулирована и права нового правообладателя прекратятся, лишь недавно возникнув. Выходит, что и деньги по договору он заплатил зря. А оснований их возврата нет: право же было передано. Оно прекратилось только потом.

Кто-то может сказать, что в договорах уступки нужно предусматривать определенные гарантии на такой случай. Вот и начинаются сложности в правовом регулировании. Встает вопрос: какие гарантии? Гарантии возврата всего вознаграждения, если прежний правообладатель не поможет доказать использование обозначения в тот период, когда он еще был владельцем товарного знака? Но подчас все уплаченное по договору вознаграждение меньше, чем затраты нового правообладателя на подготовку к выпуску продукции. И эта неопределенность в правах для него страшнее, чем невозвращение уплаченного им вознаграждения. А если знак был уступлен перед тем, как прежний правообладатель ликвидировался? Кто тогда поможет доказать использование товарного знака и возвратит вознаграждение? Можно также представить ситуацию, когда прежний владелец не использовал знак, допустим, два года и десять месяцев. Если новый правообладатель за два месяца не успел начать его использовать или даже не дал рекламу, то кто должен быть признан ответственным за неиспользование знака? Сможет ли новый правообладатель требовать от прежнего какой-то компенсации?

Все эти вопросы, неразрешимые и спорные ситуации не возникнут, если все-таки принять за обоснованный вывод, что после заключения договора о передаче исключительного права на товарный знак срок неиспользования начинает течь заново. И недопустимо прекращать регистрацию за неиспользование, если с даты регистрации договора прошло менее трех лет.

В само деле, разве может  быть суров закон к лицу, которое не захотело или не имело возможности использовать товарный знак, и именно поэтому за разумное вознаграждение уступило его. Разве может быть суров закон к лицу, которое получило этот товарный знак и начало приготовление к выпуску товаров под новой маркой. Явной, необъяснимой несправедливостью и неуважением законных интересов этих лиц будет покровительство в такой ситуации интересам третьего лица, которому этот знак понадобился и которое подало заявление о прекращении регистрации.

Мне могут возразить и сказать, что рассматриваемая проблема может решаться через рассмотрение уважительных причин неиспользования товарного знака. То есть, если с даты регистрации договора действительно прошло мало времени, то Палата по патентным спорам и суд могут признать, что знак не использовался по независящим от нового правообладателя обстоятельствам, как это предусмотрено последним абзацем п. 3 ст. 22 Закона о товарных знаках, и оставить регистрацию в силе. Но тогда встает новый вопрос: что значит «мало времени» и какой срок после регистрации договора должен признаваться уважительным.  Если при первоначальной регистрации товарного знака вне зависимости от каких-либо причин и обстоятельств правообладателю дается трехлетний срок с даты регистрации (да еще к этому можно прибавить срок экспертизы), то почему новому правообладателю после регистрации договора уступки товарного знака должен предоставляться меньший срок, меньше возможностей? Представляется поэтому, что в любом случае если после регистрации договора уступки прошло меньше трех лет, то это должно быть признано обстоятельством, при котором правообладателя нельзя лишать права на товарный знак. То есть, мы приходим к такому же выводу.

Автор надеется, что когда подобный спор будет передан на разрешение суда, то суд придет к такому же выводу.