Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 



Обзор судебной практики рассмотрения споров, связанных со столкновением исключительных прав на товарный знак и промышленный образец

Лабзин Максим Валерьевич

Лабзин Максим, юридическая фирма «Лабзин и партнеры»

Настоящей публикацией мы продолжаем серию обзоров судебной практики по делам, где произошло столкновение прав на разные объекты интеллектуальной собственности. Мы уже делали обзор по разрешению судами споров, вызванных столкновением исключительных прав на товарный знак и фирменное наименование. Не менее сложные и интересные вопросы вызывает ситуация, когда у одного лица есть свидетельство на товарный знак, а другое получило патент на промышленный образец, который в качестве элемента содержит этот товарный знак или сам по себе повторяет его (если товарный знак объемный).

Напомним, что такая ситуация достаточно часто встречалась ранее, когда экспертиза Роспатента по промышленным образцам не имела нормативной основы для проверки элементов промышленного образца среди товарных знаков и не проводила такую проверку. Сейчас такая проверка проводится. И если среди товарных знаков третьих лиц будет обнаружен словесный и/или изобразительный элемент заявленного промышленного образца, то патент на такой промышленный образец выдан не будет. Но среди заявок на товарные знаки, имеющих более ранний приоритет, поиск не осуществляется. Кроме того, объективно возможны и ошибки. Поэтому и в дальнейшем будут появляться споры между владельцем товарного знака и патентообладателем в отношении промышленного образца.

Анализ судебной практики показывает, что в подавляющем большинстве рассмотренных судами споров приоритет товарного знака был более ранний, чем у промышленного образца. И именно владелец товарного знака подавал иск о нарушении исключительных прав, а ответчик защищался патентом на промышленный образец.

В таких делах суды столкнулись со следующим юридическим вопросом: может ли владелец товарного знака защищать свои права с помощью иска о нарушении прав на товарный знак или сначала он должен оспаривать патент.

 

В ноябре 1999 года Федеральный арбитражный суд Московского округа, проверяя по такому делу судебные акты первой и апелляционной инстанции, согласился с отказом в иске владельца товарного знака (ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС МОСКОВСКОГО ОКРУГА №КА-А40/3890-99 от 22.11.1999).

 Истец спорил с обладателем патента на промышленный образец, который представлял собой этикетку для вина, включающую название, очень похожее на охраняемый товарный знак истца. Суд кассационной инстанции указал, что «суд обоснованно исходил не только из требований Закона РФ «О товарных знаках…», устанавливающего право на защиту интересов владельцев товарных знаков, но и из требований Патентного закона РФ, предусматривающего защиту прав владельцев промышленной собственности». При этом из Постановления кассационной инстанции видно, что суд посчитал необходимым для истца в целях защиты своих прав и интересов обращаться сначала в Апелляционную палату Роспатента с возражением против выдачи патента. Потому что, по мнению суда, пока существует патент, суд не может запретить использование запатентованного объекта.

Однако, как показывает судебная практика, в дальнейшем суды в подавляющем большинстве случаев не приняли такую точку зрения.

Во многом это, видимо, было обусловлено тем, что чаще всего нарушители специально стали получать патенты на свои упаковки и этикетки с включенным туда чужим товарным знаком или очень похожим на него обозначением, чтобы затруднить владельцу товарного знака защиту своих прав. Как было указано выше, ранее законодательство позволяло легко получать такие патенты. А для их оспаривания прямых оснований прописано не было. Это позднее, уже в новых Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец (от 06.06.2003), появилось указание, что к решениям изделий, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали, не признаваемым патентоспособными в смысле пункта 2 статьи 6 Патентного закона РФ, относятся содержащие изображения и(или) слова и(или) словесные обозначения, сходные до степени смешения или воспроизводящие охраняемые  "Законом о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров". Раньше такого положения в Правилах не было и пункт 2 ст. 6 Патентного закона таким образом не толковался.  

И суды, видя недобросовестность патентообладателя, стали констатировать нарушение прав на товарный знак даже при наличии действующего патента на промышленный образец.

Судя по всему, первым таким делом стал интересный, продолжительный и сложный спор между ОАО КБХ «Черемушки» и ОАО МБК «Коломенское» с участием Федерального института промышленной собственности и Роспатента (ПОСТАНОЛВЕНИЯ ФАС МОСКОВСКОГО ОКРУГА №КГ-А40/6486-02 от 24.09.2002, №КГ-А40/2439-03-п от 05.05.2003 и №КГ-А40/7671-03 от 13.10.2003)

 Обстоятельства дела были таковы.

На имя «Черемушки» был зарегистрирован словесный товарный знак «И в будни, и в праздники» в отношении, в том числе, кондитерских изделий. Позже, на основании решения ФИПС, уже «Коломенское» получило патент на промышленный образец «Щит рекламный», на котором изображены производимые комбинатом торты, логотип производителя, телефон и рекламный слоган «И в будни, и в праздники». Естественно, использование такого рекламного щита нарушало права и интересы «Черемушек» в отношении товарного знака.

Весной 2002 года «Черемушки» обратились в суд с иском к ФИПС о признании недействительным его решения о выдаче патента. Как ни странно, но решением арбитражного суда первой инстанции такое странное требование к ФИПС было удовлетворено. Решение было оставлено в силе и апелляционной инстанцией. Суд кассационной инстанции возвратил дело на новое рассмотрение и предложил истцу уточнить свои исковые требования, а также адресовать их не ФИПСу, а патентообладателю. Главным вопросом в данном деле, по его справедливому мнению, был вопрос о том, на каком основании и кем используется товарный знак истца. Однако истец не принял предложения суда.

Удивительно, но при новом рассмотрении дела суд не учел рекомендации вышестоящей судебной инстанции и снова удовлетворил исковые требования. Конечно, при повторной проверке этого судебного дела окружной арбитражный суд сам принял новое решение об отказе в иске. В мотивировочной части постановления от 05 мая 2003 г. указано, что принятие решения о выдаче патента не является нарушением прав на товарный знак, «а потому избранная истцом форма защиты нарушенных, по его мнению, принадлежащих ему исключительных прав не может быть признана состоятельной».

 «Черемушки» учли преподнесенный им урок и сразу же обратились в суд с иском о нарушении прав на товарный знак уже к патентообладателю. Снова удивляет, что суд первой инстанции, несмотря на вполне ясную позицию окружного суда, отказал в иске. Он принял во внимание, что ответчик не использовал словосочетание «И в будни, и в праздники» в качестве отдельного элемента, а только в составе защищенного патентом решения. И посчитал, что на это он имеет право как патентообладатель.

Окружной суд принял новое решение и удовлетворил иск. В мотивировочной части своего постановления от 13 октября 2003 г. он написал то, что может являться девизом данного обзора судебной практики: «Выдача патента на промышленный образец позднее свидетельства о товарном знаке не может ограничивать правовую охрану товарного знака и прав владельца этого товарного знака». А также добавил: «В данном случае включение словосочетания «И в будни, и в праздники» в качестве существенного признака промышленного образца «Щит рекламный», предназначенного для предложения к продаже товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, является незаконным использованием товарного знака истца, нарушением его прав. Таким образом, ответчиком нарушены права истца как правообладателя товарного знака посредством использования в запатентованном промышленном образце рекламной надписи «И в будни, и в праздники».

По двум очень похожим делам кассационная инстанция весной 2004 г. в разных составах судей приняла два аналогичных постановления (ПОСТАНОВЛЕНИЯ ФАС МОСКОВСКОГО ОКРУГА №КГ-А40/3946-04 и №КГ-А40/3960-04 от 28.05.2004). Ответчик имел патент на промышленный образец (обертку для шоколадного яйца), в который были включены изображение фантазийного персонажа и название, очень похожие на зарегистрированные товарные знаки двух истцов. Причем патент был получен гораздо позднее регистраций товарных знаков.

Надо сказать, автору настоящей публикации пришлось защищать позицию ответчика. При это я хотя и понимал всю слабость позиции и имеющуюся судебную практику, но твердо стоял на том, что если суд откажет ответчику в праве использовать промышленный образец, то этим он фактически нарушит Патентный закон РФ, т.к. патент удостоверяет исключительное право на использование. Поэтому истцу надлежит сначала обратиться в Палату по патентным спорам с возражением против выдачи патента.

Суд первой инстанции отказал в исках владельцам товарных знаков, выразив при этом точку зрения, что истцами и ответчиком «используются различные объекты интеллектуальной собственности». А вот суд кассационной инстанции, принимая новые решения об удовлетворении исков, указал буквально следующее: «Выдача патента на промышленный образец позднее свидетельства о товарном знаке не может ограничивать правовую охрану товарного знака и прав его владельца….Возникшая в данном случае коллизия прав, по мнению кассационной инстанции, должна разрешаться в пользу правообладателя, право которого возникло ранее».

Если говорить объективно и смотреть на подобные споры взглядом независимого юриста, то такое их разрешение представляется более верным. Оно более справедливо, и облегчает добросовестному владельцу товарного знака защиту своих прав.

Что же касается Патентного закона РФ, то исключительное право имеет больше негативного содержания, чем позитивного. Иными словами, патент дает право запрещать, а не право использовать. Поэтому запрет использовать запатентованное по действующему патенту решение еще не лишает патент своего содержания. Данная точка зрения на сущность исключительных прав поддерживается далеко не всеми юристами. Но наблюдаемая нами судебная практика иллюстрирует удобство такой конструкции, и прямо противоречит точке зрения тех юристов, кто высказывается за позитивную конструкцию.

Указанный подход к разрешению коллизии прав был продемонстрирован также и при рассмотрении иска обладателя патента на промышленный образец с более ранним приоритетом к обладателю свидетельства на полезную модель (ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА №А08-2547/01-10 от 29.11.2001). В этом споре ответчик также указывал, что, по сути, затрагивается вопрос о действительности его патента, а он отнесен к компетенции Апелляционной палаты. Суд первой инстанции встал на его сторону и отказал в иске. Апелляционная и кассационная инстанции не согласились с таким обоснованием и отменили решение суда первой инстанции. При этом Федеральный арбитражный суд центрального округа указал, что истец «не оспаривает патент, выданный ответчику, а требует прекратить нарушение исключительного права на использование запатентованного им промышленного образца».

Таким образом, проведенный анализ судебной практики показывает, что если нарушитель прав на товарный знак запатентовал свою упаковку или этикетку в качестве промышленного образца, то даже действующий патент не позволит ему добиться отказа в иске и избежать ответственности.

Однако нельзя не отметить, что почти всегда суд первой инстанции отказывает в иске. Особенно своей единой позицией отличается Арбитражный суд г. Москвы. Естественно, это временное явление, и судьям первой инстанции придется изменить ее под влиянием кассационной практики.

Также 14 апреля 2005 г. ФАС Западно-сибирского округа по спору между владельцем товарного знака и обладателем патента на промышленный образец принял Постановление, которое противоречит выявленной выше устоявшейся судебной практике. В этом деле товарный знак представлял собой упаковку для товара, а промышленный образец – очень похожую на нее. Суды первой и апелляционной инстанций установили сходство до степени смешения и удовлетворили иск.  А вот суд кассационной инстанции направил дело на новое рассмотрение, поскольку «судами не дана оценка тому факту, что ответчик использует иной объект интеллектуальной собственности и реализует права, закрепленные патентом». На данный момент рассмотрение данного дела окончательно не завершено.

К сожалению, не удалось обнаружить решения по такому спору, где у промышленного образца более ранний приоритет, чем у товарного знака. А такой конфликт тоже возможен.

Прогнозируя судебные решения, можно предположить, что если лишь элемент промышленного образца будет зарегистрирован третьим лицом в качестве товарного знака, то при недоказанности недобросовестности суд встанет на сторону владельца товарного знака. Ведь именно он добросовестно выбрал и защитил средство индивидуализации, а патентообладатель упустил эту возможность. Хотя, конечно, подобный конфликт будет представлять большую сложность для суда. И многое будет зависеть от фактических обстоятельств.

А если промышленный образец в целом будет потом зарегистрирован в качестве объемного товарного знака, то по принципу более раннего приоритета решение должно быть принято в пользу патентообладателя в отношении промышленного образца.