Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 



Изобретения, административный регламент и Гражданский Кодекс

Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретения (далее – Регламент) вступил в силу. Пора обратить внимание на произошедшие изменения, касающиеся единства изобретения, метаморфоз с формулой на применение, экспертизы по существу и оценки патентоспособности, ознакомления любых лиц с досье заявки, применимости Регламента к заявкам, поданным до даты вступления его в силу, – считает В.Ю. Джермакян (ООО «Юридическая фирма «Городисский и партнеры»).

Обрезание единства изобретения и предание остракизму формулы на применение

В Регламенте требование единства изобретения сформулировано в п. 10.5. Перечень групп, при которых единство изобретения признается соблюденным, представлен в Регламенте в закрытом (исчерпывающем) виде, то есть он ограничен только группами, в нем перечисленными, и какое-либо их расширение не предусмотрено.

В Регламент не включены следующие ранее допускавшиеся п. 2.3 Правил[1] группы изобретений:

применение устройства или вещества по определенному назначению и способ с их использованием в соответствии с этим назначением;

применение устройства или вещества по определенному назначению и устройство или композиция, в которых они используются в соответствии с этим назначением как составная часть.

Исключение из перечня допустимых в формуле изобретения групп, включающих применение, явилось следствием полного отказа от какого-либо упоминания в принятом Регламенте возможности использовать формулу изобретения, изложенную по структуре «применение».

В опубликованном и обсуждавшемся проекте Регламента[2] не было предложений полностью исключить возможность представления формулы на применение как в заявке на одно изобретение, так и в составе группы изобретений.

Запрет, а именно так следует толковать отсутствие какого-либо упоминания в Регламенте формулы на применение, затронет и ущемит интересы только российских заявителей, так как Роспатент не может воспрепятствовать выдаче патентов с такой формулой по заявкам иностранных заявителей, поступающих в соответствии с Договором РСТ. Кроме того, на территории России действуют патенты с формулой на применение, выдаваемые Евразийским патентным ведомством, и ни для кого не секрет, что их подавляющее большинство принадлежит иностранным заявителям.

Какую цель преследует Роспатент, лишая российских заявителей возможности пользоваться теми же видами патентных формул, которые доступны иностранцам, понять невозможно. Речь не о ловле ведьм, но какое-то объяснение должно быть. Почему им можно, а нам нельзя? Кто в Роспатенте ответит?

Что забыли «революционеры», так это требования к толкованию формулы при оценке новизны в соответствии с правилом 12.05 Руководства по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы. Приведем его текст полностью.

«12.05. При толковании формулы для определения новизны эксперту следует принять во внимание рекомендации, данные в параграфах 5.20 – 5.41. В частности, эксперту следует помнить, что признаки, касающиеся цели или предполагаемого использования, должны оцениваться в отношении того, приводит ли указанная цель или предполагаемое использование к конструктивным отличиям (или, в случае формулы на способ, к отличиям в операциях способа) заявленного изобретения от предшествующего уровня техники. Не являющиеся отличительными признаки специфического предполагаемого использования должны игнорироваться (см. параграфы 5.21 – 5.23). Например, притязание на вещество Х для использования в качестве катализатора не будет считаться новым по сравнению с тем же веществом, известным как краситель, если упомянутое использование не подразумевает специфических особенностей вещества (например, присутствие определенных добавок), которые отличают его от известного вещества. Признаки, которые не указаны явно, но подразумеваются посредством специфического использования, должны приниматься во внимание. Например, если пункт формулы относится к «форме для жидкой стали», это предполагает наличие у такой формы определенных признаков. Поэтому пластиковый лоток для кубиков льда, имеющих температуру плавления значительно ниже температуры плавления стали, не подпадает под такой пункт формулы, и он вследствие этого будет считаться новым».

Поэтому, принуждая российских заявителей подавать заявки, в том числе международные, с формулой не на «применение известного продукта по новому назначению», а с формулой на «известный продукт с новым для него назначением», Роспатент заведомо ставит их под получение отчета о международном поиске с категорией релевантности по новизне Х, что означает отсутствие новизны!!! И такой отчет будет получен именно из Роспатента как международного поискового органа. Возмущению нет предела.

Ознакомление с полным досье заявки

Вопрос обсуждался на страницах журнала и на конференции Роспатента 2007 г. Часть предложений[3] учтена в Регламенте, и окончательный подход Роспатента к разрешению спорных положений нашел отражение в двух его пунктах.

Пункт 27.3. Ознакомление с материалами заявки после публикации сведений о выдаче патента

В сравнении с проектом Регламент дополнен правилом, исключающим ознакомление любых лиц со сведениями о доклинических или клинических исследованиях, поступивших в качестве дополнительных материалов к поданной заявке.

В п. 24.7.6 Регламента внесено правило, запрещающее предоставлять дополнительные материалы, содержащие сведения, составляющие государственную или коммерческую тайну или персональные данные.

Пункт 24.7. Проверка дополнительных материалов

Можно полагать, что п. 27.4 (6) Регламента позволит избежать включения в досье заявки информации, к которой доступ любых лиц должен быть ограничен. В подавляющем большинстве случаев так оно и будет, так как заявитель, изучив и осознав требования Регламента, должен их соблюдать. Однако нельзя исключить ситуацию, когда дополнительные материалы, ранее представленные заявителем, уже были учтены при проведении экспертизы и вынесении решения о выдаче патента, а квалификация некоторой части представленной информации, как содержащей коммерческую тайну, осуществлена заявителем позже, после получения решения о выдаче патента.

Каким образом можно изъять из досье такой заявки и вернуть заявителю дополнительные материалы или их соответствующую часть, понять невозможно. Дать доступ любым лицам к данным материалам также не только некорректно, но и нарушает законодательство о коммерческой тайне. Так что придется Роспатенту как государственному органу в таких редких ситуациях брать ответственность на себя и руководствоваться принципом «не навреди»[4], предотвращая доступ к еще не разглашенной коммерческой тайне.

Исходящие документы экспертизы заявки по существу и срок ее проведения

П. 24 Регламента установлено, что по результатам экспертизы заявки по существу заявителю должен быть направлен исходящий документ экспертизы (решение, уведомление или запрос). Исходящий документ экспертизы должен быть направлен заявителю не позднее 12 месяцев со дня направления уведомления об удовлетворении ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу.

К решениям относятся решения любого вида и, в первую очередь, решение о выдаче (об отказе в выдаче) патента и решение о признании заявки отозванной (п. 3 ст. 1387 ГК РФ). К уведомлениям – уведомления любого вида, в частности, о результатах проверки патентоспособности, необходимости уплаты или доплаты пошлины, невозможности преобразования заявки и т.п. К запросам – запросы любого вида, в частности, дополнительных материалов, отсутствующих или исправленных документов, перевода на русский язык документов и т.п.

К исходящим документам экспертизы может быть отнесено также уведомление о проведении информационного поиска, которое должно направляться вместе с отчетом о поиске, так как отчет об информационном поиске является промежуточным этапом экспертизы по существу, без проведения которого невозможно осуществить оценку новизны и изобретательского уровня изобретения. Наличие в отчете об информационном поиске указаний релевантности заявленного изобретения по пунктам формулы в отношении выявленных в уровне техники источников информации – один из формализованных видов оценки патентоспособности изобретения.

Оценка новизны и изобретательского уровня

Правила оценки новизны изложены в п. 24.5.2 (1) Регламента. Проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения. Наряду с традиционными правилами проверки патентоспособности в целях выявления принципиально непатентоспособных изобретений (п. 4 ст. 1349 и п. 5 ст. 1350 ГК РФ) Регламентом предусмотрена иная в сравнении с ранее применявшейся методика оценки новизны изобретения. Выделим ее основные положения.

Проверка патентоспособности изобретения осуществляется с учетом прототипа, выявленного заявителем. Заявленное решение не признается относящимся к изобретениям в смысле положений п. 5 ст. 1350 Кодекса, в частности, если все признаки, отличающие заявленное решение от его прототипа, являются характерными для решений, которые в соответствии с указанным пунктом не являются изобретениями. В случаях, когда эти признаки невозможно однозначно отнести к характерным для указанных решений, следует учитывать характер задачи, на решение которой направлены эти отличительные признаки, и характер результата, на достижение которого они влияют.

Если наряду с признаками, характерными для решений, которые не являются изобретениями, отличительные от прототипа признаки содержат один или несколько признаков, характерных и в совокупности с признаками, совпадающими с прототипом, выражающих изобретение как техническое решение, считается, что формула изобретения, предложенная заявителем, содержит изобретение, в отношении которого должна быть проведена оценка соответствия его условиям патентоспособности, установленным п. 1 ст. 1350 Кодекса.

В случае если в результате проведенного информационного поиска будет выявлен более близкий аналог, в сравнении с которым все признаки, которыми отличается заявленное решение от этого прототипа, являются характерными для решений, которые в соответствии с п. 5 ст. 1350 Кодекса не являются изобретениями, вновь анализируется вопрос отнесения заявленного решения к тем, которые не являются изобретениями.

Введенная Регламентом оценка новизны изобретений соответствуют практике многих патентных ведомств, когда при проверке новизны, а не только изобретательского уровня не принимаются во внимание так называемые «нетехнические признаки»[5]. Аналогично оценивается новизна изобретения в соответствии с правилом 47 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции: «Изобретение не признается соответствующим условиям новизны, если в предшествующем уровне техники выявлены сведения об объекте, который имеет технические признаки, идентичные всем техническим признакам изобретения, содержащимся в независимом пункте формулы изобретения».

Оценка изобретательского уровня и ранее предусматривала аналогичную методику, с помощью которой отсеивались отличные от прототипа «нетехнические признаки».

В п. 24.5.2 (1) Регламента указано, что проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков изобретения, содержащихся в независимом пункте формулы. При наличии в этом пункте признаков, характеризующих иное решение, не считающееся изобретением, эти признаки не принимаются во внимание при оценке новизны как не относящиеся к заявленному изобретению. В то же время п. 24.5.2 (4) Регламента указывает, что изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники раскрыто средство, которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем.

Таким образом, оценка новизны в первом случае осуществляется по части признаков с учетом исключения из формулы заявителя признаков, характеризующих «иные решения», а во втором – по всем признакам, изложенным в формуле заявителя. Представляется, что данное противоречие в Регламенте целесообразно устранить и привести обе оценки новизны к единообразию.

Обратим внимание, что оценка патентоспособности должна осуществляться в отношении изобретения, относящегося к продукту или способу как процессу осуществления действий над материальным объектом и с помощью материальных средств. Из данного условия следует, что признаки заявленного объекта (продукта или способа) должны представлять собой признаки – характеристики продукта или способа, а не любые иные признаки, представленные как якобы характеризующие продукт или способ. Признаки – характеристики продукта или способа во взаимосвязи с техническим результатом рассматриваются как существенные признаки объекта изобретения. Всевозможные иные признаки, не влияющие на функционирование устройства и реализацию его назначения (например, изображения товарных знаков на продукте и иная вербальная информация, песнопения при осуществлении способа выплавки стали и иные заклинания, и т.п. признаки как не являющиеся признаками – характеристиками, имманентно присущими продукту (способу) как объектам изобретения), изначально не должны учитываться при оценке патентоспособности продукта или способа независимо от выбранного прототипа и того, являются ли они отличительными или нет.

Очевидно, если все отличительные признаки не являются характеристиками, присущими продукту или способу, вывод о непатентоспособности будет сделан независимо от изложенных алгоритмов экспертизы. Но если исходить из системного подхода к градации признаков объекта изобретения, не следует акцентировать внимание на возможность отсеивания при оценке новизны и изобретательского уровня только отличительных нетехнических признаков. Алгоритм оценки изобретательского уровня был уточнен в связи с изменениями, которые коснулись оценки новизны, хотя сущность ранее применявшейся методики оценки изобретательского уровня сохранилась.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Изобретение считается явным образом следующим из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и/или общих знаний специалиста (п. 24.5.3 Регламента).

При выявлении отличий между предшествующим уровнем техники и признаками из формулы изобретения вопрос состоит не в том, сами ли отличительные признаки очевидны, а в том, очевидно ли заявленное изобретение в целом, то есть очевидна ли новая совокупность существенных признаков, определяющая данное изобретение. Под единой совокупностью существенных признаков должна пониматься такая их комбинация, которая обеспечивает функциональную взаимосвязь между всеми признаками, в результате которой прослеживается явно или неявно причинно-следственная связь между признаками и техническим результатом.

В отношении каких заявок может применяться новая методика оценки новизны? Очевидно, вопрос актуален только для тех заявок, которые поданы до введения в действие Регламента и по которым экспертиза по существу еще не начата. Нормы материального права в отношении условий патентоспособности изобретения (новизна, изобретательский уровень и промышленная применимость) в четвертой части ГК РФ не изменены в сравнении с Патентным законом РФ. Регламент не может содержать иного, противоречащего Кодексу, толкования данных норм. Иными словами, вывод о патентоспособности заявленного изобретения может быть основан только на нормах Кодекса, и дата введения Регламента в действие не может и не должна влиять на оценку патентоспособности изобретения. Такая оценка не зависит от даты подачи заявки (до появления Регламента или после), что позволяет использовать правила Регламента в отношении любых заявок независимо от даты их подачи. Применение иных методик оценки новизны изобретения, если при этом не искажается установленная ГК РФ норма материального права (условия патентоспособности), допустимо и не противоречит Кодексу.

Рассмотрим условный пример нового и старого алгоритмов оценки патентоспособности изобретения. Заявлена винтовка со следующей формулой изобретения: «Винтовка, содержащая… отличающаяся тем, что имеет съемный штык с надписью «пуля – дура, штык – молодец».

По новой методике экспертизы признак в виде надписи «пуля – дура, штык – молодец» будет отнесен к «иному решению, не считающемуся изобретением», уже при оценке новизны. Но при этом в аргументации нужно будет указать причины, по которым признак в виде надписи на штыке не принимается к рассмотрению при оценке новизны (анализируется его сущностное содержание, характер задачи, характер результата, отсутствие влияния на технический результат и т.п.). Далее проводится оценка изобретательского уровня и информационный поиск только в отношении оставшейся совокупности конструктивных признаков и при выявлении в уровне техники винтовки, имеющей съемный штык, выносится решение об отказе в выдаче патента на изобретение как не соответствующее условию патентоспособности – новизна.

По старой методике экспертиза признает соответствие заявленного изобретения условию патентоспособности – новизна, так как в уровне техники нет такой винтовки с заявленной совокупностью признаков, включающей надпись на штыке «пуля – дура, штык – молодец», но, найдя винтовку со съемным штыком, откажет в выдаче патента на основании несоответствия изобретательскому уровню, приведя те же основания, почему надпись на штыке не принимается во внимание как признак, определяющий патентоспособность винтовки.

По большому счету заявителю без разницы, по какой методике ему откажут в выдаче патента: то ли отсекая нетехнические признаки при оценке новизны, то ли отсекая их при оценке изобретательского уровня. Оценка новизны только по техническим признакам применяется в немецком патентном ведомстве, и ее следует считать более удобной для экспертизы, так как изначальный отказ по одному условию – новизна уже формально не требует аргументировать несоответствие заявленного изобретения второму условию – изобретательский уровень, хотя вся та же полная мотивация в отношении отсеивания нетехнических признаков должна быть приведена в любом решении.

И последний вопрос, на который хотелось бы получить однозначный ответ Роспатента: на какие заявки (поданные до даты введения Регламента в действие или после) он будет распространяться, особенно в части, которая касается изменения толкования единства изобретения и отказа от патентных формул на группу изобретений, включающих применение?


[1] Правила составления подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение//Патенты и лицензии. 2003. № 11. С. 27.
[2] Джермакян В.Ю. Формула на применение, или Все за, а Баба-яга против//Там же. 2007. № 12. С. 2.
[3] Джермакян В.Ю. С какими документами заявки можно ознакомиться любым лицам?//Патентный поверенный. 2008. № 1. С. 9.
[4] Согласно правилу 93 Инструкции к Конвенции о выдаче европейских патентов президент Европейского патентного ведомства наделен правом изымать из сферы публичного ознакомления те документы заявки, ознакомление с которыми не отвечает целям информирования общественности о том, что касается заявки на европейский патент и европейского патента, выданного на ее основании.
[5] Материалы совместного семинара Роспатента и федерального патентного суда Германии. М.: Роспатент – ФИПС, 2003. С. 24 – 25.