Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 



Трактовка понятия различительной способности товарных знаков в судебной практике

Вынесенные высшими судебными инстанциями решения по делам о столкновении сходных до степени смешения товарных знаков верны и справедливы, однако содержат неверные трактовки отдельных понятий законодательства по товарным знакам, в частности, различительной способности. В этой связи инструктивные материалы на основе решений, вынесенных по этим делам, готовить нельзя, – считает патентный поверенный М.Я.Эпштейн.

В последние годы арбитражные суды России рассмотрели немало дел о столкновении сходных до степени смешения товарных знаков, в которых определенную трактовку, наряду с другими, находит и понятие различительной способности. Дела эти можно считать показательными, так как после долгих и сложных дебатов в Палате по патентным спорам и нескольких судебных инстанциях конечная инстанция вынесла справедливые решения об аннулировании позднее зарегистрированных знаков, которые признаны сходными до степени смешения с известными старшими знаками.

Однако материалы этих дел содержат весьма спорные и даже противоречащие законодательству трактовки отдельных понятий, в частности, понятия различительной способности товарных знаков. Поэтому предпринимающиеся попытки на основе этих дел вывести некий инструктивный материал для принятия к сведению и руководству при рассмотрении судами подобных дел недопустимы. Тем более недопустима выработка рекомендаций для решений судов с учетом положений, которые не содержатся в материалах дел, рассмотренных в России.

Весьма показательна в этом отношении работа [1], в которой предпринята попытка выработать некий инструктивный материал для разрешения подобных дел, дополнив выводы суда некоторыми понятиями зарубежного права и своими рекомендациями. Как утверждается в данной статье, суды при рассмотрении споров о столкновении средств индивидуализации должны анализировать:

различительную способность (силу) обозначения правообладателя (истца);
сходство рассматриваемых обозначений истца и ответчика до степени смешения;
однородность товаров и услуг, для маркировки которых используются рассматриваемые обозначения.

Этот подход автор работы [1] вслед за специалистами ФРГ называет «правилом треугольника» и утверждает, что нарушение прав правообладателя (старшего знака) возможно только тогда, когда есть все три составляющие этого треугольника. Материалы постановлений Высшего арбитражного суда Российской Федерации (ВАС РФ) действительно дают основания для таких обобщений. Но с приведенным утверждением цитированной работы мы поспорим. Также следует призвать всех специалистов более критически относиться к отдельным частным положениям выносимых судами решений.

В делах о столкновении знаков «NIVEA» – «LIVIA»[2] и «Невское» – «AMRO Невское»[3], получивших большую известность, известные крупные фирмы, владеющие долго используемыми и активно продвигаемыми старшими знаками, возражали против регистрации и использования позднее зарегистрированных сходных знаков более мелких фирм, которые использовали имидж старших знаков и их репутацию, благодаря чему активно продавали свои товары. Происходило это вследствие смешения знаков, обусловленного их сходством.

В этих и им подобных делах суд последней надзорной инстанции вынес справедливое решение об аннулировании регистрации позднее зарегистрированных знаков, так как они были признаны сходными до степени смешения со старшими знаками, и было показано, что эти знаки фактически используют репутацию более старших знаков. Однако трактовка понятия «различительная способность» в обоих этих делах допущена неточная, и если из материалов постановлений ВАС РФ выводить принципы рассмотрения подобных дел вообще, это может впоследствии привести к принятию неверных решений. Таких последствий, разумеется, следует избегать.

Большой интерес в связи с этим представляют материалы судебного дела по знаку «АМРО Невское», возбужденному по заявлению ОАО «Вена», о пересмотре в порядке надзора постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 21 июня 2005 г. и постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 8 декабря 2005 г. по делу № А40-63533/04-67-642 Арбитражного суда г. Москвы.

Суть дела заключалась в том, что ОАО «Вена» – владелец активно продвигаемого знака «Невское», зарегистрированного для пива, возражало против охраны знака «AMRO Невское», зарегистрированного другой фирмой для товаров, потребляемых с пивом, – сушеных морепродуктов и т.п. Суд надзорной инстанции справедливо посчитал оспариваемый знак сходным до степени смешения со знаком истца и что он фактически использует репутацию старшего знака ОАО «Вена», и вынес правильное решение об аннулировании его регистрации.

Однако мотивация этого решения отнюдь не безупречна. Как отмечено в Постановлении Президиума ВАС РФ от 18 июля 2006 г. № 2979/06: «В результате использования на рынке в течение нескольких лет (с 1998 года) данный товарный знак [«Невское»] приобрел достаточную различительную способность в отношении пива. На усиление различительной способности влияет наличие у общества «Вена» серии товарных знаков с указанным словесным элементом».

Появление подобных формулировок в материалах решений высших судебных инстанций достойно сожаления. Напомним, что под различительной способностью принято понимать некоторую совокупность внешних признаков знака, которая позволяет его легко распознать, запоминать, узнавать при маркировке товаров. При этом знак не должен быть семантически тесно связан с маркируемыми товарами или услугами. Именно на это указывает законодательство. Если обозначение не обладает различительной способностью, то его вообще нельзя использовать для маркировки товаров, оно просто не будет выполнять функцию товарного знака.

Но ведь в приведенной цитате фактически речь идет совсем о другом, по сути вовсе не о различительной способности знака. На самом деле в результате активного использования товарный знак «Невское», как и любой активно используемый знак, приобрел не «различительную способность в отношении пива». Различительная способность у этого знака была изначально, что подтверждает и сам факт регистрации знака в отношении пива. Да и нет никаких оснований считать, что данный знак не обладал различительной способностью изначально, еще до регистрации и до начала использования.

В результате активного использования знак «Невское» приобрел хорошую репутацию, широкую известность среди потребителей. Именно эти достоинства усиливались наличием множества товарных знаков с этим словом у ОАО «Вена», но никак не различительная способность. Именно эта известность товарного знака создает у потребителя впечатление о принадлежности всех сходных знаков владельцу знака «Невское», равно как и маркированных сходными знаками товаров, потребляемых с пивом. Поэтому знак «AMRO Невское» можно было признать сходным до степени смешения в отношении однородных товаров со знаком ОАО «Вена», а также вводящим потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

В решении суда первой инстанции верно отмечалось, что знак «AMRO Невское» может ввести потребителя в заблуждение как в отношении самих товаров, так и их производителя в силу широкой известности обозначения «Невское» (выделено мною. – М.Э.), применяемого обществом «Вена» для производимой им пивной продукции. Это утверждение подчеркивает разницу между различительной способностью знака и его известностью.

Надо также отметить, что в решении суда апелляционной инстанции (впоследствии отмененного) по данному делу указывалось, что «товарный знак «AMRO Невское» (принадлежащий ответчику) «обладает высокой различительной способностью», что выдвигалось в качестве аргумента в пользу сохранения охраны данного знака. Это также ошибка, поскольку для различительной способности, как для критерия охраноспособности товарного знака, степени сравнения применяться не могут.

Различительная способность, как, например, оригинальность авторского произведения, не может быть ни высокой, ни низкой: либо она есть, либо ее нет. Очевидно, здесь имелось в виду другое: оригинальность знака, степень его отличия от других обозначений, непохожесть на другие знаки, узнаваемость знака потребителем товаров, а, может быть, и известность. Для этих признаков степени сравнения, безусловно, применимы. Также имелась в виду принципиальная возможность регистрации данного знака в связи с его оригинальностью. Все эти факторы в принципе могут свидетельствовать об охраноспособности знака, но никак не относятся к различительной способности. Действительно, едва ли есть основания сомневаться в различительной способности товарного знака «AMRO Невское». Этот знак не подпадает ни под одно из определений отсутствия различительной способности, приведенных в нормативных документах.

Однако наличие различительной способности товарного знака не может означать отсутствие у него сходства до степени смешения с другими знаками, что, по-видимому, пытался демонстрировать его владелец, рассуждая о различительной способности. Наличие различительной способности и отсутствие сходства до степени смешения с другими знаками – разные и самостоятельные критерии охраноспособности знаков. Попытка владельца оспариваемого знака также использовать в своих целях понятие различительной способности как раз свидетельствует о том, что в подобных делах различительную способность знаков исследовать не нужно.

Истцу по данному дела достаточно было сказать, что знак «Невское» хорошо известен, имеет хорошую репутацию, потребитель знает товары владельца этого знака. Этого было бы достаточно, чтобы обосновать свою позицию. Различительная способность знака «Невское» здесь вообще ни при чем и могла бы не упоминаться. Поэтому и нельзя привлекать трактовку различительной способности, допущенную в данном деле, в качестве материала для подготовки рекомендаций по рассмотрению подобных дел вообще. Исследование различительной способности не является обязательной процедурой при рассмотрении данной категории дел.

Из изложенного выше следует, что если при рассмотрении столкновения двух сходных до степени смешения товарных знаков исследовать различительную способность, то вынесение верного решения только затруднится, поскольку различительной способностью в обычном понимании этого термина, как правило, обладает и сходный оспариваемый знак, тем более коль скоро он зарегистрирован. А его владелец, безусловно, будет представлять доказательства наличия различительной способности и на их основе пытаться доказать охраноспособность своего знака. Ясности делу все это не придаст.

В этой связи едва ли можно полностью согласиться с некоторыми положениями другого решения по подобному делу – Постановления Президиума ВАС от 18 июля 2006 г. № 3691/06 по делу о знаке «LIVIA». В нем говорится: «При столкновении двух не идентичных, а схожих товарных знаков для охраны первого товарного знака угроза его смешения с более поздним знаком должна быть установлена судом».

Вполне справедливо, но смотрим далее: «Угроза смешения зависит, во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом, во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков, в-третьих, от оценки однородности обозначенных товарными знаками товаров и услуг».

С последними двумя частями этого утверждения не поспоришь, а вот первое следует рассмотреть подробнее. Получается, что наличие различительной способности важно только для ранее зарегистрированного знака. Тогда как при определении сходства знаков и однородности товаров учитываются показатели обоих рассматриваемых знаков? Это никак не обосновано. И какую же трактовку различительной способности ранее зарегистрированного знака содержит данное положение?

Дальнейший текст постановления однозначно свидетельствует, что и в данном случае под различительной способностью понимают известность и популярность знака, а совсем не то свойство различительной способности, наличие которого требуют правила проведения экспертизы обозначений, заявленных в качестве товарных знаков.

Далее в постановлении говорится: «Товарные знаки компании [«Байерсдорф АГ» cо словесным элементом NIVEA] в отношении косметической продукции обладают существенной различительной способностью, являются одними из наиболее популярных косметических брендов в России с достаточно большой долей рынка и узнаваемостью среди потребителей. На усиление различительной способности влияет наличие у компании «Байерсдорф АГ» серии знаков с указанными словесным и изобразительными элементами, а также длительность использования этих знаков на товарном рынке России».

С таким пониманием различительной способности нельзя согласиться. Длительность использования, доля рынка, наличие нескольких знаков и все остальное свидетельствуют об известности и популярности знака, его положительной репутации, что и обусловливает смешение сходного знака, с широко известным знаком «NIVEA».

О неверной трактовке рассматриваемого понятия свидетельствует и отождествление понятий различительной способности и «силы обозначения», допущенное в процитированной выше статье[1]. В ней отмечается также, что знак «LIVIA» обладал «значительно меньшей известностью и различительной способностью в глазах потребителя на российском рынке». Тоже неверная формулировка. Специалисту должно быть ясно, что различительная способность знака тут ни при чем. В традиционном понимании различительная способность, безусловно, есть и у знака «LIVIA», и по критерию «различительная способность» дело правильно разрешить нельзя. Известность, безусловно, у младшего знака была меньше.

Тут не учитывается очень важный момент. Если бы именно различительная способность у опротестованного знака была низкой (читай: практически отсутствовала), то знак не представлял бы никакой опасности, и не было бы смысла его оспаривать. Это бы означало, что никто не мог бы продавать товары под этим знаком, никто не покупал бы товары, им маркированные. Точнее, такие товары ничем бы не выделялись среди других, не имели бы преимуществ перед другими однородными товарами, в том числе немаркированными. Бороться с таким знаком было бы бессмысленно.

Но в том-то и дело, что собственно различительная способность в традиционном понимании эксперта по товарным знакам у данного знака ничуть не хуже, чем у старшего знака «NIVEA». Функцию товарного знака данное обозначение прекрасно выполняло, так как его наличие на упаковке определяло выбор товара потребителем. Знак «LIVIA» не обладал собственной известностью, популярностью, хорошей репутацией в глазах потребителя и поэтому потребители могли спутать его со знаком «NIVEA» и приобрести товар другой фирмы. Вот в чем причина того, что компания «Байерсдорф АГ» так долго и упорно добивалась отмены регистрации товарного знака «LIVIA».

Все это, очевидно, понимали и эксперты Палаты по патентным спорам, рассмотревшие дело повторно во исполнение Постановления Президиума ВАС РФ от 18 июля 2006. К чести экспертов Палаты в решении, принятом по результатам повторного рассмотрения данного дела, нет ни слова о различительной способности. В решении вполне справедливо говорится, что противопоставленная серия знаков компании «Байерсдорф АГ» со словесным элементом «NIVEA» является наиболее популярной и узнаваемой среди косметических брендов России с достаточно большой долей рынка и длительностью использования. Это и определяет большую вероятность смешения опротестованного знака со знаками «Байерсдорф АГ».

Проанализировав материалы указанных дел, можно заключить, что если и допустить существование «правила треугольника», то первым его составляющим должна быть известность и популярность знака, а «треугольник», о котором говорится в статье [1], едва ли существует в нашей практике, и суды в России его применять не должны. Более того, для разрешения споров между владельцами зарегистрированных сходных знаков достаточно наличия двух факторов: сходства знаков и однородности товаров, при условии, конечно, что сходство между знаками велико. Известность и популярность старшего знака при отсутствии таковых у оспариваемого знака усиливает сходство двух знаков, что и приводит к смешению знаков потребителем, и он покупает товар не той фирмы. Наличие же различительной способности в любом случае предполагается, так как без наличия ее у обоих знаков спор в принципе возникнуть не может. Без различительной способности знак, во-первых, нельзя зарегистрировать, во-вторых, он не будет выполнять функцию товарного знака, и из-за него просто будет незачем затевать спор.

Достоин сожаления факт, что постулаты о зависимости угрозы смешения знаков от различительной способности знака с более ранним приоритетом (наряду со сходством и однородностью товаров) в последнее время встречаются и в материалах других дел, по сути кочуя из одного дела в другое. Но вместо различительной способности здесь следует указывать известность и популярность старшего знака.

В судебной практике немало и других примеров неверной трактовки понятия различительной способности. Так, в Постановлении Федерального арбитражного суда Уральского округа от 22 января 2004 г. по делу № Ф09-4977/03-АК указывается: «Согласно экспертному заключению ЮУ ТПП от 23.10.2003 № 306/1-03 словесное обозначение «Конти Ласточка», нанесенное на этикетку кондитерских изделий конфет, производимых ПО «Киев-Конти», является лексически изобретенным и обладающим различительной способностью относительно товарного знака «Ласточка» по свидетельству РФ № 124607 от 30.08.1993, владельцем которого является ОАО «Рот-Фронт».

Как можно вывести из материалов дела, именно в заключении было употреблено это неправильное выражение о том, что рассматриваемый знак «обладает различительной способностью относительно» другого ранее зарегистрированного товарного знака. То есть в заключении перепутаны два разных понятия: различительная способность, которая определяется безотносительно к другим зарегистрированным знакам, и сходство до степени смешения, которое может быть только в связи с ранее заявленным или зарегистрированным знаком.

Вероятно, эксперты – авторы заключения, защищающие интересы владельца оспариваемого знака «Конти-Ласточка», не нашли аргументов против утверждения ОАО «Рот-Фронт» о сходстве двух знаков. Вместо этого они включили в заключение очень мудреную и не очень понятную формулировку о наличии различительной способности относительно другого товарного знака «Ласточка», принадлежащего ОАО «Рот- Фронт». Получилось вроде бы положительное заключение, и при этом явно неверных, не соответствующих закону утверждений в нем нет (ведь различительная способность у оспоренного знака, безусловно, имеется).

На самом деле совершенно неверное манипулирование понятием «различительная способность» в этом заключении как раз и доказывает неверность подхода к рассмотрению данного рода дел. Различительная способность у таких оспариваемых неправомерно зарегистрированных или просто используемых знаков действительно есть, в этом их защитники правдивы, но это никак не свидетельствует в пользу охраны таких знаков. Это как раз хорошая иллюстрация к тому, что отнюдь не все формулировки из постановлений судебных инстанций хорошо проработаны в правовом отношении. Юристы-теоретики должны иметь это в виду.

Как можно заключить из материалов указанных выше дел, неточная трактовка критерия «различительная способность», по-видимому, может использоваться одной из сторон при попытках получения или сохранения охраны знака обходным путем. Делается это из расчета на то, что участники судебного процесса, не владея тонкостями экспертизы товарных знаков, могут допустить охрану того или иного знака благодаря пространным рассуждениям о наличии различительной способности. Рассуждения о наличии различительной способности, не так уж неверные сами по себе, призваны создать у суда положительное впечатление об оспариваемом знаке, что может привести к признанию охраноспособности знака в случаях, когда делать этого не следует.

Из всех этих дел можно сделать следующий вывод. При рассмотрении дел о столкновении сходных знаков владельцам активно продвигаемых и широко известных товарных знаков, как, например, «NIVEA» или «Невское», нет нужды рассуждать о различительной способности своих знаков, в существовании которой никто и не сомневается. Коль скоро такие знаки зарегистрированы, наличие их различительной способности подтверждено. Правильнее говорить об известности, популярности знака, его хорошей репутации и т.п.

А вот если владелец позднее зарегистрированного оспариваемого сходного до смешения товарного знака начинает рассуждать о его различительной способности, это может быть признаком того, что он пытается обеспечить или сохранить охрану неправильно зарегистрированного знака. Во всяком случае именно об этом свидетельствуют материалы рассмотренных дел.

В связи с этим считаю целесообразным не «устанавливать наличие различительной способности» у оспариваемых знаков, как советует автор работы [1], а выявлять попытки обходным путем добиваться охраны знаков, когда они охраняться не должны, признаком чего могут являться рассуждения о наличии различительной способности у оспариваемых сходных знаков.


[1] Старженецкий В.В. Столкновения средств индивидуализации – подходы судебной практики/В сб.: Интеллектуальная собственность в России и ЕЭС. М.: Волтерс Клувер, 2008.
[2] Постановление Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 18 июня 2006 г. № 3691/06//Патентный поверенный. 2007. № 1. С. 46.
[3] Постановление Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 18 июня 2006 г. № 2979/06//Патентный поверенный. 2006. № 6. С. 56.