Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 



Недобросовестная конкуренция действиями, связанными с регистрацией товарных знаков

А.Е.Сычев - заместитель заведующего отделом судебного представительства ФГУ ФИПС, канд. юрид. наук

Подпункт 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ содержит положение, согласно которому предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом[1] либо недобросовестной конкуренцией. Согласно п. 3 ст. 1513 ГК РФ возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию, предусмотренному подпунктом 6 п. 2 ст. 1512, подается заинтересованным лицом в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Учитывая, что после введения в действие четвертой части ГК РФ судебной практики по оспариванию решений Роспатента о признании недействительным предоставления правовой охраны товарным знакам, если связанные с государственной регистрацией таких товарных знаков действия правообладателей признаны в установленном порядке недобросовестной конкуренцией, пока нет, представляется целесообразным рассмотреть судебную практику по данному вопросу, основанную на нормах права, действовавших ранее. Тем более, что норма подпункта 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ, по существу не претерпев изменений, повторяет норму, закрепленную в подпункте 4 п. 1 ст. 28 закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

В соответствии с подпунктом 4 п. 1 ст. 28 Закона о товарных знаках предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном законом порядке актом недобросовестной конкуренции. В соответствии с подпунктом 4 п. 3 ст. 28 Закона о товарных знаках заявление о признании предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным на основании решения, принятого в порядке, предусмотренном подпунктом 4 п. 1 ст. 28 Закона, подается любым лицом в Роспатент.

Теперь обратимся к положениям федерального закона «О защите конкуренции»[2], которыми руководствуются антимонопольные органы при вынесении своих решений. В соответствии с частью 2 ст. 14 этого Закона не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг. Согласно части 3 ст. 14 решение федерального антимонопольного органа о нарушении положений части 2 настоящей статьи в отношении приобретения и использования исключительного права на товарный знак направляется заинтересованным лицом в Роспатент для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

Так что же понимается антимонопольными органами под недобросовестной конкуренцией, связанной с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак? Чтобы разобраться в этом, проанализируем некоторые решения Федеральной антимонопольной службы России.

1. В ФАС России поступило заявление закрытого акционерного общества (далее – заявитель) о нарушении антимонопольного законодательства со стороны общества с ограниченной ответственностью (далее – общество), выразившемся в приобретении и использовании исключительных прав на товарный знак «Русская горка». Как было установлено ФАС России, заявитель в 2000 г. утвердил в Минсельхозе России технологическую инструкцию на производство водки «Русская горка». Начиная с 2001 г. заявитель реализует водку, маркированную названным обозначением.

Общество, находясь на одном товарном рынке с заявителем, в декабре 2002 г. подало заявку на регистрацию товарного знака «Русская горка», а в апреле 2004 г. получило свидетельство на указанный товарный знак, в том числе в отношении товаров 33 класса МКТУ – алкогольная продукция.

В 2005 г. общество подало в Арбитражный суд г. Москвы исковое заявление о нарушении заявителем исключительного права на принадлежащий обществу товарный знак «Русская горка». В заседании ФАС России общество указало, что в настоящее время не производит какую-либо алкогольную продукцию с использованием товарного знака «Русская горка».

Рассмотрев представленные сторонами документы и оценив доводы сторон, ФАС России посчитала, что действия общества противоречат обычаям делового оборота и добропорядочности, направлены на приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности и могут причинить убытки либо нанести ущерб деловой репутации заявителя, в связи с чем признала действия общества, выразившиеся в приобретении и использовании исключительных прав на товарный знак «Русская горка», актом недобросовестной конкуренции.

Данное решение ФАС России оспаривалось в Арбитражном суде г. Москвы. Решением Арбитражного суда г. Москвы, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда и постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа, заявителю в удовлетворении требований отказано.

2. В ФАС России поступило заявление общества с ограниченной ответственностью (далее – заявитель) о нарушении антимонопольного законодательства со стороны общества с ограниченной ответственностью (далее – общество), выразившемся в приобретении и использовании исключительных прав на товарный знак «σ». При рассмотрении дела ФАС России установила, что заявитель с 2003 г. реализует на территории Российской Федерации электролампы производства белорусской компании с использованием товарного знака «σ». При этом белорусская компания использует данное обозначение с 1979 г. Общество занимается реализацией ламп отечественного и иностранного производства. Заявитель и общество работают на релевантном рынке.

Общество в 2005 г. подало в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «σ» в отношении товаров 11 класса МКТУ – электрические лампы накаливания и впоследствии получило свидетельство на указанный товарный знак, после чего направило в адрес заявителя письмо, в котором просило прекратить незаконное использование товарного знака.

На основании вышеизложенных обстоятельств ФАС России пришла к выводу, что действия общества противоречат обычаям делового оборота и добропорядочности, направлены на приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности, могут причинить убытки заявителю, в связи с чем признала действия общества, выразившиеся в приобретении и использовании исключительных прав на товарный знак «σ», актом недобросовестной конкуренции.

Таким образом, проанализировав решения антимонопольных органов, а также судов, рассматривающих заявления об оспаривании этих решений, можно прийти к следующему выводу. Под недобросовестной конкуренцией, связанной с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак, антимонопольные органы чаще всего понимают регистрацию любым лицом в Роспатенте в качестве товарного знака какого-либо обозначения (словесного, изобразительного, комбинированного) и дальнейшее его использование на товарном рынке, в том числе способами, предусмотренными п. 2 ст. 4 Закона о товарных знаках (в настоящее время п. 2 ст. 1484 четвертой части ГК РФ). Помимо этого под использованием исключительного права на товарный знак ФАС России также понимает действия правообладателя, связанные с подачей иска в суд о нарушении исключительного права (пример 1), направление претензионных писем о прекращении незаконного использования товарного знака (пример 2) и др. При этом такое обозначение ранее (до даты подачи этим лицом заявки на его регистрацию в Роспатент) использовалось иным субъектом хозяйственной деятельности без регистрации в Роспатенте в отношении однородной продукции, то есть оба этих лица осуществляют свою деятельность на одном товарном рынке и являются конкурентами.

Теперь обратимся к процедуре рассмотрения в Роспатенте заявления заинтересованного лица о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию, предусмотренному подпунктом 4 п. 1 ст. 28 Закона о товарных знаках. К сожалению, необходимо констатировать, что на сегодняшний день такая процедура в каком-либо подзаконном акте не закреплена[3] (не была она закреплена и в период действия Закона о товарных знаках), однако проект соответствующего Административного регламента[4] уже разработан и находится на согласовании в соответствующих инстанциях.

Заинтересованное лицо обращается в Роспатент с заявлением (в настоящее время – возражение) о признании недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку в связи с тем, что связанные с регистрацией данного товарного знака действия правообладателя признаны в установленном законом порядке актом недобросовестной конкуренции. К заявлению прилагается решение антимонопольного органа, которым установлено данное обстоятельство, а также документ, подтверждающий оплату пошлины. В случае соответствия представленных документов необходимым требованиям Роспатент по результатам рассмотрения заявления в соответствии с подпунктом 4 п. 1 ст. 28 Закона о товарных знаках своим решением признает недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку, о чем в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации вносится соответствующая запись.

Иначе говоря, Роспатент не исполняет решения антимонопольных органов, как это происходит, например, с решениями судов, а выносит свое решение и в случае несоблюдения заинтересованным лицом вышеуказанной процедуры вправе отказать ему в удовлетворении заявления. Возникает закономерный вопрос: если Роспатент не исполняет решения антимонопольных органов, а выносит свое решение, то вправе ли он толковать такие решения антимонопольных органов или же решение Роспатента о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку должно соответствовать решению антимонопольного органа?

Вернемся к делу, касающемуся товарного знака «Русская горка»[5]. Товарный знак «Русская горка» был зарегистрирован Роспатентом в отношении товаров 30, 32 и 33 классов МКТУ на имя общества с ограниченной ответственностью (далее – общество). ФАС России было вынесено решение, которым действия общества по приобретению и использованию исключительных прав на товарный знак «Русская горка» в отношении товаров 33 класса МКТУ – алкогольная продукция были признаны актом недобросовестной конкуренции.

Закрытое акционерное общество (далее – заявитель) обратилось в Роспатент с заявлением о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку «Русская горка» по основанию, предусмотренному подпунктом 4 п. 1 ст. 28 Закона о товарных знаках, в отношении товаров 33 класса МКТУ – алкогольная продукция, а также в отношении товара 32 класса МКТУ – пиво, в силу однородности указанного товара с товарами 33 класса МКТУ.

По результатам рассмотрения данного заявления Роспатент своим решением признал недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «Русская горка» в отношении товаров 33 класса МКТУ – алкогольная продукция, а также в отношении товара 32 класса МКТУ – пиво.

Решение Роспатента оспаривалось обществом в Арбитражном суде г. Москвы, в том числе и по тому основанию, что в решении ФАС России не содержалось каких-либо указаний в отношении товара 32 класса МКТУ – пиво. Решением Арбитражного суда г. Москвы в удовлетворении требований обществу было отказано. Однако постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда, оставленным без изменения постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа, требования общества были удовлетворены в части признания недействительным решения Роспатента в отношении товара 32 класса МКТУ – пиво. Не согласившись с постановлениями судов апелляционной и кассационной инстанций, Роспатент обратился в Высший арбитражный суд Российской Федерации с заявлением об их пересмотре в порядке надзора.

Рассмотрев заявление Роспатента, ВАС РФ своим определением отказал в передаче в Президиум Высшего арбитражного суда Российской Федерации данного дела, не найдя оснований для пересмотра названных судебных актов в порядке надзора. При этом ВАС РФ указал, что довод Роспатента о том, что он может самостоятельно принять решение о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку в отношении однородных товаров, отвергнут судами со ссылкой на превышение полномочий, так как основанием для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку является решение компетентного антимонопольного органа.

Таким образом, существующая на сегодняшний день судебная практика свидетельствует о невозможности толкования Роспатентом решений антимонопольных органов при вынесении собственных решений.

Как показано выше, в соответствии с действующим законодательством решение Роспатента может быть оспорено в суде. Представляется вполне логичным, что оспаривание решения Роспатента о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию, предусмотренному подпунктом 4 п. 1 ст. 28 Закона о товарных знаках, в большинстве случаев теряет смысл, если не оспорено соответствующее решение антимонопольного органа.

Подтверждением может служить следующее судебное дело

.

В Арбитражный суд г. Москвы обратилось закрытое акционерное общество (далее – заявитель) с заявлением на решение Роспатента, которым правовая охрана товарного знака «Бородино» была признана недействительной, как не соответствующая требованию подпункта 4 п. 1 ст. 28 Закона о товарных знаках. В судебном заседании заявитель указал, что решение Роспатента является недействительным, поскольку, по его мнению, соответствующее решение антимонопольного органа вынесено с нарушением действующего законодательства.

Решением Арбитражного суда г. Москвы, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда, заявителю в удовлетворении требований отказано (в суде кассационной инстанции дело не рассматривалось). При этом судами двух инстанций установлено, что заявителем не представлено доказательств признания недействительным решения антимонопольного органа, на основании которого было вынесено оспариваемое решение Роспатента.

Таким образом, не оспорив решение антимонопольного органа, оспаривать решение Роспатента, вынесенное на основании этого решения антимонопольного органа, представляется неэффективным.

Как известно, оспаривание в суде решений государственных органов (в том числе антимонопольных) может занять значительное время. В то же время на оспаривание решений Роспатента, вынесенных на основании решений антимонопольных органов, действующим законодательством установлены соответствующие сроки. Иными словами, даже если вы оспорили решение антимонопольного органа и обратились в суд с заявлением о признании недействительным решения Роспатента, вынесенного на основании решения этого антимонопольного органа, суд может отказать в удовлетворении такого заявления, не рассматривая его по существу только лишь на том основании, что установленный законом (например, п. 4 ст. 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) срок на его обжалование истек.

В этой связи и решение антимонопольного органа, и решение Роспатента, вынесенное на основании решения этого антимонопольного органа, целесообразно оспаривать параллельно. В этом случае суд, рассматривающий дело об оспаривании решения Роспатента, как правило, приостанавливает дело до вынесения решения судом, рассматривающим дело об оспаривании решения антимонопольного органа. При признании судом недействительным решения антимонопольного органа, суд, рассматривающий дело об оспаривании решения Роспатента, также выносит решение о признании недействительным такого решения.

Так, по делу, касающемуся товарного знака «Персона», суд, рассматривающий заявление о признании недействительным решения Роспатента, вынесенного на основании решения ФАС России, приостановил производство до вступления в законную силу решения суда по делу, касающемуся признания недействительным соответствующего решения ФАС России. Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда г. Москвы решение ФАС России, которым действия закрытого акционерного общества, связанные с приобретением и использованием исключительных прав на товарный знак «Персона», признаны недобросовестной конкуренцией, признано недействительным. После этого судом, рассматривающим заявление о признании недействительным решения Роспатента, производство по делу было возобновлено, и поскольку решение ФАС России было признано недействительным, то, соответственно, и решение Роспатента, вынесенное на основании этого решения ФАС России, также было признано недействительным.

Представляется существенным вопрос о формулировании требований, предъявляемых к Роспатенту, в случае признания судом недействительным соответствующего решения антимонопольного органа. Показательно следующее судебное дело.

Решением ФАС России действия общества с ограниченной ответственностью (далее – общество), связанные с регистрацией товарного знака, признаны актом недобросовестной конкуренции. Заинтересованное лицо обратилось в Роспатент с заявлением о признании недействительным предоставления правовой охраны этому товарному знаку по основанию, предусмотренному подпунктом 4 п. 1 ст. 28 Закона о товарных знаках, приложив к нему вышеуказанное решение ФАС России.

По результатам рассмотрения заявления заинтересованного лица и на основании решения ФАС России Роспатент своим решением признал недействительным предоставление правовой охраны данному товарному знаку. Впоследствии решением Арбитражного суда г. Москвы решение ФАС России было признано недействительным. Общество обратилось в Роспатент с просьбой восстановить правовую охрану оспоренного товарного знака. Роспатентом в удовлетворении просьбы обществу было отказано. При этом обществу было указано, что Роспатент, как федеральный орган исполнительной власти, вправе совершать только те действия, которые ему законодательно предписаны. Законом о товарных знаках, а также иными нормативно-правовыми актами не предусмотрена возможность Роспатента самостоятельно отменять действие своих решений, принятых в соответствии с подпунктом 4 п. 1 ст. 28 Закона.

Не согласившись с доводами Роспатента, общество обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением об обязании Роспатента восстановить правовую охрану оспоренного товарного знака. Решением суда обществу в удовлетворении требований было отказано. Суд указал, что решение Роспатента может быть обжаловано в суд, и в случае признания судом соответствующего заявления обоснованным восстановление права производится согласно ст. 13 ГК РФ. По мнению суда, фактически общество, не оспорив решение Роспатента, обратилось в суд о применении соответствующих последствий.

Таким образом, обществом был выбран неверный способ защиты, в связи с чем в удовлетворении требований о признании недействительным решения Роспатента даже при наличии судебного акта, которым признано недействительным решение ФАС России, ему было отказано. Справедливости ради следует сказать, что решение Арбитражного суда г. Москвы об отказе в удовлетворении требований общества к Роспатенту на сегодняшний день в силу не вступило.

В заключение отметим, что правоприменительная практика по рассмотренному вопросу, основанная на нормах законодательства, введенных в действие после 1 января 2008 г., только формируется. Как представляется, она будет учитывать и ранее накопленный значительный опыт по данной категории дел, в том числе исследованный в данной работе.


[1] В данной работе не рассматриваются вопросы, связанные со злоупотреблением правом.
[2] Патенты и лицензии. 2006. № 9. С. 58.
[3] Подробнее см.: Кирий Л. Особенности правовой охраны товарных знаков в условиях действия части четвертой ГК РФ//ИС. 2008. № 12. С. 6.
[4] Проект Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по признанию недействительным предоставления или осуществлению досрочного прекращения действия правовой охраны товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара, осуществления признания недействительными патентов на изобретение, промышленный образец, свидетельства (патент) на полезную модель, свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара (www.rupto.ru).
[5] См. также: Джермакян В.Ю. Не в свои сани не садись//Патенты и лицензии. 2008. № 5. С. 21.