Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 


Федерация Защиты Правообладателей

Договор коммерческой концессии: что нового?

В своей статье патентный поверенный Ю.А.Пыльнев анализирует существенные изменения гражданского законодательства, произведенные законодателем для договора коммерческой концессии, а также размышляет об их последствиях для правоприменителей.

В своей статье патентный поверенный Ю.А.Пыльнев анализирует существенные изменения гражданского законодательства, произведенные законодателем для договора коммерческой концессии, а также размышляет об их последствиях для правоприменителей. Положения о договоре коммерческой концессии содержатся в главе 54 Гражданского кодекса Российской Федерации (ст. 1027 – 1040) и по своей природе тесно связаны с правами на объекты интеллектуальной собственности. Изменения и нововведения в договоре коммерческой концессии произведены федеральным законом «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (см. ст. 25) и вступили в силу с 1 января 2008 г.

Согласно ст. 5 указанного федерального закона четвертая часть ГК РФ применяется к правоотношениям, возникшим после введения ее в действие. По правоотношениям, возникшим до введения ее в действие, она применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения ее в действие. Таким образом, перерегистрация договоров коммерческой концессии, зарегистрированных до 1 января 2008 г., не требуется. Договоры, которые будут поданы на регистрацию или зарегистрированы после 1 января 2008 г., должны соответствовать измененному законодательству.

Прежде всего следует отметить, что положения о договоре коммерческой концессии оставлены законодателем в главе 54 ГК РФ. Думается, правильнее было бы внести их в четвертую часть ГК, учитывая большое число изменений и нововведений в договоре коммерческой концессии, а также характерные особенности нового закона.

Как известно, основным отличием договора коммерческой концессии от лицензионного договора является непосредственно объект договора. Так, в договоре коммерческой концессии объектом является комплекс исключительных прав на разные виды объектов интеллектуальной собственности, а в лицензионном договоре – право пользования объектом интеллектуальной собственности или их группой, но одного вида, например, группой товарных знаков или изобретений.

Можно также отметить особенности для сторон договора. Так, сторонами по договору коммерческой концессии могут быть только коммерческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, тогда как для лицензионного договора ограничений в этой части нет, то есть стороной может быть любое правоспособное лицо с рядом обычных ограничений, связанных с его дееспособностью.

П. 1 ст. 1027 ГК РФ, на первый взгляд, не претерпел серьезных изменений. По сути изменилась только его редакция. Так, в комплекс передаваемых исключительных прав вместо охраняемой коммерческой информации добавился секрет производства (ноу-хау), исключено фирменное наименование: «По договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности, на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау)» (см. также п. 2 ст. 1474 ГК).

Исключение фирменного наименования из объектов договора коммерческой концессии представляется правильным, поскольку порядок такой передачи прав не был предусмотрен в законодательстве и вообще вряд ли возможен.

Однако измененная формулировка п. 1 ст. 1027 ГК РФ вызывает вопрос относительно указания, что передается «комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности…». Из буквального толкования текста следует, что в обязательном порядке («включающий») по договору коммерческой концессии должно передаваться право на товарный знак, знак обслуживания, а также на какой-либо другой объект исключительных прав. Однако это противоречит общепринятому смыслу договора коммерческой концессии. Следует отметить, что ранее в п. 1 ст. 1027 ГК было указание «в том числе» (то есть подразумевался выбор между различными видами объектов интеллектуальной собственности).

Таким образом, новая формулировка п. 1 ст. 1027 ГК не может считаться удачной с юридической точки зрения, и поэтому хочется, как и прежде, понимать, под ней выбор между различными видами объектов исключительных прав. Вместе с тем, пока нет официальных разъяснений, с выводами следует быть осторожными. Вполне возможно, что обязательность для товарного знака (знака обслуживания) будет абсолютной.

Ряд условий договора коммерческой концессии оставлен прежним (п. 2 ст. 1027 ГК): договор должен содержать указание на объем предоставленных правомочий, может быть указана территория использования прав применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности. Одним из основных условий договора коммерческой концессии, как и раньше, является то, что его сторонами могут быть только коммерческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей (п. 3 ст. 1027 ГК).

Кроме того, ст. 1027 ГК дополнена п. 4 следующего содержания: «К договору коммерческой концессии соответственно применяются правила раздела VII настоящего Кодекса о лицензионном договоре, если это не противоречит положениям настоящей главы и существу договора коммерческой концессии».

Таким образом, можно сделать вывод, что договор коммерческой концессии приравнен к лицензионному договору, с той лишь разницей, что комплекс исключительных прав, следуя смыслу договора коммерческой концессии, должен включать исключительные права на разные виды объектов интеллектуальной собственности. Так, если по договору передаются исключительные права на несколько товарных знаков (знаков обслуживания), то он не является договором коммерческой концессии, а вот если на товарный знак и коммерческое обозначение или другой объект исключительных прав (изобретение, полезную модель, промышленный образец, ноу-хау, программу для ЭВМ и др.), то это уже договор коммерческой концессии. По крайней мере, практика рассмотрения судебных споров подтверждает данные выводы.

При этом если к договору коммерческой концессии применяются нормы ГК о лицензионном договоре, то логичнее было бы расценивать его уже не как самостоятельный договор, а как разновидность лицензионного договора, тем более что глава 69 ГК позволяет так рассуждать.

Также следует отметить особенности правоотношений при неуказании сторонами в договоре коммерческой концессии срока, на который он заключается. Так, согласно п. 4 ст. 1235 ГК РФ: «Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.

В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное». Таким образом, учитывая положения п. 4 ст. 1027 ГК РФ, при неуказании срока действия в договоре коммерческой концессии он считается заключенным на пять лет.

Для договора коммерческой концессии существуют особенности, касающиеся порядка его действия при истечении срока или досрочном прекращении действия исключительного права на какой-либо объект интеллектуальной собственности, права на который входят в комплекс передаваемых исключительных прав по договору. П. 2 ст. 1028 ГК содержит новое условие, а именно: «Договор коммерческой концессии подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При несоблюдении этого требования договор считается ничтожным».

В прежней редакции п. 2 ст. 1028 ГК, хотя и содержалось указание сторонам концессии зарегистрировать договор в органе, осуществляющем регистрацию юридических лиц, то есть в налоговом, серьезных негативных последствий это не влекло, а именно: стороны не могли ссылаться на незарегистрированный договор перед третьими лицами. К недействительности договора это не приводило, если только объектом не было исключительное право на объект лицензии (товарный знак, изобретение и т.д.), подлежащий обязательной регистрации в Роспатенте. Теперь же отсутствие регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатенте) во всех случаях приводит к ничтожности договора коммерческой концессии. Таким образом, прежняя регистрация договора коммерческой концессии в налоговом органе вроде бы отменена, однако не следует исключать возможность принятия дополнительных подзаконных актов, предусматривающих дополнительную регистрацию и даже нотариальное удостоверение.

Тем не менее, принимая во внимание, что Роспатент проводит обязательную проверку содержания лицензионных договоров по своим правилам, а это занимает 6 – 12 месяцев и более, то даже регистрация передачи прав только на такие объекты исключительных прав, как ноу-хау, коммерческие обозначения, программы для ЭВМ, базы данных, может затянуться теперь на несколько месяцев. Безусловно, это будет иметь отрицательные последствия для правоприменителя, если только Роспатент не упростит процедуру регистрации таких договоров или законодатель не изменит условия вступления их в силу или последствия отсутствия государственной регистрации, как, например, в ряде стран Европы.

Положения о коммерческой субконцессии (ст. 1029 ГК) и вознаграждении (ст. 1030 ГК) остались прежними. При этом все субконцессионные договоры также подлежат регистрации в Роспатенте. Из п. 1 ст. 1031 ГК теперь исключена обязанность дополнительной выдачи лицензий, поскольку, как уже упоминалось, к договору коммерческой концессии применяются правила лицензионных договоров (см. п. 4 ст. 1027 ГК).

Обязанности пользователя (ст. 1032 ГК), ограничения прав сторон (ст. 1033), ответственности правообладателя (ст. 1034), право пользователя (ст. 1035) не содержат существенных изменений.

Ст. 1036 ГК имеет новую редакцию:
   «1. Договор коммерческой концессии может быть изменен в соответствии с правилами главы 29 настоящего Кодекса.
   2. Изменение договора коммерческой концессии подлежит государственной регистрации в порядке, установленном пунктом 2 статьи 1028 настоящего Кодекса».

При этом законодателем не уточнено, какие именно изменения подлежат обязательной государственной регистрации. Следует ждать разъяснений. Представляется, что, как и в отношении лицензионных договоров, речь пойдет только об изменениях, существенных для договора и распоряжения переданными правами.

Теперь рассмотрим особенность договора коммерческой концессии, упомянутую выше при анализе срока его действия. П. 3 ст. 1037 ГК звучит следующим образом: «В случае прекращения принадлежащего правообладателю права на товарный знак, знак обслуживания или на коммерческое обозначение, когда такое право входит в комплекс исключительных прав, предоставленных пользователю по договору коммерческой концессии, без замены прекратившегося права новым аналогичным правом договор коммерческой концессии прекращается». При этом не имеет однозначного толкования указание на «аналогичное» право. Какие критерии использовать в данном случае, достаточно ли будет соглашения сторон о передаче «аналогичного» аннулированному праву, пока не ясно.

Тем не менее особенно актуальным это положение является при передаче прав на ноу-хау в едином комплексе, как правило, с изобретением или полезной моделью. Например, в соответствии со ст. 1467 ГК: «Исключительное право на секрет производства действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание. С момента утраты конфиденциальности соответствующих сведений исключительное право на секрет производства прекращается у всех правообладателей».

Приведенный в п. 3 ст. 1037 ГК перечень является закрытым. Поэтому очевидно, что при прекращении принадлежащего правообладателю права на другой объект исключительных прав, когда такое право входит в комплекс исключительных прав, предоставленных пользователю по договору коммерческой концессии, даже без замены прекратившегося права новым аналогичным правом, договор коммерческой концессии продолжает действовать или становится лицензионным (в случае объектов одного вида).

Таким образом, при прекращении исключительного права на ноу-хау, а также на изобретение и другой объект, кроме оговоренной в п. 3 ст. 1037 ГК ситуации, договор коммерческой концессии не прекращается. В любом случае необходима государственная регистрация изменений для предотвращения признания их недействительными. Кроме того, изменения к договору коммерческой концессии могут оказаться такими, что первоначальный договор перестанет существовать как таковой. Как будет регулироваться перерегистрация договора с такими изменениями, пока тоже неясно. Судя по всему, придется регистрировать новый договор.

Следует отметить, что срок для внесения изменений в договор законодателем также не установлен, поэтому рекомендуется пользоваться понятием разумного срока, то есть уведомлять об изменениях незамедлительно после наступления соответствующих юридических фактов. Тем более что изменения вступают в силу только после их государственной регистрации.

Условия сохранения договора коммерческой концессии в силе при перемене сторон (ст. 1038 ГК) остались прежними. Ст. 1039 ГК изложена в следующей редакции: «В случае изменения правообладателем коммерческого обозначения, входящего в комплекс исключительных прав, предоставленных пользователю по договору коммерческой концессии, этот договор продолжает действовать в отношении нового коммерческого обозначения правообладателя, если пользователь не потребует расторжение договора и возмещение убытков. В случае продолжения действия договора пользователь вправе потребовать соразмерного уменьшения причитающегося правообладателю вознаграждения».

Таким образом, если новое коммерческое обозначение пользователя исключительных прав не устраивает, он вправе в одностороннем порядке потребовать расторжения договора концессии или соразмерного уменьшения причитающегося правообладателю вознаграждения. Возможности злоупотребления правом в этом случае со стороны владельца прав на коммерческое обозначение очевидны. По сути законодатель легализовал имеющий место в сфере коммерческой концессии экономический шантаж. Следует отметить, что распоряжение исключительным правом на коммерческое обозначение в Российской Федерации пользуется популярностью только в случае договоров коммерческой концессии и, как правило, для раскрученных брендов.

Часть вторая ст. 1040 ГК изложена в новой редакции: «В случае прекращения принадлежащего правообладателю исключительного права на товарный знак, знак обслуживания или на коммерческое обозначение наступают последствия, предусмотренные пунктом 3 статьи 1037 и статьей 1039 настоящего Кодекса».

Принимая во внимание отмеченные новые и измененные положения о договоре коммерческой концессии, а также принцип свободы договора, следует отметить, что заключать договор коммерческой концессии при передаче комплекса прав на коммерческое обозначение, ноу-хау, программу для ЭВМ, базу данных нецелесообразно. Можно рекомендовать заключать отдельно лицензионные договоры на объекты промышленной собственности, регистрация которых в Роспатенте обязательна, и о передаче ноу-хау, коммерческого обозначения и других объектов, регистрация которых в Роспатенте предусмотрена только в случае договора коммерческой концессии. Кроме того, при заключении любых подобных договоров необходимо предусмотреть урегулирование ситуаций, связанных с прекращением исключительных прав, досрочным расторжением договора и иными изменениями его существенных условий.

Безусловно, над этими и другими вопросами еще предстоит задуматься и законодателю, и правоприменителю.