Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 



Зачем выплеснули ребенка из купели временной охраны?

Необходимо анализировать нормы четвертой части ГК РФ, и не для того, чтобы критиковать, а в надежде на то, что к замечаниям прислушаются лица, наделенные властными полномочиями, и учтут их при внесении изменений в Кодекс, – считает В.Ю.Джермакян (ООО «Юридическая фирма «Городисский и партнеры»).

В том, что изменения в четвертую часть ГК РФ будут вноситься, нет никаких сомнений, хотя бы для того, чтобы исправить абсолютные «ляпы». Как «ляп», отмечу следующий, на который первой обратила внимание патентный поверенный нашей фирмы Е.Е.Назина при обсуждении ситуаций, связанных с применением на практике норм четвертой части ГК.

Не корреспондируются между собой нормы п. 1 ст. 1378 и подпункта 2) п. 1 ст. 1398 в отношении избранной временной точки отсчета, на дату, которая устанавливает наличие в формуле изобретения или полезной модели признаков, считающихся изменением сущности заявленных изобретения или полезной модели. В первом случае указана дата приоритета, во втором – дата подачи. Специалисты прекрасно знают разницу между указанными датами (когда дата подачи совпадает с датой приоритета, а когда – нет), и какие разные правовые последствия из этого следуют.

В рассмотренной ситуации за начальную точку отсчета можно принять любую из них, и такая ситуация обсуждалась специалистами еще при подготовке изменений в Патентный закон Российской Федерации 1992 г., но остановились именно на дате подачи заявки, а не на дате приоритета, чему есть обоснования. Но в любом случае, когда оценивается изменение сущности изобретения, точкой отсчета должна быть одна и та же дата: или дата приоритета, или дата подачи заявки. Будем полагать, что исправление данной ошибки вряд ли вызовет противодействие.

А теперь рассмотрим ситуацию в отношении изменения концепции института временной правовой охраны, предусмотренной ст. 1392 ГК РФ. Первое. С 1 января 2008 г. возможность предоставления временной правовой охраны полезным моделям и промышленным образцам не предусмотрена. Не будем обсуждать: нужно или нет сохранить временную правовую охрану не только для изобретений, но и для полезных моделей и промышленных образцов. Дело вкуса.

Второе. Зачем в отношении изобретения «урезали» более широкие возможности заявителя использовать временную правовую охрану для противодействия недобросовестной конкуренции так, как это было предусмотрено Патентным законом Российской Федерации?

Ст. 1392 ГК РФ не предусматривает направление потенциальным нарушителям уведомления о поданной заявке на изобретение со всеми вытекающими из этого последствиями для правонарушителя, которые были предусмотрены Патентным законом (денежная компенсация и за данный период использования). Судя по Комментарию к четвертой части ГК РФ[1], ее разработчики сами до сих пор думают, что возможность направления уведомления потенциальным нарушителям сохранилась. А как иначе расценить сделанный ими на стр. 543 названного издания комментарий следующего содержания: «Правила о временной охране заявленных изобретений применяются также и тогда, когда заявитель уведомил пользователя до опубликования заявки о том, что он, заявитель, подал заявку. Временная охрана при этих обстоятельствах действует с даты уведомления».

Можно утверждать, что изъятие из законодательства нормы, позволяющей уведомлять потенциального правонарушителя о поданной заявке до публикации сведений о ней, только на руку недобросовестным конкурентам. Теперь они получили возможность использовать патентуемое изобретение до публикации сведений о поданной заявке без выплаты какой-либо компенсации за этот период будущему патентообладателю. В случаях, когда будущий патентообладатель после подачи заявки сразу начинает использовать свое изобретение и вводит его в гражданский оборот или раскрывает его иным образом в публикациях, в том числе рекламных, недобросовестные конкуренты получают большой срок (до полутора лет) безвозмездно использовать чужое изобретение.

Приведем ст. 22 Патентного закона Российской Федерации в виде, в котором она существовала до введения в действие четвертой части ГК РФ.

«Статья 22. Временная правовая охрана

1. Заявленному изобретению с даты публикации сведений о заявке до даты публикации сведений о выдаче патента предоставляется временная правовая охрана в объеме опубликованной формулы, но не в большем, чем объем, определяемый формулой, содержащейся в решении о выдаче патента на изобретение.

2. Временная правовая охрана считается ненаступившей, если заявка на изобретение была отозвана или признана отозванной либо по заявке на изобретение принято решение об отказе в выдаче патента и исчерпана предусмотренная настоящим Законом возможность подачи возражения против этого решения.

3. Физическое или юридическое лицо, использующее заявленное изобретение в период, указанный в пункте 1 настоящей статьи, выплачивает патентообладателю после получения патента денежную компенсацию. Размер компенсации определяется соглашением сторон.

4. Положения пункта 3 настоящей статьи распространяются на изобретения, полезные модели и промышленные образцы с даты уведомления заявителем использующего их лица о поданной заявке на выдачу патента, если в отношении изобретений эта дата наступила ранее даты публикации сведений о заявке, а в отношении полезных моделей и промышленных образцов – ранее даты публикации сведений о выдаче патента».

Приведем ст. 1392 ГК РФ.

«Статья 1392. Временная правовая охрана изобретения

1. Изобретению, на которое подана заявка в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, со дня публикации сведений о заявке (пункт 1 статьи 1385) до даты публикации сведений о выдаче патента (статья 1394) предоставляется временная правовая охрана в объеме опубликованной формулы изобретения, но не более чем в объеме, определяемом формулой, содержащейся в решении указанного федерального органа о выдаче патента на изобретение.

2. Временная правовая охрана считается ненаступившей, если заявка на изобретение была отозвана или признана отозванной либо по заявке на изобретение принято решение об отказе в выдаче патента и возможность подачи возражения против этого решения, предусмотренная настоящим Кодексом, исчерпана.

3. Лицо, использующее заявленное изобретение в период, указанный в пункте 1 настоящей статьи, выплачивает патентообладателю после получения им патента денежную компенсацию. Размер компенсации определяется соглашением сторон, а в случае спора – судом».

В сравнении двух вышеприведенных концепций использования института временной правовой охраны в отношении изобретений проигрывает та, которая теперь использована в четвертой части ГК РФ.

Суды нечасто рассматривали иски, в которых использовалась норма о временной правовой охране и испрашивалась денежная компенсация, но разрешение одной такой коллизии по использованию изобретения по патенту Российской Федерации № 2153984 весьма интересно, поскольку в данном деле фигурирует условие (использование изобретения до публикации сведений о поданной заявке с уведомлением ответчика о поданной заявке), которое не предусмотрено в ст. 1392 ГК РФ.

Читая нижеприведенное судебное постановление, необходимо учитывать, что судами использовались нормы Патентного закона Российской Федерации в редакции 1992 г., без учета внесенных в 2003 г. изменений и дополнений, что, однако, не влияет на рассматриваемую ситуацию.

Постановление кассационной инстанции Федерального арбитражного суда
Уральского округа от 16 февраля 2004 г., извлечение из дела № Ф09-260/04-ГК

«ФАС Уральского округа по проверке в кассационной инстанции законности решений и постановлений арбитражных судов субъектов Российской Федерации, принятых ими в первой и апелляционной инстанциях, рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу ООО «Пласт» на постановление апелляционной инстанции от 10.12.2003 Арбитражного суда Пермской области по делу № А50-2077/2001 по иску ЗАО «Прогресс-Инвест» к ООО «Пласт» о взыскании убытков.

ЗАО «Прогресс-Инвест» обратилось в Арбитражный суд Пермской области с иском к ООО «Пласт» о взыскании 1268000 руб. убытков в связи с незаконным использованием ответчиком изобретения, защищенного патентом № 2153984. В соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец уточнил требования, просил взыскать убытки (упущенную выгоду) за период с 19.05. 1999 по 31.01.2001 в размере 990632 руб. 55 коп.

Решением от 15.10.2003 в удовлетворении исковых требований отказано. Постановлением апелляционной инстанции от 10.12.2003 решение отменено, исковые требования удовлетворены.

ООО «Пласт» с постановлением апелляционной инстанции не согласно, просит его отменить, оставить в силе решение суда первой инстанции. Оспаривая судебный акт, заявитель ссылается на нарушение судом ст. 6 ГК РФ, ст. 22 Патентного закона РФ от 23.09.1992 № 3517-1 (далее – Патентный закон), полагая, что лицо не может считаться нарушителем патента, если патент еще не выдан. Поэтому, по мнению ООО «Пласт», убытки могут взыскиваться, только когда лицо узнало или должно было узнать о выдаче патента, то есть с даты публикации сведений о выдаче патента.

Кроме того, ООО «Пласт» указывает на то, что эксперты исследовали только трубы диаметром 265 мм, следовательно, их выводы не могут распространяться на трубы других диаметров. Также заявитель считает, что суд неправильно истолковал ст. 15 ГК РФ, так как истец не доказал, что действия ответчика помешали ему получить лицензионные платежи, и указывает на то, что ЗАО «Прогресс-Инвест» никогда не производило стеклопластиковые трубы. К тому же суд не дал оценки отсутствию соглашения между патентообладателями, в связи с чем не применил главу 16 ГК РФ, ст. 10 Патентного закона.

Законность решения и постановления апелляционной инстанции проверена в порядке ст. 274, 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Как следует из материалов дела, ЗАО «Прогресс-Инвест» является владельцем патента РФ на изобретение № 2153984 «Способ герметизации цилиндрических и сферических оболочек и композиционных материалов», выданного по заявке № 99110870, дата поступления заявки 19.05.1999 с приоритетом от 19.05.1999. Данные обстоятельства также подтверждены вступившим в законную силу судебным актом по делу № А50-12909/2000-Г-1 и не доказываются вновь (часть 2 ст. 69 АПК РФ).

Обращаясь в арбитражный суд с иском о взыскании упущенной выгоды в виде лицензионных платежей, ЗАО «Прогресс-Инвест» ссылалось на использование ООО «Пласт» изобретения, защищенного указанным патентом, в период с 19.05.1999 по 31.01.2001 и несогласие выплатить компенсацию за его использование, предусмотренную п. 2 ст. 22 Патентного закона.

Согласно п. 1 ст. 3 Патентного закона права на изобретение, полезную модель, промышленный образец охраняются законом и подтверждаются соответственно патентом на изобретение, патентом на полезную модель и патентом на промышленный образец. Патент на изобретение действует в течение двадцати лет, считая с даты поступления заявки в патентное ведомство. С момента поступления заявки в патентное ведомство устанавливается и приоритет изобретения (п. 3 ст. 3, п. 1 ст. 19 Патентного закона). В силу п. 1 ст. 22 названного закона заявленному изобретению с даты публикации сведений о заявке до даты публикации сведений о выдаче патента предоставляется временная правовая охрана в объеме опубликованной формулы.

Несмотря на отсутствие в материалах дела данных о публикации сведений о заявке истца, суд обоснованно, руководствуясь п. 3 ст. 3, п. 1 ст. 19, п. 1[2] ст. 22 Патентного закона, распространил действие периода временной правовой охраны изобретения с даты подачи заявки, так как ООО «Пласт» (ранее ЗАО «Пласт») знало, что использует защищаемое Патентным законом изобретение, что подтверждается договором от 21.06.1999 № 74/002483. Действий по установлению законного патентообладателя не предпринимало.

Ссылка заявителя жалобы на то, что убытки могут взыскиваться только с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о выдаче патента, то есть с даты публикации сведений о выдаче патента, а не с момента подачи заявки, противоречит ст. 14, 22 Патентного закона, в силу которых с момента подачи заявки устанавливается временная правовая охрана патента, а лиц, использующих изобретение до выдачи патента, закон обязывает выплатить патентообладателю компенсацию.

Физическое или юридическое лицо, использующее изобретение в указанный период, выплачивает патентообладателю после получения патента денежную компенсацию, размер которой определяется соглашением сторон (п. 2 ст. 22 Патентного закона).

Споры о нарушении исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, о размере, сроке и порядке выплаты компенсаций, предусмотренных Патентным законом РФ, рассматриваются судом (ст. 31 Патентного закона).

Из материалов дела усматривается, что использование ООО «Пласт» при производстве стеклопластиковых труб изобретения истца, защищенного патентом № 2153984, в спорный период подтверждается вступившими в законную силу судебными актами по делам № А50-12909/2000 и № А50-6972/2001. Указанными судебными актами с ООО «Пласт» в пользу ЗАО «Прогресс-Инвест» взысканы убытки за период с 31.01. 2001 по 04.06.2001, то есть после получения патента. От выплаты компенсации за использование изобретения истца в период с 19.05.1999 по 31.01.2001 ответчик уклонялся. Таким образом, суд правомерно рассмотрел заявленные требования ЗАО «Прогресс-Инвест» о взыскании упущенной выгоды в виде компенсации и удовлетворил заявленные требования.

Отсутствие у ЗАО «Прогресс-Инвест» соглашения по использованию объекта промышленной собственности с другими патентообладателями не препятствует каждому из владельцев патента защищать свои права, в связи с чем довод заявителя кассационной жалобы о том, что судом не применены глава 16 ГК РФ, ст. 10 Патентного закона, отклоняется.

Определенный судом размер упущенной выгоды в сумме 979325 руб. 49 коп. в виде ставки роялти 3%, взятой из таблицы № 1 «Стандартные размеры роялти от валового объема реализации лицензионной продукции, применяемые при определении цены лицензии по номенклатуре изделий» Методических рекомендаций расчета платежей по роялти, от произведенной ответчиком продукции (32644183 руб. 06 коп. без НДС) с использованием изобретения истца (труб диаметром 215, 265, 315 мм, отводов диаметром 315 мм) основан на данных, представленных ответчиком об объемах изготовленной им продукции, и соответствует ст. 5, 15 ГК РФ, ст. 146 НК РФ.

Ссылка ООО «Пласт» на то, что суд при определении размера упущенной выгоды необоснованно включил в объем реализованной продукции также трубы иных диаметров, поскольку выводы по делу № А50-12909/2000 основывались только на исследовании труб диаметра 265 мм, а вопрос об использовании изобретения ЗАО «Прогресс-Инвест» в иных трубах не исследовался экспертами, судом кассационной инстанции отклоняется. Судом апелляционной инстанции обоснованно указано, что исследование труб диаметром 265 мм по делу № А50-12909/2000 производилось в качестве примера использования ООО «Пласт» изобретения истца при производстве стеклопластиковых труб разного диаметра. Доказательств того, что ответчик при изготовлении труб других диаметров, которые вошли в расчет упущенной выгоды, не использовал изобретения ЗАО «Прогресс-Инвест», суду не представлено (ст. 65 АПК РФ).

Довод заявителя жалобы о том, что патентообладатель никогда не производил труб с использованием его изобретения, и поэтому суд необоснованно взыскал упущенную выгоду, несостоятелен. Специфика защищаемых патентным законодательством прав не связана с обязательным использованием изобретения самим патентообладателем. Определение упущенной выгоды в виде ставки роялти соответствует обычаям делового оборота (ст. 5 ГК РФ).

Другие доводы исследовались судом апелляционной инстанции, им дана надлежащая правовая оценка.

С учетом изложенного постановление апелляционной инстанции является законным, оснований для отмены и удовлетворения кассационной жалобы не имеется. Руководствуясь ст. 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

Постановление апелляционной инстанции от 10.12.2003 Арбитражного суда Пермской области по делу № А50-2077/2001 оставить без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения.

Приостановление исполнения постановления апелляционной инстанции от 10.12.2003 Арбитражного суда Пермской области по делу № А50-2077/2001 отменить».

Несмотря на то, что позднее выдача патента Российской Федерации № 2153984 была признана неправомерной, и патент был полностью аннулирован Палатой по патентным спорам в связи с несоответствием изобретения условиям патентоспособности, судебное постановление остается примером толкования нормы о временной правовой охране изобретения в той части, когда период ее действия был перенесен на дату подачи заявки, о которой ответчика уведомил истец.

Будем считать приведенное судебное постановление лебединой песней «урезанной» временной правовой охраны изобретений до тех пор, пока разработчики четвертой части ГК РФ не внесут исправления в уже действующий Кодекс.


[1] Маковский А.Л. и др. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации/Под ред. А.Л. Маковского; вступ. ст. В.Ф.Яковлева. М.: Статут, 2008.
[2] В судебном постановлении указан только п. 1 и не указан п. 4 ст. 22, что, возможно, является опечаткой.