Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 



Особенности прав на ноу-хау

Об охране секретов производства в соответствии с четвертой частью ГК РФ рассказывает заведующий кафедрой РГИИС, проф. И.С.Мухамедшин.

Среди охраняемых результатов интеллектуальной деятельности особое место занимает секрет производства (ноу-хау), введенный в перечень охраняемых результатов интеллектуальной деятельности четвертой частью ГК РФ. Этому объекту посвящена глава 75. Поскольку законодатель отнес секреты производства (ноу-хау) к результатам интеллектуальной деятельности (ст. 1225 ГК), у ноу-хау есть автор (авторы) (ст. 1228 ГК), интеллектуальным творческим трудом которого (которых) он создан.

Согласно ст. 1465 ГК секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны. Законодатель не дает исчерпывающего перечня сфер деятельности, в которых могут охраняться сведения в качестве ноу-хау. Производство – одна из сфер деятельности, в которой может охраняться ноу-хау, поэтому название такого объекта, как секрет производства, представляется неудачным.

Особенности ноу-хау

Ноу-хау произошло от английского know-how (знаю как). В круге охраняемых сведений принципиальное отличие секрета производства (ноу-хау) от изобретения и полезной модели. В качестве последних могут квалифицироваться только технические решения. По сфере применения ноу-хау ближе к рационализаторским предложениям, к которым относятся технические, организационные и управленческие решения (К сожалению, законодатель не предусмотрел в четвертой части ГК РФ правовую охрану рационализаторских предложений).

Можно выделить четыре квалифицирующих признака сведений, охраняемых в режиме ноу-хау:
   их действительная или потенциальная коммерческая ценность;
   неизвестность третьим лицам;
   отсутствие к ним свободного доступа на законном основании;
   принятие обладателем ноу-хау адекватных мер для обеспечения конфиденциальности.

Таким образом, охрану сведений в режиме ноу-хау можно считать альтернативой патентной охраны технических решений. Рассмотрим, в каких случаях она может оказаться более оправданной.

Во-первых, когда подлежащее охране решение изъято из сферы патентной охраны (например, организационное решение). Так, схемы организации производства признаются патентоспособными в качестве изобретений в США, но не охраняются как изобретения в России.

Во-вторых, когда решение, подлежащее охране, является патентоспособным, но эффективность патентной охраны сомнительна в связи с невозможностью для патентообладателя проконтролировать и доказать его использование конкурентом. Чаще всего это касается технических решений, относящихся к способам.

В-третьих, оптимальной представляется ситуация, когда в описании к патенту приводится информация о техническом решении в объеме, удовлетворяющем требования законодательства, и достаточная для получения патента, и патентообладатель владеет секретами производства, необходимыми для наиболее эффективной реализации запатентованного новшества.

В-четвертых, когда владелец подлежащего охране решения не имеет достаточных денежных средств для получения патента, учитывая, что расходы по зарубежному патентованию, включая услуги патентного поверенного, могут оказаться весьма ощутимыми.

Решение о правовой охране сведений в режиме ноу-хау принимается обладателем соответствующей информации на уровне локальных нормативных актов (например, изданием приказа по предприятию). Обладатель ноу-хау принимает меры правового и организационного характера для обеспечения конфиденциальности. Так, в трудовом договоре или контракте предусматривается обязанность оформляющегося на работу сохранить конфиденциальность сведений, охраняемых в режиме ноу-хау, доступ к которым он будет иметь в процессе исполнения трудовых обязанностей. Известна практика, когда обязанность работника сохранить конфиденциальность сведений распространяется на два-три года после истечения трудового договора. На отдельных предприятиях специалистам, имеющим доступ к ноу-хау, выплачивается дополнительное денежное вознаграждение (бонус).

Ноу-хау может иметь материальное воплощение в различных формах – документация, опытный образец, рецептура вещества, описание методики и т.д. К организационным мерам можно отнести оформление работников предприятия, по долгу службы контактирующих с ноу-хау, в соответствующих режимных подразделениях, обеспечение доступа к ноу-хау только определенных работников, строгий контроль за доступом к секретам производства, оснащение помещений вахтенной службой, видеокамерами и т.п.

В соответствии со ст. 1466 ГК обладателю ноу-хау принадлежит исключительное право его использования в соответствии со ст. 1229 ГК любым не противоречащим закону способом (исключительное право на секрет производства), в том числе при изготовлении изделий и реализации экономических и организационных решений. Обладатель секрета производства может распоряжаться указанным исключительным правом. В соответствии с п. 4 ст. 1229 ГК на секрет производства (ноу-хау) распространяется режим самостоятельного исключительного права. То есть самостоятельные исключительные права на одно и то же ноу-хау могут одновременно принадлежать разным лицам. Согласно п. 2 ст. 1466 ГК лицо, ставшее добросовестно и независимо от других обладателей секрета производства обладателем сведений, составляющих содержание охраняемого секрета производства, приобретает на него самостоятельное исключительное право. По мнению отдельных специалистов, охране ноу-хау вообще присущ режим не де-юре, а де-факто. Наделение законодателем обладателей одного и того же ноу-хау самостоятельными исключительными правами по существу решит режим исключительного права на этот объект, регламентируемый ст. 1225 и 1226 ГК.

Поскольку на ноу-хау не выдается никакого охранного документа, исключительное право на секрет производства действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание (ст. 1467 ГК). Этим ноу-хау существенно отличается от объектов патентных прав. С момента утраты конфиденциальности исключительное право на секрет производства прекращается у всех правообладателей.

Коммерциализация ноу-хау может осуществляться посредством отчуждения исключительного права на секрет производства, передачи права его использования по лицензионному договору, договорам коммерческой концессии, доверительного управления, о совместной деятельности (простого товарищества) и др. Согласно ст. 1468 ГК по договору об отчуждении исключительного права на секрет производства одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на секрет производства в полном объеме другой стороне – приобретателю. Следует отметить, что законодатель при отчуждении исключительного права на секрет производства обязывает лицо, распорядившееся своим правом, сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения действия исключительного права.

В соответствии со ст. 1234 ГК договор об отчуждении исключительного права заключается в письменной форме. Несоблюдение этого условия влечет недействительность договора. По договору об отчуждении исключительного права приобретатель обязуется уплатить правообладателю вознаграждение, если договором не предусмотрено иное. Можно предположить, что законодатель допускает возможность заключения как договора об отчуждении исключительного права, так и лицензионного договора о предоставлении права использования ноу-хау (ст. 1235 ГК) на безвозмездной основе. При отсутствии в возмездном договоре об отчуждении исключительного права условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. Исключительное право на ноу-хау переходит к приобретателю в момент заключения договора, если соглашением не предусмотрено иное.

При существенном нарушении приобретателем обязанности выплатить правообладателю в установленный договором об отчуждении исключительного права срок вознаграждения прежний правообладатель вправе требовать в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя и возмещения убытков, если исключительное право перешло к его приобретателю. Если оно не перешло к приобретателю, то при нарушении им обязанности выплатить в установленный договором срок вознаграждение за приобретение исключительного права правообладатель может отказаться от договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора.

Лицензионный договор о предоставлении права использования ноу-хау

Согласно ст. 1469 ГК по лицензионному договору одна сторона – обладатель исключительного права на секрет производства (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования соответствующего секрета производства в установленных договором пределах.

Рассмотрим основные условия лицензионного договора о передаче прав на ноу-хау. Как правило, вначале определяются терминология, знания, опыт и т.п., которые передаются в качестве ноу-хау. При необходимости их более полное раскрытие производится в приложении, являющимся неотъемлемой частью договора.

Четвертая часть ГК (ст. 1237) возлагает на лицензиата обязанность представлять лицензиару отчеты об использовании лицензируемой технологии, если договором не предусмотрено иное. Поэтому в статье лицензионного договора, касающейся терминов, необходимо определить отчетный период, то есть период деятельности лицензиата по выполнению условий договора в течение определенного времени, например, каждые шесть месяцев, начиная с даты вступления договора в силу.

В статье «предмет договора» определяется характер лицензии – исключительная или неисключительная. При этом необходимо руководствоваться положениями ст. 1236 ГК, регламентирующей виды лицензионных договоров. В случае простой (неисключительной) лицензии лицензиату предоставляется право использовать технологию с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам. При исключительной лицензии лицензиату предоставляется право использования технологии без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам. Если лицензионным договором не предусмотрено иное, лицензия предполагается простой (неисключительной).

Особое внимание при составлении лицензионного договора следует уделить анализу ст. 1235 ГК, содержащей ряд императивных норм. В частности, лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным. Эта норма должна «настроить» лицензиата на четкую и полную формулировку тех прав и способов использования ноу-хау, которые он намеревается получить от лицензиара.

Законодатель (п. 2 ст. 1235 ГК) предусматривает обязательную письменную форму лицензионного договора, в противном случае таковой признается недействительным. В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование ноу-хау. Если она не указана, лицензиат вправе использовать ноу-хау на всей территории Российской Федерации. Регламентация в лицензионном договоре возможности использования ноу-хау на части территории РФ может вызвать нарекания на основании нарушения конституционного принципа о едином экономическом пространстве, предусматривающего свободное перемещение товаров, работ, услуг и финансовых средств на всей территории РФ. Кроме того, у лицензиара могут возникнуть проблемы, связанные с контролем использования лицензиатом ноу-хау только на части территории РФ.

Согласно п. 4 ст. 1235 ГК срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности. Здесь следует учитывать специфику ноу-хау, отраженную в ст. 1467 ГК: исключительное право на секрет производства действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание. Законодатель в п. 2 ст. 1469 ГК допускает возможность заключения лицензионного договора и без указания срока его действия. В случае, когда срок, на который заключен лицензионный договор, не указан в договоре, любая из сторон вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону не позднее чем за шесть месяцев, если договором не предусмотрен более длительный срок. Срок действия и условия расторжения могут быть самостоятельной статьей договора.

Распространяет свое действие применительно к ноу-хау и норма п. 7 ст. 1235 ГК, согласно которой переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем.

В приложении к договору следует отразить перечень документов и других материалов (схемы, чертежи, кальки, рецепты, инструкции по сборке, эксплуатации и т.п.), необходимых для производства продукции по лицензии. Оговариваются язык документации, место и условия ее передачи, приема, технические нормы и стандарты. Следует также оговорить условия обмена усовершенствованиями и улучшениями ноу-хау.

Гарантии и ответственность лицензиара и лицензиата по договору являются предметом отдельной статьи. Здесь же можно предусмотреть ответственность (штрафные санкции и возмещение убытков) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора. В отдельной статье оговаривается техническая помощь, которая может быть оказана лицензиаром лицензиату.

Особое внимание следует обратить на регламентацию платежей. Согласно общим положениям лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное вознаграждение, если договором не предусмотрено иное (п. 5 ст. 1235 ГК). При отсутствии условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. Возможны различные схемы выплаты вознаграждения за передачу права на использование ноу-хау и технической документации:
   паушальный платеж,
   роялти,
   комбинированный платеж (паушальный плюс роялти).

Одной из важнейших в договоре является статья об обеспечении конфиденциальности. Согласно п. 3 ст. 1469 ГК при предоставлении права использования секрета производства лицо, распорядившееся своим правом, обязано сохранить конфиденциальность в течение всего срока действия лицензионного договора. Лица, получившие соответствующие права, обязаны сохранять конфиденциальность до прекращения действия исключительного права на секрет производства.

Служебный секрет производства и права на него

В четвертой части ГК РФ уделено внимание вопросам закрепления права на служебный секрет производства (ст. 1470) и на секрет производства, полученный при выполнении работ по договору (ст. 1471). В отличие от других результатов интеллектуальной деятельности законодатель императивным образом закрепляет исключительное право на секрет производства, созданный работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя (служебный секрет производства), за работодателем. При этом гражданин, которому в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя он стал известен, обязан сохранять конфиденциальность полученных сведений до прекращения действия исключительного права на ноу-хау.

В случае, когда секрет производства получен при выполнении договора подряда, договора на выполнение НИОКР либо по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, исключительное право принадлежит подрядчику (исполнителю), если соответствующим договором (государственным или муниципальным контрактом) не предусмотрено иное.

Когда секрет производства получен при выполнении работ по договору, заключаемому главным распорядителем или распорядителем бюджетных средств с федеральными государственными учреждениями, исключительное право принадлежит подрядчику (исполнителю), если договором не установлено, что это право принадлежит Российской Федерации.

Вполне естественно возникает вопрос об ответственности за нарушение исключительного права на секрет производства. Ответ содержится в ст. 1472 ГК. Нарушитель исключительного права на секрет производства, в том числе лицо, которое неправомерно получило такие сведения и разгласило или использовало их, а также лицо, обязанное сохранять конфиденциальность средств производства (Такая обязанность ложится на лицо, распорядившееся правом на секрет производства при его отчуждении (п. 2 ст. 1468), на лица, распорядившиеся правом на секрет производства или получившие соответствующие права по лицензионному договору (п. 3 ст. 1469), на гражданина, которому секрет производства стал известен в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя (п. 2 ст. 1470)), обязано возместить причиненные убытки, если иная ответственность не предусмотрена законом или соответствующим договором. Лицо, которое использовало секрет производства и не знало и не должно было знать о том, что его использование незаконно, в том числе в связи с тем, что оно получило доступ к секрету производства случайно или по ошибке, освобождается от ответственности.