Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 


Федерация Защиты Правообладателей

О правовой базе для принятия решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием

Ходорковский Михаил Борисович

А. В. ЗАЛЕСОВ, канд. юрид. наук, патентный поверенный РФ, начальник юридического отдела ООО «Союзпатент» (Москва)

Существующая в Российской Федерации регистрационная система предоставления правовой охраны товарным знакам позволяет получить исключительные права на использование обозначения путем совершения определенных действий (подача заявки, уплата пошлин и т.д.) без обязательного использования данного обозначения в отношении указанных в свидетельстве на товарный знак товаров и услуг. Очевидная опасность такого подхода законодателя, связанная с фактически узаконенным и разрешенным «захватом» коммерчески перспективных обозначений без цели действительного использования, «уравновешивается» нормой, согласно которой охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в связи с его неиспользованием.

Соблюдение баланса интересов добросовестных заявителей и производителей, страдающих от действия лиц, «захвативших» перспективные обозначения, является обязанностью государства. Как известно, в России достаточно широко расцвела практика захвата перспективных торговых обозначений за счет их регистрации в качестве товарных знаков и/или доменных имен (для целей последующей перепродажи). Лиц, занимающихся таким бизнесом, называют сквоттерами.

Как известно, воздействовать на ситуацию в обществе можно либо сугубо правовыми средствами («запрещать и не пущать»), либо экономическими методами, когда какие-то действия становятся просто невыгодными. По ряду причин сугубо правовые средства оказались не достаточно эффективными, да и экономические рычаги используются не полностью. Принятое в июле 2003 года Постановление Правительства Российской Федерации №403, предусматривающее увеличение размера базовых пошлин (вступившее в силу после оспаривания в Высших судебных инстанциях) дало определенный эффект, но оказалось половинчатым. Как отмечают специалисты, ситуация с массовым «захватом» обозначений в нашей стране, в частности, связана с низким уровнем пошлин за заявляемые для регистрации товарного знака классы товаров и услуг (1500 рублей за каждый дополнительный класс свыше одного). В результате большинство российских заявок охватывают несколько (а то и десятки) классов товаров и услуг, включая и те, что заведомо не будут использоваться. В то время как иностранные заявки зачастую содержат достаточно узкий перечень товаров и услуг, охватывающий лишь действительно используемые товары и действительно оказываемые услуги. Это объясняется тем, что иностранные компании (за исключением подставных фирм, созданных за рубежом теми же сквоттерами), как правило, регистрируют знаки для непосредственного использования. Как представляется, практика «занятия» большого числа классов не отвечает интересам добросовестных производителей и государства, а исключительно на руку лицам, привыкшим извлекать материальную пользу из несовершенства законодательства.

Заявки с огромными перечнями товаров и услуг приводят к неизбежным, но очень досадным ошибкам экспертизы, когда в качестве товарных знаков регистрируются обозначения, характеризующие некоторые из перечисленных в перечне товаров. Изучение базы данных по товарным знакам дает множество примеров таких регистраций. Например, слово «ТАН» означает кавказский кисломолочный напиток. Однако, это обозначения зарегистрировано для молочных продуктов по заявке, содержащей десятки других товаров и услуг, в отношении которых слово «ТАН» не обладает описательными свойствами. В последствии, такие обладатели, вполне вероятно, предъявят претензии добросовестным производителям тана и потребуют «компенсации», за нарушения их исключительных прав на описательных товарный знак. «Нарушителям» предстоит судебная тяжба с неизвестным итого, в то время как в нормальной практике такая регистрация, как представляется, просто не должна была возникнуть. Перегруженная заявками экспертиза просто не в состоянии своевременно пресекать такие «попытки» и в этом ее трудно упрекнуть.

Очевидно, что поддержание на существенном уровне пошлины за дополнительные классы (например, 5000 рублей за каждый дополнительный класс) причем как на этапе экспертизы, так и дополнительно на этапе регистрационной пошлины и в дальнейшем при продлении регистрации, позволило бы во многом решить проблему «захватов» экономическими методами. Дополнительные пошлины могли бы быть использованы на усовершенствование процедуры экспертизы для исключения вышеописанной ситуации. Увеличение пошлин вызывает понятное недовольство добросовестных производителей, которым приходиться уплачивать в бюджет большие суммы за действительно используемые ими обозначения. Поэтому базовый размер пошлины мог бы быть оставлен без изменения, либо даже уменьшен так, чтобы суммарная пошлина за действия по заявке, включающей товары и услуги одного класса, была бы приемлемой для добросовестных заявителей. Однако, такой вполне оправданный подход почему-то не вызывает энтузиазма у лиц, призванных принимать соответствующие решения.

Помимо увеличения пошлин весьма значимым событием, имевшим место в самом конце 2002 года, было внесение изменений и дополнений в Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». Одним из важных моментов стало сокращения срока «допустимого» неиспользования товарного знака с пяти до трех лет. Три года являются достаточно небольшим сроком. Некоторые крупные компании просто не успевают вывести новый товар на рынок в течение трех лет. В результате нововведений новым видом «законного заработка» для предприимчивых граждан в области товарных знаков стала подача заявлений о досрочном прекращении известных товарных знаков и последующий его отзыв за определенное вознаграждение.

С учетом того, что проблема досрочного прекращения охраны товарных знаков является весьма злободневной в современной российской практике в области интеллектуальной собственности, рассмотрим существующую правовую базу для решения вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием и соответствующую процедуру.

Как указывалось выше, законодатель установил возможность досрочного прекращения правовой охраны неиспользуемого товарного знака. Данное требование следующим образом сформулировано в части 3 статьи 22 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 11.12.2002 N 166-ФЗ (далее – Закон о товарных знаках): «Правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием может быть подано любым лицом в Палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, если этот товарный знак не используется до подачи такого заявления.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем. Для целей настоящего пункта использованием товарного знака признается также его использование с изменением отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам».

Как следует из приведенной нормы, досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по данному основанию осуществляется путем обращения заинтересованного лица в Палату по патентным спорам Роспатента с заявлением, при этом бремя доказывания факта использования знака лежит на правообладателе. При этом Заявитель обязан уплатить пошлину за подачу такого заявления в размере 10000 рублей.

Предусмотренная законом квазисудебная процедура прекращения исключительных прав вызывала ряд довольно обоснованных критических замечаний. Некоторые оппоненты даже утверждают, что лишение исключительных прав на товарный знак (интеллектуальной собственности) не по решению суда, а по решению административного органа противоречит конституционным принципам защиты прав собственности. Более умеренные критики замечают спорность подхода, когда любое лицо (даже не имеющее интереса в исходе дела) может обратиться с заявление о прекращении охраны товарного знака. В отличие от привычного для заявлений в судебные инстанции обосновании заинтересованности заявителя в отмене какого-то решения государственного органа (как нарушающего его права и законные интересы), заявление о досрочном прекращении охраны может подать лицо, не имеющее никакого формально обоснованного интереса в отношении данного товарного знака. Данный подход позволяет «сквоттерам» довольно свободно подавать (и в последствии при получении определенного «интереса» - отзывать) такие заявления.

Поступившее в Палату по патентным спорам заявление рассматривается в соответствии с Правилами подачи заявлений и возражений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам (утверждены Приказом Роспатента №56 от 22.04.2003, далее- Правила). Палата по патентным спорам уведомляет правообладателя о полученном заявлении и предлагает ему представить отзыв. При этом зачастую возникают трудности с надлежащим уведомлением, поскольку адрес правообладателя мог измениться, но он об этом не уведомил Роспатент. Соответственно, сведения государственного реестра правообладателей будут содержать неверные сведения об его адресе. Риск неблагоприятных последствий неуведомления Роспатента лежит на правообладателе. В соответствии со статьей 17 Закона о товарных знаках правообладатель обязан уведомлять Роспатент об изменениях, связанных с регистрацией товарного знака, к которым относится и его адрес. Согласно пункту 5.2. Правил, в случае непредставления правообладателем отзыва (и соответственно доказательств в его обоснование) на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по причине его неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Моментом, требующим дополнительных пояснений, является рассмотрение дел по товарным знакам, зарегистрированным до вступления в силу изменений к Закону о товарных знаках. Как известно в прежней редакции Закона о товарных знаках был установлен пятилетний срок, после которого было возможно прекратить охрану товарного знака досрочно при отсутствии его использования. Данные изменения были введены в действие 27.12.2002 года, то есть на настоящий момент все регистрации попадают под данное «переходное» положение, так как не истек трехлетний (ни тем более пятилетний) срок с момента вступления в силу изменений.

После вступления в силу изменений перед правообладателями и специалистами встал вопрос – какой срок (пять лет или три года) применяется к определению «допустимого» неиспользования товарных знаков, зарегистрированных до вступления закона в силу.

Вопрос разрешался по-разному. В начале административный орган применял трехлетний срок для всех регистраций, руководствуясь пунктом 3 статьи 2 Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров". Данное переходное положение указывало, что для исчисления сроков следует применять новую редакцию закона и в отношении заявок (регистраций), поданных до внесения изменений. Такой подход был критически воспринят специалистами, указывающими, что он ухудшает положение правообладателей, правоотношения с которыми по поводу регистраций на товарные знаки возникли до введения в действие изменений. Окончательно разногласия в отношении срока разрешил Федеральный арбитражный суд Московского округа, постановление которого по делу N КА-А40/13353-04 от 4 февраля 2005 года оставлено без изменения Высшим Арбитражным судом РФ (Определение №4939/05 от 06.06.2005). Данное решение представляется весьма важным для рассматриваемой темы. Приведем выдержки из него.

Федеральный арбитражный суд Московского округа указал, что как следует из установленных судом фактических обстоятельств, Палата по патентным спорам своим решением от 18.06.04 удовлетворила требование ООО "РОЛОНИ" о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "От Михалыча" по свидетельству N 184100, правообладателем которого являлось ООО НПО "Русская инновационная компания". При вынесении указанного решения Палата по патентным спорам обосновала свое решение тем, что товарный знак не использовался правообладателем в течение трех лет со дня его регистрации, что в силу пункта 3 статьи 22 Закона Российской Федерации от 23.09.92 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" в редакции Федерального закона от 11.12.02 N 166-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" является основанием для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака.

Признавая недействительным оспариваемое решение, суд пришел к правильному выводу о том, что при рассмотрении всех возражений, жалоб, заявлений в отношении заявленных обозначений применяются требования, предусмотренные законодательством, действовавшим на дату подачи соответствующей заявки. Поскольку товарный знак зарегистрирован 28.01.00, то досрочное прекращение правовой охраны данного товарного знака могло иметь место не ранее 28.01.05. Данный вывод был сделан судом на основании пункта 3 статьи 22 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", в редакции действовавшей на дату подачи заявки, согласно которому условием для прекращения действия товарного знака являлось его неиспользование в течение пяти лет от даты регистрации.

В то же время суд при принятии решения ошибочно руководствовался пунктом 3 статьи 2 Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".

Данная норма не подлежала применению при рассмотрении настоящего дела, поскольку ее положения распространяются на требования, предъявляемые к обозначению при оценке его охраноспособности для регистрации в качестве товарного знака.

Однако применение нормы права, не подлежащей применению, не повлекло за собой принятие неправильного решения.

При рассмотрении настоящего дела суду необходимо было исходить из того, что Федеральным законом от 11.12.02 N 166-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" был изложен в новой редакции пункт 3 статьи 22 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", согласно которой сокращен с пяти до трех лет срок неиспользования товарного знака, влекущий за собой прекращение его правовой охраны.

Согласно статье 3 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданское законодательство состоит из Гражданского кодекса Российской Федерации и принятых в соответствии с ним иных федеральных законов, регулирующих отношения, указанные в пунктах 1 и 2 статьи 2 настоящего Кодекса.

В силу статьи 4 Гражданского кодекса Российской Федерации акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие.

Действие закона распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие, только в случаях, когда это прямо предусмотрено законом.

Вышеназванный Закон официально опубликован в "Собрании законодательства РФ" 16.12.02 N 50 (статья 4927), и обратная сила содержащимся в нем положениям, в том числе и новой редакции пункта 3 статьи 22, не придана и, следовательно, к правоотношениям, возникшим до его введения в действие, неприменим.

При таких обстоятельствах применение укороченных по сравнению с ранее действовавшими сроков правовой охраны товарных знаков в случае их неиспользования правообладателем, не соответствует действующему законодательству и нарушает права и охраняемые законом интересы правообладателя товарного знака.

Таким образом, для регистраций товарных знаков, дата которых приходится на более ранние сроки, чем момент вступления в силу изменений к Закону о товарных знаках действует пятилетний срок неиспользования для определения момента, когда возможно досрочное прекращение правовой охраны данного товарного знака. Данное решение судебной инстанции можно считать окончательным мнением компетентного правоприменительного органа по рассматриваемому вопросу.