Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 


Федерация Защиты Правообладателей

Формула изобретения «продукт через способ» (часть I)

ЧАСТЬ I

Обзор публикаций

В отечественной патентно-правовой литературе одной из первых работ, в которой рассматривалась формула «продукт через процесс», была монография А.Я.Фогеля «Охрана изобретений в области химии» (Рига: Зинантне, 1970). Оговоримся, что правильнее использовать термин «продукт через способ», так как согласно ГК РФ охраноспособными объектами изобретения являются способ и продукт. Поэтому далее мы будем использовать термин «продукт через способ», несмотря на то, что впервые в отечественной литературе он появился как «продукт через процесс» в силу дословного перевода с английского языка.

Итак, в указанной работе высказано мнение, что этот тип формулы связан с «относительно слабыми возможностями идентификации сложных химических соединений» и что «в наше время в связи с совершенствованием разнообразных методов физико-химического анализа можно успешно решать проблему установления тонкостей структуры и всего комплекса физико-химических свойств самых сложных органических веществ. И с этой точки зрения формула «продукт через способ» в области химии становится излишней».

Рассматривая формулу такого типа как устаревшую, но все еще имеющую место в патентной практике США, Великобритании и некоторых других стран, автор отмечал, что эта формула недопустима в ФРГ. Он указывал, что во временных указаниях президента западногерманского патентного ведомства, изданных в связи с вступлением в силу нового закона о введении охраны химических веществ, особое внимание обращено на следующее обстоятельство: если вновь созданное вещество описано заявителем не при помощи химической структурной формулы или существенных физико-химических характеристик, а главным образом путем перечисления приемов его изготовления, патент может быть испрошен не на само вещество, а только лишь на способ его получения.

А.Я.Фогель, ссылаясь на работу американских авторов Дж.С.Сэйкс и Дж.С.Левит (JOPS,1960. V. XLII. № 8. С. 528 – 564), подчеркивал, что практика США имеет в этом вопросе свои особенности: в случаях, когда заявитель не в состоянии объективно определить заявленное вещество, то есть описать его при помощи химической структурной формулы или, по меньшей мере, подробных физико-химических характеристик, включая, например, ИК-спектры, патентное ведомство предлагает формулировать притязания на вещество изложением способа его получения. При этом в монографии был сделан вывод о том, что своеобразная патентная формула и в США не получила сколь-нибудь значительного распространения.

В 1974 г. Е.А.Устинова высказала мнение, что необходимость формулы типа «продукт через способ» обусловлена не только и не столько несовершенством методов анализа применительно к сложным химическим структурам[1]. Дело в том, что многие химические системы в принципе не могут быть охарактеризованы химической структурной формулой, и это далеко не исключительные реалии химии.

Что касается описания химического продукта только физико-химическими характеристиками, то оно также не дает определенного представления о продукте. Данные физико-химического анализа служат дактилоскопией, то есть для дифференциации одного продукта от другого, но не являются исчерпывающей характеристикой самого продукта. Кроме того, физико-химические характеристики включают значительный перечень показателей, при этом их количество увеличивается с появлением новых методов анализа и исследования структуры и состава различных химических систем.

В работе Дж. С. Сэйкс и Дж. С. Левит подчеркивается, что характеристика химического продукта для патентных целей представляет «ловушку для химиков-патентоведов» и «описание только физико-химическими показателями даже со спектральными данными не является окончательной идентификацией продукта, поскольку два различных продукта могут иметь одинаковые спектры». По мнению указанных авторов, «последние патенты говорят об уклоне химиков-изобретателей в сторону формулы «продукт через способ», и эта тенденция может со временем достигнуть широкого признания».

Эта фраза явно противоречит комментариям А.Я.Фогеля. Отмечая, что четких и определенных правил пока не создано (речь идет о 60-х гг. ХХ столетия), вышеназванные авторы, тем не менее, сформулировали ряд требований:

продукт должен быть новым, даже если способ получения продукта является новым, он один не определяет патентоспособность продукта;

раскрытия способа, даже если не был упомянут заявляемый продукт, достаточно, чтобы устранить патентоспособность формулы «продукт через способ»;

продукт и способ должны быть новыми, а различие между продуктом предложенным и известным не должно быть очевидным; способ не должен быть общим способом получения различных продуктов;

формула допускается, когда изобретатель не отдает себе полный отчет, какие именно структурные изменения имели место. Однако необходимость определения химического продукта через способ его получения, обусловленная незнанием структуры, не дает право кому-то защитить формулу «продукт через способ», охватывающую метод синтеза известных химических соединений неустановленной структуры, даже если способ получения продукта отличается от способа, изложенного в формуле;

химическую структуру и формулу «продукт через способ» неправильно считать альтернативами в отношении того, что изобретатель или патентный поверенный могут использовать либо ту, либо другую. Патентное ведомство считает, если правильная молекулярная структурная формула химического соединения известна, то соединение должно быть так и определено.

Кроме того, в статье указано, что, по мнению суда, в формуле изобретения должны быть описаны не все условия получения продукта, а только решающие. Тем не менее сами авторы полагают, что формула «продукт через способ» остается неопределенной, пока все существенные условия не будут описаны с подробностями, включая такие решающие условия, как время, температура, сепарация, сушка.

В 1996 г. в работе О.В.Челышевой уже содержались материалы, свидетельствующие, что формула «продукт через способ» стала применяться не только в США, но и в европейских странах, правда, встречая противодействие арбитражных органов[2].

О.В.Челышева рассмотрела статью Е.Мирабел «Продукт через способ: перспективы применения»[3], автор которой пришел к выводу, что нужно отказаться от существующих представлений о притязаниях на продукт через способ получения как особом виде притязаний. При этом следует руководствоваться требованиями §112 патентного закона США, согласно которому «притязания должны особо подчеркивать и ясно выражать объект, который заявитель считает своим изобретением».

Понятно, что при защите способа, даже с учетом косвенной защиты, предоставляемой продукту, объектом изобретения является все-таки не продукт, а способ. Формула «продукт через способ» направлена на продукт, то есть объектом изобретения является продукт, а не способ. В то же время Е.Мирабел указал ряд неблагоприятных моментов, связанных с рассматриваемой формулой:
возникает проблема недостаточности раскрытия;
высока вероятность отказа, если существуют подобные продукты или способы;
если есть несколько известных продуктов, схожих с ним, то нужно доказывать его отличие ото всех;
значительные ограничения в способе, чтобы доказать, что данный продукт получен именно таким способом;
продукт окажется незащищенным, если будет получен другим способом.

Далее приведены фрагменты в 3-й редакции монографии П.В.Грабб «Патенты в химии, фармацевтике и биотехнологии» (OXFORD, university press, 1999) и наши комментарии к ней.

«Если нет возможности дать адекватное определение продукту в терминах его свойств, или если желательно заявить группу соединений, продукт можно определить как продукт взаимодействия определенных соединений друг с другом в определенных условиях, т.е. при помощи «product by process claim» (формулы изобретения на продукт, характеризуемый способом его получения). Это имеет тот недостаток, что не охватывается продукт, если его можно получить другими способами, и в некоторых странах можно обойти эту проблему, определяя продукт как соединение, которое «может быть получено», «получаемое» (obtainable) реакцией А с В и т.д., в том смысле, что получение продукта не ограничивается только таким путем. Например, когда бромсодержащее соединение получается удалением бромводорода из дибромида, и нельзя определить, при каком из двух углеродных атомов остается атом брома, патентная формула должна читаться так: «Соединение формулы… (структура, показывающая два возможных положения), где Br находится в положении 9 или 10, которые возможно получить (obtainable by) дегидрогалогенированием соединения формулы… при помощи гидроксида калия».

В идеале нужно добавить пункт формулы, содержащий слова «obtained by» (полученное путем), которая по правилам составления формул гарантировала бы, что формула «obtainable by» (могущее быть полученным) истолкована более широко. Однако многие патентные ведомства просто отказываются принимать патентные формулы, составленные в виде «obtainable by» [с. 203].

Формулы «продукт через способ» защищают продукт, только если он произведен по определенному способу. В большинстве стран они уже не нужны, поскольку непосредственный продукт охватывается формулой на способ в любом случае.

По этой причине ЕПО отказывает в таких патентных формулах.

Действительно, в большинстве стран сейчас возможна защита продукта, и когда объектом изобретения является новое соединение, в общем, совсем нет необходимости в пункте формулы на способ [с. 304] (По-видимому, имеется в виду отсутствие необходимости в пункте «продукт через способ». Иначе непонятно, почему не следует защищать и способ, если он соответствует критериям патентоспособности. Такая защита и продукта, и способа всегда желательна).

До последнего времени законы в различных странах сильно отличались друг от друга относительно того, какие типы патентной формулы допустимы и какой юридический эффект они могут иметь. Так, в Великобритании патентная формула на способ нарушалась не только тогда, когда процесс осуществляли этим способом в Великобритании, но и при продаже продукта, полученного по этому способу. В США охрана патентом способа не распространяется на продукт. Соглашение ТРИПС определяет, что, как и в Великобритании, патентная формула на способ должна распространяться на продукт, непосредственно получаемый этим способом. И большинство стран, включая США, в настоящее время соблюдают этот стандарт.

В Великобритании патентная формула может содержать как пункт формулы на продукт сам по себе, когда неважно, каким способом он получен, так и пункт формулы «продукт через способ», которая защищает продукт, полученный определенным способом [с. 17].

Вообще те же самые принципы составления патентной формулы, какие существуют в ЕПО, приняты и в британском патентном ведомстве. Есть некоторые различия, например, формула изобретения «продукт через способ», защищающая продукт только тогда, когда он получен специальным способом, принята в Великобритании, тогда как ЕПО отказывает в этом, за исключением случая, когда продукт может быть запатентован как таковой и может быть охарактеризован только через способ его получения. В ЕПО, даже если это новый продукт, его не делает патентоспособным факт, что способ его получения является изобретением [с. 308].

В США патентный закон определяет, что патент должен предоставлять патентовладельцу право исключать других из «производства, применения или продажи изобретения по всем Соединенным Штатам». Когда объектом изобретения является способ, до недавнего времени не считалось нарушением применять или продавать продукт способа, что значительно снижало ценность патентной формулы на способ в США. Так, в США патентовладелец, чей патент распространяется на способ, не мог подать в суд на того, кто осуществляет способ в другой стране и импортирует продукт в США. В этом отношении закон был изменен в 1988 г., и с 23 февраля 1989 г. импорт или продажа продукта запатентованного способа стали нарушением. Защита «продукта через способ» в настоящее время является требованием Соглашения ТРИПС [с. 160].

Патентовладелец может также предпринять различные действия, привлекая положения акта по тарифам против недобросовестной конкуренции. Если можно доказать, что импортируемый продукт получен способом, который будет нарушать патент США, и что импорт существенно повредит промышленности и экономике США, то тогда импорт может быть приостановлен по заявлению в международную комиссию по торговле США, которая проводит собственные исследования. Это очень сложная процедура, требующая позитивных действий президента, теперь значительно упростилась [с. 160].

Использование патента на способ зависит главным образом от двух факторов: распространяется или нет действие этого патента на полученный по нему продукт (защита продукта по способу) и происходит или нет обращение бремени доказывания. В странах, где такое распространение действия патента на способ есть, продажа продукта будет нарушением патента, если продукт произведен в соответствии с запатентованным способом.

Здесь трудность состоит в том, что патентовладелец обычно не в состоянии доказать, что продукт был произведен по его способу – разве только, если тщательный анализ сможет выявить следы характерного исходного материала или побочных продуктов. Поэтому обращение бремени доказывания в этом случае исключительно ценно. Обычно при нарушении права по патенту бремя доказывания состоит в том, чтобы патентовладелец доказал суду, что его патент нарушен. Обращение бремени доказывания означает, что когда соединение новое, суд допустит, что оно произведено в соответствии с запатентованным процессом, если только лицо, обвиняемое в нарушении, не сможет доказать обратное.

В настоящее время это одно из требований Соглашения ТРИПС [с. 66 – 67]».

Прежде всего обращаем внимание на нечеткость в изложении материала, касающегося двух разных форм охраны, которая может ввести в заблуждение отечественных специалистов. Речь идет об охране продукта, обеспечиваемой патентом на способ, то есть косвенной защите, и защите формулой «продукт через способ», которая по сути является прямой защитой, хотя и специфической.

Например, на стр.160 автор утверждает, что защита продукта через способ в настоящее время является требованием Соглашения ТРИПС. Однако в тексте Соглашения ТРИПС нет каких-либо указаний по поводу формулы «продукт через способ», но имеются статьи, касающиеся так называемой «косвенной» защиты. Формулировка последней изложена в ст. 28, согласно которой «если объектом патента является способ, патент предоставляет его владельцу право препятствовать третьим лицам совершать действия, состоящие в использовании способа, а также следующие действия: использование, предложение к продаже, продажу или ввоз для этих целей продуктов, непосредственно изготовленных этим способом».

В ст. 34 «Патенты на способ: бремя доказывания» изложены условия бремени доказывания:

«1. Для целей гражданского производства в отношении нарушения прав патентовладельца, упомянутых в п. 1(б) ст. 28, если объектом патента является способ получения изделия, судебные власти имеют полномочия потребовать от ответчика доказательств того, что способ получения идентичного продукта отличается от запатентованного способа. Вследствие этого члены предусматривают, по меньшей мере, в одном из следующих случаев, что любой идентичный продукт, произведенный без согласия патентовладельца при отсутствии доказательств противного, считается полученным запатентованным способом:
   а) если продукт, полученный запатентованным способом, является новым;
   б) если существует значительная вероятность того, что идентичный продукт был изготовлен с применением данного способа, и патентовладелец, прикладывая разумные усилия, не в состоянии определить, какой в действительности способ был использован.

2. Любой член по своему выбору может предусматривать, что
бремя доказывания, указанное в п. 1, должно возлагаться на предполагаемого нарушителя только в том случае, если выполнено условие в п. (а) или только в том случае, если выполнено условие в п. (б).

3. При представлении доказательств противного учитываются законные интересы ответчиков по защите их производственных и коммерческих секретов».

Как видим, в статьях речь идет только о патентах на способ, но никак не о патентах на продукт, хотя и выраженный в терминах способа. Кроме того, фраза на стр.160 не согласуется с фразой на стр. 304, в которой утверждается, что формулы «продукт через способ» в большинстве стран не нужны, поскольку непосредственный продукт охватывается формулой на способ в любом случае. Здесь автор говорит, что введение косвенной защиты делает ненужной формулу «продукт через способ».

В действительности речь идет о двух разных формах защиты, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки, которые необходимо учитывать в конкретной ситуации. Но в любом случае следует четко понимать, что эти две разные формы защиты имеют различные патентно-правовые последствия для патентовладельцев несмотря на видимую схожесть.

Определенное недоумение вызывает пример, изложенный на стр. 203. Непонятно, почему автор для соединения, характеризуемого структурной формулой, предлагает формулу «продукт через способ»*. По всей видимости, не установленное точно положение заместителя в структуре рассматривается здесь как соединение с неустановленной структурой. Однако практика патентования демонстрирует множество патентов, формулы изобретения которых представлены в виде структур Маркуша с неопределенными положениями не только одного, а даже нескольких заместителей, такого типа как:

* См. пример «структура, показывающая два возможных положения атома брома».

Тем не менее, притязания относятся к химическим соединениям с установленной структурой.

В качестве примеров, подтверждающих сказанное, можно указать на патент США № 4822402, в котором формула изобретения представлена структурой:

где R – множество альтернативных заместителей, не связанных с конкретным местом положения в кольце.

Как уже было сказано, такая практика представления формулы очень распространена в патентах на химические соединения. При этом надо иметь в виду, что такого рода неопределенность имеет место не только в написании общей (родовой) структуры в притязаниях, но и при характеристике конкретных представителей общей химической структуры в примерах.

Практически во всех патентах, где химические соединения представлены общими структурными формулами (структурами Маркуша), единственными доказательствами факта действительного получения этих соединений (во всяком случае какого-то их числа, представленного конкретными примерами), являются, помимо приведения способа получения, спектральные характеристики – данные ИК-, ЯМР- и ПМР- спектров. При наличии указанных данных считается, что соединение достаточно охарактеризовано.

Однако далеко не всегда спектральные характеристики позволяют определить конкретное положение заместителей в кольце. Спектры часто являются лишь дополнительными подтверждающими характеристиками, доказывающими положение заместителя. Для химиков-органиков самый надежный способ доказательства строения (положения заместителей) – встречный синтез. А самый идеальный – рентгеноструктурный анализ (РСА), на основании которого однозначно определяются положения заместителей.

Однако такие данные в патентах встречаются крайне редко. В основном же – только данные ЯМР- и ИК-спектров. Заместители же расставляются изобретателем исходя из известных ему закономерностей органической химии, знания процессов, происходящих во время реакции, и т.д. Какие-либо другие доказательства, которые однозначно бы свидетельствовали, что заместитель действительно находится в том положении, где он представлен в структурной формуле, чаще всего отсутствуют. Сказанное означает лишь одно: что большинство патентов на химические соединения, содержащие в качестве подтверждения получения соединений спектральные данные (ЯМР, ПМР, ИК) иные, чем данные РСА, точно не указывают местонахождение заместителей.

В этой связи весьма показателен случай, с которым пришлось столкнуться в своей практике одному из авторов этой статьи. В аспирантуре Физико-химического института им. Л.Я.Карпова занимались исследованием структуры нитрозамещенных фенантридинона методом РСА. Для синтетиков представляло интерес изучить структуру 2-бром-4,8,10-тринитро-6(5н)-фенантридинона с точки зрения влияния структурных особенностей (в данном случае угла поворота нитрогруппы в положении 10) на процесс замещения нитрогруппы на окси-группу. Указанный 2-бром-4,8,10-тринитро-6(5н)-фенантридинон был получен и описан в журнале «Химия гетероциклических соединений» с приведением всех экспериментальных данных, необходимых для доказательства получения соединений. Были представлены ИК- и ПМР-спектры не только этого соединения, но и других нитрозамещенных фенантридинона, в достоверности которых не возникало сомнений, так как все приведенные анализы и спектральные характеристики доказывали строение молекулы в целом, и положения конкретных заместителей соответствовали правилам замещения соответствующих групп.

Когда же провели РСА указанного соединения, оказалось, что бром находится не в положении 2, а в положении 10. И первыми словами синтетиков были: «Этого не может быть». Но что такое «не может быть» при R-факторе 98% для РСА? Структура была определена практически на 100%, в противном случае не получилась бы картинка с точным расположением атомов, заместителей с углами поворота и т.д. В результате реакцию повторили, в ходе ее исследования обнаружили интересный факт миграции брома из положения 2 в положение 10, который лег в основу создания способа бромирования ароматических и гетероциклических соединений, содержащих акцепторные группы, и подали заявку на патент.

Более того, существует множество патентов, в которых для характеристики полученных согласно примерам соединений приводятся только температуры плавления. Вышесказанное лишний раз доказывает, что незнание точного местонахождения положения заместителя не препятствует патентованию структуры (которая в обсуждаемом примере была как раз определена). Тем более нет никаких оснований рекомендовать патентовать определенную структуру через способ получения. Такая рекомендация противоречит как нормам патентного права, согласно которым формула «продукт через способ» применяется только в случае, если невозможно определить структуру, так и реальному положению вещей, демонстрирующему отсутствие в патентных описаниях данных, позволяющих установить местоположение заместителей в принципе.

Далее возникает вопрос о причине невозможности определить, у какого из двух углеродных атомов остается атом брома. Чем это объясняется: невозможностью разделения, или можно разделить, но не растут кристаллы для точного определения методом РСА?

По крайней мере, спектральные характеристики доступны для определения, к тому же, как следует из вышесказанного, многие патентные описания их не содержат. В качестве примера можно указать на оптические изомеры, которые часто трудно разделить, и даже добившись разделения, из-за сложностей с получением монокристалла отсутствует возможность применения метода РСА. Тем не менее такие оптические изомеры патентуют через структурную формулу, где заместитель может указываться, как было показано выше, неопределенным положением по кольцу.

Даже если и нельзя было бы добиться разделения изомеров или вырастить монокристалл и т.п., то все сводилось бы к тому, как указать бром в структурной формуле. И здесь возможны разные варианты: либо как показано выше, либо написать два радикала, где каждый представляет водород и бром. В данном случае не только отсутствует необходимость в формуле «продукт через процесс», но более того, согласно правилам она недопустима (см., например, п. 6.3 Case Law (3-е изд. 1998. С. 176 – 177; правила США)).

(Окончание следует)


[1] Устинова Е.А. Формула изобретения на химические продукты и вопросы «косвенной» защиты. М.: Труды ВНИИГПЭ, 1974. Вып. VII. С. 52 – 60.
[2] Челышева О.В. Патенты на химические соединения: объем прав и их нарушение. М.: ИНФРА-М, 1996.
[3] JOPS. 1986. № 1. Р. 3 – 45.