Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 



Как избежать досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием?

Развитие конкуренции диктует по-иск новых методов борьбы за рынок и прибыль. Товаропроизводители, продавцы, организации, оказывающие услуги, активно регистрируют товарные знаки и знаки обслуживания для индивидуализации своих товаров и услуг. Зачастую заявитель регистрирует товарный знак сразу для пяти, десяти и более классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), иногда даже для всех 45 классов, рассчитывая на будущее развитие и расширение своего бизнеса, а также стремясь получить более ранний приоритет. Однако, как правило, правообладатель использует зарегистрированный товарный знак не для всех товаров и/или услуг. При этом, как и раньше, в новом законодательстве по товарным знакам установлены принципы обязательного использования зарегистрированного знака для указанных в свидетельстве товаров и услуг.

В связи с этим остаются актуальными проблемы, возникающие при процедуре досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Не случайно в решении о регистрации товарного знака каждый заявитель-правообладатель уведомляется экспертизой о том, что правовая охрана знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с его неиспользованием непрерывно в течение любых трех лет после регистрации.

Измененное законодательство помимо пролонгирования части норм содержит ряд нововведений. Учитывая имеющуюся практику рассмотрения заявлений по неиспользованию товарных знаков в Палате по патентным спорам, целесообразно проанализировать ее в свете нового законодательства, тем более что §2 главы 76 четвертой части ГК РФ целиком посвящен правам на товарный знак и знак обслуживания.

Напомним, что обладателем исключительного права на товарный знак в Российской Федерации может быть только юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (ст. 1478 ГК РФ). Согласно ст. 1484 правообладателю принадлежит исключительное право на товарный знак, которое может быть использовано «для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;
2) при выполнении работ, оказании услуг;
3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации».

Как и раньше, использование товарного знака, помимо непосредственного указания на товарах, упаковке, этикетках, документации и т.д., может подтверждаться посредством размещения его в Интернете – доменном имени и каких-либо других способах адресации, не уточненных законодателем.

Следует обратить особое внимание на нововведения в законодательство, относящиеся к указанному выше п. 5), а именно: на ст. 1483 ГК РФ, содержащую основания для отказа в государственной регистрации товарного знака, среди которых согласно п. 9 не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, в том числе тождественные доменному имени, право на которое возникло ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака. Этим положением законодатель установил приоритет права на доменное имя, по сути приравняв его к исключительному праву.

К сожалению, учитывая правовые пробелы в регистрации доменных имен, наличие второго и третьего их уровней, например, регистрируемых на народ.ру и других бесплатных сайтах, такой «подарок» законодателя будет иметь неоднозначные и далеко идущие отрицательные последствия для добросовестных участников рынка. Это, в свою очередь, не может не понизить статус товарного знака как объекта охраны в глазах заявителей и правообладателей. Думается, что решение проблемы с доменными именами будет в ближайшее время одной из ключевых как для законодателя, так и для Роспатента и других правоприменителей.

Единственным послаблением для заявителей и правообладателей в этой ситуации могла бы стать проверка в ходе проведения экспертизы соответствия заявленного обозначения требованиям ст. 1477 и п. 1 – 7 ст. 1483 ГК РФ. То есть сравнивать заявленное обозначения с уже имеющимися доменными именами при экспертизе не должны. Все понимают, что число запросов, уведомлений и отказов возрастет в несколько раз, если Роспатент возьмет на себя подобную проверку. Тем не менее практика делопроизводства по товарным знакам показывает, что эксперты в запросах и уведомлениях ссылаются на известность и тождественность заявленного обозначения доменному имени, выявленному в Интернете. Надеемся, что это не является осознанным решением Роспатента, а относится к освоению экспертами нового законодательства, что сопряжено с поправимыми ошибками.

Однако подводные камни, имеющиеся под волной нововведений, скажутся в будущем ростом недобросовестной конкуренции на отечественном рынке и, прежде всего, со стороны лиц, обогащающихся за счет подобных «подарков» от законодателя. Складывается впечатление, что выходящие в последнее время нормативно-правовые акты, к сожалению, в основном служат экономическим интересам политиков, а не общества.

Возвращаясь к теме, отметим, что несмотря на осуждающие публикации и мнения специалистов законодатель оставил возможность использования правообладателем товарного знака в сети Интернет в доменном имени и других способах адресации. Следует констатировать, что отсутствие для Интернета каких-либо государственных границ, а также простота регистрации доменных имен в ряде случаев исключает заинтересованность участников рынка в регистрации товарных знаков, государственная экспертиза которых в среднем длится год и более и сопряжена с немалыми расходами на пошлины и услуги патентных поверенных.

Также неоднозначны ответы на вопросы о том, что делать с уже существующими доменными именами, и будет ли обязательным условием такого использования товарных знаков регистрация соответствующих доменных имен в РосНИИРОС, где действует уведомительная регистрация.

Чтобы предотвратить злоупотребления правом, целесообразно ужесточить требования к доменным именам, а именно: исключить возможность доказательства использования товарного знака посредством регистрации доменного имени второго, третьего и т.д. уровня. Как показывает анализ правоприменительной практики, достаточным является указание на признание использованием товарного знака в объявлениях и рекламе по отношению к доменным именам и другим способам адресации в Интернете. Тем более что способов адресации в будущем с развитием техники возникнет множество, а по сути даже спам и тем более баннер можно признать рекламой.

Кроме того, думается, что приоритет прав на доменные имена перед правами на товарные знаки целесообразно рассматривать только в рамках законодательства о недобросовестной конкуренции, то есть при наличии соответствующих фактов злоупотребления правом. При этом необходимо активно развивать и совершенствовать законодательство об электронных средствах информации с использованием Интернета.

Необходимо определиться со сроками, предусмотренными законодательством для исключения правовой охраны неиспользуемых знаков, мешающих на рынке третьим лицам, желающим их активно использовать, но не обладающих соответствующими правами.

Изменение срока непрерывного неиспользования товарного знака с пяти до трех лет в ст. 22 закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» предусматривалось Федеральным законом от 11 декабря 2002 г. № 166-ФЗ. Введение в действие изменений регулировалось ст. 2 и 3 этого закона. При этом распространение его действия на товарные знаки, зарегистрированные до введения нового положения в действие 27 декабря 2002 г., не было прямо предусмотрено ни в одном нормативно-правовом акте.

Известно, что с 6 июня 2005 г. вступило в силу Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 4 февраля 2005 г. по делу № КА-А40/13353-04, которое гласит: «…применение укороченных, по сравнению с ранее действовавшими, сроков правовой охраны товарных знаков в случае их неиспользования правообладателем, не соответствует действующему законодательству и нарушает права и охраняемые законом интересы правообладателя товарного знака».

По этой причине возникло две группы товарных знаков, в отношении которых действуют разные сроки непрерывного неиспользования:
   три года – для знаков, зарегистрированных после 27 декабря 2002 г.;
   пять лет – для знаков, зарегистрированных до 27 декабря 2002 г.

С введением в действие с 1 января 2008 г. четвертой части ГК РФ данное неравенство среди правообладателей устраняется (См.: ст. 5 федерального закона от 18 декабря 2006 г. № 231-Ф3 «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В соответствии со ст. 1486 ГК РФ «правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации». Таким образом, срок непрерывного неиспользования, установленный законодателем для всех товарных знаков, действующих на территории Российской Федерации после 1 января 2008 г., составляет три года.

«Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в Палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался». Таким образом, законодатель уточнил перечень субъектов данных правоотношений, указав на заинтересованное лицо. Напомним, что согласно п. 3 ст. 22 Закона о товарных знаках заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием могло подать любое лицо.

Безусловно, от законодателя требуется конкретизация условия «заинтересованности» и его нормативное ужесточение. В противном случае введенное уточнение будет формальностью. Представляется, что самый простой способ – доказать заинтересованность, например, намерение зарегистрировать товарный знак, фирменное наименование или доменное имя, тождественные или сходные до степени смешения с товарным знаком. Тем более что регистрация фирменного наименования так же, как и регистрация доменного имени, никогда и ни для кого не была проблемой, учитывая существующий порядок регистрации, а также пробелы в законодательстве.

Итак, правом на подачу заявления обладает заинтересованное лицо, при этом заявление, как и раньше, рассматривается в Палате по патентным спорам, но решение по результатам рассмотрения теперь выносит Роспатент.

Для принятия заявления к рассмотрению необходимо, чтобы:
   регистрация товарного знака действовала на дату подачи такого заявления;
   после государственной регистрации товарного знака прошло минимум три года;
   была уплачена соответствующая пошлина за рассмотрение заявления.

Как и раньше, бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. Правообладатель также может делегировать эту свою обязанность лицензиату в соответствии с условиями лицензионного договора. Однако есть опасность их неисполнения лицензиатом и вытекающих из этого проблем.

Правообладатель согласно ст. 1505 ГК РФ уведомляет Роспатент о любых изменениях, относящихся к государственной регистрации товарного знака, в том числе в наименовании или имени правообладателя, о сокращении перечня товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, об изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющих его существа. Записи об изменениях, относящиеся к государственной регистрации товарного знака, вносятся в Государственный реестр товарных знаков и в свидетельство на товарный знак при условии уплаты соответствующей пошлины.

На практике были случаи, когда по указанным и в бюллетене, и в госреестре, и в заявке адресам уведомление о поступлении заявления по неиспользованию, направленное правообладателю, возвращалось из-за отсутствия адресата. За неимением доказательств использования товарного знака и отсутствием правообладателя Палата по патентным спорам принимала решение о прекращении действия регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием по причине отсутствия доказательств использования товарного знака правообладателем.

В такой ситуации правообладатель может восстановить свои права только через суд, доказав, что он не был уведомлен должным образом. Но вопрос будет решаться на усмотрение суда. Соответственно, не стоит забывать своевременно вносить изменения в регистрацию: указывать реальный адрес для переписки с правообладателем. Как правило, юридические лица поручают ведение дел и переписки патентным поверенным, безусловно, лучше ориентирующимся в соблюдении требований соответствующего законодательства и сроков. Кроме того, при изменении наименования и организационно-правовой формы правообладатель также должен своевременно вносить изменения в регистрацию, поскольку без этого при рассмотрении заявления потребуется помимо всего прочего доказывать правопреемство, что усложняет изучение доказательств использования товарного знака, особенно при реорганизации.

Для целей ст. 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование помимо правообладателя также и лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со ст. 1489 Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с п. 2 ст. 1484 ГК, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

«Использование под контролем правообладателя» не совсем понятно. Законодатель не уточняет, что конкретно имеется в виду в этом случае, а только отсылает к п. 2 ст. 1484 ГК РФ. Думается, что речь может идти о договоре коммерческой концессии, договоре залога и сублицензиях.

Под введением товарного знака в гражданский оборот принято понимать любые гражданско-правовые отношения, предметом которых является распоряжение правом на товарный знак. Предпочтительнее, конечно, гражданско-правовые сделки. Таким образом, правообладателю достаточно иметь документальное подтверждение наличия гражданско-правовых отношений (лучше сделок) с использованием принадлежащего ему права на товарный знак, тем более что при решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, как и раньше, могут быть учтены представленные правообладателем доказательства того, что знак не использовался должным образом по не зависящим от него обстоятельствам. Например, форс-мажорные обстоятельства, импортные и другие таможенные ограничения, специальные обязательные требования к оформительским документам на товары (например, связанные с длительными сроками получения разрешительных документов на лекарственные средства, медицинское оборудование) и т.д.

Нередки ситуации, когда товарный знак для ряда товаров или услуг используется только дочерними организациями, а правообладатель – управляющая компания. В этом случае отсутствие лицензионного договора является причиной для признания товарного знака реально не используемым правообладателем или иным лицом в соответствии с требованиями законодательства.

В п. 6 ст. 1232 ГК РФ установлено общее правило: несоблюдение требования о государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на средство индивидуализации либо договора о предоставлении другому лицу права использования такого средства влечет недействительность соответствующего договора. При несоблюдении требования о государственной регистрации перехода исключительного права такой переход считается несостоявшимся.

Таким образом, если товарный знак используется с согласия правообладателя третьим лицом, пусть его дочерней организацией, для доказательства в Палате по патентным спорам использования товарного знака необходимо подтвердить наличие лицензионного договора, зарегистрированного в Роспатенте.

Вместе с тем Россия 26 марта 2007 г. подписала Сингапурский договор о законах по товарным знакам, участницей которого она готовится стать (ратифицировать) в ближайшем будущем. Для реализации п. 3 ст. 19 этого договора, сохранения регистрации товарного знака в силе предусмотрена возможность представления доказательств его использования лицензиатом при отсутствии регистрации лицензии. При этом договаривающаяся сторона не может требовать регистрации лицензии в качестве условия для того, чтобы использование знака лицензиатом рассматривалось как его использование от имени владельца в ходе процедур, связанных с приобретением, поддержанием в силе и защитой знаков.

Кроме того, ст. 17 договора упрощает процедуру регистрации лицензионных договоров, в том числе снижая требования к объему информации, представляемой в лицензионном договоре его участниками. Также согласно ст. 4 договора расширяется круг лиц, которые могут представлять заявителя и правообладателя в ФИПСе, Роспатенте и Палате по патентным спорам, что найдет отражение в соответствующих административных регламентах. В любом случае при ратифицировании Сингапурского договора Россия может сделать оговорки, принимая во внимание национальное законодательство, поэтому, как говорится, поживем – увидим.

Какие документы должен представить правообладатель Палате по патентным спорам и заинтересованному лицу для доказательства фактического, не номинального (разового, эпизодического) использования им товарного знака и введения его правообладателем в гражданский оборот на территории Российской Федерации?

Документально подтверждать использование товарного знака, в частности, могут: образцы или фотографии товара, договоры подряда или заказа, дистрибьюторские контракты, договоры купли-продажи, оказания услуг и др., документы, подтверждающие их исполнение, грузовые и товарно-транспортные накладные, счета-фактуры, таможенные декларации (особенно для иностранных правообладателей), рекламные буклеты, листовки, проспекты, каталоги выставок, рекламные объявления в периодических изданиях, на радио или телевидении, реклама в Интернете, договоры и счета из интернет-магазинов, товарные чеки, акты сдачи-приемки, акты об исполнении договоров и др. Дополнительно можно представить сертификаты, регистрационные удостоверения, технические условия, технологические инструкции и другие регламентирующие товары и услуги документы, подтверждающие намерения использовать соответствующие им товарные знаки.

Существенными условиями для документов, подтверждающих использование товарного знака, в частности, являются: наличие даты, указание на товарный знак или идентификация соответствующего ему товара/услуги в документе, указание правообладателя. Несущественным – указание на количество, стоимость. Кроме того, ряд документов или их отдельные части могут иметь гриф «Коммерческая тайна», поэтому и рассматриваться они должны в соответствии с законодательством о коммерческой тайне. Например, сведения о поставщиках, заказчиках, исполнителях, местах погрузки/разгрузки, адресах и т.п. конфиденциальной информации могут предоставляться правообладателем в качестве доказательств только для ознакомления членов коллегии Палаты по патентным спорам и суда в режиме коммерческой тайны.

Необходимо также отметить, что в полномочия Палаты по патентным спорам не входит назначение экспертиз, экспертных заключений и подобных процедур, присущих судебному производству. Доказательства использования рассматриваются с позиции документального подтверждения факта реального непрерывного использования товарного знака правообладателем или его законным представителем для указанных в свидетельстве товаров и услуг. Признание договоров и иных документов недействительными относится к функциям судебного производства. Однако для использования документа в качестве доказательства необходимо определить и подтвердить его статус, а именно: является ли он договором, платежным документом и т.д. Для этого документ должен соответствовать требованиям законодательства, что учитывается при принятии решения.

Действие регистрации товарного знака может быть прекращено полностью или частично в зависимости от требований заинтересованного лица, изложенных в заявлении о неиспользовании, и представленных правообладателем доказательств. Например, если для части товаров/услуг использование товарного знака правообладателем подтверждено, а для части нет, то – частично. В этом плане (потенциальной подачи заявления о неиспользовании товарного знака) особенно уязвимы правообладатели, у которых в перечне свидетельства зарегистрированы товары и услуги по множеству классов МКТУ.

Подводя итог, правообладателю можно рекомендовать для предотвращения прекращения действия товарного знака (знака обслуживания) в связи с его неиспользованием:
   своевременно вносить изменения в сведения госреестра по товарному знаку, особенно это касается адреса для переписки и правопреемства;
   своевременно оформлять и регистрировать в Роспатенте соглашения по использованию прав на товарный знак, предоставляемых третьим лицам;
   не допускать значительных перерывов в использовании товарного знака для указанных в свидетельстве товаров и услуг;
   активно использовать зарегистрированный товарный знак для рекламы своих товаров и услуг;
   собирать документальные доказательства использования товарного знака по всем товарам и услугам, перечисленным в свидетельстве, бережно хранить соответствующие данные бухгалтерской отчетности;
   по возможности использовать товарный знак в том виде, как он зарегистрирован, без существенных изменений, а при их наличии регистрировать новый товарный знак;
   предусмотреть обязательное указание правообладателя на всей имеющей к нему отношение продукции с использованием принадлежащего ему товарного знака.

Авторы надеются, что их статья позволит добросовестным заявителям и правообладателям принять необходимые меры для предотвращения нежелательного досрочного прекращения правовой охраны товарных знаков.