Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 



Коллизия патентных прав: обоснован ли новый подход Высшего Арбитражного суда РФ?

Как писал Д.И.Мейер, «столкновение прав (collisio), вид стечения, т.е. такое стечение, при котором осуществление одного права исключает совершенно или отчасти осуществление другого права»[1]. Согласно другому определению, данному Я.М. Магазинером, «коллизия прав есть столкновение прав на один и тот же объект, так что все они в полном объеме осуществлены быть не могут»[2]. Варианты возможных правовых коллизий в сфере интеллектуальной собственности достаточно многочисленны, о чем свидетельствует судебная практика (авторское право и право на промышленный образец; право на промышленный образец и на товарный знак; право на изобретение и на полезную модель; право на товарный знак и на фирменное наименование и др.).

В связи с этим представляет интерес рекомендация Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации по поводу принципа разрешения коллизии при столкновении двух патентов на полезные модели, изложенная в п. 9 информационного письма от 13 декабря 2007 г. № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности»[3].

«При наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета».

Несмотря на то, что рекомендации Президиума Высшего арбитражного суда РФ основаны на толковании правовых норм, действовавших до 1 января 2008 г., их актуальность несомненна и сегодня, поскольку в преамбуле Информационного письма указано: «С учетом этого выработанные подходы могут быть учтены при рассмотрении дел, в которых … подлежат применению положения части четвертой ГК РФ, если рекомендации по применению правовых норм им не противоречат».

Интересно отметить, что в проекте Информационного письма, размещенного на сайте Высшего арбитражного суда РФ в Интернете, эта рекомендация в п. 9 распространялась также на коллизии между патентами на изобретения, между патентом на изобретение и патентом на полезную модель и между патентами на промышленные образцы. Однако в принятой редакции п. 9 Информационного письма осталась только рекомендация по разрешению столкновения прав, подтверждаемых патентами на полезные модели.

Попытаемся разобраться, насколько корректна сформулированная рекомендация, и возможно ли ее распространение на исключенные из первоначального варианта изобретения*. Итак, рекомендация Высшего арбитражного суда РФ направлена на разрешение коллизии, когда в споре сталкиваются два патента на полезные модели, принадлежащие сторонам и содержащие одно и то же техническое решение**.

* Промышленный образец требует отдельного рассмотрения, поскольку в данном случае возможные коллизии выходят за рамки патентного права: это столкновение с объектами авторского права, а также с товарными знаками и знаками обслуживания.

** Под одним и тем же техническим решением с учетом формулировки из Информационного письма и с определенной натяжкой будем понимать полное совпадение сравниваемых решений по одинаковым или эквивалентным признакам.

Из приведенной рекомендации следуют два момента.

   1. Исключительное право на полезную модель может заблокировать возможность защиты исключительного права на другую полезную модель, и при этом неважно, что такое блокирующее право возникло позже.

   2. Если сравниваемые полезные модели имеют в независимом пункте не только одинаковые, но и эквивалентные признаки, то патент с более поздней датой приоритета может быть признан недействительным.

Рассмотрим эти моменты отдельно.

Блокирующее исключительное право

Разобраться с обоснованностью такого положения невозможно без обращения к теоретическим представлениям о сущности исключительного права.

Еще в XIX в. сложились две концепции исключительного права. Одна группа ученых (Клостерманн, Колер) указывала, что юридической сущностью права на изобретение является право на использование (эксплуатацию) изобретения. «Отрицательная власть изобретателя, власть запрещения, есть только следствие положительной власти, а отнюдь не существо патентного права»[4]. Другая группа ученых (Лабанд, Гарис) утверждала, что юридическая сущность патентного права заключается не в положительном правомочии, а в чисто отрицательном праве запрещать всем и каждому эксплуатацию данного изобретения. «Характерным признаком патентного права должна быть возможность устранять третьих лиц от фабрикации данного изобретения, – а вовсе не собственное право эксплуатации. Это последнее принадлежит всякому изобретателю и без патента»[5].

Видный отечественный теоретик патентного права А.А.Пиленко присоединился именно ко второй точке зрения. Подчеркивая двойственную природу исключительного права (право на собственные действия по использованию и право запрещать несанкционированное использование), тем не менее на конкретных казусах он показал, что для практики гораздо целесообразнее исходить из того, что «патентное право есть право запрещения, обращенное ко всем третьи лицам»[6]. А принципиальное следствие из этого подхода: «…ссылка на собственный патент не может быть репликой в процессе о контрафакции: обвиняемый может защищаться лишь путем активного нападения… на патент обвинителя»[7], то есть предпринять меры, направленные на аннулирование патента.

Другими словами, исключительное право является абсолютным по своей природе[8], то есть дает возможность иска против всех и каждого.

Аналогичная точка зрения была высказана другим дореволюционным цивилистом, уделившим достаточное внимание исключительным правам в своих работах, – Г.Ф.Шершеневичем[9]: «Сущность права на промышленное изобретение заключается в запрещении всем, кроме изобретателя или его правопреемника, применять данное изобретение без дозволения субъекта права».

Однако в современной литературе возобладал иной подход. Так, В.А. Дозорцев в содержании исключительного права выделяет только два правомочия – использование и распоряжение: «…объектом использования является сам результат, а объектом распоряжения право на него, право его использования»[10]. С.А.Бабкин прямо критикует концепцию А.А.Пиленко, отмечая: «Безусловно, исключительное право подразумевает наличие запрета, однако не как составного элемента этого права, а как обеспечивающего его правового веления, исходящего от законодателя и адресованного всем и каждому. Если угодно, право запрещать те или иные действия принадлежит только законодателю»[11]. И определяет исключительное право как «право на воспроизведение и (или) использование во всех или определенных формах нематериального результата человеческой деятельности, которому корреспондирует обязанность всех и каждого воздерживаться от воспроизведения и (или) использования во всех или в определенных формах результата человеческой деятельности».

В таком определении нетрудно заметить аналогию с правом собственности, причем в том смысле, в котором это право определено в п. 1 ст. 209 ГК РФ (через триаду правомочий). Как это ни парадоксально, но критики проприетарной концепции исключительных прав В.А.Дозорцев и С.А.Бабкин конструируют содержание исключительного права именно как право собственности с доминирующим правом на собственные действия. Если владение объектом права собственности управомоченным лицом исключает возможность владения лицом неуправомоченным, то завладение последним вещью первого является нарушением права. Здесь действительно праву управомоченного на собственные действия корреспондирует обязанность всех и каждого воздержаться от вторжения в его хозяйственную автономию. Иное дело с исключительными правами: несанкционированное использование объекта исключительных прав непосредственно не влечет невозможность его использования самим управомоченным лицом, так как свойством этих объектов является их тиражируемость и возможность использования неопределенным кругом лиц. Нарушитель посягает не на возможность использования объекта управомоченным лицом, а на установленную монополию, на исключительность права. Кроме того, следует отметить, что далеко не всеми учеными признается обоснованность определения собственности через триаду правомочий. Так, у К.И. Скловского находим взгляд, сближающий понятие собственности и исключительного права, но совершенно на иной основе: по мнению ученого, «исключительность характеризует саму суть собственности»[12].

Определение исключительного права через позитивное право на собственные действия ничего не дает для практики, когда в споре сталкиваются два исключительных права. При таком подходе создается ощущение некоего глобального затруднения: если обе стороны вправе использовать собственные объекты, то как быть с обязанностью, обеспечивающей исключительность использования своего объекта каждой из сторон? Если доминирует право на собственные действия, получается, что оно способно заблокировать право на запрет, обеспечивающее чужое аналогичное право. Да и можно ли говорить в таком случае об исключительном праве? Не проявляет ли оно себя в ситуации коллизии как ослабленное исключительное право?*.

* Понятие ослабленных абсолютных прав предложено В.А. Дозорцевым. По его мнению, такие права: «…не устанавливают конкретной связи между лицами (как относительные), а обращены к неопределенному кругу обязанных лиц, но их особенность заключается в том, что этот круг обязанных лиц может быть все-таки ограничен. В принципе это тот же типаж, что и абсолютные права, хотя абсолютными они уже не являются, их можно назвать квазиабсолютными правами. Соответственно и понятие исключительного права включило в себя наряду с абсолютными правами и квазиабсолютные права, когда право на один и тот же объект принадлежит самостоятельно и независимо нескольким лицам». В качестве примеров таких ослабленных абсолютных прав приведены право на коллективный товарный знак, право на наименование места происхождения товара и право на секрет производства (в терминологии В.А.Дозорцева – на секрет промысла). В части четвертой ГК РФ ослабленные абсолютные права приведены в отсылочной норме п. 4 ст. 1229.

По нашему мнению, для таких выводов нет никаких оснований, а критика позиции А.А.Пиленко оппонентами не является вполне продуманной и обоснованной. Нельзя согласиться с С.А.Бабкиным в том, что запрет в исключительном праве выступает как законодательное веление. Необходимо различать законодательный запрет (охранительную норму права) и элемент субъективного права или, согласно другому представлению, особое, «боевое» состояние субъективного права, которое возникает в случае нарушения права или появления угрозы его нарушения. Как пишет Я. Шапп: «Одно лишь то обстоятельство, что правопорядок признает действительность правопритязания, не является достаточным для его принудительного исполнения. Для этого требуется еще утверждение судьи о том, что в рассматриваемом деле право признает действительность определенного правопритязания. Лишь в ходе процесса под руководством судьи у спорящих сторон проявляется возможность гарантированного выяснения взаимных правовых позиций»[13].

По мнению С.С.Алексеева, правомочия, входящие в состав субъективного права, могут быть трех основных видов: а) право требования; б) право на положительные действия; в) притязание[14]. От себя добавим, что право требования и притязание не есть что-то отличное друг от друга: притязание – это то же самое требование, однако возникающее в связи с нарушением или угрозой нарушения права. Мы присоединяемся к позиции тех ученых, которые говорили, что неотъемлемым свойством субъективного гражданского права является способность быть осуществленным в принудительном порядке (М.М. Агарков, М.А. Гурвич, С.Н. Братусь и др.). Принудительное осуществление права производится с помощью средств защиты права, главным образом, иска. Иск – это требование истца к ответчику о защите его права или охраняемого законом интереса, обращенное через суд[15].

«Право запрещения» у А.А. Пиленко – это сама суть исключительного права. По существу речь идет лишь об одном из способов защиты исключительного права, но зато о самом главном. «Право запрещения» может быть осуществлено с помощью требования или притязания. Правообладатель проставлением предупредительной маркировки (знака охраны) требует от неопределенного круга лиц воздержаться от нарушения права. Направлением претензии требует от конкретного нарушителя прекращения нарушения права. Однако он также вправе реализовать свое правовое притязание к нарушителю, подав исковое заявление в суд. Таким образом, и право требования, и притязание объединяются в общую категорию – право на защиту (реализуемое как в юрисдикционном, так и в неюрисдикционом порядке). Исключительное право защищается не законодательным предписанием, а конкретными действиями управомоченного лица, осуществляемыми им в своих интересах.

Другим возражением против исключения «права запрещения» из структуры исключительного права является категория интереса. Как отмечает С.С. Алексеев, субъективные права предоставляются для удовлетворения интересов[16]. Интересы обладателя исключительного права могут простираться далеко за рамки монопольного использования объекта права. Очень часто в использовании нет интереса, зато есть желание извлечь выгоду от предоставления права на использование третьему лицу либо воспрепятствовать деятельности конкурента, вторгнувшегося в установленную монополию. Очевидно, что запрет обеспечивает более широкий круг интересов, чем собственное единоличное использование нематериального объекта.

Теперь обратимся к тексту действующего закона. На первый взгляд, в п. 1 ст. 1229 ГК РФ воплощена позитивная концепция исключительно права – возможность управомоченному лицу самому монопольно использовать нематериальный объект, а также распоряжаться данным правом. Тем не менее признание законодателем позитивной составляющей исключительного права не помешало признать и негативную составляющую, причем в полном соответствии с концепцией А.А. Пиленко:

«Правообладатель может по своему усмотрению… запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации…

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом».

Из этого следует, что возможность защиты исключительного права может быть ограничена лишь в том случае, если это прямо предусмотренно ГК РФ, в частности, если одно право признается обстоятельством, ограничивающим другое право. Такую ситуацию можно увидеть в п. 2 ст. 1466 ГК РФ, согласно которому: «Лицо, ставшее добросовестно и независимо от других обладателей секрета производства обладателем сведений, составляющих содержание охраняемого секрета производства, приобретает самостоятельное исключительное право на этот секрет производства». Строго говоря, указание здесь на самостоятельное исключительное право не совсем корректно, так как речь идет не о чем ином, как об ограниченных исключительных или квазиабсолютных правах в терминологии В.А. Дозорцева.

Также специальное правило разрешения коллизий содержится в п. 6 ст. 1252 ГК РФ, в котором говорится, что «преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее». В данном случае блокирует и подлежит защите старшее право, а младшее отрицается как несуществующее. Принцип старшинства права называется Д.И.Мейером среди возможных способов разрешения правовых коллизий «по преимуществу»: право, прежде возникшее, подлежит предпочтительному удовлетворению перед правом, после возникшим[17]. Такой подход отличается от концепции А.А.Пиленко, в которой принцип приоритета права не имеет юридического значения: каждый правообладатель может запретить другому использовать запатентованное техническое решение. Будет ли предъявляться встречный иск, предприниматься меры по аннулированию противостоящего права – целиком и полностью зависит от воли и интереса сторон.

Таким образом, законом может быть ограничено абсолютное действие исключительного права либо путем признания прав нескольких субъектов на один и тот же объект (право преждепользования, право на секрет производства, на топологию интегральной микросхемы, на коллективный товарный знак, на наименование места происхождения товара) либо путем установления принципа удовлетворения старшего права перед младшим правом (права на средства индивидуализации).

Однако во всех иных случаях исключительное право «есть право запрещения, обращенное ко всем третьи лицам», в том числе и к обладателям собственных прав на аналогичные нематериальные объекты.

Кроме того, согласно третьему абзацу п. 3 ст. 1353 ГК РФ: «Если при использовании изобретения или полезной модели используются также все признаки, приведенные в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения или другой полезной модели, а при использовании промышленного образца – все признаки, приведенные в перечне существенных признаков другого промышленного образца, другое изобретение, другая полезная модель или другой промышленный образец также признаются использованными».

Данную норму следует понимать во взаимосвязи с п. 2 ст. 1362 ГК РФ, устанавливающим правило разрешения коллизии прав на основное и, условно говоря, «зависимое» в определенный период времени использования изобретения: «Если патентообладатель не может использовать изобретение, на которое он имеет исключительное право, не нарушая при этом прав обладателя другого патента (первого патента) на изобретение или полезную модель, отказавшегося от заключения лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике, обладатель патента (второго патента) имеет право обратиться в суд с иском к обладателю первого патента о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование на территории Российской Федерации изобретения или полезной модели обладателя первого патента».

Иными словами, использование собственного изобретения или полезной модели, если при этом осуществляется использование чужого изобретения или полезной модели, дает лишь основание требовать от обладателя мешающего права предоставления лицензии, а в случае отказа – право получить принудительную простую (неисключительную) лицензию в судебном порядке.

Таким образом, наличие патента у ответчика не является обстоятельством, имеющим какое-либо значение для спора о прекращении нарушения патента. Ведь существенные для дела обстоятельства ограничены вопросами наличия права у истца, использования запатентованного технического решения в продукте или способе ответчика, наличия или отсутствия оснований, позволяющих сделать вывод о правомерности такого использования. Если защита права истца делает невозможным ответчику использование собственного запатентованного объекта, последний может заявить встречный иск к истцу о получении принудительного разрешения (лицензии), но никак не заблокировать его право собственным правом.

В связи с изложенным можно сделать вывод, что рекомендация, содержащаяся в п. 9 Информационного письма Президиума Высшего арбитражного суда РФ, вместо исключительного права на полезную модель устанавливает некое квазиправо, которое не подлежит защите при несанкционированном использовании полезной модели даже в том случае, если по отношению к патенту ответчика оно является старшим правом. Такой подход противоречит целому ряду норм четвертой части ГК РФ, и поэтому не должен применяться.

Эквивалентность признаков как факт, порочащий новизну

Зададимся теперь вопросом: а если следовать рекомендации, изложенной в п. 9 Информационного письма Президиума Высшего арбитражного суда РФ, сможет ли истец, обладающий старшим правом, аннулировать более позднее право ответчика? По всей видимости, Президиум Высшего арбитражного суда РФ, формулируя позицию о блокирующем праве на полезную модель, исходил из того, что такое аннулирование возможно.

В п. 1 ст. 1398 ГК РФ приведен исчерпывающий перечень оснований, по которым патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть признан недействительным полностью или частично в течение срока его действия. Такими основаниями являются:

   1) несоответствие изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности, установленным настоящим Кодексом;
   2) наличие в формуле изобретения или полезной модели либо в перечне существенных признаков промышленного образца, которые содержатся в решении о выдаче патента, признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки в описании изобретения или полезной модели и в формуле изобретения или полезной модели (если заявка на изобретение или полезную модель на дату ее подачи содержала такую формулу) либо на изображениях изделия;
   3) выдача патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы, имеющих одну и ту же дату приоритета, с нарушением условий, предусмотренных ст. 1383 настоящего Кодекса;
   4) выдача патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом, или без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом.

Очевидно, что в нашем случае патент может оспариваться только по первому из приведенных оснований и в достаточно редких случаях по третьему (если идентичные полезные модели имеют одну и ту же дату приоритета, но в нарушение правил ст. 1383 ГК РФ патент был все-таки выдан).

Несоответствие полезной модели условиям патентоспособности означает, что она не является новой либо промышленно применимой (п. 1 ст. 1351 ГК РФ). Поскольку промышленная применимость полезной модели означает возможность ее использования в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере, в случае коллизии прав на полезные модели промышленная применимость не оспаривается, и возможно оспаривание лишь по основанию отсутствия новизны у полезной модели.

Приведем положение закона, раскрывающее понятие новизны полезной модели: «Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники.

Уровень техники включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели. В уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патента на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 настоящего Кодекса, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели» (п. 2 ст. 1351 ГК РФ).

Таким образом, если обе полезные модели имеют одинаковые (тождественные, идентичные) признаки, то аннулировать любой патент с более поздней датой приоритета не представляет никакого труда ввиду отсутствия у нее новизны.

Что касается указания в п. 9 Информационного письма Высшего арбитражного суда РФ на эквивалентность признаков, то можно предположить, что это является не чем иным, как новым толкованием высшей судебной инстанцией условия патентоспособности полезной модели «новизна» на основе доктрины об эквивалентах.

Как аннулировать более поздний патент, доказывая эквивалентность признаков, большой вопрос, хотя и не новый. Еще в 2004 г. О.Г.Морской было предложено учитывать при оценке новизны полезных моделей не только идентичные, но и признаки, эквивалентные признакам прототипа[18]. О.Г.Морская предлагала позаимствовать такой подход для оценки новизны полезных моделей из п. 6.03 Инструкции по государственной научно-технической экспертизе изобретений (ЭЗ-2-74), утвержденной председателем Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий 13 декабря 1973 г., в которой действительно при оценке новизны изобретений учитывались при сравнении с прототипом как идентичные (одинаковые), так и эквивалентные признаки.

Дальше обсуждения в рамках исследовательской работы данное предложение не прошло, и тому были определенные причины. С принятием Патентного закона РФ в 1992 г. в отношении изобретений вместо отрицания патентоспособности с учетом эквивалентности признаков было установлено правило оценки изобретательского уровня. В соответствии с п. 1 ст. 4 Патентного закона РФ изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Идентичным образом это условие патентоспособности отражено во втором абзаце п. 2 ст. 1350 ГК РФ.

В Правилах Роспатента[19] данная норма конкретизирована следующим образом:

«Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в частности, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не установлена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат…

Не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности:
   – на дополнении известного средства какой-либо известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно таких дополнений;
   – на замене какой-либо части известного средства другой известной частью для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно такой замены;
   – на исключении какой-либо части средства (элемента, действия) с одновременным исключением обусловленной ее наличием функции и достижением при этом обычного для такого исключения результата (упрощение конструкции, уменьшение массы, габаритов, материалоемкости, повышение надежности, сокращение продолжительности процесса и пр.);
   – на увеличении количества однотипных элементов, действий для усиления технического результата, обусловленного наличием в средстве именно таких элементов, действий;
   – на выполнении известного средства или его части из известного материала для достижения технического результата, обусловленного известными свойствами этого материала;
   – на создании средства, состоящего из известных частей, выбор которых и связь между которыми осуществлены на основании известных правил, рекомендаций, и достигаемый при этом технический результат обусловлен только известными свойствами частей этого средства и связей между ними;
   – на применении известного продукта или способа по определенному назначению, если возможность реализации этого назначения обусловлена его известными свойствами, структурой, выполнением и известно, что именно такие свойства, структура, выполнение необходимы для реализации этого назначения.

Не могут быть признаны соответствующими изобретательскому уровню также изобретения, основанные на изменении количественного признака (признаков), представлении таких признаков во взаимосвязи либо изменении ее вида, если известен факт влияния каждого из них на технический результат и новые значения этих признаков или их взаимосвязь могли быть получены исходя из известных зависимостей, закономерностей» (п. 19.5.3 (2), (3)).

В Административном регламенте*, который должен заменить указанные Правила, ничего не изменено в данной части, и вряд ли может быть изменено, так как воспроизводятся принципы, общепринятые в практике патентных ведомств ведущих стран.

* Административный регламент Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам по исполнению государственной функции по организации приема заявок на выдачу патента на изобретение, их регистрации, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретения. Проект опубликован на сайте www.fips.ru.

В отношении полезных моделей такой механизм отрицания патентоспособности с учетом действующих норм права не применить, так как изобретательский уровень не является условием патентоспособности полезной модели. Единственным условием, отвечающим в определенной мере за некий «уровень» для полезных моделей, является критерий существенности признаков при установлении ее соответствия условию патентоспособности «новизна».

Однако «существенность» и «эквивалентность» признаков не имеют между собой ничего общего. Существенность признаков определяется через их причинно-следственную связь с техническим результатом, и признак может быть признан существенным, независимо от того, что он будет признан эквивалентным при установлении факта использования полезной модели или изобретения.

С момента вступления в силу Патентного закона РФ 1992 г. и до настоящего времени, то есть и во время действия четвертой части ГК РФ, сравнение по эквивалентным признакам предусмотрено только при установлении использования запатентованного объекта в продукте или способе, когда при констатации противоправного использования учитывается и признак, эквивалентный признаку из независимого пункта формулы и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения действий, признаваемых нарушением исключительного права в отношении продукта или способа (п. 2 ст. 10 Патентного закона РФ, п. 3 ст. 1358 ГК РФ).

Из вышеприведенного следует, что при установлении нарушения исключительного права с применением доктрины эквивалентов должен быть соблюден комплекс взаимосвязанных условий:
   признание признака эквивалентным;
   известность признака как эквивалентного на конкретную дату правонарушения в данной области техники.

Иными словами, законодатель не допускает признание признака «просто» эквивалентным, что подробно рассматривалось в публикации[20]. В обязательном порядке требуется соблюдение:
   временнóго фактора, связанного с моментом установления правонарушения;
   известности признания признака как эквивалентного именно в данной области техники.

Но ни в одной промышленно развитой стране доктрина эквивалентов не применяется при оценке патентоспособности изобретения или полезной модели, так как оценка патентоспособности не имеет ничего общего с установлением нарушения исключительного права патентообладателя.

Иными словами, патентоспособность и патентная чистота (отсутствие нарушения патентных прав третьих лиц в связи с введением в оборот продукта или осуществлением способа) – разные свойства разных объектов. Если патентоспособность устанавливается в отношении технического решения, то патентная чистота – в отношении объекта вещных прав (продукта), поступившего в гражданский оборот, или определенных действий (способа).

Президиум Высшего арбитражного суда РФ, формируя свою позицию, явно не учел, что эквивалентность признаков невозможно применить в процедуре аннулирования патента на полезную модель.

Как корректно применить рекомендацию относительно эквивалентности признаков, соблюдая при этом нормы, установленные в п. 1 и 2 ст. 1351 ГК РФ относительно условий патентоспособности полезной модели, когда ее новизна признается в отношении совокупности существенных признаков, не известной из уровня техники?!

Суммируя условия п. 1 и 2 ст. 1351 ГК РФ, несложно сделать общий вывод о том, что охраняемая патентом полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности «новизна», если в уровне техники не известно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения.

После появления Информационного письма Президиума Высшего арбитражного суда РФ создается впечатление, что если признак более поздней полезной модели является существенным, то есть обеспечивает достижение технического результата, и в то же время известным в данной области техники, то, признав его эквивалентным, можно также легко аннулировать более поздний патент.

Однако сегодняшний механизм установления новизны полезных моделей, когда оценивается существенность признаков во взаимосвязи с техническим результатом, не предусматривает дифференцирование существенных признаков на эквивалентные и не эквивалентные.

Если существенность признака доказана во взаимосвязи с техническим результатом, никакая «эквивалентность» не может служить основанием для отрицания новизны полезной модели по патентному законодательству. Таким образом, аннулировать более позднюю полезную модель на том основании, что она имеет эквивалентные признаки более ранней полезной модели, не представляется возможным. Согласно рекомендации, содержащейся в п. 9 Информационного письма Высшего арбитражного суда РФ, истец не только теряет возможность защиты своего права в судебном порядке, но и фактически лишен возможности защиты с использованием промежуточной административной процедуры по оспариванию более позднего патента.

Иные патентные коллизии. Перспективы

Последний аспект, на котором следует остановиться, – исключение из проекта п. 9 Информационного письма упоминания об изобретениях и полезных моделях, что создало некую неопределенность в позиции Высшего арбитражного суда РФ по вопросу разрешения иных возможных патентно-правовых коллизий.

В связи с этим представляет интерес вынесенное 28 февраля 2008 г. определение Высшего арбитражного суда РФ № 1133/08 об отказе в передаче дела в Президиум Высшего арбитражного суда РФ по надзорной жалобе ОАО «Калужский завод «Автоприбор». ООО «НПП «Лантан-1» обратилось с иском к ОАО «Калужский завод «Автоприбор» о прекращении нарушения патента на изобретение № 2207575. Одним из спорных моментов дела явилось наличие у спорящих сторон собственных патентов: истцом было доказано использование его патента на изобретение № 2207575 в продукте ответчика (датчиках фазы для автомобилей ВАЗ и ГАЗ), ответчик же возражал на иск ссылкой на право вводить в оборот этот продукт, поскольку в нем используется его полезная модель № 19921. Судебный запрет на введение в оборот производимого ответчиком продукта, по его мнению, вел бы к нарушению его собственного исключительного права на использование полезной модели, которое не было оспорено в административном порядке. Оба патента имели одну и ту же дату приоритета – 10 апреля 2001 г.

Суд первой инстанции удовлетворил иск ООО «НПП «Лантан-1». Суды апелляционной и кассационной инстанций оставили решение суда первой инстанции без изменения, а жалобы ОАО «Калужский завод «Автоприбор» – без удовлетворения.

Отказывая в передаче дела в Президиум Высшего арбитражного суда РФ, коллегия судей ВАС РФ указала, что «…суду не были представлены доказательства обращения ответчика в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны изобретению по патенту № 2207575 и признания патента недействительным вследствие нарушений, допущенных при его выдаче, поскольку нарушает его права на полезную модель, подтвержденные свидетельством № 19921 с той же датой приоритета. Эти доводы могут быть предметом самостоятельных требований ответчика»*.

* Можно предположить, что подразумевалась возможность применения нормы по первому и второму абзацам п. 7 ст. 19 Патентного закона РФ, регулирующих приведенную ситуацию.

Таким образом, в данном деле Высший арбитражный суд РФ продемонстрировал подход, предложенный А.А. Пиленко: исключительное право не может препятствовать защите другого исключительного права, оно лишь может служить основанием для собственных правовых требований.

Этому казусу в ответ на публикацию одного из авторов настоящей статьи[21] уделил внимание проф. Э.П.Гаврилов[22]. По его мнению, в суде не были выяснены вопросы, какой из патентов является основным, а какой зависимым. «Если патент истца является зависимым хотя бы к одному патенту ответчика, то истец не имел права требовать от ответчика прекращения использования технического решения»[22]. Однако из п. 2 ст. 1362 ГК РФ, на который ссылается уважаемый профессор в своих рассуждениях, вовсе не следует, что на зависимое* изобретение отсутствует исключительное право, ведь в данном случае мы имеем ситуацию, когда право есть (так как оно подтверждается патентом), но невозможно осуществить лишь одно из входящих в него правомочий без нарушения чужого права, а именно: право на использование запатентованного объекта[23].

* Под зависимостью патентов будем понимать ситуацию, когда при использовании одного изобретения (полезной модели) также используется и другое изобретение (полезная модель), так как институт «зависимых» изобретений, когда зависимость непосредственно указывалась в формуле «зависимого» изобретения, давно не действует.

Осуществление права требования и притязания не затрагивает чужого права, а потому не может быть ограничено или заблокировано этим правом. Кроме того, при одной и той же дате приоритета такие объекты даже формально не могут быть зависимыми один от другого.

Полагаем, что введение в судебный спор о прекращении нарушения патентов такого неизвестного в действующем патентном праве условия, как зависимость одних патентов от других, недопустимо, так как в таком случае в предмет доказывания попадают обстоятельства, которые не являются существенными для дела, то есть которые де-юре не могут повлиять на его исход. Исследование таких обстоятельств не приведет ни к чему иному, кроме как к запутыванию патентных споров и к судебным ошибкам. Иными словами, некорректно оперировать в патентном споре понятием «зависимый патент».

Как отмечал А.А.Пиленко, институт зависимых патентов имеет чрезвычайно малое практическое значение[23]. В современном законодательстве это значение исчерпывается правом требования к обладателю основного патента о предоставлении лицензии, и не более того.

Если Высший арбитражный суд РФ в рассматриваемом Информационном письме установил специальный подход для разрешения споров при столкновении прав на полезные модели, который не распространяется на иные патентно-правовые коллизии (то есть исключение из п. 9 Информационного письма упоминания об изобретениях и промышленных образцах не является случайным), возникает закономерный вопрос: на чем основывается создание такого специального режима именно для полезных моделей?

Согласно п. 1346 ГК РФ «на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами…».

В соответствии со ст. 1353 ГК РФ «исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается и охраняется при условии государственной регистрации соответствующих изобретения, полезной модели или промышленного образца…».

Очевидно, что в четвертой части ГК РФ, как и в ранее действовавшем законодательстве, для полезных моделей установлен аналогичный режим правовой охраны, как и для изобретений и промышленных образцов. Все патентные права возникают на основании государственной регистрации, подтверждаются патентом, признаются на всей территории государства и обладают абсолютной защитой, если иное не следует из закона.

Если Высший арбитражный суд РФ, формируя свою позицию, принимал во внимание явочный порядок приобретения прав на полезные модели (отсутствие процедуры экспертизы на соответствие условиям патентоспособности), то есть изначальную повышенную спорность этих прав, а также получившее достаточно широкое распространение злоупотребление правами на полезные модели, то гораздо более корректным способом борьбы с негативными явлениями, связанными с полезными моделями, были бы руководящие разъяснения относительно применения арбитражными судами ст. 10 ГК РФ при разрешении патентно-правовых споров.

Вместо этого фактически при коллизии между двумя (тремя и т.д.) полезными моделями был создан специальный режим охраны полезных моделей, не предусмотренный нормами четвертой части ГК РФ. В рассмотренной ситуации на практике это ведет к девальвации полезной модели в качестве средства, обеспечивающего патентную монополию, к созданию некоего номинального объекта интеллектуальной собственности. Думается, это будет осознано судебной практикой, и подход, содержащийся в п. 9 Информационного письма Президиума Высшего арбитражного суда РФ, будет скорректирован.


[1] Мейер Д.И. Русское гражданское право. В 2-х ч. М.: Статут, 2003. С. 296.
[2] Магазинер Я.М. Общая теория права на основе советского законодательства: Избранные труды по общей теории права. СПб.: «Юридический центр Пресс», 2006. С. 305.
[3] Патенты и лицензии. 2008. № 2. С. 56.
[4] См.: Пиленко А.А. Право изобретателя. М.: Статут, 2001. С. 650.
[5] Там же. С. 651.
[6] Там же. С. 657.
[7] Там же. С. 516.
[8] Там же. С. 673.
[9] Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. II: Товар. Торговые сделки. М.: Статут, 2003. С. 76.
[10] Там же. С. 121.
[11] Бабкин С.А. Понятие и содержание исключительных прав. Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики/Под ред. В.А. Белова. М.: Юрайт-Издат, 2007. С. 606.
[12] Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. 3-е изд. М.: Дело, 2002. С. 152.
[13] Шапп Я. Система германского гражданского права. М.: Междунар. отношения, 2006. С. 44.
[14] Алексеев С.С. Общая теория права. М.: ТК Велби, изд-во «Проспект», 2008. С. 360.
[15] См.: Арбитражный процесс / Отв. ред. В.В. Ярков. 2-е изд. М.: Волтерс Клувер, 2005. С. 262.
[16] Алексеев. С.С. Указ. соч. С. 358.
[17] Мейер Д.И. Указ. соч. С. 298.
[18] Морская О.Г. Мировые тенденции развития систем правовой охраны полезных моделей. М.: ИНИЦ Роспатента, 2004. С. 56 – 57.
[19] Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение//Патенты и лицензии. 2003. № 11. С. 27.
[20] Джермакян В.Ю. Какие признаки считать эквивалентными?//Патентный поверенный. 2006. № 4. С. 21.
[21] Дедков Е.А. Чье изобретение в датчиках фазы?//Патентный поверенный. 2007. № 6. С. 45.
[22] Гаврилов Э.П. Зависимые изобретения и «столкновения» патентных заявок//Патенты и лицензии. 2008. № 3.
[23] Пиленко А.А. Указ. соч. С. 478-479.