Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 


Федерация Защиты Правообладателей

Применению в России быть, но под чьим флагом?

В статье М.А.Серовой «Применение: быть или не быть?»[1] анализируется объект изобретения «применение», но статья почему-то базируется на несогласии с моим мнением, которое, якобы, высказано в статье «Формула на применение, или Все за, а Баба-яга против»[2].

Вот что пишет М.А.Серова в своей статье (стр.16):
«Напомним, что п. 8.3.2.2 изложен в указанном регламенте следующим образом: «Способом как объектом изобретения является процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств. Способ может быть охарактеризован в виде применения продукта или способа по определенному назначению». Именно последнее положение В.Ю.Джермакян считает не только переворачивающим весь предыдущий опыт России, но и не соответствующим международной практике. По его мнению, исключение объекта «применение» из Патентного закона РФ и четвертой части ГК РФ было сделано намеренно, чтобы привести российское патентное законодательство в соответствие с международной практикой, поскольку самостоятельного объекта «применение» нет, например, в Европейской патентной конвенции и Договоре РСТ, а в евразийское патентное законодательство он попал скорее только по инерции.

Позволим себе не согласиться с этим мнением. В п. (2) Правила 29 Инструкции к Конвенции о выдаче европейских патентов сказано: «С учетом ст. 82 заявка на европейский патент может содержать несколько независимых пунктов формулы одной и той же категории изобретения (продукт, способ, устройство или применение), если объект не может охватываться приемлимым образом одним пунктом формулы».

Далее приводятся выдержки из Руководства по экспертизе в Европейском патентном ведомстве, упоминается о «великом множестве» европейских патентов на применение, приводятся даже их номера. Судя по статье, М.А.Серова не усматривает разницы между международной конвенцией и инструкцией, правилами и рекомендациями к ней. В этом действительно наши мнения расходятся.

Тем не менее в материальном патентном праве Конвенции о выдаче европейских патентов (далее – ЕПК) не упоминается об объекте «применение». Согласно ст. 52 (1) ЕПК «патенты выдаются на изобретения, которые являются новыми, промышленно применимыми и основаны на изобретательской деятельности». Что могут представлять по категориям (объектам) изобретения, ЕПК не раскрывает.

Некорректно приравнивать подзаконные акты типа инструкций и правил, а походя, и рекомендаций к международной конвенции. Правило 29 Инструкции к Конвенции о выдаче европейских патентов, на которое ссылается М.А.Серова, определяет применение как одну из возможных форм формулы изобретения. Обращаю внимание на заголовок правила 29 – «Форма и содержание формулы изобретения».

В этом наши мнения действительно расходятся. М.А.Серова считает, что в ЕПК применение отнесено к объекту изобретения, а по моему мнению – к одной из форм изложения формулы. Весь смысл моей статьи заключался в том, чтобы показать: отсутствие непосредственно в Патентном законе РФ, четвертой части ГК РФ или конвенциях (ЕПК и ЕАПК) упоминания об объекте «применение» не является основанием для исключения из Правил или иного подзаконного документа принципиальной возможности использования при характеристике сущности изобретения формулы, изложенной по структуре «применение продукта А по назначению Б». При этом в статье было показано, что при установлении факта использования запатентованного изобретения формула на применение должна рассматриваться как характеризующая объем прав в отношении продукта или способа, в зависимости от совокупности признаков, входящих в формулу.

Далее М.А.Серова пишет (стр. 17): «Утверждение, что формула изобретения, относящегося к применению вещества (продукта), направлена только на вещество (продукт), на наш взгляд, некорректно, поскольку, например, если вещество (продукт) известны, то патент на применение этого продукта сам продукт не охраняет».

А кто это утверждал? В моей статье такого и в помине нет. Вот что в ней написано (стр. 6): «Главный вывод из сказанного в том, что при установлении факта использования изобретения с формулой на применение продукта в зависимости от совокупности составляющих ее признаков формула может и должна рассматриваться или как характеризующая непосредственно продукт, или как характеризующая непосредственно способ».

Даже когда продукт известен, при установлении факта использования изобретения такая формула на применение известного продукта рассматривается как характеризующая продукт определенного назначения. И это совершенно не означает, что данная формула охраняет известный продукт как таковой. Например, формула – применение концентрированной соляной кислоты в качестве присадки для моторных синтетических масел дизельных двигателей (пример условный) – характеризует такой продукт, как присадка для моторных синтетических масел дизельных двигателей и охраняет именно этот продукт-присадку, а не известную всем концентрированную соляную кислоту.

А пока Роспатент решил уничтожить формулу на применение как классового врага и в принятом Административном регламенте по изобретениям[3] полностью устранил какое-либо упоминание о возможности изложения формулы на применение, в том числе исключил ее из возможных сочетаний групп изобретений. Отсутствие какого-либо упоминания в регламенте формулы на применение ущемит интересы только российских заявителей, так как Роспатент не может воспрепятствовать выдаче патентов с такой формулой по поступающим в соответствии с Договором РСТ заявкам иностранных заявителей.

М.А.Серова (стр. 18) предлагает ввести в евразийское патентное законодательство норму следующего содержания: «Нарушением исключительного права патентовладельца признаются несанкционированные действия по непосредственному применению вещества (продукта) при охране объекта «применение вещества (продукта)» евразийским патентом, а также изготовление, ввоз, предложение к продаже, продажа и иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью вещества (продукта) в форме для указанного применения».

Вводите данную норму, евразийские коллеги, вводите. Чем быстрее, тем лучше. Глядишь, тогда и в Роспатенте образумятся в отношении запрета на использование различных формул на применение. Иначе аполитично получится, когда на территории России возможности охраны исключительных прав и пресечения правонарушений по патентам будут зависеть от получения российского или евразийского патента. В какое ведомство переориентируют свои заявки многие, особенно иностранные заявители, догадаться нетрудно.

Так что очень вовремя опубликована статья М.А.Серовой – главного эксперта Евразийского патентного ведомства. С взаимной критикой наших высказываний мы разберемся, а вот для Роспатента это еще один сигнал о возможном усилении в евразийских патентах значения формулы, изложенной по структуре «применение продукта А по назначению Б».


[1] Патенты и лицензии. 2008. № 7. С. 16.
[2] Там же. 2007. № 12. С. 2.
[3] Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации// Патенты и лицензии. 2009. № 8. С. 17.