Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 



Постановление 5/29 о правовой охране товарных знаков (часть I)

ЧАСТЬ I

Общие положения

Постановление пленумов Верховного суда и Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации[1] (далее – Постановление 5/29) содержит много новых положений, относящихся к правовой охране товарных знаков. Эти положения «разбросаны» по всему тексту Постановления, их можно найти, по крайней мере, в 25 пунктах документа.

Цель настоящей статьи состоит в том, чтобы попытаться дать правильное толкование этих новелл для применения на практике. Все эти новеллы являются нормами-толкованиями (исключения указаны ниже) и поэтому, как и все подобные нормы, они применяются не только к тем правовым отношениям, которые возникли после официального опубликования Постановления 5/29 в «Российской газете» 22 апреля 2009 г., но и к ранее возникшим правовым отношениям.

Известно, что в настоящее время правовая охрана товарных знаков регулируется четвертой частью ГК РФ – главой 69 «Общие положения» и §2 главы 76 «Право на товарный знак и знак обслуживания»[2]. Далее я остановлюсь на основных новеллах Постановления 5/29.

Проблема 5/3 (п. 2.4)

В соответствии с п. 1 ст. 1486 ГК правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно вследствие неиспользования товарного знака в течение любых трех лет после его регистрации.

По законодательству, которое действовало до 27 декабря 2002 г., указанный срок составлял не три года, а пять лет. Федеральный закон от 11 декабря 2002 г. №166-ФЗ внес изменения в закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и, в частности, заменил пятилетний срок на трехлетний. Этот закон содержал переходную норму, которая, к сожалению, была плохо сформулирована, что дало основание многим специалистам полагать, что для оспаривания по причине неиспользования ранее зарегистрированных товарных знаков по-прежнему должен применяться пятилетний срок. Эта проблема обозначалась как проблема 5/3. Административная и судебная практика по этому вопросу была неустойчивой[3].

В связи с тем, что число ежегодно оспариваемых товарных знаков исчисляется многими сотнями, крайне важным представляется содержащееся в п. 2.4 Постановления 5/29 разъяснение о том, что при решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием «суды должны исходить из трехлетнего срока такого неиспользования… вне зависимости от даты подачи заявки на товарный знак».

Это разъяснение обязательно для выполнения и Палатой по патентным спорам. Таким образом, проблема 5/3 прекратила свое существование.

Внесение права на товарный знак в уставный (складочный) капитал (п. 11)

Как известно, п. 6 ст. 66 ГК предусматривает, что вкладом в имущество хозяйственного товарищества или общества могут быть имущественные и иные права, имеющие денежную оценку. Поскольку в ст. 1226 ГК указывается, что исключительное право является имущественным правом, не возникает никаких сомнений, что исключительное право может быть внесено в уставный (складочный) капитал хозяйственного товарищества или общества. Однако, как именно должен оформляться такой вклад, оставалось неясным.

В этой связи большой интерес представляет разъяснение, содержащееся во втором абзаце п. 11 Постановления 5/29. Его суть применительно к товарным знакам в следующем. Владелец исключительного права на товарный знак должен заключить с соответствующим юридическим лицом договор либо об отчуждении исключительного права на товарный знак, либо о предоставлении этому лицу лицензии. В отношении товарных знаков, зарегистрированных в Роспатенте, такой договор подлежит государственной регистрации.

Кроме того, факт внесения исключительного права на товарный знак в качестве вклада в уставный (складочный) капитал должен указываться в учредительном договоре юридического лица. Хотя Постановление 5/29 говорит, что этот факт должен быть указан в «учредительном договоре», очевидно, что имеются в виду любые учредительные документы юридического лица.

Залог исключительного права на товарный знак (п. 12)

Исключительное право на товарный знак, как и исключительные права на иные оборотоспособные объекты, охраняемые на основе четвертой части ГК, может быть предметом залога. Договор залога для товарных знаков, зарегистрированных в Роспатенте, подлежит регистрации в Роспатенте. В соответствии с нормой п. 5 ст. 1233 ГК в течение срока действия договора о залоге залогодатель вправе использовать товарный знак, а также распоряжаться исключительным правом на него, если иное не предусмотрено договором. Предмет договора о залоге права использования товарного знака должен указываться со ссылкой на номер и дату выдачи свидетельства на товарный знак.

Обращение взыскания на исключительное право, обремененное залогом, осуществляется в порядке, установленном в ст. 349 ГК. При этом в соответствии с первым абзацем п. 2 ст. 349 ГК обращение взыскания на заложенное исключительное право (оно является движимым имуществом) возможно как в судебном, так и во внесудебном порядке на основе письменного соглашения залогодателя и залогодержателя.

Очень важное нововведение содержится в шестом абзаце п. 12 Постановления 5/29: в договоре о залоге должно быть определено, заложено ли исключительное право на товарный знак в полном объеме (применительно к п. 1 ст. 1234 ГК) или заложено лишь право использования товарного знака в предусмотренных в договоре о залоге пределах (применительно к п. 1 ст. 1235). В последнем случае договор о залоге должен указывать, какими способами залогодержатель может использовать товарный знак, а также на то, будет залогодержатель иметь исключительную или неисключительную лицензию.

Таким образом, после реализации заложенного исключительного права на товарный знак залогодержатель может стать либо владельцем товарного знака, либо лицом, получившим исключительную или неисключительную лицензию на право использования товарного знака.

Обязательная государственная регистрация договоров о праве на товарный знак (п. 13.2)

В соответствии со ст. 1490 ГК договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, лицензионный договор, а также другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на товарный знак, должны быть заключены в письменной форме и подлежат государственной регистрации в Роспатенте (Следует полагать, что эти нормы распространяются и на действующие в России международные товарные знаки. Однако такие договоры подлежат регистрации в ВОИС).

Как вытекает из общего смысла нормы п. 6 ст. 1232 ГК, несоблюдение требований о государственной регистрации любого такого договора влечет его недействительность (Чтобы сделать такой вывод, приходится дать расширительное толкование этой нормы, ибо буквальное, узкое ее толкование приводит к абсурдным выводам). В связи с этим может показаться, что такой договор, не прошедший государственной регистрации, вообще не имеет правового значения.

В Постановлении 5/29, однако, разъясняется, что договор, не прошедший государственную регистрацию, имеет правовое значение: «…если такой договор совершен в надлежащей форме, но одна из сторон уклоняется от его регистрации, суд вправе по требованию другой стороны [на основе п. 3 ст. 165 ГК. – Э.Г.] вынести решение о регистрации данного договора, которое является основанием для государственной регистрации».

Таким образом, по решению суда Роспатент будет обязан зарегистрировать такой договор на основе заявления правообладателя (лицензиара), приобретателя права на зарегистрированный товарный знак или лицензиата, в том числе и лицензиата, который приобретает неисключительную лицензию.

Момент перехода права по договору, посредством которого осуществляется распоряжение исключительным правом на товарный знак (п. 13.3)

В Постановлении 5/29 разъясняется, что на основе договора об отчуждении исключительного права, если такой договор подлежит государственной регистрации, момент перехода исключительного права от бывшего владельца к приобретателю определяется в силу закона императивно. Это момент государственной регистрации такого договора. Если в договоре указан иной момент перехода исключительного права, то такое условие договора, с учетом положений ст. 168 ГК, является ничтожным*.

* Будет ли являться в этом случае ничтожным весь договор, определяется на основе ст. 180 ГК: «Недействительность части сделки не влечет недействительности прочих ее частей, если можно предположить, что сделка была бы совершена и без включения ее недействительной части». В данном случае, если договор в целом сохраняет свою силу, считается, что право перешло к приобретателю в момент государственной регистрации.

Следует считать, что п. 13.3 Постановления 5/29 должен применяться к любым договорам, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на товарный знак. Так, по лицензионному договору лицензиат вправе использовать товарный знак только после государственной регистрации договора, а использование товарного знака лицензиатом до этого момента не является основанным на договоре и, в частности, не может подтверждать факт использования товарного знака по п. 2 ст. 1486 ГК.

Возможность заключения договора об отчуждении исключительного права при наличии лицензионных договоров (п. 13.8)

П. 7 ст. 1235 ГК предусматривает, что «переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем». Аналогичные нормы содержатся в ст. ГК 353 (залог), 617 (аренда), 675 (жилищный наем).

Как известно, переход исключительного права от прежнего правообладателя к новому может происходить как независимо от воли прежнего правообладателя, так и по его воле. В последнем случае обычно употребляется словосочетание не «переход» права, а «отчуждение» или «уступка» права. Включает ли норма п. 7 ст. 1235 ГК «отчуждение» права по воле предшествующего правообладателя или она относится только к переходу права помимо его воли?

В Постановлении 5/29 прямо указывается на то, что обладатель исключительного права, обремененного лицензией, может без согласия лицензиата заключить договор о передаче своего исключительного права другому лицу. Это означает, что п. 7 ст. 1235 ГК распространяется и на случаи перехода исключительного права на товарный знак к другому лицу по воле прежнего правообладателя. Во всех таких случаях новый правообладатель становится на место прежнего лицензиара.

Право лицензиара использовать товарный знак, на который он выдал лицензию (п. 14)

В п. 1 ст. 1236 ГК рассматриваются вопросы использования результата интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (в том числе товарного знака) в период действия лицензионного договора. При этом упоминаются право лицензиата на использование объекта лицензии и право лицензиара предоставить право использования объекта лицензии третьим лицам. А вот о праве лицензиара самому использовать объект лицензии в этой норме вообще не упоминается (очевидно, по небрежности).

Восполняя этот пробел, Постановление 5/29 разъясняет: «Следует учитывать [лучше было бы сказать «следует считать».Э.Г.], что по общему правилу лицензионный договор (независимо от вида такого договора) предполагает сохранение за лицензиаром права самому использовать [товарный знак. – Э.Г.]. Вместе с тем договором об исключительной лицензии может быть специально предусмотрено, что такое право за лицензиаром не сохраняется».

Логика данного разъяснения весьма сомнительна: ведь исходя из основного значения слова «исключительный» (то есть «исключающий всех остальных») в словосочетании «исключительная лицензия», следовало бы считать, что право использовать товарный знак в пределах исключительной лицензии может только лицензиат. Если же и лицензиар сохраняет за собой право использования, то это должно быть прямо указано в договоре.

Полагаю, что именно так должны толковаться все договоры исключительной лицензии, заключенные до 22 апреля 2009 г., – даты официального опубликования Постановления 5/29. Но, конечно, указанное разъяснение должно применяться к лицензионным договорам, заключенным после 21 апреля 2009 г. Таким образом, считаю, что указанное разъяснение является новой нормой.

Ответственность лицензиата за использование товарного знака за пределами прав, предоставленных ему по лицензионному договору (п. 15)

В п. 15 Постановления 5/29 предпринята попытка прокомментировать норму п. 3 ст. 1237 ГК. Данная норма ГК устанавливает, что если заключен лицензионный договор, а лицензиат использует товарный знак (или другой объект лицензионного договора) «за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору», то это влечет ответственность нарушителя (лицензиата), «установленную Кодексом, другими законами или договором».

Сама эта норма закона содержит грубую и неисправимую путем толкования данной нормы ошибку. Она состоит в следующем: не учитывается, что гражданско-правовая ответственность делится на договорную и внедоговорную. Договорная ответственность наступает за нарушение условий договора и определяется главой 25 ГК, но она может существенно корректироваться самим договором.

Внедоговорная ответственность возникает либо между лицами, не состоящими в договорных отношениях, либо между договорными партнерами, но за пределами действия заключенного договора. Внедоговорная ответственность определяется главой 59 ГК и по своей природе не может устанавливаться договором, ибо договора нет. Она определяется только законом. Следовательно, сначала надо установить, нарушено ли условие договора (тогда наступает договорная ответственность) или гражданское право нарушено вне договора (тогда наступает внедоговорная ответственность).

А в п. 3 ст. 1237 ГК ответственность за бездоговорное нарушение гражданского права неожиданно определяется… договором. Эта норма появилась в ГК не вдруг и не случайно. Ее корни в проектах четвертой части ГК, разработанных еще в 90-х гг. прошлого века. Тем не менее, она ошибочна, и ее надо немедленно изменить. Но пока эта норма существует, в Постановлении 5/29 дано ее разъяснение. Расскажу о сути этого разъяснения на условном примере.

Заключен лицензионный договор, по которому лицензиат получил право использования товарного знака «Бигулево» для производства и продажи темного пива. В договоре указывается: «По настоящему договору лицензиату предоставляется право использовать товарный знак только и исключительно для темного, а не для светлого пива. Если же лицензиат вопреки договору будет использовать этот товарный знак для маркировки светлого пива, он обязан будет уплатить лицензиару штраф в размере 10 евро за одну бутылку светлого пива, произведенного или проданного с таким товарным знаком».

Таким образом, в этом договоре за нарушение, выходящее за пределы договора, будет «предусмотрена ответственность в дополнение к установленной частью четвертой ГК РФ». В этом случае, разъясняет Постановление 5/29, «это обстоятельство подлежит учету при определении размера денежной компенсации в случае ее взыскания (п. 3 ст. 1252 [и п. 4 ст. 1515. – Э.Г.] Кодекса)».

С точки зрения гражданского права эти положения никуда не годятся. Но, тем не менее, мой совет практическим работникам: «Не обращайте внимания на теорию! Включайте в лицензионные договоры «устрашающие» штрафы, касающиеся использования лицензионного товарного знака за рамками предоставленной ему лицензии! И чем больше будут такие штрафы – тем лучше!».

Сублицензионные договоры (п. 17)

В соответствии с п. 1 ст. 1238 ГК сублицензионный договор может быть заключен при непременном условии, если на то есть письменное согласие лицензиара по основному (лицензионному) договору.

В Постановлении 5/29 разъясняется, где и когда может быть дано такое письменное согласие, и в чем может выражаться его суть. Указывается, что никаких ограничений, относящихся к этому письменному согласию, нет. Такое согласие может быть дано как в самом лицензионном договоре, так и в отдельном документе. Оно может предоставлять лицензиату право заключать сублицензионные договоры с любыми лицами либо, напротив, указывать конкретное лицо, с которым дозволяется заключить сублицензионный договор. Наконец, это согласие может относиться либо ко всем предоставленным по лицензии способам использования товарного знака, либо только к некоторым из них. Очевидно также, что согласие может быть ограничено определенным сроком, номенклатурой товаров и т.п.

Судебный и административный порядок защиты прав на товарные знаки (п. 22)

В ст. 1248 ГК содержится общее указание о том, что некоторые категории споров, связанных с защитой интеллектуальных прав, рассматриваются вначале в административном порядке, и лишь затем принятые решения могут быть оспорены в суде. Применительно к товарным знакам в административном порядке:
   споры, связанные с отказом в принятии заявки на товарный знак к рассмотрению, с государственной регистрацией товарного знака, с отказом в государственной регистрации товарного знака, о признании заявки на товарный знак отозванной рассматриваются Палатой по патентным спорам (ст. 1500 ГК);
   споры, связанные с предоставлением третьему лицу правовой охраны товарного знака с нарушением требований ст. 1483, 1478 и некоторых других статей ГК, рассматриваются Палатой по патентным спорам (п. 1 и 2 ст.1513 ГК);
   споры, связанные с предоставлением третьему лицу охраны общеизвестному товарному знаку, рассматриваются Роспатентом (п. 3 ст. 1513 ГК);
   споры, связанные с досрочным прекращением правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, рассматриваются Палатой по патентным спорам (ст. 1486 ГК).

Существуют и иные, не так часто встречающиеся категории споров, связанных с товарными знаками, которые рассматриваются в административном порядке (они указаны в ст. 1513 и 1514 ГК). Во всех этих случаях оспаривание вынесенного решения в суде возможно лишь после прохождения и завершения административной стадии спора. По этим нормам Постановление 5/29 дает следующие разъяснения.

Если в суд поступило требование, которое подлежит рассмотрению в административном (внесудебном) порядке, то соответствующее заявление подлежит возвращению (очевидно, на основе подпункта 2 ст. 148 АПК РФ). Если же при рассмотрении в суде дела о праве на товарный знак от стороны спора поступают относящиеся к спору возражения, которые должны рассматриваться в административном (внесудебном) порядке, то такие возражения не могут приниматься во внимание и не могут быть положены в основу решения суда. Строго говоря, они вообще не должны учитываться судом. Эти разъяснения относятся к случаям, когда рассматриваемый в суде спор не был предметом административного (внесудебного) рассмотрения. Напротив, если в суде оспаривается принятое административное решение, то суд обязан учесть и положить в основу своего решения возражения сторон, которые были высказаны в административном споре, подтвердив их либо опровергнув.

Учет вины нарушителя при защите интеллектуальных прав (п. 23)

В случае нарушения гражданского права к нарушителю применяются различные способы (меры) защиты гражданских прав. Некоторые из них влекут для нарушителя дополнительные имущественные санкции. Эти способы (меры) защиты именуются способами (мерами) гражданской ответственности. Другие способы (меры) защиты не влекут дополнительных санкций (неблагоприятных имущественных последствий) для нарушителя и не называются мерами гражданской ответственности.

Далее, очевидно, следует отметить, что в соответствии с общими принципами гражданского права меры ответственности применяются к нарушителю гражданских прав только при наличии его вины в совершении правонарушения (ст. 401 и 1064 ГК). При этом вина нарушителя предполагается («презумпция виновности»), но нарушитель может освободиться от ответственности, доказав отсутствие своей вины.

Разумеется, все это общие принципы-правила, из которых есть многочисленные исключения. Конечно, исключения исключениями, а общий принцип гражданского права («Гражданско-правовая ответственность наступает лишь при наличии вины нарушителя») оставался неизменным. Но принимается четвертая часть ГК, и в ней, вдруг – как гром среди ясного неба! – первая фраза п. 3 ст. 1250 гласит: «Отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение исключительных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту этих прав»!

Поскольку «меры, направленные на защиту гражданских прав» включают в свой состав и меры ответственности, то нет сомнения в том, что здесь провозглашен новый принцип ответственности: «Ответственность нарушителя интеллектуальных прав наступает независимо от его вины». Неудивительно, что эта норма вызвала многочисленные отклики в литературе[4].

Постановление 5/29 дало разъяснение, которое содержит попытку вернуть все на прежнее место: «Судам надлежит иметь в виду, что указанное правило [содержащееся в п. 3 ст. 1250 ГК. – Э.Г.] подлежит применению к способам защиты соответствующих прав, не относящимся к мерам ответственности. Ответственность за нарушение интеллектуальных прав (взыскание компенсации, возмещение убытков) наступает применительно к статье 401 Кодекса».

Следует пояснить, что ст. 401 ГК указана здесь потому, что в ней установлен принцип ответственности при наличии вины*.

* Строго говоря, следовало дать ссылку на ст. 1064, где говорится о вине при внедоговорной ответственности, поскольку ст. 1250 ГК относится именно к этому виду ответственности.

После такой «отработки назад» немного полегчало: оказывается, и при защите интеллектуальных прав действует общегражданский принцип «виновной ответственности» (ответственности при наличии вины нарушителя). Но «червь сомнения» все же остался. Дело в том, что во второй фразе п. 3 ст. 1250 ГК прямо указывается, что «публикация решения суда о допущенном нарушении [исключительного права. – Э.Г.]… осуществляется независимо от вины нарушителя и за его счет».

А публикация решения суда, тем более производимая за счет нарушителя, является мерой гражданской ответственности, поскольку она возлагает на нарушителя дополнительное имущественное бремя. Поэтому в данном разъяснении «концы с концами не сходятся»: все же надо вносить изменения в п. 3 ст. 1250 ГК!

(Окончание следует)


[1] Патенты и лицензии. 2009. № 6. С. 27; Патентный поверенный. 2009. № 3. С. 42.
[2] См.: Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). М.: Экзамен, 2009; Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части четвертой (постатейный)/Отв. ред. Л.А.Трахтенгерц. М.: юридическая фирма «Контракт»: «Инфра-М», 2009.
[3] Лично я всегда считал, что если срок неиспользования начал течь с 27 декабря 2002 г. или позже, то применяется трехлетний срок. См.: Гаврилов Э.П. Досрочное прекращение охраны товарного знака: переходные положения//Патенты и лицензии. 2004. № 4. С. 19; Гаврилов Э.П. Досрочное прекращение охраны товарного знака: что необходимо учитывать?//Патентный поверенный. 2006. № 4. С. 16.
[4] См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть четвертая/Гаврилов Э.П. и др. М.: ТК Велби, Проспект, 2007. С. 91 – 93; Постатейный научно-практический комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации/Под ред. Ю.А.Дмитриева и А.А.Молчанова. В 2-х кн. Кн. 1. М.: ООО «Издательский дом «Буквовед», 2008. С. 203 – 205; Комментарий к части четвертой (постатейный)/Отв. ред. Л.А.Трахтенгерц. М.: юридическая фирма «Контракт»: Инфра-М, 2009. С. 108-110 и др.