Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 



Правовое регулирование оборота переработанных товаров, маркированных товарным знаком

В последнее время нормам об исчерпании прав на товарные знаки уделяется повышенное внимание, в первую очередь в связи с так называемым «серым» импортом. Это неудивительно, поскольку данный институт регулирует один из важнейших аспектов права на товарный знак – возможность последующего оборота товара, введенного в оборот правообладателем, без его согласия.

Одним из видов подобного оборота является оборот переработанных товаров, то есть товаров, которые после введения их в оборот правообладателем были изменены третьим лицом с сохранением первоначальной маркировки и после этого вновь введены в оборот. Принципиальная допустимость оборота таких товаров без согласия правообладателя, а также условия, при которых такой оборот допустим, и станут предметом нашего рассмотрения.

Однако прежде чем перейти к непосредственному анализу, хотелось бы кратко описать дело, которое на протяжении более двух лет рассматривалось судами Северо-Западного округа и в котором отразились проблемы, связанные с оборотом измененных маркированных товаров.

В 2006 г. ОАО «Императорский фарфоровый завод» («ИФЗ») обратилось с иском к региональной общественной организации инвалидов «Объединение художников «Этюд» о взыскании 5 млн. руб. компенсации и запрещении ответчику распространять фарфоровые изделия, маркированные товарным знаком истца и декорированные ответчиком без согласия «ИФЗ».

Судами были установлены следующие обстоятельства. «Этюд» приобретал первоначально у «ИФЗ», а затем у перепродавцов нерасписанные фарфоровые изделия, произведенные «ИФЗ» и маркированные его товарным знаком (товарный знак наносился на донышки изделий). Правомерность введения данных изделий в оборот «ИФЗ» не оспаривал. В дальнейшем «Этюд» расписывал эти изделия, сохраняя товарный знак «ИФЗ», наносил (также на донышки изделий) свое наименование и название рисунка и вводил изделия в оборот.

Суды разошлись в оценке правомерности этих действий. При первоначальном рассмотрении суды первой и апелляционной инстанций посчитали, что декорированное фарфоровое изделие является новой вещью. Соответственно на нее не распространяется действие положения об исчерпании прав, а использование на ней товарного знака «ИФЗ» подпадает под общие нормы его использования. Учитывая это, суды пришли к выводу, что «Этюд» нарушил права «ИФЗ»[1]. При этом суд апелляционной инстанции посчитал юридически безразличным использование «Этюдом» собственного наименования при маркировке товаров[2].

Данные решения были отменены кассационной инстанцией по двум основаниям:
   суды не проанализировали наличие угрозы смешения товаров, выпущенных в оборот «Этюдом» с товарами «ИФЗ», учитывая дополнительную маркировку, нанесенную «Этюдом»;
   суды не в полной мере оценили возможность исчерпания прав «ИФЗ» в связи с тем, что «ИФЗ» ввел товары в оборот и «извлек из этого коммерческую выгоду»[3].

При новом рассмотрении дела суды первой и апелляционной инстанций согласились с этой позицией. При этом суд первой инстанции дополнительно указал, что истец дал согласие на использование товарного знака еще до его регистрации[4]. Суд апелляционной инстанции, признав, что ответчик вводит в оборот новый товар, указал, что у потребителя не может возникнуть смешения относительно происхождения товара в связи с нанесенной ответчиком маркировкой[5]. Суд кассационной инстанции согласился с этими выводами[6].

Подводя итог, можно сделать следующий вывод о позиции судов:
   исчерпание прав распространяется и на переработанные товары, даже если с юридической точки зрения их можно охарактеризовать как новые вещи;
   при определенных условиях использование товарного знака на переработанном товаре не ведет к смешению и поэтому не может рассматриваться как нарушение прав владельца товарного знака[7].

В целом мы согласны со вторым выводом. Первый вывод, по нашему мнению, слишком широко толкует положения закона и справедлив только в определенных случаях, о которых речь пойдет далее.

Оборот переработанных товаров и исчерпание прав

Рассмотрим возможность применения к переработанным товарам общих норм об исчерпании прав, не касаясь того, может ли переработчик, предприняв дополнительные меры, избежать смешения своих товаров с товарами правообладателя.

Согласно ст. 1487 ГК РФ «не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые введены в гражданский оборот… непосредственно правообладателем или с его согласия». Таким образом, исходя из смысла закона, использование товарного знака правомерно, если он используется в отношении того же товара, который первоначально был введен в оборот правообладателем (оригинальный товар). Распространение исчерпания прав только на оригинальный товар, безусловно, не означает, что любое его изменение влечет невозможность последующего оборота без согласия правообладателя. В большинстве случаев незначительное изменение (например, царапина или приклеенный ценник) не приведут к изменению товара и не повлияют на возможность его дальнейшего оборота.

Как представляется, критерий разделения оригинального товара, к которому применяется исчерпание прав, и переработанного товара, к которому оно не применяется, следует искать в сохранении существенных признаков товара при его изменении. Иными словами, необходимо установить, создается ли при переработке новый товар. Учитывая область применения, при оценке существенности признаков товара необходимо исходить из субъективно-объективного критерия, то есть учитывать не только изменения, относящиеся к ключевым физическим характеристикам товара (потребляемость, износостойкость и т.п.), но и субъективные для потребителя товара признаки (например, безупречное качество для товаров премиум-класса).

Во многих государствах признается, что любая переработка маркированного товара влечет изменение его признаков и прекращение действия принципа исчерпания прав[8]. Вместе с тем в практике допускается дальнейший оборот таких товаров без согласия правообладателя, если на товарах прямо указано, что они переработаны без согласия правообладателя. Напротив, в других странах применимость принципа исчерпания прав исключена только в случае существенного изменения свойств товара, таких, как внешний вид и функциональность[9].

Последний подход представляется более оправданным. Действительно, на практике отдельные изменения товара несущественны ни для потребителя, ни для правообладателя. Исходя из этого, нецелесообразно требовать получения согласия правообладателя на последующий оборот товаров с такими незначительными изменениями. Однако, сделав такой вывод, необходимо отметить, что оценка существенности изменения будет определяться в каждом конкретном случае исходя из обстоятельств дела, и, как было указано выше, суды вправе применять не только объективный, но и субъективный критерий.

Рассмотрим применение этих критериев к нескольким практическим ситуациям:
   продажа товаров с истекшим сроком годности;
   продажа восстановленных товаров (например, повторно заполненных картриджей);
   продажа переработанных (декорированных) товаров.

Товары с истекшим сроком годности не оригинальны как с точки зрения субъективных, так и в большинстве случаев объективных критериев. Действительно, товар утрачивает свои основные свойства, возможность безопасного потребления и эксплуатации. Это происходит не всегда, либо в связи с выставлением производителем осторожных сроков годности, либо в связи со свойствами конкретного товара. Однако здесь в игру вступает субъективный критерий – ожидание потребителя, что качество и безопасность товара гарантированы производителем. Если такое ожидание не подтверждается, то товар нельзя рассматривать как оригинальный, и на него не распространяется действие принципа исчерпания прав.

Вторым случаем является восстановление товаров, то есть продажа товаров, которые ранее были введены в оборот правообладателем, полностью использованы и восстановлены третьим лицом. Например, переработчик берет использованный картридж для принтера, реализуемые тем же производителем чернила (в большей упаковке) и продает вновь наполненный чернилами картридж. В этом случае ответить на вопрос: является ли получившийся товар оригинальным, сложнее. Безусловно, если потребительские свойства восстановленного картриджа хуже, его нельзя назвать оригинальным. В иных случаях единственная разница заключается в том, что первоначально картридж полностью изготовлялся производителем и под его контролем, а восстановленный – с участием третьего лица.

В этом случае судебная практика многих стран принимает во внимание, может ли участие в производстве третьего лица, а не правообладателя, повлиять на качество товара (потенциально, а не фактически)[10]. Например, осуществляет ли правообладатель какие-то дополнительные меры, чтобы обеспечить высокое качество и безопасность товара, которые объективно могут оказать влияние на эти характеристики. Если такие меры осуществляются, суды признают, что произведенные без соблюдения таких мер товары нельзя рассматривать как оригинальные. В других странах восстановленный товар автоматически перестает быть оригинальным, и, соответственно, его последующий оборот признается нарушением прав на товарный знак[11].

Российское законодательство и судебная практика не дают однозначного ответа на вопрос о правомерности оборота восстановленных товаров. Мы полагаем, что такой оборот, скорее всего, будет правомерным, если восстановление не только не повлияло на существенные признаки товара, но и, исходя из объективных данных, не могло оказать такого влияния.

Наконец, в большинстве случаев декорирование (переработка) товара приводит к возникновению нового товара, на который не распространяется исчерпание прав как в отношении товара, первоначально введенного в оборот. Исключением из этого правила будет декорирование товара, внешний вид которого с точки зрения объективных и субъективных признаков не имеет значения (например, гвоздь). Однако, во-первых, рост значения дизайна в реализации товаров минимизирует ассортимент таких «нейтральных» товаров, а, во-вторых, трудно представить ситуацию, в которой некое третье лицо решит декорировать такой товар и при этом еще и сохранить на нем товарный знак правообладателя.

Исходя из сказанного, мы не можем согласиться с позицией, занимаемой российскими судами, когда исчерпание прав распространяется на новый товар – расписанные фарфоровые изделия. Внешний вид является, пожалуй, ключевой характеристикой подобных товаров. Поэтому его изменение без согласия правообладателя, как нам представляется, исключает применение положений об исчерпании прав к новому товару.

Оборот переработанных товаров и возможность смешения

Полагаем, что в определенных случаях нанесение товарного знака на товар не является его использованием для индивидуализации товара, а служит другим целям, например, информационным. Такое использование, на наш взгляд, не входит в объем исключительных прав владельца товарного знака, и, соответственно, допускается без его согласия при условии, что не создает угрозу смешения. Хотя данное положение напрямую не закреплено в российском законодательстве и пока не нашло однозначного отражения в судебной практике, оно вытекает из смысла общих положений о товарном знаке и его назначении.

Применительно к обороту переработанных товаров это означает, что оборот таких товаров допустим, если:
   первоначальный товарный знак перестал выполнять функцию индивидуализации соответствующего товара, то есть переработанный товар индивидуализирован другим знаком или указанием;
   отсутствует объективный риск введения потребителя в заблуждение относительно производителя переработанного товара и его связи с владельцем знака.

Безусловно, два этих признака тесно взаимосвязаны и в большинстве случаев должны анализироваться в совокупности. Более того, мы полагаем, что в данном случае будет оправдано применение трехэлементного анализа, выработанного для решения дел, связанных с использованием товарных знаков, сходных до степени смешения:
   различительная способность обозначения истца;
   сходство обозначений истца и ответчика;
   однородность товаров истца и ответчика[12], в котором второй критерий должен быть заменен на различительную способность обозначения ответчика.

Кроме того, при анализе стоит учитывать иные обстоятельства, которые могут привести к возникновению смешения или невозможности его возникновения.

Первым критерием является использование в отношении переработанного товара нового обозначения, которое будет его индивидуализировать. Действительно, если переработчик реализует товар под прежним обозначением, то такие действия будут использованием товарного знака и, следовательно, нарушением права на товарный знак первоначального производителя.

Второй критерий – отсутствие объективного риска введения потребителя в заблуждение относительно производителя переработанного товара. Действительно, даже если на товар будет нанесено еще одно обозначение, это не означает, что потребитель автоматически будет воспринимать соответствующий товар как произведенный третьим лицом, не имеющим отношения к первоначальному производителю. Например, если на измененных часах «Ролекс» написать «Часовая мастерская № 25», потребитель, скорее всего, продолжит воспринимать часы как произведенные компанией «Ролекс» или с ее участием. Здесь вступают в действие перечисленные выше дополнительные критерии (сравнительная сила обозначений, однородность товаров и другие признаки, использование прямого пояснения).

В некоторых странах закон прямо указывает, что сохранение товарного знака на переработанном товаре допускается, если на товар наносится предупреждение, что он переработан без участия правообладателя товарного знака. Поскольку аналогичная норма в российском законодательстве не закреплена, суд, скорее всего, должен исходить из совокупного анализа всех вышеперечисленных обстоятельств, и решение, опять же, будет зависеть от совокупности обстоятельств дела.

Например, если первоначальный товарный знак обладает незначительной различительной способностью и малоизвестен потребителю, то невелика вероятность, что потребитель посчитает, что переработанный товар, маркированный дополнительным товарным знаком переработчика, произведен первоначальным правообладателем. Эта вероятность еще меньше, если товарный знак (иное обозначение) переработчика обладает значительной различительной способностью и узнаваемостью. Равным образом, если переработка изменила вид товара (например, в коктейль включен безалкогольный напиток «виски и кока-кола»), то вероятность того, что потребитель посчитает, что переработанный товар изготовлен производителем безалкогольного напитка, уменьшается.

Безусловно, в большинстве случаев прямое указание на переработанном товаре, что он изготовлен третьим лицом без участия производителя, исключает возможность введения потребителя в заблуждение. Однако такое указание, как представляется, нельзя рассматривать как абсолютную панацею. При рассмотрении конкретного дела также должны учитываться известность товарного знака первоначального производителя, тип товара и связанные с ним привычки потребителя (например, в отношении определенных товаров потребитель может не обращать внимание на предупреждения, написанные мелким шрифтом), а также на размещение и содержание предупреждения.

Подводя итог, можно сказать, что подход судов к делу «ИФЗ» в целом соответствует изложенной выше позиции. При его формировании суды исходили из оценки конкретных обстоятельств дела и пришли к выводу об отсутствии риска введения потребителя в заблуждение.

Чтобы показать, что применение указанных выше критериев зависит от конкретных обстоятельств, приведем в пример решение датского суда по одному из дел. В нем суд, рассматривая практически полностью аналогичный спор об обороте расписанного фарфора, на который помимо товарного знака производителя было нанесено наименование декоратора, признал такой оборот незаконным. При этом суд отметил, что оборот был бы законным только в случаях:
   если бы товарный знак был удален или
   если на товаре было прямо указано, что декорирование осуществлено третьим лицом без согласия правообладателя[13].


[1] Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 1 ноября 2007 г. по делу № А56-48172/2006; Решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга от 7 июня 2007 г. по делу № А56-48172/2006.
[2] Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 1 ноября 2007 г. по делу № А56-48172/2006.
[3] Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 18 февраля 2008 по делу № А56-48172/2006.
[4] Решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга от 9 июля 2008 г. по делу № А56-48172/2006.
[5] Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 1 декабря 2008 г. по делу № А56-48172/2006.
[6] Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 10 марта 2009 г. по делу № А56-48172/2006.
[7] Ранее практически аналогичную позицию высказал Федеральный арбитражный суд Уральского округа в постановлении от 10 июля 2001 г. по делу № Ф09-1074/01-ГК. (В этом деле организация приобретала у часового завода маркированные его товарным знаком часы и расписывала их, после чего часы продавались. При этом в паспорте указывалось наименование переработчика как производителя и часового завода как изготовителя часового механизма, а часам присваивалось новое наименование).
[8] Например, Аргентина (Report of the Argentinian Group of AIPPI, Exhaustion of IPRs in cases of recycling and repair of goods, P. 3); Китай (Report of the Chinese Group of AIPPI, Exhaustion of IPRs in cases of recycling and repair of goods, P. 3).
[9] Например, Германия (Report of the German Group of AIPPI, Exhaustion of IPRs in cases of recycling and repair of goods, P. 8).
[10] Такой же подход закреплен в законодательстве Финляндии (Report of the Canadian Group of AIPPI, Exhaustion of IPRs in cases of recycling and repair of goods, P. 2 – 3), указание на такой же подход с доктринальной точки зрения содержится в докладе канадской группы AIPPI (Report of the Canadian Group of AIPPI, Exhaustion of IPRs in cases of recycling and repair of goods, P. 3 – 4).
[11] Например, Австрия (Report of the Austrian Group of AIPPI, Exhaustion of IPRs in cases of recycling and repair of goods, P. 3).
[12] Старженецкий В.В. Столкновение средств индивидуализации: подходы судебной практики: Сб. ст. Интеллектуальная собственность в России и ЕС: правовые проблемы/Под ред. М.М.Богуславского и А.Г.Светланова. М.: Волтерс Клювер, 2008.
[13] Report of the Danish Group of AIPPI, Exhaustion of IPRs in cases of recycling and repair of goods, P. 9.