Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 


Федерация Защиты Правообладателей

Судебная практика по делам о незаконном использовании товарного знака, инициированных таможней

Одной из основных функций таможенных органов в соответствии с п. 5 ст. 403 Таможенного кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) является обеспечение в пределах своей компетенции защиты прав интеллектуальной собственности. В общей массе дел об административных правонарушениях, возбуждаемых российскими таможенными органами, существенную часть составляют дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 14.10 КоАП РФ. После проведения административного расследования эти дела в соответствии со ст. 23.1 КоАП РФ передаются в суд. Во втором полугодии 2008 г. они составили 23 % всех дел, возбужденных таможнями Приволжского региона и рассмотренных судами.

В настоящее время наметилась устойчивая тенденция к росту числа дел данной категории, выигранных таможенными органами в суде. Во втором полугодии 2008 г. таможнями Приволжского региона выиграно около 90 % дел об административных правонарушениях, возбужденных по ст. 14.10 КоАП РФ. Все административные дела о незаконном использовании товарного знака, переданные пензенской таможней в арбитражные суды в 2008 г., рассмотрены в ее пользу.

Одним из проблемных моментов при рассмотрении арбитражными судами дел о незаконном использовании товарного знака является сравнение обозначения, используемого юридическим лицом или предпринимателем, с зарегистрированным товарным знаком либо другим средством индивидуализации. Речь идет о так называемом определении тождественности либо сходстве до степени смешения обозначения (на товаре, этикетке, упаковке товара и др.) с зарегистрированным товарным знаком, знаком обслуживания, наименованием места происхождения товара для однородных товаров.

Сходство до степени смешения двух объектов (обозначений, товарных знаков и т.п., при этом один из объектов – обозначение, заявленное в качестве товарного знака или зарегистрированное как товарный знак) – явление, при котором несмотря на отдельные различия обозначения воспринимаются потребителями как одинаковые или тождественные. Такое восприятие – результат того, что любое обозначение порождает в сознании потребителей определенные образы, ассоциации. Если эти образы или ассоциации одинаковы, то сходны и объекты. Разумеется, учитываются обычные, средние образы и впечатления; все полярные, крайние ассоциации отбрасываются. Понятию «сходство до степени смешения» противопоставляется понятие «несходство»[1].

Что касается однородности товаров, то здесь основным аргументом служит отнесение товара, обладающего признаками контрафактного, к соответствующей группе Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), в отношении которой зарегистрирован товарный знак либо другое средство индивидуализации. При этом соответствие класса МКТУ не единственное подтверждение однородности рассматриваемых товаров. Так, несмотря на то, что кондитерские изделия включены в 30 класс МКТУ, а мармелад – в 29, очевидна однородность данных товаров. Таким образом, классификация товаров и услуг в соответствии со ст. 2 Ниццкого соглашения о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков не имеет решающего влияния на оценку однородности товаров и услуг[2].

Об этом свидетельствуют и высказывания юристов-практиков в области защиты товарных знаков и других средств индивидуализации. Подход к определению однородности товаров и услуг без учета классов МКТУ в качестве решающего фактора давно прослеживался не только в арбитражной, но и в экспертной практике ФГУ ФИПС.

Другим исключением из данного правила является тождественность либо сходство до степени смешения с товарным знаком, признанным в Российской Федерации общеизвестным. Согласно п. 3 ст. 1508 ГК РФ «правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя».

В практике пензенской таможни был случай, когда при перемещении через таможенную границу Российской Федерации был выявлен товар, обладающий признаками контрафактного, с обозначением, тождественным общеизвестному товарному знаку. Несмотря на очевидную неоднородность выявленного товара (30 класс МКТУ – «кондитерские изделия») и товара, в отношении которого зарегистрирован общеизвестный в Российской Федерации товарный знак (25 класс МКТУ – «спортивная обувь и одежда»), правообладатель потребовал привлечь нарушителя к административной ответственности за незаконное использование товарного знака, и таможня возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.10 КоАП РФ. Арбитражный суд Пензенской области принял решение о привлечении нарушителя к административной ответственности в виде штрафа с конфискацией предметов с незаконным воспроизведением товарного знака. Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд г. Самары подтвердил законность и обоснованность решения суда первой инстанции.

Согласно п. 13 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности»[3] «вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Экспертиза в силу части 1 статьи 82 АПК РФ назначается лишь в случае, когда для сравнения обозначений требуются специальные знания». Аналогичные основания для назначения экспертизы прописаны также в п. 1 ст. 378 ТК РФ. По существу это общий принцип проведения экспертизы как процедуры вообще.

При этом позволим себе не согласиться с авторами, по мнению которых вопросы о том, какие товары являются однородными по отношению к товарам, указанным в заявке и в свидетельстве на товарный знак, и какие обозначения сходны до степени смешения с другими заявленными обозначениями и товарными знаками, следует считать вопросами права. Их решение не надо передавать в руки экспертов, а следует постепенно нарабатывать общие правила их решения. И практика Президиума ВАС РФ имеет здесь чрезвычайно большое значение[4].

На наш взгляд, эта практика представляется спорной, так как и в случае сравнения обозначения, содержащегося в заявке, с товарным знаком, и в случае сравнения применяемого в гражданском обороте обозначения (с признаками контрафактности), и для определения однородности товаров, и в других случаях необходимо опираться на мнение экспертов, основываясь при этом на правовых нормах.

В рамках административного расследования, проводимого таможней, при необходимости сравнения обозначений экспертом преимущественно выступает ФГУ ФИПС. В соответствии с Методическими рекомендациями по квалификации и расследованию административных правонарушений, предусмотренных ст. 7.12 и 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, доведенных до таможенных органов письмом ФТС России от 16 июля 2008 г. № 18-12/28610 проведение идентификационной экспертизы (определение признаков контрафактности товаров) либо комплексной экспертизы (идентификационная и товароведческая) может быть поручено экспертам Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления, экспертно-криминалистических служб – региональных филиалов ЦЭКТУ по объектам интеллектуальной собственности. Экспертными организациями могут также выступать территориальные торгово-промышленные палаты либо иные организации, имеющие соответствующие документы, подтверждающие полномочия эксперта на проведение экспертизы контрафактности товаров.

В случаях, когда сравниваются два словесных либо других обозначения, вопрос о сходстве может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя. В то же время одной из причин отказа арбитражных судов в удовлетворении заявлений таможенных органов о привлечении к ответственности, предусмотренной ст. 14.10 КоАП РФ, является отсутствие в материалах дела экспертизы, подтверждающей сходство обозначений до степени смешения.

Так, в декабре 2008 г. Арбитражный суд Ульяновской области рассмотрел заявление ульяновской таможни о привлечении ЗАО «Г» к административной ответственности по ст. 14.10 КоАП РФ за незаконное использование товарного знака компании «Д». Исследовав материалы дела и оценив представленные доказательства, суд пришел к выводу, что заявленное таможней требование удовлетворению не подлежит по следующим основаниям. Из материалов дела об административном правонарушении, представленных суду, следовало, что на внутренней стороне этикетки вывозимого товара есть изображение, которое, по утверждению таможенного органа, сходно до степени смешения с товарным знаком, правообладатель которого – компания «Д». При этом в качестве доказательства этого сходства таможня ссылалась на письмо ФГУ ФИПС, в соответствии с которым исследуемое изображение может быть признано сходным с товарным знаком компании «Д».

Согласно ст. 26.2 КоАП РФ одним из доказательств по делу об административном правонарушении является заключение эксперта. Однако таможенный орган, проводя административное расследование в порядке, установленном ст. 28.7 КоАП РФ, не предпринял меры для получения надлежащих доказательств совершения ЗАО «Г» административного правонарушения, в частности, не назначил экспертизу с целью установить сходство до степени смешения, полагая, что достаточно заключения ФГУ ФИПС. В связи с этим суд сделал вывод, что событие вменяемого административного правонарушения и состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.10 КоАП РФ, не доказаны, и оснований для привлечения ЗАО «Г» к административной ответственности нет.

Важным моментом в судебной практике по делам о правонарушениях, возбужденных таможенными органами по ст. 14.10 КоАП РФ, является привлечение судом правообладателя к участию в деле в качестве третьего лица. В большинстве случаев он не присутствует на судебном заседании из-за отдаленности местонахождения, но представляет письменный отзыв по делу и ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие.

В общем объеме дел о незаконном использовании товарного знака, возбужденных пензенской таможней и рассмотренных Арбитражным судом Пензенской области в 2008 г., дела с привлечением правообладателя в качестве третьего лица, не предъявляющего самостоятельных требований, составили более 62%. Практика 2007 г. показала, что только в 20% случаев арбитражные суды привлекали правообладателей к рассмотрению административных дел за незаконное использование товарного знака или другого средства индивидуализации. Эта динамика свидетельствует о более взвешенном и основательном подходе судей к таким делам, что, безусловно, способствует всестороннему и объективному их рассмотрению.

Определение вины в составах административных правонарушений, предусмотренных ст. 14.10 КоАП РФ, также интересно при подтверждении состава административного правонарушения. Согласно п. 16.1 постановления Пленума ВАС РФ от 2 июня 2004 г. № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» при рассмотрении дел об административных правонарушениях арбитражным судам следует учитывать, что понятие вины юридических лиц раскрывается в части 2 ст. 2.1 КоАП РФ. При этом в отличие от физических лиц в отношении юридических лиц ст. 2.2 КоАП РФ формы вины не выделяет.

Следовательно, и в случаях, когда в соответствующих статьях особенной части КоАП РФ возможность привлечения к административной ответственности за административное правонарушение ставится в зависимость от формы вины, в отношении юридических лиц требуется лишь установить, что у соответствующего лица была возможность соблюсти правила и нормы, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но им не были приняты все зависящие от него возможные меры по их соблюдению (часть 2 ст. 2.1 КоАП РФ). Обстоятельства, указанные в части 1 или 2 ст. 2.2 КоАП РФ, применительно к юридическим лицам установлению не подлежат.

Аналогичные положения содержатся и в п. 15 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности»[3]. При этом в ряде решений арбитражных судов есть ссылка на наличие вины правонарушителя (юридического лица) по неосторожности. Суд обоснованно утверждает, что ответственность не наступает в случае отсутствия вины, и признает, что данное условие применимо, если лицо, совершившее правонарушение, докажет, что приняло все возможные меры, чтобы не допустить совершения правонарушения, и действовало с необходимой степенью осторожности и предусмотрительности. Суд утверждает, что юридическое лицо не представило доказательств того, что им были приняты исчерпывающие меры, чтобы убедиться, что используемое на контрафактном товаре обозначение не является зарегистрированным товарным знаком и его использование не нарушит законных прав других лиц. Соответствующая информация не является конфиденциальной. Согласно ст. 1506 ГК РФ информация о товарных знаках, знаках обслуживания открыта и общедоступна.

При этом не совсем понятна позиция некоторых авторов, считающих, что аргумент об общедоступности сведений о товарном знаке может быть принят во внимание только при выявлении незаконного использования общеизвестного товарного знака. В случае незаконного использования других товарных знаков необходимо доказывать, что правонарушитель знал о принадлежности знака другому лицу и, соответственно, о противоправном характере своего действия (бездействия), предвидел его вредные последствия и желал наступления таких последствий или сознательно их допускал либо относился к ним безразлично. При этом ссылка на опубликование в официальном бюллетене Роспатента сведений о зарегистрированном товарном знаке, на наш взгляд, не будет достаточным доказательством того, что правонарушитель знал о принадлежности товарного знака другому лицу, поскольку бюллетень нешироко распространен и необщедоступен для субъектов предпринимательской деятельности. Для подтверждения этого обстоятельства необходимы более весомые доказательства, представление которых потребовалось прокуратуре республики по отдельным арбитражным делам[5].

На наш взгляд, открытость и доступность сведений о государственной регистрации товарного знака не вызывает никаких сомнений. Даже несмотря на то, что ряд информационных услуг в этой сфере Роспатент предоставляет на договорной основе, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие предпринимательскую деятельность, обязаны проверить используемые ими обозначения на тождественность или сходство с товарными знаками и другими средствами индивидуализации. При этом, согласно позиции ВАС РФ, для признания сходства товарных знаков достаточно самой угрозы их смешения, а не реального смешения товарных знаков[6].

При наличии вышеперечисленных обстоятельств суды чаще всего признают доказанной субъективную сторону правонарушения. При этом нередко суд делает ссылку на ст. 127 ТК РФ, согласно которой при декларировании товаров и совершении иных таможенных операций, необходимых для выпуска товаров, декларант вправе осматривать и измерять подлежащие декларированию им товары, в том числе до подачи таможенной декларации, с разрешения таможенного органа брать пробы и образцы подлежащих декларированию товаров, ввезенных на таможенную территорию Российской Федерации. Таким образом, при перемещении через таможенную границу на территорию Российской Федерации иностранного товара участник внешнеэкономической деятельности имеет возможность осмотреть ввозимый товар, получить информацию об охраняемых на территории Российской Федерации объектах интеллектуальной собственности, установить легальность ввода в гражданский оборот закупаемой продукции, то есть не нарушать требования действующего российского законодательства.

В случае, если участник внешнеэкономической деятельности не предпринял все зависящие от него меры по соблюдению данной обязанности, суд обоснованно делает вывод о его виновности. При этом возникает вопрос о том, что в правовом отношении не урегулирована ситуация, при которой участник внешнеэкономической деятельности в соответствии со ст. 127 ТК РФ до подачи таможенной декларации осмотрит товар, полученный от зарубежного поставщика, и обнаружит явные признаки его контрафактности. В этом случае спорными являются дальнейшие действия участника внешнеэкономической деятельности. Будет ли это реэкспорт (таможенный режим, при котором товары, ранее ввезенные на территорию Российской Федерации, вывозятся с этой территории без уплаты или с возвратом уплаченных сумм таможенных платежей и без применения к товарам запретов и ограничений экономического характера), либо отказ в пользу государства (таможенный режим, при котором товары безвозмездно передаются в федеральную собственность без уплаты таможенных платежей, а также без применения к ним запретов и ограничений экономического характера), либо другая процедура, неизвестно. Таким образом, здесь существует пробел в нормативной базе, для регулирования которого законопослушному участнику внешнеторговых отношений следует предоставить возможности соблюсти действующее законодательство, в том числе и в сфере защиты прав интеллектуальной собственности.

В судебной практике по делам о незаконном использовании товарного знака или другого средства индивидуализации возникают вопросы, связанные с определением предмета административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.10 КоАП РФ. Так, татарстанская таможня обратилась в Арбитражный суд Республики Татарстан с заявлением о привлечении общества «Н» к административной ответственности, предусмотренной данной статьей.

Решением суда первой инстанции заявленное требование удовлетворено и назначено наказание в виде штрафа с конфискацией предметов административного правонарушения, изъятых по протоколу изъятия, – упаковки к автозапчастям, содержащим незаконное воспроизведение товарного знака «К». Автозапчасти суд обязал вернуть обществу при условии отсутствия маркировки, содержащей незаконное воспроизведение товарного знака «К». Федеральный арбитражный суд Поволжского округа данное решение отменил в части, касающейся возврата обществу «Н» автозапчастей. В отмененной части дело было направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, в остальной части решение суда осталось без изменения.

При новом рассмотрении дела Арбитражный суд Республики Татарстан принял решение о конфискации у общества «Н» предметов административного правонарушения, – автозапчастей. Не согласившись с принятым решением суда, общество «Н» обратилось с апелляционной жалобой, в которой просило отменить решение суда первой инстанции полностью и принять по делу новый судебный акт.

Рассмотрев представленные материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы в совокупности с исследованными доказательствами по делу, арбитражный апелляционный суд не нашел оснований для удовлетворения жалобы. По мнению суда апелляционной инстанции, суд первой инстанции принял во внимание, что общество «Н» заключило внешнеэкономическую сделку, предметом которой являлись автозапчасти. К таможенному оформлению была подана грузовая таможенная декларация на автозапчасти в картонных упаковках с обозначением «К». Суд первой инстанции правомерно сделал вывод о неотделимости упаковки от товара, поскольку общество «Н» ввозило на территорию Российской Федерации автозапчасти, размещенные в упаковках с обозначением «К», которые при ввозе не отделялись друг от друга.

В ряде случаев, проверяя правомерность действий таможни при возбуждении дела об административном правонарушении и составлении протокола об административном правонарушении, суды приходят к выводу, что у таможни отсутствовали предписанные КоАП РФ основания. В ст. 28.1 КоАП РФ закреплены поводы к возбуждению дела об административном правонарушении. В главе 38 ТК РФ установлены порядок и основания применения таможенными органами мер в отношении товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности. Согласно п. 1 ст. 393 ТК РФ таможенные органы в порядке, предусмотренном главой 38 ТК РФ, принимают меры по приостановлению выпуска товаров на основании заявления обладателя исключительных прав на объекты авторского права и смежных прав, товарные знаки, знаки обслуживания и обладателя права пользования наименованием места происхождения товара. Предусмотренные ТК РФ меры принимаются во внимание при перемещении товаров через таможенную границу или совершении иных действий с товарами, находящимися под таможенным контролем.

Таким образом, должностные лица таможенных органов обладают полномочиями по составлению протоколов об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.10 КоАП РФ, лишь при одновременном соблюдении следующих условий:
   перемещение товаров с незаконным использованием чужого товарного знака (или другого средства индивидуализации) или сходных с ним обозначений для однородных товаров через таможенную границу Российской Федерации либо в случае нахождения их под таможенным контролем;
   наличие заявления правообладателя исключительных прав на объект интеллектуальной собственности.

В настоящее время в Государственной Думе рассматривается законопроект «О внесении изменений в Таможенный кодекс Российской Федерации», в соответствии с которым планируется расширить полномочия таможенных органов. Речь идет о так называемой процедуре эксофиции (ex officio), согласно которой таможенные органы будут правомочны приостанавливать выпуск товаров с признаками контрафактности и возбуждать дела о незаконном использовании товарного знака или другого средства индивидуализации в отношении участника внешнеэкономической деятельности без заявления правообладателя исключительных прав на объект интеллектуальной собственности.

Внесение этих изменений в ТК РФ, на наш взгляд, позволит таможенным органам более эффективно защищать права интеллектуальной собственности.


[1] Гаврилов Э.П. Обозначения, не охраняемые как товарные знаки: комментарий к статье 1483 ГК РФ//Патенты и лицензии. 2008. № 1. С. 3.
[2] Постановление Президиума ВАС РФ от 14 марта 2006 г. № 13421/05 по делу № А41-К1-5684/2004.
[3] Патентный поверенный. 2008. № 2.
[4] Гаврилов Э.П. Из практики Президиума ВАС РФ по вопросам охраны товарных знаков //Хозяйство и право. 2007. № 4.
[5] Зольников А. Незаконное использование товарного знака//Законность. 2007. № 1.
[6] Постановление Президиума ВАС РФ от 18 июля 2006 г. № 3691/06.