Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 



Нарушение единства изобретения по новым правилам ЕАПВ и четвертой части ГК РФ

Джермакян Валерий Юрьевич

Предложенное в Правилах толкование отсутствия единства изобретения в отношении группы изобретений, включающей объект – композиция, представляется если не явно ошибочным, то весьма спорным. В абзацах 9 – 11 п. 5.4 Правил, определяющих проверку правомерности представления дополнительных материалов и возможности их использования при экспертизе, указано следующее:

«Предлагаемые заявителем изменения формулы изобретения, приводящие к нарушению требования единства изобретения или к нарушениям правил составления формулы изобретения, не учитываются.

В частности, если при экспертизе группы изобретений, включающей химическое соединение и несколько изобретений, характеризующих различные случаи применения этого соединения, будет установлено несоответствие химического соединения требованиям новизны или изобретательского уровня, то изменение формулы изобретения путем исключения из нее пунктов, относящихся к химическому соединению, с сохранением пунктов, содержащих характеристики изобретений, относящихся только к применениям этого химического соединения, не допускается в связи с несоответствием оставшихся в формуле изобретений требованию единства.

Аналогично, если заявлена группа изобретений, включающая композицию, способ ее получения и применение и в ходе экспертизы будет установлено несоответствие композиции требованиям новизны или изобретательского уровня, то по тем же причинам не допускается изменение формулы изобретения таким образом, чтобы в измененной ее редакции остались только пункты, относящиеся к способу получения композиции и ее применению»*.

* Полужирный шрифт в тексте сохранен в соответствии с Правилами, размещенными на сайте ЕАПВ.

Действительно, в случае исключения из формулы на группу изобретений пунктов, относящихся к химическому соединению и нескольким его применениям, создается ситуация, когда оставшаяся группа изобретений уже не может рассматриваться как соответствующая условию единства изобретения.

Данный вывод базируется на том, что из первоначальной формулы изобретения исключается тот объект – химическое соединение, который, образно говоря, «цементировал» условие соблюдения единства между всеми другими изобретениями на применение. Изложенное иллюстрируется следующим условным примером.

Заявлена группа изобретений с формулой из четырех пунктов:
1. Химическое соединение Х.
2. Применение химического соединения Х по назначению А.
3. Применение химического соединения Х по назначению Б.
4. Применение химического соединения Х по назначению В.

В процессе экспертизы установлено, что изобретение по п. 1, а именно: химическое соединение Х не имеет новизны. Согласно Правилам заявитель в этом случае не может преобразовать в рамках рассматриваемой заявки формулу изобретения на группу из трех пунктов:
1. Применение химического соединения Х по назначению А.
2. Применение химического соединения Х по назначению Б.
3. Применение химического соединения Х по назначению В.

В данном случае группа изобретений из новых трех пунктов не соответствует единству изобретения, даже несмотря на то, что каждое изобретение на применение может соответствовать условиям патентоспособности. Эта же группа из трех изобретений на применение была бы признана не соответствующей единству изобретения и при изначальной подаче заявки с такой формулой.

Поэтому нет возражений в отношении указания в новых Правилах на то, что исключение из формулы изобретения пунктов, относящихся к химическому соединению, с сохранением пунктов, содержащих характеристики изобретений, относящихся только к применениям этого химического соединения, не допускается как нарушающее единство изобретения. При этом исходим из предположения, что все применения по разным пунктам формулы изобретения не связаны между собой, в частности, общим родовым применением.

Здесь следует обратить внимание на невозможность сохранения в формуле пунктов на несколько применений. Один объект на применение может и должен рассматриваться в поданной заявке в случае отклонения пункта на химическое соединение, а остальные придется оформлять выделенной заявкой. Достаточно типичная ситуация.

Собственно такая позиция соответствует требованиям правила 13.2 Руководства по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы (далее – Руководство РСТ), п. 10.03 которого содержит следующее толкование отсутствия единства изобретения:

«Отсутствие единства изобретения может быть очевидным «a priori», то есть до рассмотрения пунктов формулы относительно уровня техники, или может быть выявлено «a posteriori», то есть после сравнения с уровнем техники. Например, можно сказать a priori, что между независимыми пунктами на А+Х, А+У, Х+У отсутствует единство, поскольку нет объекта, общего для всех пунктов формулы. В случае независимых пунктов на А+Х и А+У единство изобретения присутствует a priori, поскольку А является общим для обоих пунктов формулы. Однако если будет выявлено, что А известен, отсутствие единства изобретения устанавливается a posteriori, поскольку А (будь это отдельный признак или группа признаков) не является техническим признаком, который определяет вклад в уровень техники».

В том же Руководстве РСТ представлен в п. 10.21 пример 1:

«Пункт 1: Способ получения химического вещества Х. Пункт 2: Вещество Х. Пункт 3: Применение (способ применения) вещества Х в качестве инсектицида.

Единство изобретения существует между пунктами 1, 2 и 3. Особым техническим признаком, общим для всех пунктов формулы, является вещество Х. Однако если вещество Х известно из предшествующего уровня техники, единство будет отсутствовать, поскольку не будет особенного технического признака, общего для всех пунктов формулы».

Обратим внимание, что в качестве особого технического признака, «цементирующего» единство в группе изобретений, рассмотрено именно само вещество Х. Как только особый признак – вещество Х исключается из независимого пункта формулы в связи с известностью из уровня техники, группа изобретений на способ получения и применение вещества Х распадается как не отвечающая условию единства изобретения.

Совершенствуя свои Правила, Евразийское патентное ведомство распространило вышеприведенный пример из Руководства РСТ как на вещество – химическое соединение, так и на вещество – композиция. Но можно ли считать, что и вторая ситуация из Правил в отношении композиций должна рассматриваться по аналогии с первой в отношении химических соединений как подтверждение явного нарушения единства изобретения? Иными словами, всегда ли после «убиения» экспертизой любой композиции оставшиеся «сиротами» способ получения композиции и ее применение уже не будут отвечать условию единства изобретения?

По логике, основанной на аналогии с первой ситуацией и изложенной в Правилах, иного и не может быть, так как цементирующий группу заявленных изобретений объект – химическая композиция исключается из формулы, и оставшаяся группа изобретений должна, по мнению разработчиков Правил, рассыпаться на самостоятельные изобретения, как карточный домик.

Тем не менее полагаю, что такой вывод будет некорректен. Согласно правилу 4 Патентной инструкции* к Евразийской патентной конвенции (далее – Инструкция) евразийская заявка должна относиться к одному изобретению или группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел.

* Утверждена Административным советом Евразийской патентной организации на втором (первом очередном) заседании 1 декабря 1995 г. (с изменениями и дополнениями, утвержденными на заседаниях Административного совета ЕАПО 25 – 26 ноября 1997 г., 15 – 19 октября 2001 г., 17 – 21 ноября 2003 г., 14 – 18 ноября 2005 г., 13 – 15 ноября 2007 г.).

Если в одной и той же евразийской заявке заявляется группа изобретений, требование единства изобретения считается выполненным только в том случае, когда имеется техническая взаимосвязь между этими изобретениями, выражаемая одним или несколькими одинаковыми или соответствующими особыми техническими признаками, то есть такими, которые определяют вклад, вносимый в уровень техники каждым из заявленных изобретений.

Из Инструкции не следует, что технические признаки, определяющие вклад в уровень техники, должны сами обязательно входить в патентоспособное изобретение по независимому пункту формулы. Технические признаки могут вносить вклад в уровень техники, но сами при этом в явном виде могут не присутствовать в независимом пункте формулы. Вклад в уровень техники будет представлять собой определенные сведения, знания и т.п., и не обязательно, чтобы такой «вклад» был запатентован как таковой.

Техническая взаимосвязь между изобретениями может быть непосредственной и опосредованной, а одинаковые технические признаки могут представлять собой как отдельные признаки композиции – компоненты или свойства, так и конечную композицию из этих компонентов, которая в одном случае является результатом осуществления запатентованного способа, а в другом служит продуктом, используемым по определенному, но не единственному назначению.

Уже этого достаточно, чтобы не принять безапелляционно изложенное в Правилах следующее новшество относительно толкования единства изобретения: «Если заявлена группа изобретений, включающая композицию, способ ее получения и применение и в ходе экспертизы будет установлено несоответствие композиции требованиям новизны или изобретательского уровня, то по тем же причинам не допускается изменение формулы изобретения таким образом, чтобы в измененной ее редакции остались только пункты, относящиеся к способу получения композиции и ее применению».

Как представляется, ошибочность предложенного подхода оценки единства изобретения указанной группы изобретений наглядно просматривается в ситуации с косвенной охраной, предусмотренной п. (3) правила 16 Инструкции: «Действие евразийского патента, выданного на способ получения продукта, распространяется и на продукт, непосредственно полученный этим способом. При этом новый продукт, при отсутствии доказательств противного, считается полученным запатентованным способом».

Изложенный выше принцип охраны продукта через способ его получения не может не учитываться при оценке соответствия условию единства изобретения заявленной или формируемой по результатам экспертизы группы изобретений. Если способ действительно приводит к получению новой композиции, то именно она будет тем вкладом, который вносится в уровень техники, хотя на композицию не испрашивается прямая патентная охрана*. На такую композицию распространяется косвенная правовая охрана, и было бы весьма странным не учитывать данный факт, когда во главу угла при толковании соблюдения единства изобретения ставится оценка вклада в уровень техники, создаваемого особыми техническими признаками.

* Заявителю принадлежит право выбирать ту или иную форму охраны созданных им новшеств, и не всегда он стремится получить прямую охрану каждого нового продукта.

Как известно, для характеристики композиций неустановленного состава могут использоваться их физико-химические, физические и иные характеристики, а также признаки способа получения. Непосредственное патентование композиций указанного вида не всегда имеет практический смысл в связи с невозможностью контроля состава. Поэтому очень часто патентная охрана испрашивается на группу изобретений, не включающую композицию неустановленного состава, но включающую способ получения такой композиции и ее применение.

В чем, например, можно усмотреть нарушение единства изобретения на изначально заявленную группу изобретений с формулой следующего вида:
   1. Способ получения биологически активной жировой композиции, включающий смешивание жидкого компонента А, имеющего комнатную температуру, с предварительно охлажденными до вязкого состояния компонентами Б и С до образования гомогенизированной массы.
   2. Применение биологически активной жировой композиции, полученной способом по п. 1, в качестве пломбирующего материала для заделки трещин коры хвойных деревьев.

При этом в описании изобретения показан выявленный заявителем ранее неизвестный результат химико-физического взаимодействия запатентованной композиции со смоляными выделениями в трещинах коры хвойных деревьев.

Эта же группа изобретений может быть изложена без указания даже «мнимой» подчиненности в пункте на применение:
   1. Способ получения биологически активной жировой композиции, включающий смешивание жидкого компонента А, имеющего комнатную температуру, с предварительно охлажденными до вязкого состояния компонентами Б и С до образования гомогенизированной массы.
   2. Применение биологически активной жировой композиции, полученной способом, включающим смешивание жидкого компонента А, имеющего комнатную температуру, с предварительно охлажденными до вязкого состояния компонентами Б и С до образования гомогенизированной массы, в качестве пломбирующего материала для заделки трещин коры хвойных деревьев.

Вряд ли возникнет мысль о том, что изначально заявленная группа изобретений из двух приведенных объектов не отвечает условию единства изобретения.

Теперь смоделируем эту же ситуацию, но под Правила, запрещающие изменение формулы на оставшуюся группу, первоначально заявленную как композиция, способ ее получения и применение. Заявлена группа изобретений, формула которой включает три пункта:
   1. Биологически активная жировая композиция, включающая компоненты А, Б и С.
   2. Способ получения биологически активной жировой композиции.
   3. Применение биологически активной жировой композиции, полученной способом (приводятся признаки из пункта на способ) в качестве пломбирующего материала для заделки трещин коры хвойных деревьев.

По результатам экспертизы установлено, что в том виде как композиция охарактеризована в п. 1 формулы, она не имеет новизны, при этом патентоспособность способа и применения композиции по указанному назначению не отрицается. Подчеркнем, что новизна композиции оценивалась по тем признакам, которые были указаны в независимом пункте формулы: например, только качественный состав компонентов.

Почему же по новой редакции Правил заявителю запрещено уточнить формулу изобретения и изложить ее в двух оставшихся пунктах, как:
   1. Способ получения биологически активной жировой композиции.
   2. Применение биологически активной жировой композиции в качестве пломбирующего материала для заделки трещин коры хвойных деревьев.

Между заявленными способом и применением не исчезла техническая взаимосвязь, обусловливающая единство изобретения, только лишь потому, что из формулы исключен объект – композиция.

Биологически активная жировая композиция, которая получена непосредственно запатентованным способом, приобрела такие свойства, которые ранее не были известны, и заявитель не обязан выявлять, а тем более доказывать причинно-следственную связь между свойствами полученной композиции и особенностями способа. Достаточно подтверждения реализации предписанного назначения и доказательств неочевидности полученного технического результата.

Можно привести пример – патент РФ № 2137866, в котором запатентованы способ получения содержащих соли висмута композиций и их применение в качестве каталитических компонентов в катодно осаждаемых лаках для электролакирования погружением. В описании отмечено, что изобретение относится к способу получения содержащих соли висмута композиций, согласно которому оксид висмута специфическим образом вводят во взаимодействие с молочной кислотой, и затем полученную смесь висмутиллактата и лактата висмута диспергируют в лаковом связующем, а также к применению этих композиций в качестве каталитических компонентов в катодно осаждаемых лаках для электролакирования погружением.

На чем базируется в евразийских Правилах вывод о том, что между оставшимися изобретениями на способ получения и применение композиции обязательно рушится взаимосвязь, определяющая соблюдение единого изобретательского замысла, непонятно.

В любом случае безапелляционность при толковании единства изобретения неуместна, и лучше соблюдать те правила, которые уже приняты в Руководстве РСТ (п. 10.04, последние строки): «Не может быть дано жестких правил для определения действий, которые должны быть выполнены экспертом между этими двумя крайностями, каждый случай рассматривается индивидуально, при возникновении сомнения вопрос решается в пользу заявителя».

А теперь посмотрим на процедуры установления нарушения требования единства изобретения, прописанные в ст. 1384 четвертой части ГК РФ. В соответствии с п. 5 данной статьи:

«Если заявка на изобретение подана с нарушением требования единства изобретения (пункт 1 статьи 1375), федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности предлагает заявителю в течение двух месяцев со дня получения им соответствующего уведомления сообщить, какое из заявленных изобретений должно рассматриваться, и при необходимости внести изменения в документы заявки. Другие заявленные в этой заявке изобретения могут быть оформлены выделенными заявками. Если заявитель в установленный срок не сообщит, какое из заявленных изобретений необходимо рассматривать, и не представит в случае необходимости соответствующие документы, рассматривается изобретение, указанное в формуле изобретения первым».

Обратим внимание на то, что теперь указанное правило, заимствованное из п. 5 ст. 21 Патентного закона РФ, может быть осуществлено только при проведении формальной экспертизы заявки на изобретение, о чем свидетельствует непосредственная подчиненность п. 5 статье 1384 «Формальная экспертиза заявки на изобретение».

По ранее действовавшему Патентному закону РФ (п. 5 ст. 21) проверка единства изобретения не ограничивалась только этапом формальной экспертизы, и «положения п. 5 о проведении проверки соблюдения требования единства изобретения применяются как при формальной экспертизе заявки, так и при экспертизе заявки по существу»[1].

По существу ст. 1384 четвертой части ГК РФ, как относящаяся только к формальной экспертизе, исключила у Роспатента возможность устанавливать нарушение единства изобретения на стадии экспертизы по существу. По сути это означает: если заявка прошла формальную экспертизу, оценку патентоспособности, Роспатент обязан проводить экспертизу в отношении всей заявленной группы изобретений, независимо от установленного в последующем нарушения единства изобретения, тем более, что соответствующие пошлины за подачу и экспертизу за все изобретения заявленной группы уплачены.

Установление нарушения единства изобретения – весьма сложный и многоэтапный процесс, осуществляемый в основном при проведении экспертизы по существу. Такие ляпы в законодательстве административными регламентами не исправить, потому как они не могут ввести или изменить процедуру, однозначно установленную нормой Кодекса.

Так что экспертизу и заявителей теперь ждут не самые приятные времена при рассмотрении заявок на группу изобретений как в ЕАПВ, так и в Роспатенте.


[1] Корчагин А.Д. и др. Постатейный комментарий к Патентному закону Российской Федерации с учетом дополнений и изменений, внесенных Федеральным законом от 7 февраля 2003 г. № 22-ФЗ. М.: ФИПС, 2004. С. 159 – 160.