Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 



Лицензионный договор, основанный на недействительном патенте

В соответствии с п. 4 ст. 1398 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанный недействительным полностью или частично, аннулируется со дня подачи заявки на патент. Лицензионные же договоры, заключенные на основе патента, признанного впоследствии недействительным, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту вынесения решения о недействительности патента.

Сфера имущественных прав не ограничивается только правом собственности и иными вещными правами. В.А. Дозорцев указывает, что исключительными правами могут быть только права имущественные. Очевидно, что механически распространять на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации вещно-правовые способы защиты гражданских прав невозможно в первую очередь ввиду различного правового режима объектов гражданских прав[1].

В соответствии со ст. 1354 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец является единственным доказательством наличия исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Признание патента недействительным влечет прекращение (аннулирование) соответствующих интеллектуальных прав, основанных на патенте. Причем в силу прямого указания закона такое прекращение осуществляется со дня подачи заявки на патент. Таким образом, снимается неопределенность по поводу момента прекращения действия патента, отмеченная в юридической литературе при анализе положений Патентного закона РФ[2]. По мнению А.П.Сергеева[3], названная неопределенность отсутствует. И даже при отсутствии прямых указаний в Патентном законе РФ при признании патента недействительным он утрачивает силу с момента подачи заявки в патентное ведомство, то есть считается недействующим с самого начала.

Между тем, решив вопрос о моменте прекращения действия патента и аннулирования соответственно удостоверяемых им исключительных прав, сохраняя в действии лицензионные договоры, заключенные на основе недействительного патента, в той мере, в какой они были исполнены к моменту вынесения решения о недействительности патента, законодатель поставил новые вопросы, требующие объяснения.

Признание патента недействительным – юридический факт, с которым закон связывает прекращение прав и обязанностей по лицензионному договору, заключенному на его основе. Является ли такого рода лицензионный договор действительной сделкой? Происходит ли автоматическое прекращение действия договора, как, например, прекращается доверенность в случае смерти гражданина, выдавшего доверенность, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим (ст. 188 ГК РФ)?

Если в примере с выдачей доверенности вряд ли есть основания для сомнений в действительности поручения до момента смерти доверителя, то признание патента недействительным порождает обоснованные сомнения в действительности правонаделения. Ведь патент признается недействительным с момента подачи заявки, а следовательно, весь лицензионный договор с первого дня после его государственной регистрации основан на несуществующем исключительном праве. Никто не может передать больше прав, чем имеет сам. Лицензионный договор, основанный на недействительном патенте, не может служить основанием для правонаделения.

В качестве рабочей гипотезы предположим, что лицензионный договор, заключенный на основе патента, признанного в последующем недействительным, является недействительной сделкой. Получается, что суд обязан при признании сделки (лицензионного договора) недействительной всегда прекращать его действие только на будущее время. Однако такой подход не в полной мере согласуется с общими положениями о последствиях недействительности сделок (ст. 167 ГК РФ), в соответствии с которыми прекращение действия сделки на будущее время является исключением.

В соответствии с п. 3 ст. 167 ГК РФ, если из содержания оспоримой сделки вытекает, что она может быть лишь прекращена на будущее время, суд, признавая сделку недействительной, прекращает ее действие на будущее время. Решение о прекращении действия на будущее время является правом суда, а не обязанностью, которое суд реализует в каждом конкретном случае с учетом конкретных обстоятельств.

Поскольку на будущее время можно прекратить действие только оспоримой (п. 3 ст. 167 ГК РФ), но не ничтожной сделки, то лицензионный договор на основе патента, признанного недействительным, можно рассматривать соответственно только как оспоримую сделку. В то же время отсутствие полномочий на распоряжение объектом гражданских прав классически считается основанием для признания сделки ничтожной. Вот пример из практики.

«На момент заключения договора об уступке товарного знака от 26 декабря 1997 г. у ВЗАО «Союзплодоимпорт» отсутствовали права на спорные товарные знаки, передававшиеся по этому договору ЗАО «Союзплодимпорт», вследствие чего отсутствовало и право на их уступку. Владельцем спорных товарных знаков является Российская Федерация в лице Министерства сельского хозяйства.

С учетом установленных обстоятельств сделка по уступке товарного знака от 26 декабря 1997 г. была признана ничтожной решением от 30 января 2002 г. по делу № А40-44469/01-15-550, оставленным без изменения постановлением апелляционной инстанции от 28 марта 2002 г. и постановлением кассационной инстанции Федерального арбитражного суда Московского округа от 25 октября 2002 г.»[4].

Признание судом оспоримой сделки недействительной неизбежно влечет применение последствий ее недействительности – реституции, а иногда и кондикции. В данном случае мы наблюдаем даже не ограничение, а исключение реституции по лицензионному договору, основанному на патенте, признанном в последующем недействительным.

Говоря о субсидиарном применении норм о неосновательном обогащении к последствиям недействительности сделок, необходимо обратить внимание на следующее. Правила о возврате неосновательно полученного применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

Согласно ст. 1103 ГК РФ, поскольку иное не установлено настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами и не вытекает из существа соответствующих отношений, правила, предусмотренные главой 60 «Обязательства вследствие неосновательного обогащения», подлежат применению также к требованиям:
   о возврате исполненного по недействительной сделке;
   одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством.

В соответствии с п. 7 информационного письма Президиума Высшего арбитражного суда РФ от 11 января 2000 г. № 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении» денежные средства, уплаченные за пользование имуществом, предоставленным по недействительному договору, могут считаться неосновательно полученными лишь в части, превышающей размер причитающегося собственнику имущества возмещения.

Ведь фактическое использование имущества арендатором, получившим его по договору аренды, признанному в последующем недействительным, в любом случае влечет возникновение обязанности у арендатора оплатить такое владение и пользование имуществом, поскольку он получал пользу от владения, например, разместив в здании производственного комплекса промышленную линию и т.п.

Однако использование запатентованных результатов интеллектуальной деятельности, патент на которые признан недействительным, такой же полезностью, как и вещи, обладает не всегда (например, патент на промышленный образец кухонных вытяжек[5] или промышленный образец набора ковриков для автомобиля ВАЗ[6]). Промышленные образцы, как правило, широко известны, и производство кухонных вытяжек могло быть налажено и без заключения соответствующего лицензионного договора.

Говорить об «исполненности» лицензионного договора, основанного на патенте, признанном недействительным, со стороны лицензиара можно только условно. Ведь лицензиар не передал никаких исключительных прав лицензиату по договору, но денежные средства получал регулярно. Однако если лицензионный договор, основанный на недействительном патенте, регулярно исполнялся, то наряду с реституцией исключается и возможность субсидиарного заявления кондикционных притязаний, причем вне зависимости от размера платежей, которые уплачивались по такой сделке.

Наконец, «из содержания п. 1 статьи 166 ГК РФ следует, что, во-первых, сделка признается недействительной только посредством иска заинтересованного лица, прямо предусмотренного законом. И, во-вторых, признать такую сделку недействительной может только суд. А это означает, что оспоримая сделка является видом недействительной сделки только после признания ее судом таковой. До признания ее недействительной она считается вполне действительной и порождает, изменяет и прекращает регулятивные права и обязанности. Это объясняется тем, что в отношении оспоримых сделок действует презумпция действительности – сделка считается действительной, пока обратное не установлено законом»[7].

Однако в законе не установлены лица, управомоченные на заявление подобного рода притязаний. Допустимо предположить, что таковым может быть прежде всего лицо, признавшее патент недействительным. При этом в соответствии с п. 2 ст. 1398 ГК РФ выдача патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть оспорена любым лицом. А.П.Сергеев[8] считает, что исходя из общих положений гражданско-процессуального законодательства иск о признании патента недействительным может быть заявлен лишь лицом, имеющим материально-правовой интерес, либо заявлен прокурором в интересах такого лица. Такими лицами могут быть действительные авторы разработки или патентообладатели, интересы которых нарушены выданным патентом.

Выдача патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть оспорена в судебном порядке любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктом 4 п. 1 ст. 1398 ГК. По сути в таком случае и иск о признании лицензионного договора, основанного на недействительном патенте, может быть подан любым лицом, что не согласуется с п. 2 ст. 166 ГК РФ, в соответствии с которой круг лиц, имеющих право на подачу иска о признании недействительной оспоримой сделки, должен быть ограничен.

Необходимо заключить, что анализируемая сделка (лицензионный договор на основе патента, признанного в последующем недействительным) является оспоримой в понимании проф. М.М.Агаркова. Он считал, что «оспоримость сделки означает, что сделка не ничтожна, а действительна, но действительна под легальным резолютивным и потестативным условием, а именно, что она не будет оспорена соответствующим лицом. Такой характер оспоримых сделок хорошо выявлен в английской литературе»[9].

Между тем в соответствии с действующим законодательством сделка может быть либо действительной, либо недействительной. Действительная сделка не может быть оспоримой. В свою очередь, оспоримая сделка не может всегда прекращаться только на будущее время и без применения последствий недействительности сделки (реституции и кондикции). Сделка, соответствующая таким критериям, ничем не отличается от действительной сделки. Следовательно, рабочая гипотеза о том, что лицензионный договор, основанный на патенте, признанном впоследствии недействительным, является недействительной сделкой, несостоятельна. Думается, ситуацию можно объяснить следующим образом.

Как уже указывалось, отдельные результаты интеллектуальной деятельности юридически признаются и охраняются в качестве таковых только после соответствующей государственной регистрации. Распоряжение отдельными результатами интеллектуальной деятельности подлежит государственной регистрации.

Если бы всякий раз при признании патента недействительным лицензиат взыскивал с лицензиара суммы, уплаченные по лицензионному договору, основанному на патенте, впоследствии признанному недействительным, то утрачивался бы всякий смысл в государственной регистрации как объектов интеллектуальной собственности, так и сделок по распоряжению ими. Более того, бывший патентообладатель вполне обоснованно мог бы обратиться с претензией к регистрирующему органу, который выдал ему патент. Ведь выдаче патента предшествует экспертиза на патентоспособность, уплачиваются патентная и иные пошлины. Если все эти мероприятия не имеют никакого юридического значения при оспаривании выданного федеральным органом исполнительной власти патента, то возникает сомнение в их целесообразности и необходимости.

Таким образом, по нашему мнению, признавая исполнявшийся лицензионный договор действительным и, соответственно, исключая реституцию, законодатель преследовал цель соразмерно распределить риски при признании патента недействительным, придав соответствующему государственному реестру (изобретений, промышленных образцов и т.п.) некоторые признаки публичной достоверности, оградив добросовестного патентообладателя от притязаний со стороны лицензиата, а государство от притязаний со стороны бывших добросовестных патентообладателей.

Будущий патентообладатель, подавая заявку в патентное ведомство, не должен нести неблагоприятных последствий, связанных с признанием патента недействительным, поскольку для него патент основан прежде всего на заключении эксперта патентного ведомства о патентоспособности соответствующего объекта права. Эксперт может ошибаться. Лицензиат, заключая и исполняя лицензионный договор, исходит из того, что его контрагентом является «действительный» патентообладатель, исключительные права которого удостоверены выданным патентом.

Законодатель по сути идет на создание юридической фикции использования лицензиатом исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности при отсутствии таковых с момента подачи заявки.

Итак, коль скоро предполагается фактическое использование исключительных прав, то основания (никто не вправе передать больше прав, чем имеет сам) для признания лицензионного договора, основанного на патенте, признанном в последующем недействительным, отпадают, сделка считается действительной, в связи с чем исключается реституция, а следовательно, не может использоваться в субсидиарном порядке и кондикция.

Однако если все действительно, то почему лицензионный договор все же прекращает свое действие? Отменительное условие? О сделке, совершенной под отменительным условием (ст. 157 ГК РФ), здесь вряд ли возможно говорить, потому что стороны при заключении лицензионного договора исходят из действительности патента и законности правонаделения.

Представляется, что данному положению корреспондирует норма, установленная п. 1 ст. 407 ГК РФ, согласно которой обязательство прекращается полностью или частично по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

А если у лицензиата имеется задолженность по лицензионным платежам, вправе ли лицензиар взыскать эту задолженность после признания патента недействительным? Представляется, что нет, поскольку лицензионный договор сохраняет свое действие только в той мере, в которой был исполнен. В остальной части обязательства считаются прекратившимися с признанием патента недействительным.

Следовательно, законодатель защищает исключительные (имущественные) права добросовестного патентообладателя даже тогда, когда патент оспорен и признан в установленном порядке недействительным, путем безусловного и безоговорочного сохранения действия договора (при отсутствии иных пороков в сделке) в той мере, в которой он был исполнен.

В соответствии с классификацией конструкций наделения правом на результат интеллектуальной деятельности, предложенной О.Г.Ломидзе, наделение может не сопровождаться отчуждением права (лицензионный договор), а может и сопровождаться таковым отчуждением (уступка патента)[10].

В связи с этим спрашивается: если до того момента, как патент был оспорен и признан недействительным, состоялась возмездная уступка патента (или неоднократная уступка), будет ли соглашение об уступке патента, впоследствии признанного недействительным, также признано недействительным или сохранит свое действие в той мере, в которой было исполнено?

Ведь отчуждение права на результат интеллектуальной деятельности подлежит такой же государственной регистрации, как и лицензионные договоры. Следовательно, вся вышеприведенная аргументация относительно лицензионных договоров в такой же мере распространяется и на последствия отчуждения патента, признанного впоследствии недействительным. Более того, если предположить обратное (приобретение патента, признанного впоследствии недействительным, ничтожно), тогда как объяснить ситуацию с сохранением силы за лицензионным договором, если договор, по которому патентообладатель приобрел права на результат интеллектуальной деятельности, недействителен? Названного противоречия не будет, если предположить, что соглашения об уступке патента, который впоследствии был признан недействительным, также сохраняют свое действие в той мере, в которой были исполнены.

Таким образом, общие правовые последствия признания патента недействительным близки последствиям уничтожения недвижимой вещи: все сделки, совершенные до момента ее уничтожения и зарегистрированные в установленном порядке (при необходимости государственной регистрации), признаются юридически действительными. Оставление юридических отношений по поводу прав на результат интеллектуальной деятельности на будущее время невозможно из-за отсутствия объекта гражданских прав. По нашему мнению, такой общий подход в целом соответствует принципам публичности и достоверности соответствующего реестра (изобретений, промышленных образцов и т.п.).

Роль государственной регистрации прав на результаты интеллектуальной деятельности, формализующей процесс обращения данных объектов гражданских прав, должна возрастать. Ведь сам факт существования идеального объекта гражданских прав может быть удостоверен только выпиской из соответствующего государственного реестра, предоставлением свидетельства, патента. Следовательно, государственной регистрации необходимо законодательно придать силу единственного доказательства существования зарегистрированного права (а равно и объекта гражданских прав) по примеру ст. 2 федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». В литературе указывается на проблему соотношения прав на результаты интеллектуальной деятельности с имуществом[11]. Однако она решается в пользу того, что содержанием исключительного права могут быть только права имущественные. По этому пути пошел и законодатель, вычленив в составе интеллектуального права исключительное право, которое признал имущественным (ст. 1226 ГК РФ).

Возвращаясь к казусу с ЗАО «Союзплодимпорт», зададимся вопросом, что именно принципиально мешает (исключает, делает невозможным) защищать патентообладателя, владельца права на товарный знак путем признания за ним права в случаях, когда ставится под сомнение сделка – основание приобретения соответствующего исключительного права, если правообладатель является добросовестным приобретателем данного права и при этом доверился только сведениям соответствующего государственного реестра?

По нашему мнению, довод о добросовестности должен относиться к существу рассматриваемого дела по аналогии закона (ст. 6 ГК РФ), и если будет установлено, что лицо отвечает признакам добросовестного приобретателя, а сделка не страдает иными пороками, кроме как установленное судом отсутствие полномочий на отчуждение, за правообладателем следует признавать соответствующее исключительное право.


[1] Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. М.: Статут, 2003. С. 47.
[2] См.: Трахтенгерц Л.А. О правовых последствиях признания патента на изобретение недействительным. Комментарий судебной практики. Вып. 9/Под ред. К.Б.Ярошенко. М.: Юридическая литература, 2004. С. 15.
[3] Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М.: Теис, 1996. С. 485.
[4] Постановление ФАС Московского округа от 20 октября 2003 г. по делу № КГ-А40/7888-03.
[5] Дело № А53-10816/06-С4-41//Архив Арбитражного суда Ростовской области.
[6] Постановление ФАС Поволжского округа от 9 сентября 1999 г. по делу № А55-2249/99-15.
[7] Тигранян А.Р. Актуальные проблемы теории ничтожных и оспоримых сделок: Автореф. канд. юрид. наук. М., 2006. С. 24.
[8] Сергеев А.П. Указ. соч. С. 488.
[9] Агарков М.М. Понятие сделки по советскому гражданскому праву/ В кн.: Избранные труды по гражданскому праву. В 2-х т. Т. 2. М.: центр «ЮрИнфоР», 2002. С. 347.
[10] Ломидзе О.Г. Правонаделение в гражданском законодательстве России. СПб.: изд-во «Юридический центр Пресс», 2003. С. 479.
[11] Лапач В.А. Система объектов гражданских прав: Теория и судебная практика. СПб.: изд-во «Юридический центр Пресс», 2002. С. 470.