Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 



Формула изобретения «продукт через способ» (часть III)

Канд. хим. наук Е.А.Устинова и канд. хим. наук, патентный поверенный О.В. Челышева.

(продолжение)

Начало см.: Патенты и лицензии. 2008. № 5. С. 14; № 6. С. 25.

ЧАСТЬ III
Соотнесение формул на способ получения продукта и продукта через способ

Существует мнение, согласно которому введение косвенной защиты, предоставляющей охрану продукту, непосредственно изготовленному запатентованным способом и обращающей бремя доказывания факта нарушения в случае нового продукта, делает ненужной формулу «продукт через способ». Тем не менее правила патентования международных патентных ведомств и США предусматривают специальные требования для формулы «продукт через способ», что явно свидетельствует об их необходимости.

Важно понимать, когда и зачем следует прибегать к той или иной форме защиты. Прежде всего, необходимо понимать различие между косвенной охраной и охраной с помощью формулы «продукт через способ». В первом случае патент выдается на способ, и охрана предоставляется в первую очередь способу. Во втором случае патент выдается на продукт, и охрана предоставляется продукту. Соответственно и экспертиза осуществляется в первом случае для объекта – способ, а во втором – для объекта продукт (при которой способы также принимаются во внимание, но это отдельный вопрос).

Этому вопросу уделено внимание в The Annotated European Patent Convention (ЕРС) by Derk Visser (H.Tell, Publisher Veldhoven, 2002) (далее – [1]) при комментировании ст. 64 ЕПК.

Согласно ст. 64 (2) ЕПК, если объектом изобретения европейского патента является способ, охрана, предоставляемая патентом, будет распространяться на продукты, непосредственно полученные таким способом (косвенная охрана).

«1. Если продукт запатентованного способа получения является новым, то его получение третьими лицами будет считаться произведенным по запатентованному способу, пока третьи лица не докажут обратное.

2. Community Patent Convention (СРС) применяет такое же обратное бремя доказывания к нарушению формулы «продукт через способ» («product by process infringement»): это предполагает, что продукт получен запатентованным способом, пока не доказано обратное (ст. 25 б СРС).

3. Согласно ст. 64 (2) ЕПК охрана запатентованного способа распространяется на продукт, непосредственно полученный этим способом, даже если продукт непатентоспособен сам по себе. Следовательно, охрана может быть распространена на известный продукт (непатентоспособный по ст. 52 (1) или сорт растений (непатентоспособный по ст. 53 в).

4. Непатентоспособность продукта не влияет на патентоспособность пункта формулы на способ, поскольку ст. 64 относится не к требованиям ЕПК к патентоспособности, оцениваемой согласно ст. 52 – 57, а к действиям судов, рассматривающих нарушения патентов и заявок на них (G 1/98).

5. Согласно ст. 64 (2) новизна способа не может обеспечить новизну продукту (Т 248/85). Если продукт не нов и не обладает изобретательским уровнем, он не может быть заявлен ни в виде пункта на продукт, ни в виде пункта формулы на «продукт через способ» («product by process claim») (Т 150/82).

6. Автоматическую охрану «продукта через способ» («product by process protection») согласно ст. 64 (2) следует отличать от охраны, предоставляемой пунктом формулы на продукт. Специальная охрана (то есть косвенная. – Прим. авт.) согласно ст. 64 (2) охватывает даже непатентоспособные продукты, но ограничивается продуктами, которые непосредственно получены запатентованным способом (ст. 64 (2)).

7. Охрана (protection) часто не распространяется на импорт продуктов и дальнейшее их применение в зависимости от национальных законов.

8. Пункт формулы «продукт через способ» («product by process claim») – это пункт формулы на продукт, который распространяет свое действие на такой же продукт, полученный любым другим способом, и предоставляет самую широкую возможную охрану (broadest possible protection) (G 1/98, Т 150/82).

9. Формула «продукт через способ» («product by process claims») должна ограничиваться теми случаями, когда другое определение продукта невозможно.

Формула «продукт через способ» («product by process claims») применима лишь для патентоспособного продукта, и нет другой какой-либо доступной из заявки информации, которая позволила бы заявителю удовлетворительно охарактеризовать продукт, ссылаясь на структуру, состав и какие-либо другие определяемые параметры. Например, ограничения в формуле на продукт могли быть признаны удовлетворительными только в виде признаков способа потому, что альтернатива признака в виде желаемого свойства не допускается в некоторых странах (Т 129/88)»*.

* Абзацы пронумерованы для упрощения последующего анализа.

Из формулировки ст. 64 (2) ЕПК следует, что ее требования относятся к патенту на способ.

Из вышеприведенных пунктов комментария в свою очередь следует:
   такой патент распространяет охрану на продукт, в том числе известный и даже непатентуемый сам по себе, однако в последнем случае бремя доказывания не обращается, то есть, как и в случае прямого нарушения, лежит на патентовладельце (1);
   охрана распространяется на продукт, полученный запатентованным способом (6);
   если продукт новый, действует обратное бремя доказывания, то есть нарушитель должен доказать, что использовался другой способ при получении того же продукта (2).

В [1], кроме того, отмечается следующее:
   формула «продукт через способ» («product by process claim») относится к продукту, при этом он должен быть новым и соответствовать изобретательскому уровню (5, 8);
   бремя обратного доказывания применимо к нарушению «продукт через способ» («product by process infringement») согласно ст. 25 б СРС (2);
   пункт формулы «продукт через способ» («product by process claim») предоставляет наиболее широкую защиту продукту и распространяется на такой же продукт, полученный любым способом (8);
   формула «продукт через способ» («product by process claims») применима только тогда, когда другое определение продукта невозможно и нет какой-либо доступной из заявки информации, позволяющей удовлетворительно охарактеризовать продукт (9).

Как видим, формулировка ст. 64 (2) относится к косвенной охране. Вместе с тем комментарии к этой статье содержат ссылку на два понятия: косвенную охрану и формулу «продукт через способ». Однако в английском варианте для того и другого при этом используется формулировка «product by process», которую исторически, по крайней мере в отечественной литературе, связывают с формулой «продукт через способ», но никак не с косвенной защитой.

С этой точки зрения следует понимать противоречия, о которых мы говорили в предыдущих частях нашей статьи. Отметим, что неискушенному читателю, недостаточно владеющему всеми тонкостями как английского языка, так и патентно-правовыми аспектами, также может показаться, что рассматриваемые пункты аннотации противоречивы. Например, п. 2, из которого может быть сделан вывод, что речь в нем идет о формуле «продукт через способ» («нарушение продукта через способ»). И тогда получается, что в формуле «продукт через способ» факт нарушения должен доказывать не владелец патента на такой продукт, а третьи лица.

Однако данный пункт относится к косвенной защите, но формулировка «продукт через способ» может увести от этой мысли и привести к типу формулы. Подчеркиваем, что подобные опасения по поводу возможной путаницы вполне обоснованны. В нашей практике был случай, когда мы получили запрос из Евразийского патентного ведомства со ссылкой на обсуждаемую статью в [1] по заявке, где продукт был заявлен через способ, то есть имела место формула «продукт через способ». И со ссылкой на определенные абзацы делался вывод о несоответствии нашего решения этим абзацам. В этих абзацах речь шла о косвенной защите, и они не относились к нашему случаю, либо на абзацы, где речь шла и о том, и другом в сравнении (соответствующие п. 3, 5, 6).

При этом все, что касалось в этих абзацах формулы «продукт через способ», не противоречило рассуждениям, которые мы приводили в защиту нашего пункта формулы. А вот два последних абзаца (соответствующие п. 9) вообще не упоминались, хотя именно они относились к нашему случаю – защите «продукта через способ». Здесь налицо смешение понятий, и именно благодаря конструкции «product by process». Поэтому мы обращаем внимание читателей, что конструкция «product by process infringement» или «product by process protection» означает косвенную охрану, а «product by process claim(s)» – тип патентной формулы «продукт через способ». Именно поэтому в вышеприведенном тексте мы привели формулировки на английском языке, чтобы было понятно, где речь идет о косвенной охране, а где – о формуле «продукт через способ».

Вернемся к абзацу 6, в котором отмечается различие между двумя формами защиты продукта: косвенной охраной, обеспечиваемой патентом на способ получения продукта, и защитой собственно продукта, охарактеризованного в терминах способа, то есть формулой «продукт через способ».

Различие усматривается в следующем:
   специальная защита (косвенная. – Прим. авт.) по ст. 64 (2) распространяется даже на продукты, которые непатентоспособны, но ограничена продуктами, непосредственно полученными запатентованным способом;
   формула «продукт через способ» относится к продукту, она защищает такой же продукт, полученный любым способом, и предоставляет самую широкую защиту.

Обращаем внимание на своеобразное толкование объема защиты, вытекающего из формулы «продукт через способ», якобы обеспечивающей самую широкую защиту продукту при получении его любым способом, что явно противоречит всем известным сведениям по данному вопросу.

Действительно, авторы всех публикаций, рассмотренных в предыдущих частях настоящей статьи, особо подчеркивают, что формула «продукт через способ» защищает продукт, полученный только данным способом, и что продукт, полученный другим способом, окажется незащищенным. Иначе быть не может, поскольку объем прав определяется исходя из пункта формулы изобретения, то есть из совокупности признаков этого пункта формулы, а она в данном случае ограничена признаками способа. Объем защиты определяется признаками притязаний (ст. 69 ЕПК). И если признаки способа другие, то на каком основании совокупность признаков одного способа в пункте на продукт будет распространяться на совокупность признаков другого способа?

Кроме того, широкое толкование противоречит требованиям Руководства по предварительной экспертизе РСТ (Приложение А 5.26 (2)), согласно которым формула «продукт через способ» относится только к продукту, полученному этим способом.

Далее, если продукт не мог быть описан иначе, чем через признаки способа (а это обязательное условие охраны продукта через способ), то во многих случаях, особенно в химии и биотехнологии, невозможно определить тождественность продуктов. Единственным средством идентификации здесь будут исходные материалы и приемы способа, причем в одних случаях они достаточно просто определяемы, а в других идентификация проблематична.

Оценка новизны

Анализ практики прецедентов в отношении притязаний «продукт через способ» в Case Law предваряется введением, текст которого приведен в первых частях статьи, и который целесообразно повторить:

Согласно ст. 64 (2) охрана, обеспечиваемая патентом на способ, распространяется на продукты, полученные непосредственно этим способом, даже если они непатентоспособны как таковые. Некоторые заявители пытаются получить охрану на известные продукты, используя для их характеристики формулу изобретения на способ и аргументируя это тем, что ст. 64 (2) явным образом устанавливает, что охрана предоставляется на непосредственный продукт патентоспособного способа. По их мнению, согласно ЕПК продукт становится новым только потому, что он получен с помощью нового способа, невзирая на факт, что продукт не является новым как таковой в силу его физических характеристик (см. T 248/85 (OJ, 1986, 261), а также T 150/82 (OJ, 1984, 309)).

О чем здесь идет речь? Из текста следует, что некоторые заявители, неправильно толкуя ст. 64 (2), пытаются получить защиту известного продукта, используя для его характеристики приемы способа, то есть защитить этот продукт через пункт формулы «продукт через способ».

Еще раз отметим, что речь идет об известных, то есть описанных объективными параметрами продуктах, по которым можно их идентифицировать. Законодатель подчеркивает, что новизна способа не может обеспечить новизну продукту в связи именно с этой ситуацией, когда известность продукта можно оценить по объективным данным.

Таким образом, новизна продукта в данном случае не зависит от новизны способа в смысле, что последняя не обеспечивает требуемую новизну продукту. Поэтому защищать надо то, что действительно является изобретением, то есть способ, а не известный продукт, полученный этим способом. Хотя известны случаи, когда один и тот же продукт был запатентован дважды. При этом способы получения были разные и сами по себе были запатентованы двумя фирмами. Но вот продукт был защищен одной фирмой в виде совокупности одних параметров, а другой фирмой – в виде совокупности других параметров. Просто позднее второй фирмой была найдена возможность характеристики продукта другими физико-химическими характеристиками. Эти фирмы заключили договоренность для такого патентования одного и того же продукта и соответственно существования двух таких патентов. Так, были запатентованы разные способы получения одного и того же продукта, а также сам продукт, который был представлен разной совокупностью разных признаков. Однако через формулу «продукт через способ» (несмотря на новизну способа) вторая фирма не патентовала этот продукт именно ввиду вышеуказанного требования, что новизна способа не обеспечивает новизну продукта.

Когда в деле Т 219/83 коллегия постановила, что «формула изобретения, характеризующая «продукт через способ», должна толковаться в абсолютном смысле, то есть независимо от способа», речь шла именно об оценке новизны продукта, который, будучи частью уровня техники, предлагался к патентованию с помощью формулы «продукт через способ». То есть термин «абсолютный» относится не к объему защиты, а к оценке новизны с целью исключения двойного патентования одного и того же продукта. На то же самое указывают требования п. 5.26 Руководства РСТ.

В то же время такая независимость от способа невозможна в других ситуациях, а именно:
   при толковании формулы изобретения «продукт через способ», то есть ее широты и объема защиты;
   при оценке новизны продукта, когда отсутствует другая возможность идентификации его с другими продуктами, иначе, чем с помощью приемов способа, или когда прием способа является одним из существенных признаков при характеристике продукта.

В связи с оценкой патентоспособности формулы «продукт через способ» обращаем внимание на п. 5.27 и приведенный в нем пример.

5.27. Если продукт может быть определен только стадиями способа, с помощью которого он получен, или, если способ будет придавать отличительные характеристики конечному продукту, эксперт должен рассматривать стадии способа при определении объекта поиска и оценке патентоспособности в отношении известного уровня техники.

Например, формула изобретения описывает «двухслойно структурированную панель, которая получена сваркой вместе железного слоя панели и никелевого слоя панели».

В этом случае процесс «сваривания» должен быть рассмотрен экспертизой при определении объекта поиска и оценке патентоспособности, если этот процесс приводит к получению в конечном продукте свойств, отличных от таковых, полученных с помощью иных процессов. Новизна формулы не может ставиться под вопрос, пока идентичная двухслойная панель, полученная сваркой, не будет раскрыта в уровне техники.

Из примера определенно следует, что при оценке новизны продукта обязательно принимается во внимание способ соединения двух металлических слоев панели (железного и никелевого) путем сваривания. При этом подчеркивается, что новизна такого продукта не будет под вопросом, если он получен не сваркой, а другим способом. Таким образом, при оценке новизны обязательно учитывается способ, характеризующий объект.

В то же время из п. 5.26 следует, что новизна продукта в формуле «продукт через способ» не зависит от способа его получения, если в известном уровне техники обнаружен такой же продукт. Не будучи глубоко и всесторонне осведомленным в вопросах, связанных с формулой «продукт через способ», можно усмотреть противоречие требований п. 5.26 и 5.27.

Действительно, зависит или нет от способа оценка новизны формулы «продукт через способ»? На самом деле, требования изложены нечетко, а точнее, при их формулировании не обратили внимание на то, что требования п. 5.26, 5.27 и А 5.26 (1) относятся к принципиально разным ситуациям. Первая (п. 5.26; А 5.26 (1)) возможна только в случае, если в известном уровне обнаружен продукт такой же, как предложенный в формуле «продукт через способ», но охарактеризованный иначе. Сразу отметим, что для возникновения такой ситуации необходима возможность установить тождество двух продуктов, охарактеризованных по-разному.

Требования п. 5.26 и А 5.26 (1) возникли по причине, что охарактеризованные объективными характеристиками продукты, в частности, химические соединения, описанные структурой, предлагали к патентованию в ином виде – с помощью формулы «продукт через способ». Понятно, что здесь новизну продукта нельзя обеспечить новизной способа его получения. В п. 5.27 рассмотрена ситуация, когда продукт с другими признаками способа обязательно будет другим. Различие ситуаций обусловлено различными возможностями идентификации продукта, охарактеризованного признаками способа.

Для того, чтобы понять, о чем идет речь, вернемся к примеру из п. 5.27. Пример относится не столько к формуле «продукт через способ» в чистом виде, сколько к формуле на продукт, при характеристике которого наряду с признаками, относящимися к веществу (материалу), используются признаки способа. Такую формулу многие специалисты также называют «продукт через способ», хотя это не совсем верно.

В примере рассмотрен простой с технической точки зрения объект, который характеризуется двумя признаками, относящимися к материалу и одним признаком, относящимся к способу их соединения. Простой он потому, что идентификация такого объекта не представляет никаких затруднений: ее можно осуществить практически визуально (исходные материалы и приемы их обработки представляют собой вполне определяемые признаки).

Кроме того, для такого случая в принципе невозможна ситуация, о которой говорится в п. 5.26 и А 5.26 (1), то есть невозможно в известном уровне найти такой же продукт, но полученный другим способом. Действительно, если две панели (из железа и никеля) соединить не сваркой, то это обязательно будет другой объект. Следовательно, новизна такого объекта не будет опорочена, если признаки способа будут другими. Таких формул изобретения на продукт, в которых наряду с признаками вещества или материала имеются признаки способа, достаточно в любых областях техники.

Таким образом, пример иллюстрирует оценку новизны достаточно легко идентифицируемых продуктов. Однако он не может служить иллюстрацией для оценки новизны в ситуациях, когда речь идет о «настоящих» формулах «продукт через способ» для неидентифицируемых продуктов или продуктов, идентификация которых связана со значительными затруднениями.

Подобные продукты характерны для химии и биотехнологии, в которых возможно:
   один и тот же продукт получить множеством различных путей;
   охарактеризовать продукт различными параметрами и, наоборот, разные продукты могут иметь одинаковые характеристики;
   годами проводить исследование строения;
   по-разному интерпретировать результаты исследований одного и того же и т.д.

Таким образом, целый ряд сугубо технических обстоятельств приводит к тому, что часто невозможно установить структуру, то есть истинную суть объекта, а также понять истинную суть способа, применяемого при обработке исходного продукта. Если признак «сваривание» не означает ничего другого, как процесс сварки, то в химии, например, обработка азотной кислотой может означать окисление, нитрование, пассивирование, а иногда неизвестный и непонятный процесс. Именно в этих областях техники не редкость, когда в известном уровне техники можно найти продукт, по существу такой же или неотличимый от продукта из притязаний «продукт через способ».

П. 5.26 препятствует защите известных продуктов, представленных в ином виде. Например, известные химические продукты, которые сначала были защищены с помощью структурной формулы, не могут быть предложены к патентованию через способ их получения, то есть формулой «продукт через способ». В то же время он позволит заявителю исправить ситуацию, если первоначально заявленные структурные химические формулы окажутся некорректными.

Например, в деле Т 552/91 владельцы патента первоначально заявили группу химических соединений и индивидуальные соединения определенными структурными формулами, которые впоследствии оказались некорректными. Затем они попытались обеспечить защиту, с одной стороны, дополнительной формулой на вещество, направленной на группу соединений со структурной формулой, признанной впоследствии корректной (основное требование), и, с другой стороны, формулой «продукт через способ», не содержащей структурной формулы, признанной некорректной (дополнительное требование).

Основное требование было отклонено по причине нарушения ст. 123 (2). Европейская заявка или патент не могут быть изменены таким образом, чтобы содержать объект, который выходит за рамки содержания первоначальной заявки (ст. 123 (2)).

Дополнительное требование коллегия приняла во внимание. С точки зрения коллегии, формула служит для того, чтобы описать вещество так, чтобы оно было защищено. Если первоначально выбранное определение с помощью структурной формулы впоследствии будет показано как некорректное, но в первоначальных материалах содержались другие пути раскрытия вещества, они могут быть использованы вместо сформулированных притязаний, направленных на это вещество.

Пример в заявке описывал способ получения, который, как правило, всегда включается в первичное описание, чтобы доказать, что изобретенное вещество действительно раскрыто. Однако в таком случае необходимо включать в формулу все параметры способа, требуемые для определения заявленного вещества как неизбежного продукта способа.

Так как химические реакции очень редко имеют одно определенное направление и, следовательно, редко приводят к однотипным веществам, необходимо указать не только исходные материалы и условия реакции, но и метод, с помощью которого заявленные вещества были выделены из реакционной смеси, особенно когда, как в данном случае, их выделение препятствовало установлению корректной структуры (продукты, будучи изолированными, не могли быть строго и правильно идентифицированы).

Итак, некоторые принципы оценки новизны формулы «продукт через способ» могут быть представлены следующим образом:
   использование другого параметра для характеристики определенного продукта не может само по себе придать продукту новизну ( Т 248/85; Т 150/ 82);
   новизна способа не может обеспечить новизну продукту, если продукт известен из уровня техники (Т 219/83);
   для установления новизны достаточно доказать отличия в свойствах продуктов (Т 205/83; Т 279/84);
   формула не обладает новизной, если не упомянуты все конкретные условия способа, необходимые для демонстрации новизны путем сравнительной проверки (Т 300/89);
   признаки способа, не описанные ранее, могут составить новизну заявленного продукта, только если они являются причиной его свойств, отличных от свойств ранее описанных продуктов (Т 815/93; Т 143/93).

Не следует думать, что применение указанных принципов на практике не вызовет сложностей. Например, не совсем ясно: должны ли быть признаки способа новыми сами по себе? Если судить по п. 5.27, то новизна самого приема способа в примере не обсуждается, а рассматривается совокупность признаков, в которую включен и прием способа, явно известный. На практике может оказаться, что известные признаки способа составят новизну продукта, а неизвестные признаки способа ее не составят.

Самой сложной проблемой при оценке новизны формулы «продукт через способ» будет проблема идентификации, то есть выявление сути нового продукта или его тождества с другим известным продуктом. Однако это особая тема, которая нуждается в специальном исследовании.

Оценка изобретательского уровня

В приведенных выше требованиях РСТ оценка изобретательского уровня отчетливо не отделена от оценки новизны. Об этом свидетельствуют формулировки п. 5.27, указывающие либо на оценку патентоспособности вообще, либо на новизну, но оценка изобретательского уровня как такового не выделена.

Аналогичная ситуация и в комментариях к решениям апелляционных коллегий в Case Law.

Каковы правила в отношении формулы «продукт через способ» в российском законодательстве?

В отечественных законодательных документах термин «продукт через способ» не используется. Тем не менее в п. 3.2.4.3 (3), (4), 3.3.4 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение[1] указывается, что химические соединения неустановленной структуры и композиции неустановленного состава могут быть охарактеризованы физико-химическими или иными характеристиками, а также признаками способа.

Представляется, что даже такого скромного упоминания о возможности характеризовать признаками способа достаточно, чтобы считать формулу «продукт через способ» допущенной. При этом ни один отечественный нормативный документ не содержит каких-либо специальных требований относительно этого типа формулы, необходимость которых со всей очевидностью следует из приведенной в наших работах информации.

Такое положение позволяет сделать вывод о полном отсутствии патентно-правового обеспечения для патентования значительной части очень важных технических объектов. Следует добавить, что некоторые разъяснения из Рекомендаций по вопросам экспертизы заявок на изобретения и полезные модели (с изменениями и дополнениями) (М.: ФГУ ФИПС, 2006) относительно характеристики продуктов в терминах способа являются лишним подтверждением некорректности нормативных документов в данном вопросе.

Так, согласно п. 1.9.1.9 указанных Рекомендаций: «Не признаются соответствующими условию новизны соединения с установленной структурой, которые отличаются пониженным содержанием примесей или улучшенной степенью чистоты, например: «Соединение А с содержанием основного компонента более 98%» или «Изомер соединения В, по существу свободный от примесей».

Если из уровня техники выявлены средства, которые позволили установить (подтвердить) точную структуру соединения, считается, что оно известно, как таковое, т.е. со 100% чистотой, независимо от того, в каком количестве оно было выделено, и был ли известен способ его производства в промышленном масштабе.

В случае если задачей изобретения является повышение степени чистоты (понижение содержания примесей) известного соединения с установленной структурой, объектом изобретения может быть способ получения или способ очистки этого соединения или, возможно, продукт, полученный этим способом.

Если заявитель уточняет притязания на «соединение, имеющее чистоту…» как «продукт, полученный способом по п.», заявителю необходимо представить данные, подтверждающие использование именно этого продукта по указанному в заявке назначению с подтверждением достижения заявленного технического результата».

Согласно международным правилам и правилам США защита продукта через способ может быть предоставлена только новому продукту и только при условии невозможности его характеристики иным путем. Отечественные правила допускают защиту известного соединения, к тому же установленной структуры, через формулу «продукт через способ» вопреки международным подходам и требованиям к этому типу притязаний.

Далее, согласно п. 1.9.1.10: «Изобретение, относящееся к химическому соединению с неустановленной структурой или композиции неустановленного состава, считается новым, если оно по сравнению с известным соединением того же вида и происхождения или с известной композицией такого же происхождения и назначения имеет, по меньшей мере, одну указанную в формуле новую физико-химическую или иную характеристику, в частности отражающую признаки способа получения соединения или композиции (подпункты (3) и (4) пункта 3.2.4.3 Правил)».

Согласно международным правилам и практике прецедентов:
   использование другого параметра для характеристики определенного продукта не может само по себе придать продукту новизну;
   новизна способа не может обеспечить новизну продукту, если продукт известен из уровня техники.

Это не означает, что здесь есть прямое противоречие, просто короткие формулировки без дополнительных комментариев не могут однозначно и определенно использоваться в любой ситуации.

Предвидеть все ситуации невозможно, но судебная практика позволяет в определенной степени заполнить пробелы. Понятно, что для этого ее необходимо изучать. Сказанное характерно в принципе для многих патентных правил, однако для рассматриваемых требований вопросы их практического применения становятся особенно сложными. Причина тому – необходимость понимания взаимосвязи патентных правил с техническими вопросами, которые в данном случае очень непросты, а сама связь далеко неочевидна.

Очевидно другое. Создатели отечественных правил не исследовали принятые в международном патентном праве требования и не задались вопросом, правильное отражение которого в нормативных документах необходимо всем специалистам: патентным поверенным, изобретателям, экспертам, судьям.


[1] Патенты и лицензии. 2003. № 11. С. 27.