Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 


Федерация Защиты Правообладателей

Особенности государственной регистрации перехода исключительного права без договора

О.В.Добрынин - канд. юрид. наук.

В главу 69 четвертой части ГК РФ законодатель впервые включил нормы, регулирующие обращение в гражданском обороте объектов интеллектуальной собственности (то есть охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации) посредством перехода исключительного права на такие результаты или на такие средства к другим лицам без договора.

Рассмотрим вкратце некоторые моменты, на которые следует обратить внимание при оформлении и представлении на государственную регистрацию заявления (прилагаемых к нему документов) о переходе без договора исключительного права на охраняемый результат интеллектуальной деятельности (запатентованные изобретение, полезная модель, промышленный образец, зарегистрированные топология интегральной микросхемы, программа для ЭВМ, база данных) или на средство индивидуализации (зарегистрированные товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара).

Прежде всего, необходимо отметить, что законодатель принципиально изменил нормы ст. 128 и 129 ГК РФ. Так, благодаря положению п. 8 ст. 17 федерального закона «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» норма ст. 128 ГК РФ изложена в новой редакции, из которой, в частности, следует, что «к объектам гражданских прав относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; работы и услуги; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага».

В результате из обновленной концепции следует, что сегодня интеллектуальная собственность – это охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, услуг и предприятий, на которые согласно норме ст. 1226 ГК РФ признаются интеллектуальные права, включающие исключительное право, являющееся имущественным правом, личное неимущественное право, право следования, право доступа и другие права.

Таким образом, законодательно изменен подход к понятию «интеллектуальная собственность», под которым теперь следует понимать соответствующие объекты (закрытый перечень которых приведен в ст. 1225 ГК РФ), а не права на них.

В свою очередь, положение п. 9 ст. 17 федерального закона дополнило норму ст. 129 ГК РФ новым п. 4, из которого вытекает, что результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации не могут переходить от одного лица к другому. Однако права на такие результаты и такие средства, а также материальные носители, в которых выражены соответствующие результаты или средства, могут переходить от одного лица к другому в случаях и в порядке, которые установлены ГК РФ. Другими словами, в качестве предмета гражданского оборота выступают уже не сами результаты и средства, а права на них, в том числе исключительное право.

По сравнению с действовавшими ранее специальными законами норма п. 1 ст. 1229 ГК РФ более полно определяет понятие «исключительное право на результат интеллектуальной деятельности и средство индивидуализации», включающее как право использования такого результата или такого средства по своему усмотрению, так и право распоряжения исключительным правом на такой результат или такое средство. Ранее исключительное право характеризовалось лишь правомочием использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, а также правомочием запрета (или разрешения) третьим лицам использовать охраняемый объект. При этом путем толкования природы интеллектуальной собственности считалось, что правомочие «распоряжение» входит в более общее понятие «использование».

В соответствии с нормой ст. 1241 ГК РФ переход исключительного права к другому лицу без договора допускается в случаях и по основаниям, которые установлены законом. Однако реализация данной нормы затруднена тем, что положения ни ГК РФ, ни иных законов не содержат конкретных норм, относящихся к бездоговорному (без заключения договора) переходу исключительного права. Например, специальные нормы ст. 1369 и 1490 ГК РФ не предусматривают положений, относящихся к переходу исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания к другому лицу без договора. Вместе с тем общая норма ст. 1232 ГК РФ прямо указывает, что переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации без договора подлежит государственной регистрации. При несоблюдении данного требования такой переход считается несостоявшимся.

С учетом изложенного к переходу исключительного права без договора, по мнению специалистов, следует применять нормы, которые относятся к переходу имущественных (исключительных) прав, что подтверждает норма ст. 1241 ГК РФ, а именно: переход исключительного права без договора имеет место в порядке универсального правопреемства, в частности, при реорганизации юридического лица (которое происходит в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования) и при наследовании исключительного права (осуществляемом как в порядке универсального, так и сингулярного правопреемства), а также при обращении взыскания на имущество (имущественные права) правообладателя/патентообладателя (например, на основании договора залога, в рамках исполнительного производства при реализации/нереализации имущественных прав должника и т.д.).

В то же время необходимо учитывать, что к имущественным правам относятся и права, направленные на приобретение исключительного права. Так, например, нормой п. 2 ст. 1357 ГК РФ предусмотрено, что право на получение патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец может перейти к другому лицу (правопреемнику) в случаях и по основанию, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального правопреемства. К подобным правам также следует относить, в частности, право автора на получение вознаграждения за использование служебного изобретения, служебной полезной модели, служебного промышленного образца (п. 3 ст. 1345 ГК РФ), право на подачу заявки на изобретение, полезную модель, промышленный образец (п. 1 ст. 1374 ГК РФ) и др.

Кроме того, к переходу исключительного права без договора необходимо применять нормы, относящиеся к переходу права собственности на имущество (например, входящие в состав наследства результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, воплощенные в вещах и материальных носителях, а именно: изделие, в котором используется запатентованное изобретение, товар, маркированный зарегистрированным товарным знаком, и т.п.).

Одновременно следует помнить, что по правилам п. 2 ст. 1227 ГК РФ переход права собственности на вещь не влечет перехода интеллектуальных прав (включающих согласно норме ст. 1226 исключительное право, являющееся имущественным правом, личное неимущественное право, право следования, право доступа и другие права) на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, выраженные в этой вещи. Иными словами, если лицо наследует вещь (имущество), то это не означает, что оно также наследует интеллектуальные права (в данном случае имущественное право).

Нормой п. 3 ст. 1246 ГК РФ законодатель установил, что государственным органом, уполномоченным Правительством Российской Федерации на совершение юридически значимых действий по государственной регистрации, в том числе перехода исключительного права без договора, является федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент). Приведенная статья определяет полномочия Роспатента в государственном регулировании отношений в сфере интеллектуальной собственности, учитывая, что правовое регулирование отношений в рассматриваемой сфере согласно подпункту о) ст. 71 Конституции Российской Федерации находится в ведении Российской Федерации.

За совершение юридически значимых действий, в частности, связанных с регистрацией перехода исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара к другим лицам без договора, законодатель нормой п. 1 ст. 1249 ГК РФ предусмотрел взимание патентных и иных пошлин, размеры которых установлены подготовленным с участием Роспатента проектом Положения о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральной микросхемы, товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительного права к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами (далее – проект Положения), который подлежит утверждению постановлением Правительства Российской Федерации. Так, согласно п. 3.4 проекта Положения размер патентной пошлины за регистрацию перехода исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец без договора для резидентов составляет 1200 руб. + 600 руб. (за каждый патент свыше одного) и для нерезидентов 5400 руб. + 2700 руб. соответственно. Кроме того, Роспатент принял участие в подготовке предложений по внесению изменений в ст. 33330 Налогового кодекса Российской Федерации, которые касаются размера государственной пошлины за совершение юридически значимых действий по государственной регистрации перехода исключительного права на зарегистрированную программу для ЭВМ, базу данных и топологию интегральной микросхемы к другим лицам без договора (500 руб.).

В свою очередь п. 2 ст. 1232 ГК РФ определяет, что порядок и условия государственной регистрация перехода исключительного права на результат интеллектуальной деятельности и средство индивидуализации без договора устанавливаются Правительством Российской Федерации. Проектом подготовленного акта (рабочее название «Об утверждении Правил государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных и перехода без договора исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных») предложена процедура рассмотрения документов, которая разработана с учетом приоритетных направлений реформирования системы государственного управления в Российской Федерации по обеспечению прозрачности действий Роспатента. Так, в частности, предусмотрено, что по результатам рассмотрения заявления о регистрации и представленного вместе с ним комплекта документов, которые подтверждают переход исключительного права на объект интеллектуальной собственности и уплату пошлины в установленном размере, Роспатент будет регистрировать переход исключительного права без договора либо отказывать в такой регистрации.

Государственная регистрация перехода исключительного права без договора будет осуществлена, например, в случае, если документы представлены в отношении зарегистрированных изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака, знака обслуживания, а также товарного знака, знака обслуживания, охраняемых на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации, наименования места происхождения товара, топологии интегральной микросхемы, программы для ЭВМ, базы данных, правовая охрана которых не прекращена или не признана недействительной в установленном порядке.

Безусловно, положения, включенные в рассматриваемый проект, получат свое развитие в соответствующем подзаконном акте, в частности, в административном регламенте исполнения Роспатентом государственной функции, связанной с переходом исключительного права без договора, который разработан в целях реализации концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006 – 2010 гг. В данном проекте упорядочены административные процедуры, а также изложены пути дополнительного информирования граждан и юридических лиц о процедуре регистрации, последовательности выполняемых специалистами действий и сроках их выполнения, что должно способствовать большей открытости и доступности для граждан и юридических лиц исполнения Роспатентом данной государственной функции. Наличие обратной связи, в том числе возможности обжалования действий и бездействия должностных лиц Роспатента, будет содействовать повышению качества исполнения государственной функции и соблюдению прав граждан и юридических лиц.

Однако для осуществления данной государственной функции наиболее важно установить перечень документов, подтверждающих переход исключительного права к другим лицам (правопреемникам) без договора, в том числе в порядке универсального правопреемства, а именно: в случае реорганизации юридического лица и наследования исключительного права, а также при обращении взыскания на имущественные права правообладателя/патентообладателя.

Как известно, реорганизация юридического лица (в данном случае патентообладателя/правообладателя), представляющая собой прекращение юридического лица с переходом прав и обязанностей, проводится, как правило, по решению участников юридического лица или собственника его имущества (имущественных прав), то есть добровольно. Однако в отношении коммерческих организаций закон предусматривает и принудительную реорганизацию по решению суда. При этом нормы ст. 57 и 58 ГК РФ различают пять видов реорганизации юридического лица: слияние (когда два и более юридических лиц превращаются в одно), присоединение (когда одно или несколько юридических лиц присоединяются к другому), разделение (когда юридическое лицо делится на два или более юридических лиц), выделение (когда из состава юридического лица выделяются одно или несколько юридических лиц, при этом юридическое лицо, из которого они выделились, продолжает существовать) и преобразование (когда юридическое лицо одного вида трансформируется в юридическое лицо другого вида, то есть меняется организационно-правовая форма юридического лица, например, преобразование хозяйственного общества в производственный кооператив). В зависимости от формы реорганизации юридическое лицо оформляется либо разделительным балансом (при разделении и выделении), либо передаточным актом (в случае слияния, присоединения и преобразования).

К разделительному балансу и передаточному акту норма п. 1 ст. 59 ГК РФ предъявляет одинаковые требования. И тот, и другой документ должны определять, к кому и какие именно обязанности и права, включая исключительное право, переходят. Указанные документы утверждаются лицами, принявшими решение о реорганизации, и представляются вместе с учредительными документами для государственной регистрации вновь возникших юридических лиц или внесения изменений в учредительные документы существующих лиц. При выделении, разделении или слиянии нескольких организаций возникает, как минимум, один новый субъект права. Поэтому в таких случаях реорганизация считается законченной в момент государственной регистрации вновь созданных юридических лиц. При присоединении новых юридических лиц не возникает, и, следовательно, реорганизация завершается в момент исключения присоединенной организации из единого государственного реестра юридических лиц.

Таким образом, для государственной регистрации перехода исключительного права при реорганизации в зависимости от ситуации необходимо представлять следующие документы, подтверждающие переход имущественных (исключительных) прав на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (заверенные в установленном порядке копии):
   листов учредительных документов (возникших или существующих) юридических лиц, подтверждающих правопреемство при реорганизации;
   разделительного баланса или передаточного акта, содержащего указание на то, какие исключительные права перешли при реорганизации;
   выписки из единого государственного реестра юридических лиц, содержащие запись о прекращении (регистрации) юридического лица (патентообладателя/правообладателя).

При переходе исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации без договора к другим лицам (правопреемникам) в порядке наследования, прежде всего, следует руководствоваться положениями третьей части ГК РФ. В соответствии с нормой ст. 1112 в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Принимая во внимание указанную норму, а также положение ст. 1226 ГК РФ, установившей, что исключительное право является имущественным правом, можно сделать вывод, что исключительное право входит в состав наследства.

Согласно положениям раздела V ГК РФ наследниками могут быть лица, получившие наследство по закону или завещанию. Круг наследников по закону определен нормами ст. 1142 – 1148 ГК РФ. Наследниками по завещанию могут быть любые лица, в том числе юридические, а также государственные и муниципальные образования. При наследовании как по закону, так и по завещанию имущественные права, в том числе исключительное право, могут перейти нескольким наследникам. Например, в состав наследства, на которое претендуют несколько лиц, может войти предприятие как объект права, представляющее собой согласно норме ст. 132 ГК РФ имущественный комплекс, включающий права, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (например, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права. При рассмотрении подобной ситуации представляется целесообразным руководствоваться, в частности, следующими нормами ГК РФ:

   п. 5 ст. 1232, определяющей, что основанием для государственной регистрации перехода исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по наследству является свидетельство о праве на наследство (по закону);
   п. 3 ст. 1229, предусматривающей, что взаимоотношение лиц, которым исключительное право принадлежит совместно, определяется соглашением между ними;
   ст. 1165, устанавливающей порядок раздела наследства (наследственного имущества) по взаимному соглашению между всеми наследниками;
   ст. 1479, свидетельствующей, что правообладателем исключительного права на товарный знак может быть только юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Таким образом, для государственной регистрации перехода исключительного права в порядке наследования по закону следует представлять документы, подтверждающие переход имущественных (исключительных) прав на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (заверенные в установленном порядке копии):
   свидетельства о праве на наследство;
   соглашения о разделе наследственного имущества;
   свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

Обращение взыскания на имущественные (исключительные) права правообладателя/патентообладателя в предусмотренных ГК РФ или иных законах случаях производится без заключения договора. Например, на основании нормы п. 3 ст. 87 федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» реализация имущественных прав осуществляется путем проведения открытых торгов в форме аукциона. До начала торгов согласно ст. 85 федерального закона должна быть произведена оценка объекта интеллектуальной собственности должника по рыночным ценам, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Далее, в соответствии со ст. 89 федерального закона реализация на торгах имущественных прав должника производится организацией или лицом, которые имеют в соответствии с законодательством Российской Федерации право проводить подобного рода торги, то есть организатором торгов. Правила организации и порядок проведения торгов, а также последствия нарушения правил их проведения, предусмотренные ст. 448 и 449 ГК РФ, применяются к публичным торгам, проводимым в порядке исполнения решения суда, если иное не предусмотрено процессуальным законодательством. Исходя из п. 5 ст. 448 ГК РФ лицо, выигравшее торги, и организатор торгов подписывают в день проведения аукциона протокол о результатах торгов об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, который имеет силу договора.

В случае объявления торгов несостоявшимися их организатор назначает вторичные торги, а в случае объявления вторичных торгов несостоявшимися судебный пристав-исполнитель направляет взыскателю предложение оставить имущественные права за собой в порядке, установленном ст. 87 федерального закона. В свою очередь, взыскатель обязан письменно уведомить судебного пристава-исполнителя о решении оставить нереализованные имущественные права за собой.

В случае отказа взыскателя от имущественных прав должника либо непоступления от него уведомления о решении оставить нереализованные имущественные права за собой, данные права предлагаются другим взыскателям, а при отсутствии таковых (отсутствии их решения оставить нереализованные имущественные права за собой) возвращаются должнику. При этом судебный пристав-исполнитель должен вынести постановление, а передача судебным приставом-исполнителем прав на имущественные права должника взыскателю согласно положению части 14 ст. 87 федерального закона оформляется актом приема-передачи.

Обращение взыскания на заложенное имущественное (исключительное) право осуществляется в порядке, установленном нормой ст. 349 ГК РФ, которая предусматривает, что на предмет залога, переданный залогодержателю (кредитору), взыскание может быть обращено в порядке, установленном договором о залоге, то есть во внесудебном порядке, если законом не установлен иной порядок.

Как известно, основанием для обращения взыскания на заложенное исключительное право является неисполнение или ненадлежащее исполнение должником обеспеченного залогом обязательства по обстоятельствам, за которые он отвечает. При внесудебном порядке удовлетворение требования залогодержателя происходит за счет заложенного исключительного права без обращения в суд. В этом случае правила, определяющие эту процедуру, устанавливаются договором залогодержателя и залогодателя (должника), то есть процедура обращения взыскания должна предусматривать стадию, на которой предмет залога приобретает стоимостную форму. Иными словами, объект залога обязательно должен быть продан. При этом закон не препятствует сторонам установить, что продажу заложенного исключительного права будет осуществлять, например, залогодержатель.

Предмет договора залога исключительного права определяется в норме п. 6 ст. 1235 ГК РФ путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых передается в залог, с указанием в соответствующих случаях номера и даты выдачи патента или свидетельства. Кроме того, в договоре залога должен быть установлен объем заложенного исключительного права, а именно: заложено ли исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме (применительно к норме п. 1 ст. 1234 ГК РФ) или право использования такого результата, или такого средства в предусмотренных договором пределах (применительно к норме п. 1 ст. 1235 ГК РФ).

Нельзя не отметить, что норма ст. 349 ГК РФ также определяет, что взыскание на предмет залога может быть обращено в судебном порядке в случае, когда, например, для заключения договора о залоге требовалось согласие или разрешение другого лица или органа либо залогодатель отсутствует, и установить место его нахождения невозможно.

Принимая во внимание, что норма ст. 349 ГК РФ предусматривает два порядка обращения взыскания на заложенное исключительное право (судебный и внесудебный), существуют и два порядка реализации заложенного исключительного права. Так, при судебном порядке реализация (продажа) заложенного исключительного права производится путем продажи с публичных (открытых) торгов в порядке, установленном процессуальным законодательством. Смысл залога в том, что залогодержатель получает удовлетворение своих требований именно из стоимости заложенного исключительного права, получаемого в данном случае в результате его продажи с публичных (открытых) торгов по наиболее высокой цене.

Согласно норме п. 3 ст. 350 ГК РФ заложенное исключительное право продается лицу, предложившему на торгах наивысшую цену. В этом случае организатор торгов (комиссия) оформляет протоколы о ходе аукциона и об определении победителя торгов, об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. Вместе с тем при объявлении торгов несостоявшимися залогодержатель вправе по соглашению, к которому применяются правила о договоре купли-продажи, с залогодателем приобрести заложенное исключительное право, тем самым зачесть в счет покупной цены свои требования, обеспеченные залогом. При объявлении несостоявшимися повторных торгов залогодержатель вправе оставить предмет залога за собой. В противном случае договор залога прекращается.

Таким образом, для государственной регистрации перехода исключительного права при обращении взыскания на имущественные права правообладателя/патентообладателя в зависимости от ситуации необходимо представлять заверенные в установленном порядке копии:
   протокола о результатах открытых торгов об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, имеющего силу договора;
   протокола заседания комиссии об определении победителя торгов об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации;
   протокола заседания комиссии о ходе аукциона об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации;
   акта приема-передачи с указанием номера и даты выдачи документа, удостоверяющего исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (патент или свидетельство).

В заключение отметим, что для успешного решения рассматриваемого вопроса, являющегося новацией для Роспатента, необходима разработка соответствующих методических рекомендаций, включающих перечень документов, подтверждающих переход исключительного права к другим лицам (правопреемникам) без договора, а также содержащих анализ действующего законодательства применительно к рассматриваемым вариантам перехода прав, например, по исполнительному производству, наследственному праву (в случае наследования по завещанию, в рамках завещательного отказа или завещательного возложения), договору залога (последующего залога) и т.д.