Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 



Формула изобретения «продукт через способ» (часть II)

Канд. хим. наук Е.А.Устинова и канд. хим. наук, патентный поверенный О.В. Челышева.

(продолжение)

Начало см.: Патенты и лицензии. 2008. № 5. С. 14;

ЧАСТЬ II
Административные требования РСТ и ЕПВ к формуле «продукт через способ»*

* Само наличие этих требований в официальных документах является доказательством легального признания такого типа притязаний.

Руководство по предварительной экспертизе РСТ (2004 г.)
Формула «продукт через способ»

5.26. Если формула определяет продукт в терминах способа, с помощью которого этот продукт получен, формула в целом относится к продукту.

Такая формула не соответствует новизне, если известный продукт, даже если он получен нераскрытым способом, оказывается по существу тем же самым или неотличимым от продукта, заявленного в формуле изобретения.

5.27. Если продукт может быть определен только стадиями способа, с помощью которого он получен, или если способ будет придавать отличительные характеристики конечному продукту, эксперт должен рассматривать стадии способа при определении объекта поиска и оценке патентоспособности в отношении известного уровня техники.

Например, формула изобретения описывает «двухслойно структурированную панель, которая получена сваркой вместе железного слоя панели и никелевого слоя панели». В этом случае процесс «сваривания» должен быть рассмотрен экспертизой при определении объекта поиска и оценке патентоспособности, если этот процесс приводит к получению в конечном продукте свойств, отличных от таковых, полученных с помощью иных процессов. Новизна формулы не может быть поставлена под вопрос, пока идентичная двухслойная панель, полученная сваркой, не будет раскрыта в уровне техники.

Приложения

А.5.26. Международные органы по поиску и предварительной экспертизе имеют расхождения в практике в отношении поиска и экспертизы формулы «продукт через способ». Другие альтернативные руководства могут быть использованы национальными ведомствами как приемлемые.

А.5.26. (1) Если формула определяет продукт в терминах способа, которым он получен, формулу следует излагать как формулу на сам продукт, который обладает характеристиками, полученными при осуществлении способа, указанного в формуле. Следовательно, патентоспособность продукта, определенного формулой «продукт через способ», не должна зависеть от метода его получения. Продукт не становится новым просто благодаря факту, что он произведен с помощью нового способа.

Если продукт в такой формуле изобретения является точно таким же или очевидным продукту, описанному в известном творчестве, формула непатентоспособна, даже если продукт, описанный в уровне техники, был получен другим способом.

А.5.26. (2) Если формула описывает продукт в терминах способа, с помощью которого он получен, формула изобретения относится только к продукту, который был действительно получен этим способом.

Руководство по экспертизе ЕПВ
Часть С, глава III, п. 4.7 в

Формула для продукта, определенного в терминах способа, допускается только тогда, когда продукт как таковой полностью соответствует требованиям патентоспособности, то есть является новым и соответствует изобретательскому уровню. Продукт не является новым только потому, что он произведен новым способом (Т150/82 (ОJ, 1984,709)).

Формула «продукт в терминах способа» должна формулироваться собственно на продукт и предпочтительно должна иметь вид «продукт Х, получаемый процессом У», или другими словесными эквивалентами, предпочтительнее, чем «продукт, полученный процессом У».

Согласно ст. 64(2) ЕПК если объект европейского патента – способ, защита распространяется на продукт, непосредственно полученный этим процессом. Положения этой статьи подразумевают как способы, приводящие к получению продуктов, совершенно отличных от исходных продуктов, так и способы, производящие только поверхностные неглубокие изменения (окрашивание, полирование).

Европейская практика прецедентов
(Case Law of the Board of the Appeal of the EPO. 3-е изд. 1998. С. 174 – 177)
6. Формула изобретения, характеризующая продукт через способ

6.1. Введение

Согласно ст. 64(2) охрана, обеспечиваемая патентом на способ, распространяется на продукты, полученные непосредственно этим способом, даже если они непатентоспособны как таковые. Некоторые заявители пытаются получить охрану на известные продукты, используя для их характеристики формулу изобретения на способ и аргументируя это тем, что ст. 64(2) явно устанавливает, что охрана предоставляется на непосредственный продукт патентоспособного способа. По их мнению, согласно ЕПК продукт становится новым только потому, что он получен с помощью нового способа, невзирая на факт, что продукт не является новым как таковой в силу его физических характеристик (T 248/85 (OJ, 1986, 261), а также T 150/82 (OJ, 1984, 309)).

Апелляционные коллегии не приняли эту аргументацию и провели различие между формулой изобретения на новый и обладающий изобретательским уровнем продукт, охарактеризованный через способ его получения, и формулой изобретения на новый и обладающий изобретательским уровнем способ, охранный эффект которого распространяется также на продукты, непосредственно полученные этим способом.

Первым решением в этом отношении было T 150/82 (OJ, 1984, 309). Коллегия постановила, что формула изобретения на продукты, охарактеризованные через способы их получения, допустима только в случае, если сами продукты отвечают требованиям патентоспособности, и в заявке не содержится информации, которая бы позволила заявителю удовлетворительно охарактеризовать продукт с помощью его химического состава, структуры или некоторых других проверяемых параметров. Эти требования получили дальнейшее уточнение и развитие в последующих делах апелляционных коллегий.

6.2. Требование, чтобы заявленный продукт был патентоспособным

В решении T 248/5 (OJ, 1986, 261) было установлено, что продукт можно охарактеризовать с помощью различных параметров, таких как его структура или способ получения. Использование другого параметра для характеристики определенного продукта не может само по себе придать продукту новизну. Кроме того, ст. 64(2) не наделяет новизной формулу изобретения, которая была сформулирована в виде «продукта, охарактеризованного через способ», если в самом продукте как таковом нет новизны, и не позволяет заявителю на европейский патент включать в патент формулу изобретения, не удовлетворяющую требованиям патентоспособности по ст. 52(1).

В Т 219/83 (OJ, 1986, 211) коллегия постановила, что формула изобретения, характеризующая продукт через способ, должна толковаться в абсолютном смысле, то есть независимо от способа. Если ее объект как таковой является новым, он все же не обладает изобретательским уровнем только потому, что способ его получения обладает изобретательским уровнем. Чтобы быть патентоспособным, заявленный продукт как таковой должен решать отдельную техническую проблему, которая не была очевидной в свете существующего уровня техники.

Эти критерии подтверждены во многих решениях (T 251/85, T 434/87, T 171/88, T 563/89, T 493/90), включая T 664/90, где коллегия установила, что «если сам продукт является частью уровня техники и поэтому не обладает новизной согласно критерию новизны, установленному в ст. 54(1), то факт характеристики этого продукта ссылкой на новый способ неуместен для оценки новизны. Использование другого параметра для характеристики известного продукта не придает новизны данному продукту».

Коллегия проклассифицировала условия новизны формулы изобретения, характеризующей продукт через способ, в решении T 205/83 (OJ, 1985, 363). Было установлено, что полимерный продукт известного химического процесса не становится новым только за счет модификации процесса. Если химический продукт не может быть охарактеризован структурными характеристиками, а только способом его получения, то новизна может быть установлена только при условии представления доказательства, что модификация параметров процесса привела к получению других продуктов. Для этого достаточно доказать наличие отличий в свойствах продуктов. Это доказательство может не включать свойства, которые не могут быть результатом существенных параметров продукта (аналогичное решение в T 279/84).

В решении T 300/89 (OJ, 1991, 480) установлено, что заявка не обладает новизной, если в формуле изобретения продукт не охарактеризован структурно и не упоминаются все конкретные условия, необходимые для получения продуктов, новизну которых можно продемонстрировать, например, сравнительной проверкой.

6.3. Требование, чтобы заявленный продукт невозможно было описать по-другому

Требование, чтобы заявленный продукт было невозможно охарактеризовать никаким другим образом, кроме способа его получения, в частности, обсуждался в следующих решениях. В решении T 320/87 (OJ, 1990, 71) коллегия установила, что формула изобретения, характеризующая продукт через способ, допускается для гибридных семян и растений, если они не являются биологически объектами, которые можно охарактеризовать индивидуально с помощью их физиологических или морфологических признаков.

В решении T 130/90 коллегия обсуждала вопрос о рекомбинантных моноклональных антителах, имеющих две различные специфичности и получаемых способом, включающим клетки триомы, образованные соматическим клеточным слиянием клетки гибридомы и лимфоцита или клеток квадром, образованных соматическим клеточным слиянием двух клеток гибридом.

Патентоспособность способа не вызывала сомнения. Под вопрос была поставлена обоснованность формулы изобретения на продукт. В известном аналоге не было раскрыто, как полностью реассоциированные молекулы, то есть имеющие такую же структуру, как нативные антитела, можно отсеять и изолировать. Дело в том, что при жестких условиях химической обработки исходных молекул могут возникать неверные сложение, спаривание или деаминация. Коллегия разрешила использовать формулу изобретения на биспецифические рекомбинантные моноклональные антитела, содержащие целые иммунологические цепи, полученные способом, заявленным в независимых пунктах формулы изобретения на способ.

Характеристика антител через способ их получения была единственной возможностью разграничить их относительно известного уровня. Коллегия подчеркнула, что установленные прецеденты апелляционной коллегии, согласно которым продукт не становится новым только в силу того, что он получен с помощью нового способа, не подвергаются сомнению.

В решении T 487/89 коллегия определила: несмотря на то, что обычно следует избегать формулы изобретения, характеризующей продукт через способ, могут возникнуть особые обстоятельства. Например, хотя продукт и может быть охарактеризован конкретными параметрами, но патентовладелец не имел их в своем распоряжении для включения в формулу изобретения, тогда как признаки способа, взятые из подчиненного пункта формулы изобретения, могут преодолеть возражение из-за отсутствия новизны или изобретательского уровня.

6.4. Комбинация признаков продукта и способа

В решении Т 148/87 коллегия постановила, что допустимо комбинировать характеристики продукта и характеристики способа в одном и том же пункте формулы.

В решении Т 129/88 (OJ, 1993, 598) палата высказала мнение, что включение в формулу на продукт одного и более признаков способа допустимо, если их присутствие было желательно с учетом столкновения национальных законов договаривающихся сторон.

6.5. Объем защиты, соответствующий формуле «продукт через способ»

В решении Т 411/89 коллегии нужно было определить: приводит ли к расширению защиты замена выражения «полученный» на «получаемый». Палата высказала мнение, что защита не была расширена, поскольку исправление не изменило характеристику продукта, который был изначально защищен как таковой, и поскольку процесс, используемый для его характеристики, остается таким же.

3.2.3. Формула изобретения на продукт с признаками способа

В решении Т 815/93 и T 141/93 формула изобретения содержала как признаки продукта, так и признаки способа его получения. В обоих случаях только признаки способа отличали изобретение от известного аналога. Следуя прецедентам в отношении новизны формулы изобретения, характеризующей продукт через способ, коллегия решила, что признаки способа, не описанные, могут составить новизну заявленного продукта только в случае, если они являются причиной его свойств, отличающихся от свойств ранее раскрытых продуктов. Ни патентовладелец в первом, ни заявитель во втором случае не смогли этого доказать.

Выводы

Исследование вопроса на данном этапе позволяет сделать следующие выводы. Формула «продукт через способ» была создана в США. Причиной тому явились два обстоятельства патентно-правового (субъективного) характера и одно обстоятельство технического (объективного) характера.

Первые два обстоятельства:
   §112 патентного закона США требует, чтобы притязания подчеркивали и ясно выражали, какой именно объект заявитель считает своим изобретением;
   до недавнего времени в США отсутствовала охрана продукта, произведенного запатентованным способом (косвенная охрана), а таможенные правила о запрете импорта такого продукта связаны с большими сложностями для патентовладельцев.

Понятно, что эти правила субъективны и формулируются по-разному в разных странах и в разное время соответствующими ведомствами.

Третье обстоятельство невозможность охарактеризовать химический продукт однозначно с помощью химической структурной формулы.

Это обстоятельство может обусловливаться разными причинами. В том числе: принципиальной невозможностью охарактеризовать химический продукт химической структурной формулой (подразумевается молекулярная структура) по той причине, что многие, если не большинство химических соединений являются «немолекулярными»[1].

Современные представления о химических системах, понятиях «химическая структура» и «химическое строение», о типах химических соединений и возможностях их характеристики применительно к патентно-правовой сфере впервые были рассмотрены в работах Е.А.Устиновой[2].

Существуют объективные сложности определения строения химических и особенно биохимических систем, исследования которых иногда растягиваются на длительное время. В некоторых случаях проблемы решаются только благодаря созданию новых аналитических возможностей. Особенно это было характерно в начале 70-х гг. прошлого века в связи с возникновением биохимии. Но и на современном этапе эти проблемы нельзя считать решенными, учитывая многоуровневый характер структур большинства биохимических соединений и тот факт, что зависимость их биологической активности от химической структуры в целом остается проблематичной. В то же время известно, что биологическая активность веществ природного происхождения часто зависит от способа получения, а точнее – источника и приемов выделения. Это относится и ко многим неорганическим системам, особенно к твердым телам.

В связи с последним обстоятельством следует указать, что далеко не все авторы, фирмы и даже страны имеют одинаковые возможности для исследований тонкостей структуры сложных химических продуктов.

Первая из указанных причин неопровержимо свидетельствует о глубоком заблуждении авторов, по мнению которых потребность в формулах «продукт через способ» связана только с временной несостоятельностью экспериментально-аналитических возможностей для установления структурной формулы химического продукта.

Вторая причина убеждает, что нельзя остановить патентование новых и практически ценных продуктов, дожидаясь, когда они полностью будут изучены или когда появятся более совершенные методы исследования.

Следовательно, необходимо искать выход из этих объективно существующих, но далеко не всеми осознанных ситуаций. Последнее обстоятельство, по нашему мнению, интересно как с теоретической, так и с практической точек зрения.

Продолжение


[1] Кузнецов В.И. Диалектика развития химии. М.: Наука, 1973; Будрейко Н.А. Философские вопросы химии. М.: Наука, 1973; Зоркий П.М. О фундаментальных понятиях химии//Соровский образовательный журнал. 1996. № 9. С. 47 – 56; Угай Я.А. Особенности немолекулярных (координационных) структур//Там же.1996. № 3. С. 28 – 33.
[2] Устинова Е.А. Понятия и определения в области химии и критерии патентного права. М.: ВНИИПИ, 1998; Устинова Е.А. Химия и патентное право. М.: ИНФРА-М, 2005.