Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 



Четвертая часть ГК РФ: вопросов только прибавилось

Это было в начале 1990-х гг. С одним из руководителей Роспатента мы обсуждали подготовку новых нормативных актов патентно-правового характера. Суть моих предложений сводилась к тому, что проект любого акта в области изобретательства перед его принятием было бы весьма желательно обсудить с теми, кого он непосредственно коснется, то есть в первую очередь со специалистами в области науки, промышленности, торговли. Руководитель посмотрел на меня уничижительно: «Все они будут делать так, как пропишем в законе». Я позволил высказать мысль о том, что над текстом закона будут работать пять-десять человек, а думать над тем, как его обойти, если он не будет отвечать экономическим интересам, несколько миллионов. И они придумают! Или возникнут коллизии, рассмотрение которых в судах не приведет ни к чему хорошему.

Этот разговор вспомнился по той причине, что с выходом четвертой части ГК РФ вопросов не убавилось, а прибавилось. При первом же знакомстве с новым законом стало ясно, что над его созданием работали люди, никогда сами не занимавшиеся ни научно-техническим творчеством, ни охраной его результатов, ни, тем более, их коммерческой реализацией.

Рассмотрим это на нескольких примерах. Итак, ст. 1361 «Право преждепользования на изобретение, полезную модель или промышленный образец»:
   «Лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования)».

Не будем касаться словосочетания «добросовестно использовало». Произвола в его трактовке более чем достаточно. Постараемся с точки зрения конструктора, технолога или любого другого производственника (то есть того, кто в первую очередь столкнется с применением данного положения на практике) уяснить, что может означать «сделало необходимые к этому приготовления…». Обратимся к тому разделу Гражданского кодекса, который регулирует взаимоотношения по договорам подряда на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. То есть к той области деятельности, где наиболее вероятно создание интеллектуального продукта, аналогичного техническому решению, на которое испрашивается патент.

Является ли в данном случае выдача детального технического задания разработчику действием, которое может считаться необходимым для приготовления к использованию тождественного технического решения? Ответ неоднозначен. Создание комплекта конструкторской документации, выпущенной в соответствии с полученным техническим заданием и требованиями ГОСТа и ЕСКД. Может быть, этот момент будет считаться стадией, достаточной для признания факта, что «необходимые приготовления» были сделаны? Ответ столь же неопределенный.

Переходим к следующему этапу. Выпущена не только конструкторская, но и технологическая документация. То есть определены необходимые для выпуска продукции материалы, разработаны методы и способы их обработки, в том числе временные и температурные параметры, подобраны реагенты, выпущены технологические карты. Можно ли считать, что в этом случае сделаны «необходимые приготовления»?

И, наконец, закуплена полная технологическая линия оборудования, разработана специальная технологическая оснастка, и даже выпущена опытная партия продукции в количестве, необходимом для проведения испытаний, но не для коммерческого производства и использования. И тут обратим внимание на следующий пассаж из ГК: «без расширения объема такого использования». Из него следует, что на тех этапах, которые логически вытекают из создания и промышленного освоения интеллектуального продукта, идентичного тому, на которое испрашивается патент, правом преждепользования его создатель воспользоваться не может. Ведь на любой из перечисленных стадий объем производства такого продукта равен нулю, и превзойти его он не может («без расширения объема такого использования»).

При ознакомлении с четвертой частью ГК РФ представлялось, что она будет (и должна) корреспондироваться с предыдущими частями Кодекса, а также дополнять, конкретизировать и/или уточнять те их положения, которые так или иначе связаны с созданием и использованием интеллектуальной собственности, в том числе и с вопросами вознаграждения создателей объектов интеллектуальной собственности, то есть авторов. В частности, вспомним положения ГК, регулирующие отношения, возникающие при заключении договоров подряда на выполнение НИОКР, при которых создание объектов интеллектуальной собственности вполне вероятно, и конкретно ст. 772 «Права сторон на результаты работ»:

Стороны в договорах на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ имеют право использовать результаты работ в пределах и на условиях, предусмотренных договором.

Если иное не предусмотрено договором, заказчик имеет право использовать переданные ему исполнителем результаты работ, а исполнитель вправе использовать полученные им результаты работ для собственных нужд.

Права исполнителя и заказчика на результаты работ, которым предоставляется правовая охрана как результатам интеллектуальной деятельности, определяются в соответствии с правилами раздела VII настоящего Кодекса (изменения в ст. 772 ГК внесены ст. 25 федерального закона от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ «О введении в действие четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Понятно, что исполнитель, заключая договор подряда на выполнение НИОКР, будет опираться на знания и опыт своих работников, то есть потенциальных авторов, и взаимоотношения с ними будут регулироваться положениями ст. 1370 «Служебное изобретение, служебная полезная модель, служебный промышленный образец».

Согласно п. 4 этой статьи «если работодатель получит патент на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец, либо примет решение о сохранении информации о таких изобретении, полезной модели или промышленном образце в тайне и сообщит об этом работнику, либо передаст право на получение патента другому лицу, либо не получит патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам, работник имеет право на вознаграждение. Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодателем определяются договором между ним и работником, а в случае спора – судом».

Но на основании чего будут выплачиваться такие вознаграждения? Ведь должны быть какие-то предпосылки и, естественно, средства. При заключении договора о проведении НИОКР никто не мог предположить, что в процессе его выполнения будет создано нечто выдающееся или, по крайней мере, охраноспособное. Смотрим закон, в частности, ст. 1371 «Изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по договору»:

«В случае, когда изобретение, полезная модель или промышленный образец созданы при выполнении договора подряда или договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, которые прямо не предусматривали их создание, право на получение патента и исключительное право на такие изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежат подрядчику (исполнителю), если договором между ним и заказчиком не предусмотрено иное.

В этом случае заказчик вправе, если договором не предусмотрено иное, использовать созданные таким образом изобретение, полезную модель или промышленный образец в целях, для достижения которых был заключен соответствующий договор, на условиях простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента без выплаты за это использование дополнительного вознаграждения. При передаче подрядчиком (исполнителем) права на получение патента или отчуждении самого патента другому лицу заказчик сохраняет право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца на указанных условиях».

Обратим внимание, что заказчик вправе использовать результаты интеллектуальной деятельности за те же деньги, что он заплатил за проведение НИОКР, несмотря на то, что он получает значительную прибыль именно благодаря использованию этих самых результатов. А как же автор? Непосредственный работодатель его изобретение не использует, а заказчик не платит. Как-то не здорово получается!

И еще один момент. По положениям права суды и арбитражные инстанции при возникновении коллизий читают положения закона буквально, то есть не так, как имели в виду участники сделки, а так, как записано. И никаких расширительных толкований. Еще раз обратим внимание на положения ст. 1370. В ней перечислены все варианты, при которых автор имеет право на вознаграждение. Его права на получение вознаграждения при продаже лицензии оговорены в ст. 12 федерального закона от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ, отсылающего нас к ст. 32 закона СССР от 31 мая 1991 г. № 2213-1 «Об изобретениях в СССР»:

«1. Вознаграждение за использование изобретения в течение срока действия патента выплачивается автору на основе договора работодателем, получившим патент, в соответствии с пунктом 2 статьи 4 настоящего Закона, или его правопреемником в размере не менее 15 процентов прибыли (соответствующей части дохода), ежегодно получаемой патентообладателем от его использования, а также не менее 20 процентов выручки от продажи лицензии без ограничения максимального размера вознаграждения.

Вознаграждение за использование изобретения, полезный эффект от которого не выражается в прибыли или доходе, выплачивается автору в размере не менее 2 процентов от доли себестоимости продукции (работ и услуг), приходящейся на данное изобретение.

Величина процента определяется предприятием по соглашению с автором».

Таким образом, получается, что работодатель, который в силу специфики не использует изобретение своего работника, ничего заплатить ему не может, так как его не использует, а лицензиат не будет платить на основании уже цитировавшегося п. 1 ст. 1371 ГК.

И, наконец, последнее. Как отмечалось выше, право на вознаграждение у автора возникнет только в перечисленных в законе случаях, а именно: если работодатель получит патент на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец либо примет решение о сохранении информации о таких изобретении, полезной модели или промышленном образце в тайне и сообщит об этом работнику, либо передаст право на получение патента другому лицу, либо не получит патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам. Но если работодатель, получив патент, не продаст лицензию, а тут же переуступит его третьему лицу за весьма приличное вознаграждение, автору ничего не полагается, так как в новом законе это не оговорено. И даже если обратиться к упоминавшейся уже ст. 32 закона СССР «Об изобретениях в СССР» «правоприемник», уплатив за патент соответствующую сумму, вряд ли обрадуется перспективе платить еще и автору.