Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 


Федерация Защиты Правообладателей

Оценка изобретательского уровня в судебной практике ЕПВ. Часть III

Канд. хим. наук Е.А.Устинова и патентный поверенный, канд. хим. наук О.В.Челышева.

ЧАСТЬ 1

ЧАСТЬ 2

ЧАСТЬ 3

7. Вторичные показатели при определении изобретательского уровня
7.1. Общие вопросы

Согласно действующему прецедентному праву простой поиск показателей наличия изобретательского уровня не заменяет технически квалифицированную оценку изобретения относительно состояния уровня техники согласно ст. 56. Если такие показатели присутствуют, то общая картина состояния техники и анализ всех значительных факторов могут показать наличие изобретательского уровня, но это не обязательно для всех случаев (см.: Т 24/81 (OJ, 1983, 133) и Т 55/86). Вторичные показатели такого рода имеют значение только в сомнительных случаях, когда объективная оценка известных решений еще не дает ясной картины (Т 645/94). Показатели являются всего лишь вспомогательными факторами оценки изобретательского уровня (Т 1072/92 и Т 351/93).

В деле Т 754/89 суд детализировал свои аргументы в пользу наличия изобретательского уровня. Хотя к таким факторам, как коммерческий успех, преодоление предубеждения, возраст противопоставленных документов, стоимость рекламы и создание нового рыночного сегмента, удовлетворение давно существующей потребности, существование подделок и формы нарушений, отнеслись с должностным вниманием, особенно в письменных заявлениях сторон, технические факты дела были таковы, что вторичные показатели изобретательского уровня утратили значение.

7.2. Предубеждение в области техники

Согласно прецедентам апелляционных судов (Т 119/82 (OJ, 1984, 212) и Т 40/06) изобретательский уровень можно иногда установить демонстрацией необходимости преодолеть известное предубеждение, то есть широко распространенное, но неверное представление о техническом факте. В таких случаях на владельце патента (или заявителе) лежит бремя демонстрации, например, ссылкой на соответствующую техническую литературу, что предполагаемое предубеждение действительно существует (Т 60/82, Т 641/89 и Т 695/90).

Под предубеждением в любой конкретной области подразумевается мнение или сложившаяся идея, широко распространенная среди специалистов данной области. Наличие такого предубеждения обычно демонстрируется ссылкой на литературу или энциклопедии, опубликованные до даты приоритета. Предубеждение должно существовать на дату приоритета, а любое предубеждение, которое может возникнуть позже, не имеет значения для оценки изобретательского уровня (Т 341/94 и Т 531/95).

Вообще, предубеждение нельзя продемонстрировать заявлением в единственном патенте, так как техническая информация в описании патента или научной статье может быть основана на специальных предположениях или точке зрения автора. Однако этот принцип не применим к объяснениям в стандартной публикации или в пособии, представляющем общие специальные знания в данной области (Т 19/81 (OJ, 1982, 51), Т 104/83, Т 321/87, Т 392/88, Т 601/88, Т 519/89, Т 453/92 и Т 900/95). В Т 515/91 суд принял «ABC Naturwissenschaft und Technik» как стандартную публикацию (см. также: Т 461/92 и Т 152/93). В Т 943/92 существующее предубеждение было подтверждено специальной книгой, которая отражала технические знания в области оспариваемого патента. Эта книга содержала мнение не только одного автора-специалиста, а экспертов в данной области, поскольку она была результатом сотрудничества «множества признанных ученых, инженеров и практиков, а также ассоциаций и институтов». Общих критических замечаний, высказанных в одной книге, недостаточно для подтверждения предполагаемого предубеждения, если множество известных документов подтверждает обратное (Т 134/93).

Действующее прецедентное право апелляционного суда очень жестко к признанию наличия предубеждения. Решение, представленное как преодолевающее предубеждение, должно противостоять преобладающему мнению специалистов, их единодушному опыту и представлениям, а не просто цитировать противоположные взгляды отдельных специалистов или фирм (Т 62/82, Т 410/87, Т 500/88, Т 74/90, Т 943/92 и Т 531/95). Факт принятия недостатка или простого игнорирования предубеждения не означает, что предубеждение было преодолено (Т 69/83 (OJ, 1984, 357), Т 262/87 и Т 862/91).

В Т 374/92 суд отметил, что обнаружение относительно небольшого рабочего окна в области, которое согласно самым последним публикациям считалось недостижимым, нельзя считать очевидным для специалиста. Показательным доказательством, подобным «техническому предубеждению», является разработка в данной области в другом направлении (см. также: Т 2/81 (OJ, 1982, 394), Т 650/90 и Т 330/92).

7.3. Возраст документов/фактор времени

Возраст документов, известных задолго до даты подачи заявки, может быть показателем изобретательского уровня только в том случае, если потребность в решении нерешенной проблемы существовала в течение всего времени от даты этих документов до даты изобретения (Т 79/82 и Т 295/94). Тем не менее длительное время, которое следует учитывать, является не периодом, прошедшим между публикацией документа и датой подачи заявки на европейский патент, раскрывающей решение этого документа, а периодом между временем, когда проблема стала очевидной, и датой подачи заявки на европейский патент, в которой предлагается решение (Т 478/91).

23 года между датой публикации документа, который считается прототипом, и датой приоритета оспариваемого патента в экономически важной и часто исследуемой области можно в обычном случае рассматривать как показатель наличия изобретательского уровня (Т 273/92). Показателем изобретательского уровня был признан в Т 203/93 и Т 795/93 период 11 лет, в Т 986/92 – 70 лет, в Т 478/91 – 80 лет, в Т 626/96 – 60 лет (см. также: Т 774/89 и Т 957/92).

В Т 330/92 документы, отражающие общие знания, доступные специалистам в данной области техники (технология литья под давлением для держателей банковских карточек), были опубликованы, по меньшей мере, за 17 лет до даты подачи оспариваемого патента. Апелляционный суд отметил, что элементы, которые могли бы привести к комбинации признаков по п. 1 формулы изобретения, были давно известны. Тем не менее специалисты в течение всего этого времени их «не замечали». Другие заявители в этой области также не воспользовались этими знаниями.

В Т 540/92 суд решил, что 16 лет, истекшие между датой публикации прототипа (документа (1)) и датой приоритета оспариваемого патента, имеют большое значение в такой активной области, как ароматические полиэфиркетоны, о чем свидетельствует большое число документов, упомянутых ответчиками. В частности, тот факт, что потребовалось столь длительное время для общего решения различных проблем, которые были хорошо известны, но всегда рассматривались изолированно, свидетельствует в пользу изобретательского уровня данного решения.

В Т 1077/92 суд столкнулся с необычной ситуацией: проблема и ее готовое решение существовали одновременно. В течение 100 лет и в последнее время эта область интенсивно исследовалась, и все же представлявшаяся очевидной мера не была принята. Суд пришел к заключению, что поскольку никакого другого объяснения не нашлось, очевидно, для этого нужен был изобретательский подход (Т 617/91).

В Т 697/94 суд решил, что при наличии очевидных недостатков, связанных с устройством по п. 1 формулы изобретения как прототипом, и явных преимуществ, связанных с заявленным устройством, фактор времени (11 лет между прототипом и датой приоритета) был дополнительным показателем изобретательского уровня.

7.4. Удовлетворение давно существовавшей потребности

Тот факт, что состояние области техники было неактивным в течение длительного времени до изобретения, может быть показателем наличия изобретательского уровня, если в течение этого времени явно существовала необходимость в усовершенствовании (см.: Т 109/82 (OJ, 1984, 473), Т 555/91 и Т 699/91). Этот показатель тесно связан с положительными показателями фактора времени и возраста противопоставленного документа.

В Т 605/91 суд постановил, что недостаточно, если «давно существующую потребность» обнаружил всего один специалист. Такая давно существующая потребность имеет место только в случае, если можно идентифицировать различные и многократные попытки решения соответствующих проблем. Поэтому суд решил, что время, истекшее между документом (1) и заявленным объектом (16 лет), недостаточно для подтверждения предполагаемой «давно существующей потребности». В частности, это время не может доказать существование непреодолимых предубеждений, которые бы воспрепятствовали специалисту обнаружить очевидные решения соответствующих проблем.

В Т 1014/92 суд отклонил аргумент апеллянта о том, что длительное время (около 35 лет), в течение которого документы (1) и (2) были доступны для общества без их объединения, само по себе служит убедительным доказательством того, что между ними нет очевидной связи. Суд постановил, что такой вывод можно сделать только в случае, если доказательство, относящееся ко времени, будет подкреплено другим доказательством, например, наличием давно существующей потребности. Таким образом, на обнаружение очевидности на основании объективной оценки состояния техники не может повлиять только факт, что два документа не были объединены специалистами в течение долгого времени.

Если процесс успешно применялся в промышленности в течение более 20 лет, несмотря на связанные с ним экономические недостатки, и в заявленном изобретении предлагалось решение технической проблемы для преодоления недостатков, то это подтверждает наличие изобретательского уровня (Т 271/84 (OJ, 1987, 405)).

7.5. Коммерческий успех

В принципе исключительно коммерческий успех не следует рассматривать как показатель изобретательского уровня. Прежде всего (см. Руководство, С-IV,9, 9) должна быть удовлетворена давно существующая потребность, и коммерческий успех должен быть извлечен из технических признаков изобретения, а не других действий (например, методов продажи или рекламы).

В Т 110/92 суд не возражал, что нагревательный блок по п. 1 может иметь коммерческий успех. Однако сам по себе такой коммерческий успех при том, что техническая экспертиза заявленного объекта дала отрицательный результат, нельзя считать основанием для наличия изобретательского уровня, даже если бы суд был убежден, что он достигнут за счет технических признаков нагревательного блока, а не других причин, например, коммерческого характера (см.: Т 5/91 и Т 219/90).

В Т 478/91 коммерческий успех также не был признан показателем изобретательского уровня. Суд отметил, что хорошо известно, что коммерческий успех продукта также можно легко обеспечить и другими факторами, помимо его свойств, в частности, более рациональным производством, рыночной монополией, рекламной кампанией или эффективной политикой продаж (см.: Т 270/84, Т 257/91 и Т 712/92).

В Т 677/91 суд принял во внимание коммерческий успех заявленного изобретения и решил, что было бы неверно игнорировать практическое влияние, которое оказало изобретение в своей области после даты приоритета. Например, в нескольких разделах справочника упоминается тот факт, что различные преимущества заявленного изобретения открыли новую эру в данной области. Суд пришел к заключению, что трудно согласовать содержание этих утверждений с тем, что заявленное изобретение является всего лишь результатом обычной разработки, и на этом основании признал, что изобретение обладает изобретательским уровнем.

В Т 626/96 изобретение также обеспечило большой коммерческий успех и получило широкое признание в ряде стран. Кроме того, успех был достигнут за очень короткий промежуток времени, что, вероятно, говорит о насущной коммерческой необходимости в этом простом решении. Данный успех был также непосредственно отнесен к структуре заявленного продукта, а не к методам маркетинга или умелой рекламе.

Усилия, предпринятые конкурентами на рынке для получения прав на совместное использование, являются дополнительным показателем коммерческого успеха и могут, хотя и необязательно, привести к решению в пользу наличия изобретательского уровня. В Т 351/93 суд постановил, что последнее особенно относится к случаю, когда техническая и экспертная оценки изобретения в свете известного уровня приводят в соответствии с принципом «проблема – решение» к выводу, отрицающему наличие изобретательского уровня.

В Т 812/92 обстоятельства были несколько иными: могла возникнуть ситуация, при которой незадолго до даты подачи оспариваемого патента один из конкурентов патентообладателя пообещал клиенту техническое устройство, не реализовав при этом выгодное техническое решение согласно изобретению. Это можно считать показателем наличия изобретательского уровня.

7.6. Простое решение

В коммерчески важной технической области, пользующейся значительным вниманием, простота предложенного решения может свидетельствовать об изобретательском уровне. То есть сложность разработки простого решения без ущерба для качества может быть показателем изобретательского уровня (Т 106/84 (OJ, 1985, 132), Т 229/85 (OJ, 1987, 237), Т 9/86 (OJ, 1988, 12), Т 28/87, Т 44/87 и Т 528/89). Однако при этом предполагается отсутствие в известном уровне чего-либо, наводящего на предложенное решение (Т 712/92).

В Т 234/91 суд отметил, что опыт в области строительной техники показывает, что при одинаковом или даже лучшем эффекте (в данном случае повышение надежности) зачастую гораздо труднее найти и реализовать простое решение, нежели сложные варианты. Учитывая большое число решений, предлагаемых в технической литературе, суд пришел к выводу, что усовершенствование, достигнутое простой конструктивной мерой, предложенной в патенте, не было очевидным.

В Т 330/87 суд пришел к такому же выводу. При ретроспективном анализе заявленное решение казалось простым. Однако суд не счел это очевидным, так как было неправдоподобным то, что такое простое свойство, удовлетворяющее давно существовавшую потребность и явно коммерчески успешное, не было реализовано задолго до этого.

В Т 349/95 рассматриваемый объект относился к простой форме простого устройства, которое, тем не менее, привело к неожиданно большому функциональному улучшению. По мнению суда, это неожиданное улучшение и тот факт, что известный уровень не содержал даже явного намека на данное решение, явились доказательством изобретательского уровня заявленного решения.

В Т 113/82 (OJ, 1984, 10) был рассмотрен другой аспект. Чтобы перейти от известного уровня техники к изобретению, потребовался ряд шагов. Суд постановил, что это можно считать показателем присутствия изобретательского уровня, особенно в случае, когда доказано, что последний решающий шаг не был известен из известного уровня и не вытекал из него, хотя и мог показаться, на первый взгляд, очень простым (см. также: Т 315/87, Т 508/88, Т 424/89 и Т 394/90).

7.7. Неожиданный эффект
7.7.1. Добавочный эффект

Эффект, который можно назвать неожиданным, можно считать показателем изобретательского уровня (Т 181/82 (OJ, 1984, 401)). Однако при этом должны быть удовлетворены определенные условия. В Т 21/81 (OJ, 1983, 15) суд решил, что если с учетом состояния уровня техники для специалиста уже очевидно нечто, подпадающее под объем притязания, потому что можно ожидать положительного эффекта в результате комбинации известных решений, то такое притязание не имеет изобретательского уровня, несмотря на то, что получен дополнительный (возможно, непредвиденный) эффект (см.: Т 365/86, Т 350/87 и Т 226/88). Это прецедентное право было также подтверждено в Т 69/83 (OJ, 1984, 357). Если в результате существенной части рассматриваемой технической проблемы состояние уровня техники обязало специалиста принять определенное решение, то это решение автоматически не становится изобретением из-за того, что оно также неожиданно решило часть проблемы.

Кроме того, в Т 192/82 (OJ, 1984, 415) суд констатировал, что специалист должен быть свободен в применении наилучших имеющихся средств для своих целей. Однако применение средств, приводящих к некоторым ожидаемым улучшениям, может также быть вполне патентоспособным на основании дополнительного эффекта, если для этого потребовалось сделать выбор из множества возможностей. Поэтому отсутствие альтернатив в этом отношении может создавать ситуацию «улицы с односторонним движением», ведущую к предсказуемым преимуществам, которые остаются очевидными, несмотря на существование некоторого неожиданного «добавочного» эффекта. Суд также отметил в Т 506/92, что дополнительный эффект, неизбежно достигаемый специалистом на основании очевидной меры без какого-либо усилия с его стороны, представляет собой добавочный эффект согласно прецедентному праву ЕПО, который не может быть основанием для признания изобретательского уровня даже в качестве неожиданного эффекта (см. также: Т 766/92, Т 431/93, Т 703/93 и Т 681/94).

В Т 227/89 суд констатировал, что при определении, какой эффект является решающим, а какой случайным (так называемым добавочным эффектом), необходимо применять реалистичный принцип, анализируя относительную техническую и практическую важность этих эффектов в обстоятельствах данного дела (см. также: Т 732/89 и Т 729/90). При оценке изобретательского уровня химических веществ часто следует учитывать именно их неожиданные свойства (см.: Т 20/83 (OJ, 1983, 419)).

В Т 848/94 решение существующей технической проблемы потребовало комбинации мер, которая не предлагалась в известном уровне в такой мере, чтобы ее мог принять специалист. Поэтому специалист не находился в ситуации «одностороннего движения».

В Т 154/87 отмечалось, что достижение неожиданного эффекта не является непременным условием наличия изобретательского уровня. Необходимо всего лишь определить, что соответствующий объект изобретения не вытекает для специалиста очевидным образом из существующего известного уровня техники (Т 426/92 и Т 164/94).

В Т 551/89 суд постановил, что эффект, которого следует ожидать в результате очевидного свойства, не может способствовать признанию требуемого изобретательского уровня, даже если масштаб этого эффекта является неожиданным для специалиста. В данном случае эффект, масштаб которого превзошел надежды специалиста, просто является добавочным эффектом, следующим из применения очевидного свойства и полученным без творческих усилий специалиста (Т 506/92 и Т 882/94).

В Т 240/93 заявка относилась к устройству для хирургической обработки тканей методом гипертермии, снабженному средством термозащиты. Заявка получила отказ экспертизы, признавшей краткую продолжительность обработки (1 час) и другие преимущества в результате использования охлаждающего средства добавочным эффектом. Однако суд решил, что в данном случае объективная проблема, лежащая в основе изобретения, заключается в создании устройства для эффективного лечения доброкачественной гиперплазии простаты за короткое время. Учитывая множество существенных практических преимуществ одночасового сеанса гипертермии для пациента, такую малую продолжительность лечения нельзя признать чисто добавочным эффектом, поскольку она является решающей для изобретения и лежит в основе объективной проблемы.

7.7.2. Сравнительные примеры

В определенных случаях эффект, продемонстрированный посредством сравнительного испытания, можно считать показателем изобретательского уровня. Согласно прецедентам апелляционных судов, если выбраны сравнительные испытания для демонстрации изобретательского уровня на основании улучшенного эффекта, то это сравнение с прототипом должно убедительно доказывать, что причиной данного эффекта является отличительный признак изобретения (Т 197/86 (OJ, 1989, 371)), а предполагаемые, но не подтвержденные преимущества не следует принимать во внимание при определении проблемы, лежащей в основе заявки (Т 20/81 (OJ, 1982, 217) и Т 561/94).

В Т 197/86 (OJ, 1989, 371) суд дополнил принципы, изложенные в решении Т 181/82 (OJ, 1984, 401), согласно которым, если сравнительные испытания были представлены как доказательство неожиданного эффекта, то сравниваемый тип использования должен быть по возможности наиболее близко конструктивно приближен к заявленному объекту. В рассматривавшемся деле ответчик (патентообладатель) подкрепил обоснование своего притязания, добровольно представив сравнения с вариантами, которые хотя и не принадлежали явно известному уровню, но отличались от заявленного объекта всего лишь отличительным признаком изобретения. Суд резюмировал свою позицию, констатируя, что в случаях, когда для демонстрации изобретательского уровня с улучшенным эффектом в заявленной области выбраны сравнительные испытания, их характер должен убедительно доказывать, что данный эффект обусловлен отличительным признаком изобретения. Поэтому может быть необходимым изменить элементы сравнения так, чтобы они отличались друг от друга только этим отличительным признаком (Т 292/92 и Т 412/94).

В Т 390/88 суд рассмотрел обстоятельства, не требующие предъявления сравнительных примеров. В упомянутых выше делах изобретение было очевидным с первого взгляда, потому что продукты, хотя и новые, были очень близки конструктивно известным продуктам. Однако рассматриваемый случай был другим. Здесь суд отметил, что предъявление сравнительных примеров несущественно для установления изобретательского уровня, так как изобретение не было очевидным с самого начала (Т 656/91).

В Т 172/90 предъявленные сравнительные примеры не составили достаточного доказательства изобретательского уровня. Суд констатировал, что продукты, взятые за основу для сравнения, были коммерчески доступны и, очевидно, выбраны случайным образом. Технический прогресс, продемонстрированный в сравнении с продуктами такого рода, не может заменить демонстрацию изобретательского уровня по сравнению с прототипом (см. также: Т 164/83 (OJ, 1987, 149)).