Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 



Нанотехнологии: проблемы патентования и экспертизы. Часть II

Окончание

Начало статьи

ЧАСТЬ II

Проблемы поиска

Исходя из тематики нанотехнологии связаны с большим числом отраслей. Так, уже на уровне элементарных наночастиц и наноструктур, непосредственно связанных с фундаментальными исследованиями, наблюдается пересечение и тесная связь с физикой, химией, биологией. На следующем уровне сложности – создания наноматериалов, их промышленного производства и применения – происходит дальнейшая тематическая диверсификация нанотехнологий по способам и средствам, которые традиционно используются в других отраслях техники, например, химический синтез, катализ, травление, литография, протеиновое конструирование, поверхностная обработка металлов, изготовление композитов и т д.

Поиск информации с помощью ключевых слов, особенно с использованием термина «нано», позволяет найти лишь незначительную часть патентов (так, в патентном фонде США с помощью этого термина было выявлено 3000 патентов за период 1996 – 2002 гг.), в то время как, по оценке патентного ведомства США, на конец 2002 г. было выдано около 60 тыс. патентов. Это отчетливо показывает, что исчерпывающий поиск в области нанотехнологий возможен лишь на основе интеллектуального индексирования или классифицирования.

Для обеспечения классификационного поиска изобретений в области нанотехнологий в рамках Международной патентной классификации (МПК) в 2000 г. был введен специальный класс В82 «Нанотехнология», который содержит две основные группы для классифицирования и поиска изобретений, касающихся характеристики наноструктур (В82В 1/00), их изготовления или обработки (В82В 3/00). Однако введение этого класса лишь частично решило проблему.

Дело в том, что развитие патентных классификаций, несмотря на революционный характер новых технологий, происходит поэтапно, отражая эволюционное накопление знаний в соответствующих научных и технических дисциплинах. Как правило, новые дисциплины зарождаются и развиваются на базе уже существующих. Например, большинство изобретений и открытий, касающихся наноструктур и наночастиц, было сделано в ходе исследований в области физики твердого тела. То же самое можно сказать об изобретениях и открытиях, касающихся наноорганических материалов, которые первоначально появились в области микробиологии или биотехнологии. Поэтапное развитие патентных классификаций выражается во включении в них дополнительных рубрик в соответствующие тематические разделы. Поскольку при таком подходе патентные классификации в целом сохраняют свою структуру, то тематика нанотехнологий оказывается рассеянной практически по всем разделам и классам.

Эксперты ЕПВ провели исследование рассеяния патентных документов по тематическим разделам патентного фонда, используя свою внутреннюю классификацию ECLA, основанную на МПК. Было обнаружено что эксперты-классификаторы, создающие новые рубрики ECLA, давно уже вводят рубрики, относящиеся к нанотехнологиям, в рамках различных функциональных и отраслевых разделов МПК (например, системы направленной доставки лекарств в разделе А, фотонные кристаллы и молекулярные электронные устройства в разделе G), причем не всегда соответствующие рубрики содержали пометку «нано».

Учитывая это обстоятельство, а также тесную связь отдельных видов нанотехнологий с существующими макротехнологиями (например, нанесение покрытий, изготовление слоистых изделий, биологические способы образования материалов), было принято решение существенно не пересматривать уже сложившуюся классификационную систему, а разработать новый раздел Y классификации ECLA. Его рубрики не имеют самостоятельного статуса, а используются в качестве специальной метки для документов, которые уже где-либо проклассифицированы. Коды этого раздела не могут заменять рубрики других разделов A – H.

Сейчас ECLA включает шесть таких кодов, используемых в качестве меток в сочетании с другими рубриками классификации. Эти метки приравнены по своему статусу к основным группам и имеют дефиниции, публикуемые на сайте ЕПВ. Они присваиваются экспертом-классификатором, ответственным за каждую из шести меток. Приводим их:

Y01N2 – нанобиотехнология,
Y01N4 – нанотехнология для обработки, хранения и передачи информации,
Y01N6 – нанотехнология материалов и обработки поверхностей,
Y01N8 – нанотехнология для обеспечения взаимодействия, регистрации или активации частиц,
Y01N10 – нанооптика,
Y01N12 – наномагнетизм.

В отличие от ЕПВ патентное ведомство США разработало в рамках своей национальной классификации специальный, очень детализированный класс 977, посвященный объектам нанотехнологии (250 детальных рубрик), который также не имеет самостоятельного значения, а используется для перекрестного классифицирования. Класс 977 включает следующие тематические направления:

(i) – исходные наноструктуры и химические композиции наноструктур,
(ii) – устройства, которые включают по крайней мере одну элементарную наноструктуру,
(iii) – математические алгоритмы, например, программное обеспечение и т.п., специально разработанное для моделирования конфигураций или свойств наноструктур,
(iv) – способы или устройства для производства, обнаружения, анализа или обработки наноструктуры,
(v) – специфические или особые использования наноструктур.

В отличие от ЕПВ, предусматривающего использование меток Y для всех без исключения изобретений в области нанотехнологий, патентное ведомство США, несмотря на значительную детальность класса и решение не придавать ему самостоятельный статус, ввело многочисленные ограничения и исключения на использование этого класса в качестве отсылочного.

Так, из класса 977 исключаются объекты, подпадающие в целом под определение нанотехнологии, но для которых в существующей классификации США уже имеются четко определенные рубрики. Например, поскольку класс 257 «Активные твердотельные устройства» исчерпывающим образом уже отражает такую тематику, как: квантовые источники, квантовые барьеры, суперрешетки, устройства, имеющие буферные слои в виде нанолистов, нанолисты, используемые в качестве светоотражающих, рефракционных слоев, электронно-полевые эмиттеры и т.д., то соответствующие рубрики исключены из класса 977.

В результате экспертам США рекомендуется для классифицирования и поиска, помимо класса 977, использовать и просматривать в качестве ссылочных множество других классов и подклассов, которые могут содержать объекты и процессы, относящиеся к нанотехнологии. Во-первых, это классы, которые наряду с общими свойствами и характеристиками материалов могут касаться материалов, содержащих наночастицы и наноструктуры (например, сплавы, ламинаты, слоистые изделия, композиты, порошки, покрытия и т.п.). Во-вторых, сюда относятся классы, характеризующие способ и средства изготовления или обработки материалов, например, поверхностная обработка металлов (путем напыления, эпитаксии, осаждения слоев толщиной в один атом), выращивание кристаллов, использование термолиза и химической декомпозиции и т.д. В-третьих, в это число входят классы, посвященные способам и средствам измерения, тестирования и диагностики материалов, в том числе и наноматериалов. Среди них, например, подкласс 105 – 73 – измерение с помощью атомно-силовых микроскопов, подкласс 310 – 311 – пьезоэлектрические устройства, используемые для обеспечения позиционирования сканирующих микроскопов с наноточностью; подклассы 324 – 244, 260, 300 – 322 – магнитно-силовые и электронные микроскопы на основе парамагнитного резонанса; подклассы 250 – 306 и 307 – сканирующие туннельные микроскопы и способы их использования.

Наконец, есть много классов, отражающих применение наноматериалов и нанообъектов в различных устройствах и областях технологии. Сюда, в первую очередь, относятся как подклассы, полностью посвященные элементарным наноструктурам, как, например, подкласс 423 – 445, отражающий фуллерены в чистой форме, так и классы, которые лишь частично содержат применение наноструктур, например, класс 372, посвященный генераторам когерентного света, за счет использования квантовых колодцев и барьеров, класс 385, посвященный оптическим волноводам, содержащим нанолисты, обеспечивающие функции рефракции, отражения и светозащиты, класс 502, посвященный катализаторам, твердым сорбентам, в которых используется свойство нанопор.

Обширной областью применения нанотехнологий является медицина: класс 514 (лекарственные составы, содержащие радионуклидные включения в виде микрокапсул, микросфер), класс 600 (хирургия), включающий подклассы, посвященные измерению и обнаружению составляющих элементов в жидкости и крови тела, протезирование и т.п. Причем один и тот же класс может содержать тематику, как исключаемую из объема класса 977 в соответствии с примечанием 6, так и рекомендуемую для просмотра. Для примера можно назвать класс 257, основное содержание которого в соответствии с примечанием 6 исключается из объема класса 977 во избежание дублирования. Однако подклассы с 9 по 39 класса 257, отражающие наличие сверхтонких энергетических слоев, работающих в нанодиапазоне, несмотря на примечание 6, рекомендуются для совместного использования.

Организационные вопросы патентной экспертизы

Большинство ведомств столкнулось с отсутствием кадров, подготовленных в области нанотехнологий, что не могло не сказаться на сроках рассмотрения заявок и выдаче патентов в этой области. В связи с многоотраслевым (многодисциплинарным) характером нанотехнологий оказалось невозможным сосредоточить экспертов в одном подразделении, как это в свое время было сделано в отношении биотехнологии или бизнес-методов. Так, в ведомстве США заявки в области нанотехнологий рассматриваются во всех семи экспертных отделениях от химии до биотехнологии. Заявки распределяются на основе их тематической принадлежности. При этом в связи с многоотраслевым характером отдельных заявок существует опасность, что аналогичные заявки могут направляться разным экспертам, находящимся в различных тематических подразделениях. Следовательно эксперты, рассматривающие заявку, например, на использование биомолекул для хранения информации, в зависимости от того, в каком отделе они находятся: электроники или биотехнологии, могут не найти высокорелевантные ссылки. Значит, существует опасность, что неопытный эксперт, упустив нужный прототип или неправильно оценив предшествующий уровень, может необоснованно выдать патент. Выдача ошибочных или слабых патентов может привести к дорогостоящим судебным издержкам, сдерживать инвестиции в эту отрасль и создавать проблемы для промышленности, осваивающей выпуск соответствующей продукции.

Существует другая опасность – выдача патентов со слишком широкими притязаниями, которые могут блокировать развитие отрасли или внедрение инноваций. Аналогичная ситуация имела место на начальном этапе развития биотехнологии, когда из-за неопытности экспертов выдавались слишком широкие патенты, что поставило под угрозу остановки целые отрасли. Лишь энергичные протесты со стороны промышленности заставили патентное ведомство США в 1988 г. провести обучение экспертов и создать специальную экспертную группу.

Учитывая недостатки с подготовкой кадров в области нанотехнологии, патентное ведомство США пригласило специалистов для обучения экспертов, а в 2003 г. провело первое партнерское совещание с заявителями. К ним ведомство обратилось с просьбой более подробно излагать в заявках предшествующий уровень техники, использовать общепризнанную терминологию, а также содействовать обучению и просвещению экспертов во время прохождения заявки. В ведущих ведомствах поставлена задача подготовить методические материалы по экспертизе заявок в области нанотехнологий.

В настоящее время ни одно из патентных ведомств не планирует создание отдельной экспертной группы по нанотехнологиям, учитывая широту технологических областей, охватываемых исследованиями в этой сфере. Патентная заявка, поданная в области нанотехнологии, может потребовать тщательного изучения потенциальных конечных применений, принадлежащих к разным областям. Например, изобретение, относящееся к квантовым точкам, может иметь применение как в области полупроводников, так и их использования в качестве меток для биологических материалов.

Очевидно, что необходимой предпосылкой создания экспертной группы по нанотехнологиям является разработка классификационной системы в этой области, чтобы ведомство имело возможность отслеживать распределение, сроки рассмотрения и объемы соответствующих заявок.

В рамках ЕПВ образована специальная рабочая группа, занимающаяся созданием дополнительной схемы классификационных меток, используемой экспертами в дополнение к МПК, включением в базы данных ЕПВ непатентной литературы в области нанотехнологий, обучением экспертов.

Принятый в 2005 г. план действий ЕС в области нанотехнологий направлен на решение двух задач:
   создание сильной унифицированной и доступной правовой основы охраны прав в этой области;
   создание системы слежения за патентованием нанотехнологий, а также гармонизация процедур обработки заявок патентными ведомствами, например: ЕПВ, США и Японии.

Методологические вопросы патентования и экспертизы

В связи с многоотраслевым характером нанотехнологий пока нет четких рекомендаций в отношении подачи и рассмотрения заявок на изобретения в этой области.

Первая проблема, с которой столкнулись эксперты и заявители, – определенная размытость, отсутствие четких правил интерпретации объектов изобретения как нанообъектов. Дело в том, что все вещества в их объемном виде имеют также атомарную и молекулярную структуру. Например, химики и биотехнологи в шутку говорят, что они всегда работали с наноструктурами. И только появление особых свойств благодаря наличию новой атомарной или молекулярной структуры позволяет говорить о нанообъекте. Иногда ошибочно объекты микромира относят к нанообъектам и наоборот, хотя считается, что объекты микромира по своим геометрическим размерам находятся в диапазоне от 10-4 до 10-7 м, а объекты наномира – начиная с 10-9 м.

Вторая проблема связана с двойным назначением используемых процессов и устройств при изучении и создании объектов макромира, с одной стороны, и наноматериалов или наночастиц и их манипулированием, с другой стороны (например, химическое осаждение, термолиз, атомно-силовые микроскопы, лазеры и т.д.).

Заявители, подающие заявки в области нанотехнологий, могут столкнуться с противопоставлением изобретений предшествующего уровня, относящихся к микроуровню (диапазон микрометра) или даже к макроуровню на том основании, что предлагаемое изобретение не отличается от прототипа по выполняемой функции или реализует ту же самую концепцию, обеспечивая достижение аналогичного технического результата. Более того, если в предшествующем изобретении не указывается масштаб осуществления, например, для жидкостно-проводящих каналов, то эксперт, исходя из принципа эквивалентности, может утверждать, что способ изготовления для каналов в диапазоне микрометра внутренне присущ способу изготовления в диапазоне нанометра. Поэтому решающим фактором является различие в размерах, которое создает новое неизвестное свойство или качество (технический результат), что позволяет говорить о новизне изобретения.

Во многих случаях сам нанопродукт может быть непатентуемым, однако способ его изготовления, используемые при этом средства, а также его применение являются новыми. В соответствии с законодательством США для доказательства новизны может применяться обратная доктрина эквивалентности, согласно которой заявленный объект, несмотря на то, что притязания в формуле могут совпадать дословно с уже запатентованными объектами, отличается от них тем, что выполняет ту же или аналогичную функцию существенно отличным способом. Учитывая необычные свойства наноматериалов и нанопроцессов, во многих случаях можно предполагать, что при использовании нанотехнологии будет иметь место выполнение аналогичных функций или достижение аналогичного технического результата, но существенно отличным способом.

Доказательство изобретательского уровня (неочевидности) также может стать препятствием для патентования, поскольку принято считать, что изменение размера объекта в макромире обычно не меняет сущности изобретения. Одним из способов доказательства неочевидности наноизобретния при противопоставлении аналогичного ему изобретения в макро- или микромасштабе считается доказательство невозможности реализовать данное наноизобретение известным способом изготовления или применения, предлагаемым в случае аналогичного макро- или микроизобретения. Таким образом, если известные способы из предшествующего уровня не позволяют изготовить уменьшенную копию существующего устройства (например, вычислительного) в наномасштабе, то считается, что предлагаемые версии наноустройства и способ его изготовления являются неочевидными.

Для отклонения заявок с широкими притязаниями должно применяться требование доказательства осуществимости. В соответствии с доктриной осуществимости изобретатель должен представить информацию, позволяющую специалисту в данной области осуществить заявленное изобретение без «излишнего экспериментирования». Надо отметить, что в биотехнологии эксперты и суды уже используют доктрину осуществимости в отношении откровенно широких притязаний для их сужения. Однако в отношении наноизобретений критерии осуществимости пока еще не сформировались. Тем не менее эксперты начинают требовать доказательств проведенных тестов, подтверждающих реализуемость приводимых примеров. Понятие среднего специалиста в данной области при оценке достаточности раскрытия изобретения и примеров его реализации предлагается интерпретировать как команду из нескольких специалистов, представляющих области техники, являющиеся смежными для заявленного объекта изобретения. При этом необходимо тщательно сравнивать этапы, используемые материалы и условия проведенных экспериментов с аналогичными характеристиками, указанными в заявке.

Раскрытие полезности (применимости) представляет определенные трудности как для заявителя, так и для эксперта. Следует проявлять осторожность в отношении указания применений. Дело в том, что практическое использование нанотехнологий отстает от их создания, поэтому надо иметь в виду, что слишком подробные и широкие указания на возможные или потенциальные области применения, которые в будущем могут стать самостоятельным предметом патентования, могут иметь отрицательные последствия. В сомнительных случаях экспертам необходимо запрашивать данные экспериментальных исследований, подтверждающих приводимые заявителем применения.

В стратегии подачи заявок наблюдаются две тенденции. С одной стороны, упреждающая (ранняя) охрана базовых изобретений и в результате слишком широкая охрана пионерских изобретений с целью захвата более широкой сферы влияния. При этом имеется риск более раннего истечения срока охраны или того, что технологическое развитие пойдет другим путем. С другой стороны, существует практика подачи заявок, когда излагаемые притязания бывают более специфическими, чем реальный коммерческий продукт, заявляется меньший объем охраны и возникает риск более поздней подачи заявки (и следовательно, получение зависимого патента). Заявителям рекомендуется более тщательно подходить к выявлению патентоспособных аспектов своего изобретения. Может иметь место ситуация, когда сам нанопродукт уже не является патентоспособным, однако способ его изготовления или применяемые средства, а также возможные применения будут патентоспособными.

Поскольку патентование осуществляется в отношении частных решений и применений, то при реализации конечных комплексных разработок, основанных на их использовании, возникает необходимость согласования или приобретения множества дорогостоящих лицензий, что сдерживает развитие комплексных разработок. Для преодоления ситуации с множеством запатентованных частных решений некоторые авторы предлагают ввести повышающиеся платежи за каждую дополнительную область применения, на которую распространяется патент.

Нанотехнологические разработки во многих случаях сопровождаются предварительным моделированием с использованием специального программного обеспечения. Существование ряда наноструктур было предсказано до их практического открытия. Поэтому патентование такого программного обеспечения широко распространено в странах, где это непосредственно возможно, как, например, в США и Японии или с помощью косвенной защиты в странах ЕС. Для отражения процессов моделирования и используемого программного обеспечения в американской классификации в классе 977 введено несколько подклассов. В других странах такие программы защищаются авторским правом, и многие из них представлены в открытом (бесплатном) доступе.

Ряд нанотехнологий (в частности, технологии создания нанороботов) имеют двойное назначение, то есть могут использоваться как в мирных, так и военных целях. Это ограничивает свободное распространение некоторых разработок. Двойной характер нанотехнологий вызывает существенный рост расходов на исследования в этой сфере и засекречивание результатов, а также ставит вопрос о специальном законодательном регулировании в области интеллектуальной собственности.

В заключение можно сделать следующие выводы и предложения.

Во-первых, нанотехнологии являются комплексной многоотраслевой дисциплиной. Как следствие, их патентование, патентная экспертиза и патентный поиск имеют свои особенности. Поэтому нужно подготовить специальные рекомендации по проведению патентных исследований, патентованию или сохранению достижений в этой области в виде коммерческой тайны. Для обеспечения качественного поиска необходимо изучить существующие средства, позволяющие преодолеть последствия рассеяния информации, выявить релевантные базы данных или создать специализированные поисковые массивы.

Во-вторых, учитывая планируемый большой объем госбюджетного финансирования для развития данной отрасли, представляется целесообразным организовать мониторинг патентования отечественных нанотехнологий, выделив соответствующие средства для зарубежного патентования.

В-третьих, для стимулирования и повышения заинтересованности научно-исследовательских и академических учреждений в результатах разработок, финансируемых из госбюджета, целесообразно расширить права разработчиков на интеллектуальную собственность.

Наконец, для повышения качества экспертизы изобретений в области нанотехнологий необходимо подготовить соответствующие методические разработки и провести обучение экспертов. Учитывая важность этих проблем, ФГУ ФИПС с 2007 г. приступило к научно-исследовательским работам по некоторым из перечисленных направлений. В качестве первого шага с целью преодоления проблемы рассеяния информации и повышения эффективности поиска экспертам ФГУ ФИПС предписывается в обязательном порядке использовать на классифицируемых документах по заявкам, связанным с нанотехнологиями, следующие две рубрики МПК:
   В82В 1/00 – наноструктуры,
   В82В 3/00 – изготовление или обработка наноструктур.