Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 


Федерация Защиты Правообладателей

Лицензионно-договорные отношения при передаче патентных прав

Перспективы развития рынка интеллектуальной собственности диктуют необходимость углубленного изучения вопросов передачи патентных прав на лицензионно-договорной основе. При этом практика судебных споров, касающихся лицензионно-договорных отношений, свидетельствует о недостаточном внимании хозяйствующих субъектов к требованиям законодательства в этой части и слабом понимании последствий признания таких договоров недействительными.

Рассмотрим основы правового регулирования передачи патентных прав в соответствии с четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации. Изначально следует обратить внимание на ст. 1345 ГК РФ, в которой определено, что только интеллектуальные права (ст. 1226) на изобретения, полезные модели и промышленные образцы являются патентными правами. В международных соглашениях и подавляющем большинстве национальных законодательств установлено, что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Теперь данное положение закреплено и в ГК РФ (п. 3 ст. 1228). При этом исключительное право может быть передано автором другому лицу по договору или перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом. Например, согласно п. 3 ст.1370 ГК исключительное право на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец априори принадлежит работодателю, если трудовым или иным договором между работником и работодателем не предусмотрено иное.

Рассмотрим подробнее положения ГК о распоряжении исключительным правом на изобретения, полезные модели, промышленные образцы. Так, согласно п. 1 ст. 1233 только правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом. При этом законодателем выделены два основных способа распоряжения исключительным правом:
   по договору об отчуждении исключительного права (ст. 1234), то есть посредством отчуждения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец по договору другому лицу;
   по лицензионному договору (ст. 1235), то есть посредством предоставления другому лицу права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в установленных договором пределах; при этом в ГК закреплено, что заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату.

Поскольку иное не установлено гражданским законодательством РФ и не вытекает из содержания или характера исключительного права, то к договорам о распоряжении исключительным правом применяются общие положения об обязательствах и о договоре. Таким образом, выражение и оформление воли сторон договора, направленной на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, должно соответствовать следующим статьям: понятие и стороны обязательства (ст. 307 – 308); исполнение обязательств (ст. 309 – 328); обеспечение исполнения обязательств (ст. 329 – 381); перемена лиц в обязательстве (ст. 382 – 392); ответственность за нарушение обязательств (ст. 393 – 406); прекращение обязательств (ст. 407 – 419); понятие и условия договора (ст. 420 – 431); заключение договора (ст. 432 – 449); изменение и расторжение договора (ст. 450 – 453).

При оформлении договора необходимо учитывать, что согласно п. 3 ст. 1233 ГК, договор, в котором прямо не указано, что исключительное право передается в полном объеме, считается лицензионным, за исключением договора, заключаемого в отношении права использования результата интеллектуальной деятельности, специально созданного или создаваемого для включения в сложный объект (см. ст. 1240 ГК).

Также условия договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора, ограничивающие право гражданина создавать результаты интеллектуальной деятельности определенного рода или в определенной области интеллектуальной деятельности либо отчуждать исключительное право на такие результаты другим лицам, ничтожны (п. 4 ст. 1233 ГК). Следует отметить, что данное положение основано на ст. 26 и 44 Конституции РФ, согласно которым каждый имеет право на свободный выбор творчества и каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества.

Кроме того, теперь в ГК прямо предусмотрена возможность заключения договора о залоге исключительного права (п. 5 ст. 1233). При этом патентообладатель может без согласия залогодержателя в течение срока действия этого договора использовать заложенный объект и распоряжаться исключительным правом, если договором не предусмотрено иное.

Необходимо учитывать положения ст. 346 ГК о пользовании и распоряжении предметом залога. Так, залогодатель вправе, если иное не предусмотрено договором и не вытекает из существа залога, пользоваться предметом залога в соответствии с его назначением, в том числе извлекать из него доходы. Также, если иное не предусмотрено законом или договором и не вытекает из существа залога, залогодатель вправе отчуждать предмет залога, передавать его в аренду или безвозмездное пользование другому лицу либо иным образом распоряжаться им только с согласия залогодержателя. При этом залогодержатель вправе пользоваться переданным ему предметом залога лишь в случаях, предусмотренных договором, регулярно представляя залогодателю отчет о пользовании. По договору на залогодержателя может быть возложена обязанность извлекать из предмета залога доходы в целях погашения основного обязательства или в интересах залогодателя.

Таким образом, в договоре о залоге исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть предусмотрено право залогодержателя на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца для собственных нужд или в собственном производстве, а также право на выдачу сублицензий. Перечень таких прав должен обязательно содержаться в договоре о залоге, который в этом случае следует зарегистрировать по правилам регистрации лицензионных договоров. По умолчанию залогодержатель не имеет права распоряжаться исключительным правом, а имеет только право требования к залогодателю.

В соответствии со ст. 1369 ГК договор об отчуждении патента, лицензионный договор, а также другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец, заключаются в письменной форме и подлежат государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, то есть Роспатенте. При несоблюдении требований к государственной регистрации переход права или его предоставление считаются не состоявшимися, а соответствующий договор является недействительным.

Исключительное право переходит от патентообладателя к приобретателю в момент государственной регистрации договора. По договору приобретатель или пользователь исключительного права имеет обязательство уплатить патентообладателю предусмотренное вознаграждение, если договором не оговорено иное (см. п. 3 ст. 1234, п. 5 ст. 1235). Таким образом, в договоре должно обязательно содержаться указание на определение размера вознаграждения или иного встречного предоставления, а также на порядок его выплаты/предоставления либо на безвозмездный характер договора.

Следует иметь в виду положения ст. 423 ГК РФ, определяющей возмездный и безвозмездный договоры. Соответственно договор, по которому сторона должна получить плату или иное встречное предоставление, является возмездным. Безвозмездным признается договор, по которому одна сторона обязуется предоставить что-либо другой стороне без получения от нее платы или иного встречного предоставления. При этом договор предполагается возмездным, если из закона, иных правовых актов, содержания или существа договора не вытекает иное.

Актуальным является следующее исключение в части безвозмездного характера договора для коммерческих организаций. В соответствии со ст. 572 ГК по договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или третьим лицом. При этом наличие в каком-либо договоре обещания безвозмездно передать кому-либо вещь или имущественное право либо освободить кого-либо от имущественной обязанности (обещание дарения) также признается договором дарения.

Основной целью деятельности коммерческих организаций является извлечение прибыли. Отчасти поэтому, а также для предотвращения злоупотребления правом законодатель согласно п. 4 ст. 575 ГК РФ запретил дарение (за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает пяти установленных законом минимальных размеров оплаты труда) в отношениях между коммерческими организациями. Таким образом, безвозмездный характер лицензионно-договорных отношений между коммерческими организациями законодательством не предусмотрен. Однако если одной из сторон договора будет некоммерческая организация или физическое лицо, то заключение договора на безвозмездной основе соответствует законодательству.

Следует также помнить, что при существенном нарушении приобретателем обязанности выплатить правообладателю в установленный договором срок вознаграждение за приобретение исключительного права или права пользования исключительным правом (подпункт 1 п. 2 ст. 450 ГК) прежний правообладатель, так же как и патентообладатель (если договор лицензионный), вправе требовать в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного права или права пользования и возмещения убытков, если таковые предоставлены в установленном законом порядке и уже перешли к приобретателю.

Если исключительное право не перешло к приобретателю в том виде, как оно предусмотрено в договоре, то при нарушении им обязанности выплатить в установленный договором срок вознаграждение за приобретение исключительного права правообладатель может отказаться от договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора.

В соответствии с п. 1 ст. 1235 ГК РФ лицензиат может использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

Таким образом, при самовольном расширении предоставленных в соответствии с лицензионным договором правомочий лицензиат будет считаться нарушителем исключительного права патентообладателя, пусть даже последний и является по отношению к нему лицензиаром. Дополнительное указание на это обстоятельство содержится в п. 3 ст. 1237 ГК. В этом случае у патентообладателя возникает право требовать прекращения нарушения исключительного права в судебном порядке (см. ст. 1406 ГК), а также выплаты нарушителем соразмерной денежной компенсации.

В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование запатентованного изобретения, полезной модели, промышленного образца (п. 2 ст. 1235 ГК РФ). Если это не оговорено, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории РФ. Следует отметить, что для исключения пересечения прав, а также с целью регулирования и контроля рынка лицензиару целесообразно ограничивать территорию действия прав лицензиата в зависимости от объема предоставленных правомочий.

Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права. При этом законодателем ограничен срок действия лицензионного договора до пяти лет, если он прямо не определен в договоре. В случае прекращения исключительного права, например, посредством признания недействительным патента (ст. 1398 ГК) или досрочного прекращения его действия (ст. 1399 ГК), лицензионный договор также прекращается.

В ГК РФ определены два обязательных требования к содержанию лицензионного договора помимо классических (указания сторон, места и даты совершения и т.д.). Так, он должен содержать указание на:
   предмет договора, а именно: патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец – с номером и датой выдачи, право использования которого предоставляется по договору;
   способы использования изобретения, полезной модели или промышленного образца (примерный перечень правомочий содержится в п. 2 ст. 1358).

Следует отметить, что один договор может иметь указание на несколько предметов, в том числе и не относящихся к патентным правам, поскольку действует принцип свободы договора (ст. 421 ГК РФ). Однако его регистрация в части распоряжения исключительным правом будет произведена по каждому патенту индивидуально и при уплате соответствующей пошлины в части распоряжения правом по каждому патенту.

Важно, что переход исключительного права к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем. Это исключает возможность злоупотребления правом.

Также может возникнуть ситуация, когда один владелец имеет два и более патента на одну и ту же технологию, при этом объем прав различается. В соответствии со ст. 1354 ГК охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Охрана интеллектуальных прав на промышленный образец предоставляется на основании патента в объеме, определяемом совокупностью его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца. Таким образом, можно иметь несколько патентов на один объект, но с разным объемом прав. Такое правомочие основано на законодательстве, но имеет ряд подводных камней в части распоряжения правом и его последствий.

В этом случае, если в конечном изделии, производимом и реализуемом лицензиатом, будет использовано несколько запатентованных изобретений, то для исключения нежелательных последствий необходимо оформление лицензионных договоров на все используемые запатентованные изобретения (см. п. 3 ст. 1358 ГК). Тем более нежелательна ситуация пересечения прав, когда один патентообладатель предоставляет права использования запатентованных изобретений с пересекающимся объемом прав разным лицам – лицензиатам. Может получиться, что один лицензиат будет иметь б?льший объем прав по сравнению с другим лицензиатом одного и того же лицензиара на одно и то же изделие, охраняемое несколькими патентами на изобретения. Спорных ситуаций в этом случае не избежать, как и последствий.

Коллеги-юристы отметят, что существует ст. 10 ГК РФ о пределах осуществления гражданских прав. Однако практика правоприменения данной статьи весьма неоднозначна по многим причинам. Следует учесть и противоречия, имеющиеся в подходах судов (как общей юрисдикции, так и вышестоящих) к рассмотрению подобных дел.

Дополнительно отметим п. 2 ст. 1237 ГК РФ, согласно которому в течение срока действия лицензионного договора лицензиар обязан воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление лицензиатом предоставленного ему права пользования в установленных договором пределах. Но затруднений может и не быть в отличие от пересечения прав.

В любом случае в интересах хозяйствующих субъектов «болезнь лучше предупредить, чем потом лечить». Рекомендацией может быть включение в текст договора гарантии патентообладателя (лицензиара) об отсутствии у него, а также у третьих лиц патентных прав, которые могут привести к пересечению на рынке с правами, передаваемыми по настоящему договору. Необходимо предусмотреть и ответственность лицензиара за неуведомление лицензиата о наличии или возникновении прав, которые могут нанести лицензиату ущерб или явиться причиной потери части прибыли, вызванной такими обстоятельствами.

В четвертой части ГК РФ по аналогии с Патентным законом РФ перечислены виды лицензионных договоров (ст. 1236, 1238):
   простая (неисключительная) лицензия, то есть предоставление лицензиату права пользования с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (нелишним будет напомнить, что если лицензионным договором не предусмотрено иное, то лицензия предполагается простой (неисключительной));
   исключительная лицензия, то есть предоставление лицензиату права пользования без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (данный вид лицензии наиболее дорогостоящий, поскольку предоставляет лицензиату значительные преимущества);
   сублицензионный договор, то есть предоставление лицензиатом права пользования другому лицу при письменном согласии лицензиара
(сублицензионный договор по общему правилу следует судьбе основного договора, объем предоставленных сублицензиату правомочий не может превышать или выходить за рамки правомочий лицензиата).

В заключение стоит упомянуть о новой разновидности права использования изобретения, полезной модели, промышленного образца, закрепленной в ГК РФ, а именно: в составе сложного объекта (ст. 1240). Так, лицо (физическое или юридическое, а также предприниматель), организовавшее создание сложного объекта, включающего несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, приобретает право использования указанных результатов на основании договоров об отчуждении исключительного права или лицензионных договоров, заключаемых таким лицом с обладателями исключительных прав на соответствующие результаты интеллектуальной деятельности.

При этом в случае, когда лицо, организовавшее создание сложного объекта, приобретает право использования результата интеллектуальной деятельности, специально созданного или создаваемого для включения в такой сложный объект, соответствующий договор считается договором об отчуждении исключительного права, если иное не предусмотрено соглашением сторон. Лицензионный договор, предусматривающий использование результата интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта, в отличие от классического лицензионного договора, заключается априори на весь срок и в отношении всей территории действия соответствующего исключительного права, если только договором не предусмотрено иное. Условия лицензионного договора, ограничивающие использование результата интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта, недействительны.

В статье намеренно не анализируется целый ряд, безусловно, имеющихся в четвертой части ГК противоречий и недостатков, активно обсуждаемых в прессе. Практика правоприменения и без того неоднозначна и сложна. Кроме того, суды обязаны работать только по букве закона и с тем законодательством, которое подлежит правоприменению. Соответственно, хозяйствующим субъектам целесообразнее изначально подстраховаться и не допускать ошибок и нарушений законодательства, чем впоследствии за них расплачиваться и отстаивать свои права в отечественных судах, не имеющих однозначного подхода к рассмотрению подобных споров.