Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 



Формула на применение, или все за, а баба-яга против

В.Ю.Джермакян (ООО «Юридическая фирма «Городисский и партнеры») – член экспертного совета по наукоемким и инновационным технологиям при комитете Государственной Думы по промышленности, строительству и наукоемким технологиям.

В октябре 2007 г. в Роспатенте прошла 11-я научно-практическая конференция «Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности в условиях проведения административной реформы и вступления в силу части четвертой Гражданского кодекса», на тематических секциях которой более детально рассматривались проблемы, освещенные в докладах специалистов, а обсуждение некоторых из них было вынесено на пленарное заседание.

Остановлюсь на проблеме, обсуждение которой было инициировано мною на заседании секции, рассматривавшей особенности охраны изобретений в области химии, медицины и фармацевтики. Образно говоря, я оказался в роли той самой Бабы-яги, которая в известных советских мультфильмах была всегда против, когда другие были за. Речь пойдет о внесенной в проект Административного регламента Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам по исполнению государственной функции по организации приема заявок на выдачу патента на изобретение, их регистрации, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретения, размещенного на сайте Роспатента, новелле относительно толкования объема прав, предоставляемого патентом, формула изобретения которого построена по структуре «применение»[1].

Новелла о толковании объема прав по формуле «применение продукта А по назначению Б» как объема прав, вытекающего из патента на способ, предлагалась с обоснованием необходимости приведения российского регламента в соответствие с международной практикой, в том числе с опытом ЕПВ и патентного ведомства США.

Приведу пункты из проекта Административного регламента, против содержания которых я не только выступил на конференции, но и обратился к руководителю Роспатента с настоятельной просьбой внимательно отнестись к моим доводам и принять меры, чтобы исключить данное новшество. И не только потому, что оно не соответствует международной практике, практике указанных патентных ведомств, а, в первую очередь, потому, что его введение легализует поступление в Россию контрафактной продукции и, прежде всего, лекарственных средств.

Обратимся к проекту Административного регламента. П. 8.3.3.2. Объект изобретения – способ: «Способом как объектом изобретения является процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств.

Способ может быть охарактеризован в виде применения продукта или способа по определенному назначению».

Второй абзац данного пункта является частью предлагаемой новеллы.

П. 2.1.2 действующих до 1 января 2008 г. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение этого не содержит. В данном пункте содержится только определение объекта – способ, дословно повторяющее формулировку этого же определения из п. 1 ст. 4 Патентного закона Российской Федерации и в том же виде перекочевавшее в п. 1 ст. 1350 четвертой части ГК РФ.

Далее предлагаемая новелла отражена в особенностях формулы изобретения, относящейся к способу.

Проект Административного регламента, п. 8.3.7.5. Особенности формулы изобретения, относящегося к способу:
   «При использовании глаголов для характеристики действия (приема, операции) как признака способа их излагают в действительном залоге, в изъявительном наклонении, в третьем лице, во множественном числе (нагревают, увлажняют, прокаливают и т.п.).
   Для изобретения, охарактеризованного в виде применения продукта или способа по определенному назначению, используется, как правило, формула следующей структуры: «Применение (приводится терминологическое обозначение либо характеристика продукта или способа) в качестве (приводится заявляемое назначение указанного продукта или способа)».

Оба пункта проекта относятся непосредственно к такому объекту изобретения, как способ, и по существу в них дано толкование того, что применение продукта, изложенное в формуле изобретения, есть ни что иное, как способ. Для такого толкования объема прав и сферы распространения действия патента на изобретение, выданного с формулой «применение», нет правовых оснований. С введением четвертой части ГК РФ в патентном праве ничего не изменилось применительно к перечню технических решений, относящихся к патентоспособным изобретениям. Как и ранее, данный перечень включает два объекта: продукт и способ.

Предлагается новелла, переворачивающая не только весь предыдущий опыт России, но и не соответствующая международной практике. Если такое толкование формулы – «применение продукта как объекта – способ» войдет в силу, то соответственно и нарушение прав патентообладателя при судебных спорах будет усматриваться только при осуществлении способа.

Предложенное в проекте Административного регламента толкование приведет к тому, что такие действия в отношении продукта, как его изготовление, ввоз, предложение к продаже, продажа и т.п., не будут рассматриваться как нарушение исключительного права патентообладателя, имеющего патент, в формуле изобретения которого сформулировано «применение продукта А по назначению Б». А это уже не шуточки.

Известно, что для установления факта использования запатентованного изобретения (противоправного или добропорядочного – не имеет значения), нужно установить, какие признаки из независимого пункта формулы изобретения использованы. Для подтверждения факта использования продукта или способа необходимо доказать наличие в этих материализованных объектах каждого признака (или эквивалентного) из формулы изобретения. Для установления факта использования изобретения сопоставляются «правовые» признаки из формулы изобретения с «материализованными» признаками изготовленного или функционирующего объекта техники или технологии.

Родовое понятие, составляющее назначение способа, является одним из признаков, входящих в формулу изобретения, который обязательно должен осуществляться при подтверждении факта использования способа. Например, если патент выдан на способ лечения какого-либо заболевания, его использование может быть подтверждено только во время лечения. На момент установления факта использования способа способ должен осуществляться. Даже временное приостановление реализации способа после установления факта его использования не спасет от констатации уже состоявшегося и зафиксированного правонарушения.

К сожалению, некоторые специалисты «спотыкаются» на определении признаков, характеризующих способ, и не относят родовое понятие, определяющее назначение, к признакам запатентованного способа. Глубочайшее заблуждение. Назначение является признаком способа, и при установлении факта использования запатентованного способа нужно, в первую очередь, установить факт его осуществления, то есть увидеть способ в действии и констатировать факт реализации им предписанного назначения.

Если факт реализации назначения не установлен, то только неуч будет утверждать, что это правонарушение. Здесь, между прочим, и кроется основная проблема контроля за правонарушениями в отношении запатентованных способов. Попробуйте поймать за руку нарушителя способа, если вас близко к производству не подпускают, а говорить о доступе в операционную, в которой хирург оперирует (реализует способ лечения), и говорить не приходится.

А как зафиксировать способ лечения, предусматривающий определенный по времени и циклам прием специальных лекарств? Кто будет нарушителем патента: пациент или медсестра, выдающая по графику лекарства? Кому нужен патент, нарушение которого невозможно предотвратить? Только любителям вывешивать патенты в офисах. Нужно помнить, что способ как объект изобретения – это всегда процесс во времени. Если все признаки объекта статически определимы, то способа в его классическом понимании нет.

Согласно п. 1 ст. 4 Патентного закона и п. 1 ст. 1350 ГК РФ «в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств)». Обратите внимание на наличие всего двух объектов: продукт или способ.

Далее, п. 2 ст. 10 Патентного закона (аналогичная норма прописана в п. 3 ст. 1358 ГК РФ) установлено, что «изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения действий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в отношении продукта или способа».

Опять указано только на продукт или способ, из чего однозначно следует, что материальным объектом, относительно которого устанавливается правонарушение, может являться или продукт, или способ, введенные в гражданский оборот. Третьего не дано.

К какому из двух объектов (продукт или способ) следует относить возможное нарушение патента, формула изобретения которого представлена по структуре «применение продукта А по назначению Б»?

Некоторые специалисты видят решение проблемы в том, чтобы ввести в российское законодательство отдельный объект «применение», как это было в действовавшем в СССР Положении об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях или недолго просуществовавшем законе СССР «Об изобретениях в СССР», и тогда все решится само собой. Я не поддерживаю эту позицию, поскольку она не решает поставленные вопросы.

«Применение» как самостоятельный объект изобретения намеренно не включили в Патентный закон РФ (про четвертую часть ГК РФ и говорить нечего), и сделано это было для того, чтобы привести российское патентное законодательство в соответствие с международной практикой. Самостоятельного объекта «применение» нет ни в Европейской патентной конвенции, ни в Договоре РСТ.

Попал такой объект в п. 1.1 Правил составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в Евразийском патентном ведомстве, да и то скорее только по инерции. Но и в евразийских Правилах никто не удосужился формулу типа «применение вещества А по назначению Б» приравнивать по объему прав к способу.

Принадлежность объекта к продукту или способу устанавливается по наличию в формуле признаков соответствующего вида, характеризующих тот или иной объект. Возможность дублирования одних и тех же признаков для характеристики разных объектов (способ и вещество) этому не помеха. Главное не забывать, что родовое понятие, определяющее назначение объекта, также является признаком, в первую очередь характеризующим объект. Название изобретения может не соответствовать дословно родовому понятию, но правовую нагрузку при установлении объема правовой охраны несет только родовое понятие.

Проанализируем условный пример формулы на «применение продукта». «Применение 0,3-0,5%-ного водного раствора А в качестве антибактериального средства для лечения заболеваний верхних дыхательных путей».

В данной формуле не представлен процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств, так как нет ни одного приема или операции над материальным объектом. Иными словами, нет способа как объекта изобретения. Формула содержит только предписание: использовать по определенному назначению. Непосредственно в формуле никаких действий и процессов нет.

Формула содержит только два признака:
   определенное назначение раствора А (антибактериальное средство для лечения заболеваний верхних дыхательных путей);
   состав раствора А (0,3-0,5%-ный водный раствор А).

Только эти два признака в формуле не характеризуют способ как объект изобретения, и такая формула изобретения охраняет продукт и определяет объем прав в отношении продукта.

При составлении формулы изобретения, относящегося к способу, применяется хорошо известное правило: «При использовании глаголов для характеристики действия (приема, операции) как признака способа их излагают в действительном залоге, в изъявительном наклонении, в третьем лице, во множественном числе (нагревают, увлажняют, прокаливают и т.п.)».

Ни одного глагола представленный выше условный пример формулы не содержит, что подтверждает вывод о том, что данная формула не характеризует способ как объект изобретения. Однако на этом нельзя поставить точку. Если формула на применение продукта наряду со статически определимыми признаками (признаки вещества, композиции, конструктивные признаки устройства и т.п.) содержит такие признаки способа, как приемы, операции, вывод в отношении объекта будет противоположным.

Рассмотрим условный пример, несколько модифицировав первый. «Применение 0,3-0,5%-ного водного раствора А в качестве антибактериального средства для лечения заболеваний верхних дыхательных путей, предусматривающее ежедневное введение названного средства в организм больного в течение 5 – 15 дней».

Запрета на возможность изложения формулы на применение в таком виде нормативные документы не содержат. Имеется множество патентов, в которых формула на применение, помимо признаков, характеризующих состав вещества, включает признаки, характеризующие временные условия и дозировки его использования. К признакам способа из второго примера формулы на применение продукта относятся:
   назначение раствора А (антибактериальное средство для лечения заболеваний верхних дыхательных путей);
   состав раствора А (0,3-0,5%-ный водный раствор А);
   временные условия осуществления приемов (ежедневное введение средства в организм больного в течение 5 – 15 дней).

В совокупности и только в совокупности все признаки формулы на применение продукта характеризует способ как объект изобретения, и правонарушение в отношении такого способа может быть установлено только при подтверждении факта использования всех признаков из формулы изобретения.

Главный вывод из сказанного в том, что при установлении факта использования изобретения с формулой на применение продукта в зависимости от совокупности составляющих ее признаков формула может и должна рассматриваться или как характеризующая непосредственно продукт, или как характеризующая непосредственно способ.

Именно такие пояснения были бы полезны в Административном регламенте. Но их, увы, нет.

Вернемся к конференции. Хорошо, что на ней присутствовал представитель высокого ранга из ЕПВ г-н Кох. Я задал ему вопрос: «На что в ЕПВ распространяется объем прав по патенту, формула изобретения которого изложена по структуре «применение продукта А по лечебному назначению Б», – на способ лечения или на продукт?».

Ответ был короток, как выстрел: «На продукт».

Тогда я задал второй вопрос: «В ЕПВ не выдаются патенты на способы лечения, но в США выдаются патенты на способы лечения. На что, по вашему мнению, в США распространяется объем прав по патенту, формула изобретения которого изложена по структуре «применение продукта А по лечебному назначению Б», – на способ лечения или на продукт?».

Второй ответ был вторым выстрелом: «На продукт».

Казалось, уже можно поставить точку и завершить статью, но надо же понять, на чем базировалась ошибочно внесенная в проект Административного регламента новелла. Как мне представляется, новелла базировалась на заблуждении при прочтении некоторых пунктов Руководства по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы в редакции, действующей с 25 марта 2004 г. Приведем их в интересующей нас части.

Виды пунктов формулы

«5.12. Существуют два основных вида формул, а именно: формулы, относящиеся к физической сущности (продукт, устройство), и формулы, относящиеся к деятельности (способ, применение)».

Из вышеизложенного совершенно не следует, что применение всегда является разновидностью способа. Применение и способ характеризуют деятельность, но из этого не следует, что объем прав по формуле на применение тождествен объему прав по формуле на способ. Это становится очевидным из нижеследующего.

Формула на применение

«5.21. Пункт формулы на вещество или композицию для конкретного применения должен обычно толковаться как означающий вещество или композицию, которые на самом деле пригодны для заявленного применения; известный продукт, который на первый взгляд является таким же, как вещество или композиция, заявленные в пункте формулы, но который существует в форме, не пригодной для заявленного применения, не лишает этот пункт новизны; но если известный продукт существует в форме, в которой он на самом деле пригоден для заявленного применения, хотя и не был никогда описан с точки зрения такого применения, он лишает этот пункт новизны. Например, пункт формулы на известное вещество или композицию для применения в первый раз в хирургических, терапевтических и/или диагностических методах, который представлен в такой форме, как: «вещество или композиция X», после чего следует указание на использование, например, «... для использования в качестве лекарства», «... в качестве антибактериального агента» или «... для лечения заболевания Y», будет считаться как ограниченный веществом или композицией при представлении на применение (см. также § 5.22). Дальнейшие разъяснения в отношении формулы на применение и разъяснения случаев, когда компетентный орган может считать пункт формулы на «применение» эквивалентом пункта на «способ» см. в приложении к данной главе».

Преамбула

«5.22. Влияние преамбулы на оценку признаков пункта формулы для целей поиска и экспертизы должно определяться в каждом конкретном случае в зависимости от ситуации. В процессе поиска и экспертизы утверждения в преамбуле, излагающие цель или назначение заявленного изобретения, должны оцениваться для того, чтобы определить, приводят ли указанные цель или назначение к конструктивным различиям (или, в случае формулы на способ, к различиям в этапах способа) между заявленным изобретением и предшествующим уровнем техники. Если это так, вышеуказанные утверждения служат для ограничения притязаний. В формуле изобретения, состоящей из двух частей, согласно правилу 6.3 (b) преамбула считается ограничением объема притязаний».

Приведем и текст из приложения, на которое дана ссылка в приведенных пунктах:
   «А 5.21. В некоторых международных поисковых органах и органах международной предварительной экспертизы для целей международного поиска и экспертизы пункт формулы на «применение», изложенный в таком виде, как «применение вещества X в качестве инсектицида» или «вещество X при его применении в качестве инсектицида», следует рассматривать как эквивалент пункту на «способ», изложенный в виде «способ уничтожения насекомых путем применения вещества X» (однако следует отметить, что в некоторых указанных выбранных государствах пункты на «при его применении» считаются с точки зрения национального законодательства неправильной формулой на способ, в которой отсутствует ясность и которая представляет собой исключенный из рассмотрения объект). В таких органах пункт формулы такого вида не должен толковаться как направленный на вещество X, которое может быть признано (например, за счет дополнительных добавок) предназначенным для применения как инсектицид. Аналогично пункт на «использование транзистора в усилительной цепи» эквивалентен пункту на способ для способа усиления, использующего цепь, содержащую транзистор, и не должен толковаться ни как направленный на «усилительную цепь, в которой используется транзистор», ни как «способ использования транзистора при создании такой цепи».

Вот она, кажущаяся крамола: «дальнейшие разъяснения в отношении формулы на применение и разъяснения случаев, когда компетентный орган может считать пункт формулы на «применение» эквивалентом пункта на «способ».

С первого взгляда создается впечатление (ну вот же написано!): «можно считать пункт формулы на «применение» эквивалентом пункта на «способ». Прямо хочется написать математическое равенство: пункт формулы на применение = пункту формулы на способ.

Не учли только, для каких случаев это равенство справедливо и когда применимо. А применимо оно только при оценке пунктов формулы для целей поиска и экспертизы.

Поиск и экспертиза, и больше н и ч е г о. И это очевидно, так как, когда заявлено «применение вещества А для лечения заболевания Б», поиск нужно проводить не только по рубрикам МПК, в которых сконцентрированы вещества, в том числе лечебные, но и по рубрикам, в которых сконцентрированы способы лечения. А грамотный эксперт поищет еще и в рубриках на лечебные устройства, в описании которых может присутствовать информация о способе и веществах, применяемых при его осуществлении.

Однако в критикуемых мною пунктах проекта Административного регламента нет ни слова о том, что «способ» может быть приравнен к «применению» только для целей поиска и экспертизы, но никак ни к получению и толкованию объема прав на изобретение, формула которого структурирована как «применение продукта». Более того, из предлагаемого проекта Административного регламента следует, что формула на применение продукта характеризует способ. А это уже попытка (пусть даже и неосознанная) дать на уровне Административного регламента не предписание для проведения поиска и экспертизы, а принципиально иное толкование объема прав по формуле «применение вещества А по назначению Б».

Иными словами, сделана попытка толкования норм материального права, что допустимо только законом, но никак не ведомственным регламентом, определяющим порядок оформления, подачи и экспертизы заявок на изобретения.

Убежден, что законодатель не допустит, чтобы в четвертую часть ГК РФ (когда со временем начнется внесение изменений и дополнений) попало такое толкование объема прав по объекту «применение вещества А по назначению Б».


[1] Джермакян В.Ю. Что охраняет формула на применение продукта?//Патентный поверенный. 2005. № 6. С. 23.