Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 


Федерация Защиты Правообладателей

Различительная способность товарных знаков

Наличие различительной способности – одно из главных условий регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. В связи с этим остро стоит вопрос о правильном понимании ее сущности.

Определений различительной способности в литературе можно найти множество. В.В.Орлова считает, что под различительной способностью следует понимать способность обозначения вызывать в сознании потребителя ассоциации, связанные с конкретным производителем маркируемой продукции, а не с индивидуализируемыми знаком товаром и услугами[1]. А.П.Рабец связывает различительный характер знака с его формой и содержанием. С точки зрения содержания знака из-за зависимого характера объекта маркировок не принимаются к регистрации описательные и видовые обозначения, а также общепринятые термины и обозначения[2]. Е.А.Гаврилова делает вывод, что обозначение обладает различительной способностью, если оно минимально связано с характеристиками маркируемых знаком товаров/услуг[3].

Но специалистам следует прежде всего руководствоваться нормативными документами. В Законе о товарных знаках и Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания прямого определения различительной способности нет, но есть положения, позволяющие понять ее сущность.

Согласно п. 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся обозначения, представляющие собой буквы или цифры, не имеющие характерного графического исполнения; сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций.

Указанным свойством также не обладают сочетания изобразительных элементов, не образующие композиций, дающих новый уровень восприятия. Такие обозначения не воспринимаются как нечто цельное, законченное, их трудно запомнить и даже просто распознать. Общим для подобных обозначений является то, что они не имеют никакой семантики. И отсутствие различительной способности в данном случае не связано с какими-то отдельными товарами и услугами, то есть такого свойства нет для любых товаров и услуг.

По-видимому, другие обозначения, не характеризующиеся указанными свойствами, можно считать обладающими различительной способностью.

Исходя из п. 2.3.1 Правил можно заключить, что различительной способностью обладают:
   изобразительные знаки, дающие некое цельное представление об изображаемом объекте;
   словесные знаки, содержащие существующие или искусственные слова;
   сочетания этих элементов, создающие целостное восприятие.

Эти свойства позволяют использовать обладающие ими обозначения в качестве товарных знаков, то есть для индивидуализации маркируемых ими товаров и выделения этих товаров среди однородных товаров других производителей. Таким образом, под различительной способностью знака можно понимать некое свойство создавать цельное впечатление, быть хорошо воспринимаемым и запоминаемым для потребителя – носителя определенной культуры.

Важно отметить, что данные свойства характеризуют обозначение как таковое. Здесь различительная способность как бы абсолютна и присуща обозначению изначально, независимо от каких-то дополнительных факторов, например, активности использования или сходства с другими знаками.

Исходя из логики Правил, к обозначениям, не обладающим различительной способностью, следовало бы отнести и очень сложные обозначения, состоящие из множества разнообразных изобразительных или даже словесных элементов, которые трудно воспринять как нечто цельное и составить какое-то конкретное впечатление. К этому разряду можно отнести очень сложные слова, например, географические названия на языках индейцев Южной Америки.

По этим же основаниям для российского потребителя едва ли обладают различительной способностью сложные китайские и корейские иероглифы, которые состоят из более мелких ключевых элементарных знаков, и их сочетания. Такие знаки российский потребитель, не знакомый с основами иероглифической письменности, не может распознать и запомнить. Исключение составляют только простые иероглифы или сочетания двух-трех элементарных ключевых элементов, воспринимаемые как своеобразный рисунок.

К знакам, не обладающим различительной способностью, можно отнести и иные обозначения, которые трудно воспринять как нечто цельное и определенное. Например, длинные сочетания искусственных слов, не несущих смысловой нагрузки; чрезмерно длинные и сложные слова с неразличимыми словесными корнями, не характерные для России и не имеющие семантического содержания; сложные рисунки с множеством разнородных элементов, не создающих целостного впечатления.

Рассмотрение подобных обозначений как не обладающих различительной способностью вполне соответствует логике второго абзаца п. 2.3.1 Правил. Однако некоторые обозначения, относимые Правилами к не обладающим различительной способностью, можно из их числа исключить.

В п. 1 ст. 6 Закона и п. 2.3.1 Правил в качестве не обладающих различительной способностью упомянуты также обозначения, имеющие принципиально другие свойства. Это общепринятые наименования и сокращения, реалистические и схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве знаков для этих самых товаров, и др. Данные свойства резко отличаются от указанных выше. И обладающие ими обозначения по своей сути совсем другие. Они обладают свойствами различимости, целостности восприятия, запоминаемости и т.п., но не могут выполнять функцию товарного знака для тех товаров, которые сами же и обозначают в данной культурной и языковой среде. Поэтому их нельзя регистрировать в качестве товарных знаков для обозначаемых ими товаров.

Насколько правильно указывать эти обозначения в п. 2.3.1 Правил в качестве не обладающих различительной способностью?

В практике экспертизы принято считать, что такие обозначения не обладают различительной способностью в отношении товаров, которые они обозначают, а в отношении других товаров признание различительной способности возможно. Но тогда возникает методологическая проблема, заключающаяся в том, что одно и то же свойство обозначений, заявляемых на регистрацию в качестве товарных знаков, в нормативных документах трактуется и понимается совершенно по-разному, что явно не способствует повышению качества экспертизы. К тому же получается, что, кроме абсолютной различительной способности знака для любых товаров, существует и относительная различительная способность, когда знак обладает этим свойством в отношении далеко не всех товаров.

Проблема в том, что обозначения, указанные в последних трех абзацах п. 2.3.1 Правил вполне различимы, запоминаемы, хорошо воспринимаются, и по подобным признакам их нельзя относить к числу не обладающих различительной способностью. С другой стороны, по сути они весьма близки к обозначениям, охарактеризованным в п. 2.3.2 Правил: общепринятым символам и терминам, словам, характеризующим товары и т.п., которые Закон и Правила не относят к обозначениям, не обладающим различительной способностью.

Общепринятые наименования и реалистические изображения товаров нельзя регистрировать в отношении лишь некоторых товаров, с которыми они имеют тесную семантическую связь. В отношении других товаров никаких запретов на регистрацию нет (кроме случаев ложности и возможности введения потребителя в заблуждение).

В связи с этим указание на такие обозначения разумно было бы перенести в п. 2.3.2 Правил, в котором не идет речь о различительной способности, или в п. 8.3.3 Административного регламента Роспатента по товарным знакам. Такие мнения уже высказывались.

Принятая в экспертизе практика непризнания различительной способности у таких обозначений в отношении некоторых товаров и, наоборот, ее признания в отношении других товаров диссонирует с положениями второго абзаца п. 2.3.1 Правил и вносит путаницу в понимание самой сущности различительной способности, а соответственно, и в определение охраноспособности заявляемых обозначений. Такое признание относительной или частичной различительной способности не способствует повышению качества экспертизы знаков.

Однако отмеченное противоречие не единственное и даже не главное в действующих нормативных документах. В ст. 6 Закона и п. 2.3 Правил есть положение о «приобретенной различительной способности», которое еще более усложняет понимание сути различительной способности товарного знака.

В предпоследнем абзаце п. 2.3 Правил говорится: положения, предусмотренные в подпунктах (2.3.2.1), (2.3.2.2), (2.3.2.3) и (2.3.2.4) настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров. С формальной точки зрения это указание выглядит достаточно странно, поскольку обозначения, указанные в этих подпунктах, не считаются не обладающими различительной способностью согласно п. 2.3.2 Правил. Основания для отказа в регистрации таких знаков совсем другие.

Как может обозначение приобретать то, что уже было с самого начала? И при чем здесь вообще различительная способность?

Невозможность регистрации обозначений, описанных в этих подпунктах, связана не с отсутствием у них различительной способности согласно п. 2.3.2 Правил, а с наличием у таких обозначений других свойств, которые не позволяют регистрировать их в качестве товарных знаков. Не обладающие различительной способностью обозначения указаны только в п. 2.3.1 Правил.

В предпоследнем абзаце п. 2.3 Правил в принципе могла бы быть ссылка на обозначения, указанные во втором абзаце п. 2.3.1. Это логично в рамках действующих Правил, так как такие обозначения, не обладая с самого начала исследуемым свойством, все же могут его приобрести при активном использовании для маркировки товаров/услуг.

Однако этого-то как раз и не сделано. По-видимому, составители Правил посчитали, что сочетания букв, не образующие слов, а также простые геометрические фигуры или схематические обозначения товаров ни при каких условиях не приобретают различительную способность и не становятся товарными знаками. На наш взгляд, это неверно.

Таким образом, в действующей нормативной документации сохраняется противоречие. С одной стороны, ряд нерегистрируемых обозначений не считается не обладающим различительной способностью, для них существуют иные основания для отказа в регистрации. А с другой, в тех же документах говорится, что эти обозначения могут приобрести различительную способность при определенных условиях, что позволит зарегистрировать их в качестве товарных знаков.

Кроме того, ряд обозначений, явно обладающих всеми свойствами различимости, но имеющих семантическую связь с определенными товарами, не относятся нормативными документами к обладающим различительной способностью, хотя они весьма родственны обозначениям, указанным в п. 2.3.2 Правил, которые различительной способностью обладают, но не регистрируются по другим основаниям.

В значительной мере отмеченные противоречия сохраняются и в законодательных актах, которые предполагается ввести в действие с 1 января 2008 г. Даже в доработанном проекте Административного регламента по товарным знакам частично сохранились неточность и неопределенность, присутствующие в Правилах. В Регламенте указано, что положения п. 1 ст. 1483 ГК РФ не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их интенсивного использования для товаров и услуг конкретного изготовителя до даты подачи заявки.

Это надо понимать так, что ранее эти обозначения такой способностью не обладали. Но в указанной статье ГК, как и в п. 2.3.1 Правил, перечислен ряд обозначений, не считающихся не обладающими различительной способностью: в частности, общепринятые символы и термины, а также обозначения, вошедшие во всеобщее употребление для обозначений товаров определенного вида, и др. Уточнение Регламента о том, что различительная способность знака приобретается только в отношении товаров определенного изготовителя, еще более запутывает определение различительной способности.

Интенсивно используемое обозначение, безусловно, регистрировать нужно, но имеет ли это отношение к приобретению различительной способности?

Согласно Регламенту наличие/отсутствие различительной способности связывается уже не только с определенными товарами, но также и с их конкретным производителем. А ведь различительная способность – это свойство самого обозначения, но не его связей с изготовителем товаров. Ситуация явно усложняется.

Допущение того, что какой-то знак может обладать различительной способностью при подаче его на регистрацию одним лицом и в то же время не обладать ею при подаче заявки другим производителем товаров, противоречит пониманию сущности различительной способности, изложенной в начале п. 8.3.2 Регламента и в п. 2.3.1 Правил. При такой постановке вопроса в случае подачи заявки, например, на обозначение, характеризующее товары, другим заявителем экспертиза должна будет отказать в регистрации знака, но вовсе не из-за отсутствия различительной способности. Однако если заявку подает организация, активно использовавшая знак, то он регистрируется в связи с «приобретением различительной способности». Логики в этом явно не хватает.

Таким образом, в одних случаях в основных нормативных документах под различительной способностью понимается какое-то свойство заявленного обозначения, присущее ему безотносительно связи с какими-либо товарами и тем более их производителями, а в других, как в случае с «приобретенной различительной способностью», оно тесно увязывается с конкретными товарами конкретного производителя.

Все это затрудняет понимание сущности различительной способности. Она (то есть сущность!) размывается. Эту ситуацию надо исправить.

Попытаемся найти выход из этих противоречий. На наш взгляд, они вызваны тем, что в нормативных документах и в практике экспертизы нередко смешиваются два понятия: различительной способности знака и его охраноспособности, то есть признания возможности регистрации в более широком смысле.

По-видимому, в предпоследнем абзаце п. 2.3.2 Правил так же, как и во втором абзаце п. 8.3.4 Регламента, имеется в виду не столько появление именно различительной способности у какого-то обозначения, сколько преодоление препятствий для его регистрации в качестве товарного знака. А это может быть и не связано с появлением именно различительной способности.

Когда говорят о невозможности регистрировать общепринятые наименования или общепринятые символы и термины в отношении обозначаемых ими товаров или обозначения, характеризующие товары, а также о возможности их регистрации после продолжительного активного использования отдельными производителями, то речь следует вести не об отсутствии/приобретении различительной способности, а скорее об охраноспособности знака вообще.

Нужно иметь в виду, что в результате интенсивного использования конкретным производителем обозначение как таковое не приобретает никаких дополнительных качеств. Это товар определенного производителя приобретает хорошую репутацию и популярность у потребителя, а вместе с ним и применяемое для его маркировки обозначение, но только в связи с данным производителем товара. Эту положительную репутацию и узнаваемость знака едва ли следует считать именно различительной способностью. Ведь для обычного знака наличие различительной способности не зависит от репутации и популярности товара.

В результате интенсивного использования обозначение приобретает известность и популярность у потребителя, вызывает ассоциации с конкретным производителем. Такая репутация, безусловно, доказывает возможность регистрации обозначения лицом, которое его активно использовало. Но едва ли это свойство следует называть различительной способностью.

Согласно действующим нормативным документам в обычном случае различительная способность является критерием охраны знака при отсутствии данных о его использовании. Она определяется на основании свойств самого обозначения, без его связи с внешними факторами. По-видимому, в Регламенте и подобных документах в этих случаях нужно говорить не о приобретенной различительной способности, а об охраноспособности знака вообще, точнее – о приобретенной возможности зарегистрировать знак конкретным производителем, который его активно использовал и в отношении товаров которого обозначение стало в полном смысле выполнять функцию товарного знака. Именно фактическое выполнение обозначением функции товарного знака в результате активного использования и следует считать в данном случае критерием охраны товарного знака.

Соответствующий абзац Регламента и Рекомендаций по экспертизе мог бы звучать примерно так: «Обозначения, указанные в пункте 1 статьи 1483 ГК, могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков теми лицами, которые интенсивно их использовали для обозначения производимых ими товаров до даты подачи заявки».

При такой формулировке снимается противоречие в связи с пониманием различительной способности. Ясно, что различительная способность у обозначений, указанных в п. 2.3.2 Правил, как была, так и остается, но устраняется другое препятствие для регистрации: например, обозначение перестает просто характеризовать свойство товара, а приобретает функцию товарного знака. Такие обозначения не могут быть зарегистрированы в качестве знаков любыми лицами, кроме тех, которые их длительно использовали. Для всех других лиц эти знаки по-прежнему остаются нерегистрируемыми.

При такой формулировке становится ясно, что в результате использования само по себе обозначение никаких дополнительных свойств не приобретает. Но лицо, активно его использовавшее, приобретает право на регистрацию. Понимать и трактовать сущность различительной способности будет легче. Если к тому же перенести указание на общепринятые наименования, сокращения, реалистические и схематические изображения товаров в п. 8.3.3 Регламента, проблем с пониманием и определением сущности различительной способности станет меньше.


[1] Орлова В.В. Средства индивидуализации в предпринимательской деятельности. М., 2006.
[2] Рабец А.П. Правовая охрана товарных знаков в России – современное состояние и перспективы. СПб.: юрид. центр Пресс, 2003.
[3] Гаврилова Е.А. ТАН: товарный знак или наименование товара?//Патентный поверенный. 2007. № 2. С. 6.