Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 



Оценка изобретательского уровня в судебной практике ЕПВ. Часть II

Канд. хим. наук Е.А.Устинова и патентный поверенный, канд. хим. наук О.В.Челышева.

ЧАСТЬ 1 (начало)

ЧАСТЬ 2

6.10. Проблемные изобретения

Открытие непризнанной проблемы может в определенных обстоятельствах привести к патентоспособному объекту, несмотря на то, что данное заявленное решение само по себе ретроспективно тривиально и очевидно (см.: T 2/83 (OJ, 1984, 265) и T 225/84). Постановка новой проблемы не является вкладом в изобретательский уровень технического решения, если она могла быть поставлена средним специалистом (T 109/82 (OJ, 1984, 473)). Следует также учитывать, что постоянное устранение недостатков, преодоление проблем и усовершенствование известных устройств и/или продуктов – нормальная задача специалиста (см.: T 15/81 (OJ, 1982, 2) и T 195/4 (OJ, 1986, 121)).

В Т 532/88 коллегия подтвердила установившийся принцип, что решение проблемы посредством поиска путей преодоления трудностей, возникающих в ходе рутинной работы, не обладает изобретательским уровнем. Следуя этому правилу, основанному на прецедентах, в T 630/92, T 798/92 и T 578/92 коллегия решила, что постановка проблемы не придает каких-либо изобретательских качеств заявленному объекту. Однако в T 135/94 было признано наличие изобретательского уровня.

В Т 971/82 коллегия подчеркнула, что осознание обычных технических проблем, составляющее основу нормальной деятельности воображаемого специалиста, таких как устранение недостатков, оптимизация параметров, экономия энергии или времени, не может составлять изобретательский уровень. Таким образом, осознание технической проблемы может внести вклад в изобретательский уровень только при очень исключительных обстоятельствах. Однако, если заявитель тем не менее утверждает, что изобретательская деятельность заключается в признании технической проблемы, решение которой предположительно очевидно, то минимальное требование, которое необходимо удовлетворить, заключается в том, чтобы данная техническая проблема была ясно и определенно раскрыта в первоначально поданной заявке.

В Т 566/91 изобретение относилось к рецепту мягких нистатиновых пастилок для лечения кандидомикоза полости рта. Коллегия не согласилась с предположением истцов, что техническая проблема, лежащая в основе оспариваемого патента, заключается в непризнанной проблеме плохой податливости пациента, поскольку средний специалист мог поставить эту проблему только если бы она обнаружилась, как в данном случае, при использовании данного объекта или продукта.

6.11. Новое применение известного средства

При определении изобретательского уровня в случае нового применения известного средства апелляционные суды анализируют, отличается ли проблема, которая решалась известным средством в известном случае, от проблемы, поставленной в рассматриваемом случае. Если в результате анализа окажется, что между этими двумя проблемами нет существенного различия, то можно сделать вывод об отсутствии изобретательского уровня в случае принятия данного известного средства (см., в частности, Т 39/82 (OJ, 1982, 419), Т 142/84 (OJ, 1987, 112), Т 332/90 и Т 485/91).

В Т 39/82 (OJ, 1982, 419) суд пришел к заключению, что нельзя считать очевидным для специалиста использование известного средства в другом контексте, поскольку проблемы фундаментально отличались друг от друга.

В Т 39/82 (OJ, 1982, 419) суд подтвердил выводы, сделанные в Т 818/93, что в комбинационном изобретении все признаки могут быть известны как таковые: данное изобретение заключается в том, каким образом эти признаки взаимосвязаны в конструктивном и функциональном смыслах. Поэтому при оценке изобретательского уровня рассматриваемой комбинации не придавалось значения тому, что подходящая конструкция уже была известна, поскольку ее применение и использование в данных условиях, а также обстоятельства, раскрытые в патенте, не предполагались в противопоставленном аналоге.

В Т 741/92 изобретение заключалось в новом применении известного средства – конкретной ячеистой структуры. В случае таких решений суд придерживался мнения, что факт известности средства как такового не имеет большого значения, если при его применении выявляются новые свойства и задачи. Известное средство использовалось в этом изобретении для получения результата, который не был известен или очевиден ранее.

В Т 301/90 суд резюмировал, что существует общепринятый принцип оценки изобретательского уровня, согласно которому (хотя применение известного средства для достижения известного результата на основании ожидаемого присущего ему эффекта обычно не является изобретением) указание нового и неочевидного технического результата, который можно получить с помощью этих известных эффектов, может тем не менее превратить применение этого известного средства в новый и неочевидный инструмент для решения новой технической задачи. Таким образом, это применение может представлять собой усовершенствование в данной области техники и обладать изобретательским уровнем (см.: Т 1096/92 и Т 238/93). О применении в области химии см.: Т 4/83 (OJ, 1983, 498), в области физики – Т 39/82 (OJ, 1982, 419).

В Т 590/90 ответчик выдвинул возражение, что предпринятые средства, отличающие техническое решение оспариваемого патента от документа (1), уже являлись частью известного уровня техники, и что их применение в процессе, описанном в документе (1), было очевидным. Однако суд решил, что применение средства, известного как таковое, вопреки предупреждениям, высказанным в нескольких документах, не было очевидным. Поскольку это средство обладало изобретательским уровнем, весь процесс по п. 1, включающий это средство, также обладал изобретательским уровнем: изменение известного процесса посредством двух средств, по меньшей мере одно из которых не было очевидным, придало неочевидность всему процессу.

6.12. Очевидное новое применение

В Т 112/92 (OJ, 1994, 192) документ (1), принятый за прототип, относился к применению глюкоманнана в качестве загустителя нежелатизированного обработанного пищевого продукта, однако в нем не упоминалась функция глюкоманнана как стабилизатора. Суд применил к данному случаю принцип, установленный в Т 59/87 (OJ, 1991, 561), и решил, что даже если глюкоманнан действительно действовал как стабилизатор эмульсии при приготовлении продукта согласно документу (1), это применение было скрытым. Поэтому суд пришел к заключению, что применение вещества в качестве стабилизатора для эмульсий, если оно не было в сложной связи с его применением в качестве загустителя, было, по меньшей мере, с ним тесно связано. Суд решил, что для специалиста, знающего, что глюкоманнан эффективен как загуститель для эмульсий, будет очевидным, по меньшей мере, попытаться определить, не будет ли он эффективен и как стабилизатор.

Несмотря на то, что в Т 59/87 было решено, что притязание на присущее, но ранее скрытое последующее применение известного вещества может быть новым, тем не менее объект такого притязания не будет обладать изобретательским уровнем, если в известном аналоге указана хорошо установленная связь между предыдущим и последующим применением (см. также Т 544/94).

6.13. Необходимость улучшения свойств

В примечании к Т 57/84 (OJ, 1987, 53) суд констатировал, что если от продукта требуется проявление определенного свойства (в данном случае сильного фунгицидного эффекта) при различных условиях, то превосходство изобретения будет зависеть от того, улучшается ли это свойство при всех условиях, которые могут возникнуть на практике, и особенно при различных условиях, примененных при его испытаниях (в данном случае при воздействии воды и ветра). Если описаны сравнительные испытания, подтверждающие это превосходство, то необходимо рассмотреть их совокупные результаты. Решающим является факт, превосходит ли данное изобретение вещество, использованное для сравнения в испытаниях, в целом (в данном случае это приводит к необходимости использования значительно меньшей концентрации загрязняющего вещества), даже если использованное для сравнения вещество зарекомендовало себя лучше в одном из испытаний.

После Т 57/84 в Т 254/86 (OJ, 1989, 115) отмечалось, что изобретение, основанное на существенном и неожиданном улучшении конкретного свойства, не нуждается в доказательстве преимуществ перед известным аналогом в отношении других свойств, релевантных для его использования, при условии, что последние сохраняются на удовлетворительном уровне, чтобы усовершенствование не было полностью обесценено другими недопустимыми недостатками или настолько, чтобы противоречить раскрытию изобретения (см. также Т 155/85 (OJ, 1988, 87)). Следовательно, нет необходимости в усовершенствовании каждого конкретного свойства (Т 302/87 и Т 470/90).

В Т 155/85 также было отмечено, что объект, конструктивно находящийся между двумя конкретными вариантами противопоставленного решения и отображающий во всех релевантных отношениях эффекты, по существу находящиеся между известными эффектами тех же самых вариантов, не обладает изобретательским уровнем при отсутствии других соображений.

6.14. Отказ от притязания

В Т 710/92 был подан отказ от притязания, чтобы преодолеть порочащий новизну документ (1) и тем самым обеспечить патентоспособность (см. Т 4/80 (OJ, 1982, 149) и Т 433/86). В решениях Т 170/87 (OJ, 1989, 441) и Т 597/92 (OJ, 1996, 135) было установлено, что отказ от притязания нельзя разрешить, если он служит лишь для того, чтобы обеспечить изобретательский уровень, и более того, не может сделать очевидное решение изобретением. В Т 710/90 суд констатировал, что последнее также действует в случаях, когда отказ от притязания подается по причинам новизны, так как это исключение в форме отказа от части притязания не может изменить содержание первоначального решения. Поэтому сначала следует определить, что раскрыто в первоначально поданной заявке и является ли это решение изобретением.

6.15. Оптимизация параметров

В ключевом решении Т 36/82 (OJ, 1983, 269) суд постановил, что изобретательский уровень не был обеспечен усилиями, направленными на одновременную оптимизацию двух параметров конкретного устройства путем одновременного решения двух уравнений, которые были известны как таковые и соответственно выражали эти параметры как функции определенных размеров устройства. Тот факт, что это позволило определить диапазон значений для рассматриваемых размеров, обеспечивающий приемлемый компромисс между двумя параметрами, нельзя считать неожиданным, поскольку в известном уровне существовали указания, предполагающие получение положительных результатов с помощью примененного метода вычислений.

В Т 263/86 изобретение относилось к линзам для очков с астигматическим эффектом. Апелляционный суд отметил, что взаимосвязь между остаточным астигматизмом, погрешностью фокусировки и частотным откликом можно считать известной для специалиста. Поэтому он счел формулу качества всего лишь результатом одновременной оптимизации ряда свойств линз, которая привела к компромиссу в пределах компетенции специалиста. Однако такие компромиссы в случае оптимизации параметров не являются неожиданными, и поэтому их обнаружение не обладает изобретательским уровнем.

В других решениях, содержавших ссылку на Т 36/82 (OJ, 1983, 269), объект изобретения не был признан обладающим изобретательским уровнем, в частности, если решаемая проблема заключалась в нахождении подходящего компромисса между различными параметрами (Т 38/87, Т 54/87, Т 655/93 и Т 118/94). В Т 410/87 суд постановил, что оптимизация физического параметра для достижения приемлемого компромисса, служащего поставленной цели, между двумя эффектами, которые оказывают обратный эффект на этот параметр, является частью нормальной деятельности специалиста (см. также Т 409/90 (OJ, 1993, 40) и Т 660/91).

В Т 73/85 суд констатировал, что факт того, что проблема улучшения рассматриваемого свойства решается не как обычно – изменением конструктивных параметров, а изменением технологических параметров, фактически должен быть признан неожиданным. В этом случае неважно, что отдельные условия реакции, заявленные в оспариваемом патенте, были известны как таковые, гораздо важнее, предложит ли или при отсутствии возможных прогнозов попробует ли специалист в ожидании искомой оптимизации заявленную комбинацию свойств, известных как таковые.

В Т 500/89 суд постановил, что тот факт, что отдельные области параметров, взятые как таковые, известны, не означает, что их комбинирование специально для решения задачи, поставленной в оспариваемом патенте, является очевидным. Комбинация отдельных областей параметров не была результатом рутинной оптимизации процесса согласно документу (1), так как в нем ничто не предполагало этой комбинации.

6.16. Небольшое усовершенствование промышленного процесса

В Т 38/84 (OJ, 1984, 368) апелляционный суд отметил, что достижение численно малого усовершенствования в процессе, используемом в промышленности в больших масштабах (в данном случае – повышение производительности на 0,5%), представляет достойную техническую задачу, которую не следует игнорировать при оценке изобретательского уровня ее заявленного решения (см. также Т 466/88 и Т 332/90).

В Т 155/85 (OJ, 1988, 87) суд добавил, что вернее было бы сказать, что даже небольшие улучшения производительности или других технологических характеристик могут означать весьма значительное усовершенствование крупносерийного производства. Однако это усовершенствование должно быть значительным и поэтому превосходить погрешности и нормальные колебания в данной области, обусловленные другими параметрами.

В Т 286/93 изобретение относилось к процессу производства упаковочной бумаги и картона. Результаты процесса показали повышение скорости машины и улучшение механического качества получаемой бумаги приблизительно на 3% по сравнению с процессом, в котором применялся обратный порядок добавления полихлорида алюминия и катионного крахмала. Поскольку такой процесс явно предназначался для крупномасштабного производства бумаги, даже незначительное его улучшение следует считать важным.

6.17. Доказательство наличия изобретательского уровня в области медицины

В Т 619/94 суд постановил, что признаки, известные или очевидные в области пескоструйной обработки, нельзя автоматически перенести в медицину, не рассмотрев конкретную ситуацию в этой области, так как в рассматриваемом случае человеческая ткань, подлежащая удалению посредством трения, отличается от материала, обычно удаляемого пескоструйной обработкой.

6.18. Подобный процесс

Эффект процесса проявляется в результате. Например, в химии – в продукте вместе с присущими ему характеристиками и последствиями его истории происхождения: качестве, производительности и экономической ценности. Согласно устоявшейся практике подобные процессы патентоспособны, если дают новый и изобретательский продукт. Это обусловлено тем, что все признаки подобного процесса можно получить только из эффекта, ранее неизвестного и неожиданного (проблемное изобретение). Если же этот эффект был полностью или частично известен, например, продукт старый или новой модификации, то изобретение, то есть процесс или промежуточный процесс, не должен состоять только из признаков, которые обязательно и явно следуют из известной части эффекта с учетом состояния уровня техники (Т 119/82 (OJ, 1984, 217), Т 65/82 (OJ, 1983, 327)).

6.19. Возможный продукт

Согласно Т 595/90 (OJ, 1994, 695) продукт, который можно предвидеть как таковой со всеми характеристиками, определяющими его индивидуальность, включая его свойства при использовании, иными словами, очевидный объект, может быть тем не менее неочевидным и патентоспособным, если в технике не было известно пути или применимого (аналогичного) метода его получения. Поэтому заявленные способы его получения являются первыми для достижения этой цели и реализуют это изобретательским методом (Т 233/93).

6.20. Примеры отрицания изобретательского уровня
6.20.1. Изменение порядка процедурных этапов

Простое изменение порядка процедурных этапов при получении составных частей не может быть основанием для признания изобретательского уровня (Т 1/81 (OJ, 1981, 439)).

6.20.2. Преднамеренный выбор

Если для конкретного применения известного процесса специалист очевидно может использовать материал, имеющийся на рынке и пригодный для данной цели, и весьма вероятно использует его по причинам, не зависящим от его характеристик, то такое использование нельзя считать изобретательским только за счет этих характеристик. Даже если выполнение такого этапа само по себе очевидно по другим причинам, естественный выбор конкретного средства на рынке лишен каких-либо умственных или практических усилий или преднамеренного выбора в отсутствии чего-либо обратного (Т 513/90).

6.20.3. Автоматизация

В Т 775/90 суд вынес решение, что простая автоматизация функций, ранее выполняемых человеком, соответствует основной тенденции развития техники и поэтому не может считаться изобретательской.

6.20.4. Обычные эксперименты

Работа, заключающаяся в обычных экспериментах, например, в экспериментировании методом проб и ошибок, без применения навыков сверх обычных общих знаний не имеет изобретательского уровня (Т 104/92).

В Т 253/92 объект п. 1 относился к способу получения сплава для постоянного магнита. По мнению суда, для специалиста было бы очевидным испытать ряд известных сплавов, имеющих подобный состав, в лучших примерах и измерить их магнитные свойства. В процессе таких обычных экспериментов специалист нашел бы сплавы, сочетающие отличную стабильность с энергетической составляющей по меньшей мере 28.1 MGoe, так как эти свойства не являются скрытыми, а теми, которые искались.

ЧАСТЬ 3 (окончание)