Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 


Федерация Защиты Правообладателей

Использование товарного знака: проблема очевидна

Д.Д.ОРЛОВА – патентный поверенный, аспирантка РГИИС

Автор размышляет о возможном влиянии международного законодательства на регулирование некоторых аспектов использования товарных знаков.

Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон) провозгласил принцип обязательного использования товарного знака в целях обеспечения действительного функционирования товарных знаков в гражданском обороте, а также предотвращения или пресечения получения их правовой охраны лицами, не производящими товары, не осуществляющими работы и/или не оказывающими услуги.

Справедливость обозначенных целей очевидна. Но, как и любой вопрос, связанный с товарными знаками, вопрос использования товарных знаков и сложен, и многоаспектен. В связи с этим правовое регулирование использования товарного знака и последствий его неиспользования осуществляется на законодательном уровне, а также на уровне ведомственных нормативных правовых актов.

П. 1 ст. 22 Закона установлено, что понимается под использованием товарного знака. Исходя из индивидуализирующей функции товарного знака, Закон указывает, что использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых он зарегистрирован, и (или) их упаковке. При этом определены и субъекты, реализующие названное правомочие, – сам правообладатель и лицо, которому право использования товарного знака предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со ст. 26 Закона. Никаких иных лиц, которые могли бы рассматриваться как лица, действующие с разрешения правообладателя, в данной норме Закон не указывает.

Постановка вопроса о возможности считать лиц, иных, чем правообладатель, или лицо, использующее товарный знак на основе лицензионного договора, лицами, использующими товарный знак с разрешения правообладателя, является, на наш взгляд, уместной, исходя из оборотов, использованных законодателем в абзаце втором п. 1 и в абзаце первом п. 2 ст. 4 Закона: «Никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения правообладателя»; «Нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование товарного знака без его разрешения…».

Казалось бы, такой подход к субъектному составу достаточно лоялен для решения вопроса: имело ли место использование товарного знака? Кроме того, следует иметь в виду, что во многих странах законодатель также указывает на правообладателя и на лицензиата в рассматриваемом контексте. Вместе с тем российская практика решения вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием в течение длительного времени показывает, что в ряде случаев, несмотря на буквальное соблюдение законодательства, интересы правообладателей нарушаются.

Почему можно это утверждать? Рассмотрим типичную для таких случаев ситуацию. В отношении ряда товаров и/или услуг, для которых был зарегистрирован товарный знак, правообладатель сам реализовывал правомочие использования, а в отношении одного из товаров использование осуществлялось его дочерней фирмой. Эта фирма в рамках, например, договора подряда помимо выполнения прочих обязательств изготавливала интересующий правообладателя товар, с его же разрешения (или даже указания, отраженного в технической документации) маркировала этот товар товарным знаком правообладателя. При этом ни у одной, ни у другой стороны не возникало никакой потребности в регистрации где-либо такого договора, поскольку все обязательства выполнялись качественно и своевременно.

Но обратимся к статьям Закона, посвященным использованию товарного знака на основе лицензионного договора. Прежде всего это уже упоминавшаяся ст. 22 Закона. Ее положения (абзац первый п. 1) указывают на то, что право пользования товарным знаком предоставляется на основе лицензионного договора, как это предусмотрено ст. 26 Закона. При этом содержание ни данного абзаца, ни последующих положений Закона не дает оснований предположить, что право на использование товарного знака может быть предоставлено на основе договора какого-либо иного вида. Ст. 26 Закона указывает только на один вид договоров – лицензионный, а именно: «Право на использование товарного знака может быть предоставлено правообладателем (лицензиаром) другому юридическому лицу или осуществляющему предпринимательскую деятельность физическому лицу (лицензиату) по лицензионному договору в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован».

Ограничивая круг договорных отношений, в рамках которых возможно правомерное (то есть с разрешения правообладателя) использование товарного знака третьим лицом, Закон установил необходимость включения в лицензионный договор ряда существенных условий. Они указаны в абзаце втором ст. 26 Закона. Одно из них – условие о том, что качество товаров лицензиата, производимых в рамках лицензионного договора, будет не ниже качества товаров лицензиара. Второе обязательное условие заключается в безусловном праве лицензиара осуществлять контроль за выполнением первого из названных условий.

В тех же ограничительных целях Закон установил необходимость государственной регистрации лицензионного договора, сопроводив данное положение указанием на правовые последствия несоблюдения этого требования. В соответствии с заключительным положением первого абзаца ст. 27 Закона лицензионные договоры на использование товарных знаков, не зарегистрированные в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, считаются недействительными. В связи с этим к ним применимы установленные ст. 167 ГК РФ последствия недействительности сделки. Иными словами, каждая из сторон такого договора (не только заключенного, но и исполненного) обязана возвратить другой все, полученное по сделке, или возместить стоимость полученного по сделке в деньгах.

Очевидно, это вряд ли будет отвечать интересам правообладателя. Но еще в большой степени его интересы могут пострадать в случае рассмотрения вопроса о досрочном прекращении действия правовой охраны принадлежащего ему товарного знака. Как известно, в силу п. 1 ст. 167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий. Это во-первых, а во-вторых, она недействительна с момента ее совершения. Таким образом, ни правообладатель не может привлечь имеющийся договор в качестве доказательства использования своего товарного знака, ни Палата по патентным спорам не сможет считать, что имело место использование товарного знака правомочным субъектом (как это предусмотрено п. 1 ст. 22 Закона).

К сожалению, ситуаций, когда лицензионные договоры не регистрируются в федеральном органе исполнительной власти, немало. Но Закон должен быть соблюден. Каким же может быть выход из подобных ситуаций? Очевидно, что без изменения Закона не обойтись. Вместе с тем во избежание злоупотреблений такое изменение должно быть очень взвешенным, точно рассчитанным.

В этой связи представляется необходимым обратить самое пристальное внимание на содержание и результаты дискуссии, ведущейся на заседаниях Постоянного комитета ВОИС по законам о товарных знаках, промышленных образцах и географических указаниях в связи с предстоящим обновлением Договора о законах по товарным знакам (TLT). Большинство участников дискуссии склоняется к тому, что при рассмотрении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в качестве доказательства его использования должно рассматриваться использование по договору с правообладателем, в том числе не зарегистрированному в патентном ведомстве.

Для многих зарубежных стран такой подход не представляется ни невозможным, ни затруднительным, поскольку регистрация лицензионных договоров на использование товарных знаков в патентном ведомстве не является обязательной. Наша же страна в сложившейся ситуации оказывается в сложном положении: необходимо либо менять законодательство, либо не подписывать измененный Договор (TLT). Последнее явно не приемлемо.

Следовательно, необходимо изменить положения Закона о товарных знаках. Здесь также есть два варианта: либо вообще отказаться от обязательной регистрации лицензионных договоров, либо установить возможность рассмотрения использования товарного знака в рамках незарегистрированного лицензионного договора как надлежащего использования товарного знака с разрешения его правообладателя.

Учитывая ситуацию в сфере использования товарных знаков, отказ от регистрации вряд ли можно признать обоснованным, а вот второй вариант нуждается в детальной проработке и, соответственно, в скорейшей реализации.