Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 


Федерация Защиты Правообладателей

Дело о люминофоре

Часть I

Выбор объекта патентования и оценка уровня техники

Совместно с авторами предполагаемого изобретения было составлено описание к заявке на патент для технического решения, суть которого заключалась в следующем:
Люминесцентный пигмент алюминатного типа, представляющий собой оксидную матрицу на основе оксида алюминия и по меньшей мере одного из оксидов элементов, выбранных из группы: Мg, Ca, Sr, Ba, Zn, Mn, Si, В, Р, Ga, активированную по меньшей мере одним редкоземельным элементом, обрабатывали смесью солей, выбранных из группы: Na3PO4, Na2HPO4, (NH4)2HPO4, Ca3(PO4)2, с кислотами, выбранными из группы: HCl, H2SO4, НNO3.при рН не более 4 в конце обработки. При этом получали водостойкий продукт. Известно, что общим недостатком такого типа люминесцентных пигментов является повышенная чувствительность к влаге, вследствие чего происходит гидролиз и разложение продукта.
Первый вопрос, который возникает при составлении описания к патенту, – выбор объекта патентования. В области химии он далеко не так очевиден, если ставить задачу наиболее полной и правильной охраны. Ее выполнение, в первую очередь, зависит от того, насколько адекватно охарактеризован объект с технической точки зрения и с учетом наилучшей, т.е. надежной и полной,  охраны, предоставляемой патентом.
Характеристики объекта с точки зрения техники требуется соотнести с выбором типа формулы изобретения, допускаемой правилами, что в химии, повторяем, зачастую проблематично и неоднозначно. Проблема, в частности, состоит в том, что существующие типы химических систем не укладываются в рамки той градации, которую предлагают действующие нормативные документы.
 На  момент написания данной статьи и рассмотрения обсуждаемого дела в Российской Федерации таким нормативным документом продолжали оставаться Правила в соответствии со статьями 4 и 5 Федерального закона «О введении в действие четвертой части ГК РФ». С введением в действие Регламента ситуация не изменилась, так как рассматриваемые вопросы не претерпели в регламенте каких-либо изменений и все осталось по-прежнему. Административный регламент [1].
Кроме того, значительные затруднения связаны с характеристикой некоторых сложных химических систем, в первую очередь, как технических объектов, то есть с точки зрения самой области техники (химии). Как следствие возникает проблема характеристики объекта с учетом требований патентного права.
В данном случае, чтобы определиться с выбором объекта патентования, сначала было необходимо изучить научно-технические вопросы, имеющие отношение к характеристике таких химических систем, как люминофор. Следует отметить, что подобные сведения разбросаны по разным источникам, обнаружение и анализ которых являются особым видом исследования.

Анализ научно-технической литературы

Здесь рассмотрены некоторые основополагающие научно-технические аспекты, то есть терминология, принятая в данной области химии, современные представления о кристаллических химических системах и возможностях их характеристики. Эти сведения  необходимы  при описании рассматриваемого технического решения как  объекта  патентования, а также при анализе известного уровня техники.
Большую часть кристаллофосфоров следует рассматривать как твердые растворы активатора в основании люминофора (твердый раствор замещения). В алюминатных люминофорах поверхность Al2О3 гидратирована. Сорбция соли МеХ2 гидратированной поверхностью Al2О3 является по существу поверхностной химической реакцией, сопровождающей процесс анионного обмена. В случае слабо сорбируемых катионов физическая адсорбция может преобладать над гидролитической [2].
Возникновение люминесцентного свечения у некоторых неорганических веществ обусловлено образованием в кристаллической решетке соединения (основы люминофора) в процессе синтеза структурных и примесных дефектов. Последние появляются за счет внедрения при высоких температурах в кристаллическую решетку ионов и атомов посторонних элементов. Первые – в результате термического диспропорционирования основы люминофора и представляют собой вакансии ионов или атомы, расположенные в междоузлиях кристаллической решетки.
Система люминофор – активатор является пересыщенным твердым раствором. В качестве компонентов системы в химии твердого тела рассматривают не только химические элементы или соединения, но и точечные дефекты кристаллической решетки (например, вакансии) и свободные носители тока (электроны и дырки) [3].
Твердые растворы – это однородные (гомогенные) кристаллические фазы переменного состава, которые образуются в двойных или многокомпонентных системах. В твердых растворах замещения растворенное вещество замещает исходное – атом на атом, ион на ион или молекула на молекулу.
Твердые растворы, как внедрения, так и замещения, могут быть неупорядоченными: со статистическим распределением атомов в решетке, либо частично или полностью упорядоченными, с определенным расположением разного сорта атомов относительно друг друга. В некоторых случаях в твердых растворах атомы одного сорта могут образовывать скопления, которые, в свою очередь, могут определенным образом упорядочиваться или ориентироваться в данном направлении.
Таким образом, твердый растворы, будучи истинно гомогенным в макроскопическом масштабе, то есть системой, находящейся в термодинамическом равновесии, может быть неоднородной на микроуровне [4].
Обычно нестехиометрические соединения рассматривают как твердые растворы избыточных атомов компонентов в основном соединении.
В ряде случаев возникновение дефектов стимулируют введением в кристалл посторонних примесей (активаторов). Тогда формирование свойств кристалла является результатом взаимодействия дефектов, обусловленных как нестехиометрией, так и посторонними примесями.
Таким образом, в частности, формируют фоточувствительные мишени видиконов на основе халькогенидов, получают некоторые кристаллофосфоры [5].
Свойства твердого тела определяются его химическим составом, характером межатомных связей, типом кристаллической структуры и степенью структурного совершенства, а также фазовым составом. Точечные дефекты кристаллической решетки играют важную роль в процессе диффузии и самодиффузии в твердых телах.
Ряд свойств твердых тел зависит от других видов структурных дефектов: дислокаций, малоугловых и межзеренных границ, включений и т.д [6].
Из указанной информации следует, что:
• люминофоры относятся к нестехиометрическим химическим соединениям,   
 представляющим собой твердые растворы;
• признаками, характеризующими твердый раствор, и, в частности, люминофор,  
 являются не только состав и кристаллическая структура, но и разного типа дефекты,
 степень упорядоченности и др.;
• многие практические свойства твердых растворов, в том числе и
кристаллофосфоров, определяют именно дефекты, и их специально формируют в  
процессе получения.
Твердый раствор – это химическая система, которая характеризуется наличием химического взаимодействия между компонентами, а не композиция, то есть не смесь компонентов. Уже давно твердые растворы рассматриваются химиками как особый вид химического взаимодействия с образованием непрерывных химических соединений, которые нельзя охарактеризовать одной химической структурной формулой [7].
В патентных документах люминофоры характеризуют преимущественно формульными составами [8], которые в случае сложных оксидов выражаются либо в виде оксидов, то есть формул типа АmОx  ВnОy, где А и В – металлы или неметаллы, либо в виде формул из элементарных атомов типа АmВnО2х, где А и В – те же самые металлы и неметаллы, либо в виде алюминатов МAl2О4:R.
Все указанные выражения характеризуют только состав, а не структуру химической системы. А, как известно, «существует в высшей степени большое количество вариантов структуры твердого вещества данного состава», и именно структура определяет свойства такой системы [9].
Кроме того, структура неопределенных соединений, в отличие от определенных или индивидуальных соединений, зависит от способа получения. К этому следует добавить статистическое (неопределенное) расположение атомов примесей, которые не только считаются структурными признаками, но и в данном случае признаками, определяющими свойства люминофора.
«В отношении структурных формул твердых веществ следует отметить, что, в общем кристаллографы не стремились интерпретировать структуры твердых тел так, как это требуется для химика…
Для твердого (кристаллохимического) соединения не существует связи между химической формулой и его структурой. Число способов реализации систем с заданным соотношением атомов может быть значительным» (8).
Химики обсуждают проблемы создания унифицированных методов классификации и описания кристаллохимических структур, к которым относятся и люминофоры [10].
Выражаясь патентно-правовыми терминами, они ищут пути характеристики этих систем с помощью действительно необходимых и достаточных признаков, стремясь сделать их общепринятыми. Однако однозначно охарактеризовать нестехиометрические соединения с помощью одной химической структурной формулы, отражающей структуру молекулы как в случае стехиометрических (молекулярных) химических соединений, в принципе невозможно, поскольку они не состоят из молекул.
Когда при характеристике тех же люминофоров наряду с приведением формульной единицы или формульного состава используют также те или иные структурные признаки
( что иногда имеет место  в патентных формулах), то при этом, конечно, уточняется описание объекта, но однозначность все-таки не достигается. В то же время в недалеком прошлом при проведении экспертизы рассматриваемых нами объектов эксперты использовали подход, согласно которому «химический состав, механизм и цвет люминесценции являются признаками, достаточными для идентификации люминофоров, а люминофоры представляют собой химические соединения, полученные химическим или физико-химическим путем» [11].
Не следует думать, что методология защиты химических систем, которые называют «полученные физико-химическим путем», изменилась за 20 лет. Подход, согласно которому химический состав «веществ, полученных физико-химическим путем», является достаточным для идентификации и характеристики объекта и который до сих пор используется экспертами патентного ведомства, одних изобретателей лишил возможности защитить достойные технические решения, других – заставил выбрать невыгодную для патентообладателя форму охраны.
Подобный подход является глубоко ошибочным, не соответствующим представлениям химии. Последнее означает, что следование ему непременно приводит к неверной оценке технического решения, предлагаемого для патентования.
Люминофор, который служит в нашем случае исходным продуктом для получения конечного продукта, представляет собой нестехиометрическое (неопределенное) химическое соединение и не может быть охарактеризован одной химической структурной формулой.
Этот неопределенный продукт обрабатывается реагентом, что приводит к другому неопределенному продукту. Следует подчеркнуть, что здесь существует дополнительная неопределенность, обусловленная тем, что при обработке химическими реагентами в данном случае возможно образование разных типов химических систем. Это:
• поверхностные соединения (на поверхности кристалла люминофора закрепляются группы реагента);
• соединения включения – клатраты (в решетку кристалла люминофора внедряются молекулы «гостя»);
• кластеры (соединения, частицы, и др.) – нет четкой терминологии [12];
Итак, исходя из анализа научно-технической литературы, можно сделать вывод, что рассматриваемый на предмет патентования продукт представляет собой неопределенное химическое соединение, которое нельзя охарактеризовать химической структурной формулой.

Анализ уровня техники по патентной литературе

Рассмотрим вопросы, связанные с изучением аналогов, решающих проблему устойчивости люминофоров к действию влаги; выбор ближайшего аналога; оценок новизны и изобретательского уровня.
Исследование уровня техники по патентным документам позволило выявить три направления в решении проблемы повышения устойчивости люминофоров к действию влаги:
• изменение формульного состава и структуры люминофора на стадии твердофазного синтеза;
• капсулирование частиц люминофора полимерными системами (эпоксидными, алкидными, силиконовыми);
• обработка поверхности частиц люминофора кислотами, щелочами, солями.
Первое направление по технической сущности далеко от предложенного решения, поскольку решает проблему локально: оно неприменимо к люминофорам, которые уже широко используются, но нуждаются в модификации для улучшения свойств.
Два других объединяет то обстоятельство, что они позволяют повысить устойчивость к влаге любых люминофоров алюминатного типа. Оба направления могут быть охарактеризованы общей терминологией – обработка исходного люминофора (любого), то есть без вмешательства в стадии твердофазного синтеза с помощью химических агентов. В то же время между ними существует и принципиальная разница, которая имеет непосредственное отношение к выбору формы патентной охраны.
Инкапсулирование не предполагает образование химической связи между структурой люминофора и полимерной системой, применяемой для инкапсулирования. Это физическое нанесение пленки на поверхность люминофора. Инкапсулирование осуществляют эпоксидными смолами (патент США № 6005024), алкидными смолами (патент США № 6359048), силиконовым покрытием (патент РФ № 2236434 ) и др.
Несмотря на то, что речь идет об обработке люминофоров химическими агентами, в этом процессе не образуется новая унитарная химическая система. Другими словами, обработка агентом – это не обработка реагентом, поскольку не каждый агент будет вести себя как реагент. Таким образом, по химической сущности подобные технические решения не являются прямыми аналогами, но для оценки известного уровня они имеют значение.
Обработка поверхности люминофора кислотными или щелочными агентами представляет собой химическую реакцию. В данном случае химический агент является реагентом. Вопрос состоит в том, какая именно реакция при этом происходит, а главное, какие (какого типа) конечные продукты при этом образуются? Ранее было показано, что ответ на него с позиций современной химии далеко не однозначен.
Патентные документы отражают следующую ситуацию. Технические решения, состоящие в том, что исходный люминофор обрабатывают кислотными и /или щелочными агентами, защищают как:
• модифицированный люминофор (заявка на получение патента Японии № 07292282А 
• способы улучшения свойств люминофоров (патент Японии № 2929162);
• вещества, полученные обработкой… (заявка на получение патента Японии № 10273654А);
• способы получения водостойкого люминофора (патент США № 6264855).
 В  нашем случае объектом патентования было выбрано вещество, охарактеризованное признаками способа его получения (так называемая формула «продукт через способ»).
Такой выбор обусловлен тем, что защита продукта  всегда предпочтительнее, защиты способа получения этого продукта, даже если он охарактеризован признаками способа [13].
Кроме того, экспериментальные данные, предоставленные авторами изобретения, позволяли обосновать правомерность такого выбора с учетом требований, предъявляемых к выбранной форме защиты.
В качестве ближайшего аналога мы выбрали способ получения водостойкого люминофора (патент США № 6264855) по следующим причинам:
• наиболее близкие приемы обработки исходного люминофора;
• наиболее близкие результаты по достигаемому эффекту, в частности, задача получения продукта с водостойкостью при повышенной температуре решается только в указанном патенте и в нашем техническом решении;
• в описании к указанному патенту раскрыты все решения из известного уровня техники, а также показаны их недостатки;
• притязания в данном патенте, и это подчеркивается в описании, включают все признаки притязаний по патенту Японии № 2929162.
[Заметим, что согласно п. 7.1 части С главы IV Руководства по экспертизе ЕПВ, если документ (первичный документ) явно ссылается на другой документ, как содержащий более подробные сведения об определенных признаках, то раскрытие последнего можно считать включенным в документ, содержащий данную ссылку]

Часть II

Оценка новизны и изобретательского уровня

Следует сразу подчеркнуть, что оценка патентоспособности технического решения, представленного формулой «продукт через способ», требует специально оговоренных правил, подтверждением чему является международная практика патентования [13].
Действующий Административный регламент не содержит соответствующих требований, поэтому в своей работе мы руководствовались подходом, принятым в международной патентной практике.
 Такой подход вполне обоснован и представляется логичным.
 Если ГК РФ и Регламент используют требования, понятия и определения, которые были приняты за рубежом задолго до их появления в указанных документах, и до принятия  Патентного закона Российской Федерации, то есть были заимствованы, то они должны иметь одинаковое смысловое наполнение.
А если российские законодательные и нормативные документы не содержат объяснений того, что подразумевается под такими общепринятыми в патентной практике понятиями, формулировками, требованиями, какой смысл они несут, но работать с ними,  тем не менее,  надо, то вполне закономерно обращаться к тем международным документам, которые их содержат.
Другая проблема, с которой пришлось столкнуться, и которая также должным образом не отражена в Регламенте, это толкование слишком широких притязаний. Как оценивать раскрытие сформулированных в общих терминах притязаний при решении вопроса о том, порочат ли они (притязания)  новизну решений, заявляемых позже?
Требования к формуле «продукт через способ» изложены в п. 5.26 и 5.27, и А 5.26, А5.27 (Приложение) Руководства по проведению международной предварительной экспертизы. Нельзя сказать, что эти требования сформулированы предельно четко и не допускают противоречивых толкований. Тем не менее,  прочтем п. 5.27 Руководства:
 «Если продукт может быть определен только стадиями способа, с помощью которого он получен, или, если способ будет придавать отличительные характеристики конечному продукту, эксперт должен рассматривать стадии способа при определении объекта поиска и оценке патентоспособности в отношении известного уровня техники.
Например, формула изобретения описывает «двухслойно структурированную панель, которая получена сваркой железного слоя панели и никелевого слоя панели».
В этом случае процесс «сваривания» должен быть рассмотрен экспертизой при определении объекта поиска и оценке патентоспособности, если этот процесс приводит к получению в конечном продукте свойств, отличных от таковых, полученных с помощью иных процессов. Новизна формулы не может быть поставлена под вопросом пока идентичная двухслойная панель, полученная сваркой, не будет раскрыта в уровне техники».
Из этого пункта можно заключить, что:
• новизна формулы «продукт через способ» не может быть поставлена под вопрос, если не раскрыт продукт, полученный таким же способом;
• оценка патентоспособности такой формулы зависит от получения у конечного продукта свойств, отличных от таковых, полученных с помощью иных способов.
Итак, в первую очередь нам надо ответить на вопрос: являются ли наши приемы обработки люминофора новыми по сравнению с ближайшим аналогом? Напомним, что наши приемы заключаются в том, что обработку исходного люминофора ведут смесью солей, выбранных из группы: Na3PO4, Na2HPO4, (NH4)2HPO4, Ca3(PO4)2, с кислотами, выбранными из группы: HCl, H2SO4, НNO3 при рН не более 4 в конце обработки.
Из первого независимого пункта притязаний ближайшего аналога следует, что для получения водостойкого люминесцентного пигмента обработку такого же исходного люминофора ведут в два приема: сначала кислотой или кислотообразующим веществом при рН не выше 3, а затем щелочным соединением или образующим щелочь соединением при рН 4 – 9.
В зависимых пунктах притязаний конкретизированы кислотные и щелочные реагенты, а именно:
кислотное соединение выбрано из группы, состоящей из фосфорной кислоты, фосфористой кислоты, полифосфорной кислоты, дигидрофосфата натрия или серной кислоты;
щелочное соединение выбрано из группы, состоящей из гидроксида натрия, гидроксида калия, гидроксида кальция, гидроксида стронция, гидроксида лития, тринатрийфосфата или оксида стронция.
В качестве кислотообразующих веществ можно использовать соли или ангидриды кислот, а указанные кислоты или кислотообразующие вещества могут применяться каждая в отдельности или в виде смеси двух или трех веществ.
В описании к патенту приведен длинный перечень рекомендуемых кислот, содержащий азотную, борную, соляную, угольную и ряд органических кислот. Однако в примерах к патенту США № 6264855 приведены для кислотной обработки только одна кислота – фосфорная, а для щелочной обработки – только тринатрийфосфат и гидроксид натрия. Никаких экспериментальных подтверждений возможностей использования любой кислоты или каких-либо смешанных агентов в описании к патенту нет.
Кроме того, в описании сказано, что первая стадия представляет собой техническое решение (патент Японии № 2929162). Согласно этому решению получается водостойкий продукт, однако он теряет стойкость при длительном применении при повышенных температурах. Добавление второго этапа щелочной обработки позволило получить продукт, сохраняющий устойчивость к гидролизу длительное время (около 30 суток) при температуре 60º С.
Если сформулировать техническое решение наших авторов в общих терминах, то оно заключается в обработке исходного люминофора кислотами или кислотообразующими веществами или их смесями. Можно было бы полагать, что в таком обобщенном виде наше техническое решение подпадает под первую стадию способа, запатентованного в патенте США № 6264855, или под притязания патента Японии № 2929162. Но можно ли считать указанные документы, порочащими новизну заявленного технического решения, то есть раскрывающими средство аналогичного назначения с идентичной совокупностью признаков?
Руководство по экспертизе ЕПВ (Guidelines for examination in the EPO) содержит следующие положения:
документ порочит новизну заявленного объекта, прямо и однозначно вытекающего из документа ( п. 7.2 части С главы IV);
при рассмотрении новизны следует учитывать, что родовое раскрытие обычно не порочит новизну любого конкретного примера, подпадающего под условия данного раскрытия ( п. 7.4 части С главы IV).
Предшествующее раскрытие порочит новизну, если из этого раскрытия можно прямо и однозначно предположить заявленный объект. В данном случае из предшествующего раскрытия нельзя предположить заявляемый объект. Дело в том, что нашими авторами в результате тщательных экспериментов было установлено, что далеко не все указанные в известном уровне реагенты вообще способны защитить от гидролиза. К ним относятся:
кислоты Н3ВО3, HCl, НNO3;
кислотообразующие соединения Na2HPO4, Na3PO4, (NH4)2HPO4, то есть обработка люминофора водными растворами указанных солей не приводит к образованию водоустойчивых люминофоров.
Далее было показано, что:
каждая из кислот НСl или НNO3 в отдельности взаимодействует с люминесцентными пигментами, разрушая их, однако в смеси с H3РO4 выполняет защитные функции от гидролиза;
H3РO4 и H2SO4 – каждая в отдельности в определенной концентрации защищает люминесцентный пигмент от гидролиза, но их смесь в тех же концентрациях теряет защитные функции.
Все сказанное позволяет сделать следующие выводы:
эксперимент свидетельствуют, что ближайший аналог (патент США №6264855) включает в широкие притязания неработоспособные объекты, а следовательно, не раскрывает техническое решение достаточно ясно, чтобы средний специалист мог осуществить его в полном объеме;
описание к патенту не содержит информации о том, каким образом специалист, не прибегая к дополнительным творческим исследованиям, может выбрать агенты или их комбинации для обработки люминофора с получением эффекта устойчивости к действию воды.
Следует добавить, что не существует общеизвестных знаний, которые побудили бы специалиста, столкнувшегося с проблемой выбора агента, решить ее на основании сведений из указанного патента. Более того, приведенные в нем сведения неверно ориентирует специалистов. Таким образом, приемы обработки исходного люминофора с целью получения его стойкой к гидролизу модификации с неустанавливаемой структурой являются новыми, поскольку не раскрыты в известном уровне техники, а также неочевидными, поскольку получен непредсказуемый результат. Теперь необходимо доказать, что получены новые продукты, поскольку новизна способа сама по себе еще не говорит о новизне продукта, тем более что по химической сущности приемы обработки близки.
Европейская практика прецедентов выработала определенные подходы к рассмотрению этого вопроса, который сформулирован так:
«Чтобы быть патентоспособным, заявленный продукт как таковой должен решать отдельную техническую проблему, которая не была очевидной в свете существующего уровня техники». (Решения Т 219/83 (OJ, 1986, 211), Т 251/85, Т 434/87, Т 171/88, Т 563/89, Т 493/90, Т664/90).
Ранее было сказано, что продукты, полученные согласно ближайшему аналогу, сохраняют устойчивость к гидролизу при температуре 60º С в течение 30 суток. Продукты, полученные по изобретению наших авторов, остаются устойчивыми к гидролизу и сохраняют люминесцентные свойства при нагревании в воде при 90 – 95С в течение 6 – 8 ч. или при 130º С в течение 3 ч. Это свойство имеет большое значение в технологических процессах печати, которые предусматривают сушку и фиксацию. При этом температура достигает 90 – 95 и 160 – 165º С соответственно.
Защищенный предложенным способом люминесцентный пигмент выдерживает такую жесткую обработку, не гидролизуясь и сохраняя свои светотехнические характеристики. Кроме того, предлагаемые люминесцентные пигменты легко диспергируются в водных средах, даже в отсутствие ПАВ. Это свойство является важным (существенным) при приготовлении печатных композиций для спрея.
Указанные новые свойства позволяют решать проблемы, которые не могут быть решены при использовании известных продуктов.
Авторам был выдан патент РФ № 2323955, в котором объект охарактеризован следующей формулой изобретения.
1. Водостойкий люминесцентный пигмент, представляющий собой оксидную матрицу на основе оксида алюминия и по меньшей мере одного из оксидов элементов, выбранных из группы: Мg, Ca, Sr, Ba, Zn, Mn, Si, В, Р, Ga, активированную по меньшей мере одним редкоземельным элементом, обработанную смесью солей, выбранных из группы: Na3PO4, Na2HPO4, (NH4)2HPO4, Ca3(PO4)2, с кислотами, выбранными из группы: HCl, H2SO4, НNO3.при рН не более 4 в конце обработки.
2. Водостойкий люминесцентный пигмент по п. 1, в котором оксидная матрица имеет формулу MO•SiO2•Al2О3:R, где М, по крайней мере один металл, выбранный из группы, состоящей из Са, Sr, Ва, Mg, Zn; R – по крайней мере один элемент, выбранный из группы, состоящей из Dy, Nd, Еu, Tm, Tb, Y,Yb.
3. Водостойкий люминесцентный пигмент по п. 1, в котором оксидная матрица имеет формулу МAl2О4:R, где М – по крайней мере один металл, выбранный из группы, включающей Са, Sr, Mg, Ва, а R – по крайней мере один элемент, выбранный из группы Dy, Nd, Еu, Tm, Tb, Y,Yb.
4. Водостойкий люминесцентный пигмент по п. 1, в котором оксидная матрица имеет формулу МAlO4:R, где M – по крайней мере один металл, выбранный из группы Sr, Ca, Ba; R – по крайней мере один элемент, выбранный из группы Dy, Nd, Еu, Tm, Tb, Y,Yb.
История с заявкой РСТ
Эта же заявка была подана в ЕПВ, в результате чего были получены интересные для рассматриваемой темы материалы. За подписью того же эксперта, который выдал положительное решение по российской заявке, был получен запрос, содержащий «обоснованное утверждение в отношении новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости; ссылки и пояснения, подкрепляющие такое утверждение».
Экспертиза установила, что:
заявлен продукт – водостойкий люминесцентный пигмент;
в независимый п. 1 в качестве признаков, характеризующих продукт, включены признаки способа его получения: обработка смесью солей, выбранных из группы Na3PO4, Na2HPO4, (NH4)2HPO4, Ca3(PO4)2, кислотами, выбранными из группы: HCl, H2SO4, НNO3 при рН не более 4 в конце обработки.
Далее следовало следующее «обоснованное утверждение» эксперта:
«Однако эти признаки не могут быть учтены при проверке патентоспособности заявленного водостойкого люминесцентного пигмента, поскольку в соответствии с приложением к главе 5 «Руководства по проведению международной предварительной экспертизы», п. А5.26(1):
«Если пункт формулы определяет продукт исходя из способа, которым его получают, такой пункт формулы должен трактоваться как пункт на продукт как таковой, обладающий характеристиками, полученными в результате способа его изготовления, заявленного в данном пункте. Поэтому патентоспособность продукта, определенного пунктом формулы на продукт, полученный способом, не зависит от способа его изготовления».
Если заявитель считает, что именно предложенный им способ позволяет получить водостойкий люминесцентный пигмент с характеристиками, отличающими его от известных водостойких люминесцентных пигментов, то ему можно порекомендовать выделить способ в виде самостоятельного объекта.
Таким образом, при проверке новизны и изобретательского уровня будут учтены только признаки, определяющие химический состав заявленного водостойкого пигмента».
Затем эксперт проводит анализ на новизну не конечного продукта, который заявлен в качестве объекта изобретения, а исходного люминофора, известность которого неоднократно подчеркивалась в материалах заявки. Более того, подчеркивалось, что наше техническое решение позволяет изменить свойства любого известного алюминатного люминофора.
На основании неверного толкования п. А 5.26(1) экспертиза неправомерно исключает существенный признак из нашей формулы изобретения и проводит анализ другой совокупности признаков, то есть другого технического объекта.
В первую очередь, обращаем внимание на уже цитировавший п. 5.27 Руководства, согласно которому экспертиза обязана при оценке формулы «продукт через способ» рассматривать стадии способа. При этом подчеркивается, что новизна формулы не может быть поставлена под вопрос пока не будет раскрыт идентичный продукт, полученный именно этим способом.
Экспертиза в нашем случае поступила прямо противоположно указанным требованиям:
исключила признаки способа из заявленной формулы изобретения;
провела оценку новизны на основании сравнения с продуктами, заведомо полученными другими способами.
Таким образом, с учетом указанного требования Руководства решение экспертизы является неправомерным и несостоятельным.
Что касается п. А5.26(1) приложения к Руководству, считаем справедливым отметить, что он сформулирован неудачно. Это провоцирует не очень опытных или недостаточно внимательных патентных поверенных или экспертов применять пункт не по назначению, что нередко и происходит. На самом деле этот пункт сформулирован для определенной   ситуации, когда продукт сам по себе известен из уровня техники, а его пытаются защитить повторно, получив новым способом.
Об этом свидетельствует последняя  фраза из п. А5.26(1), которую эксперт  по неясной причине исключила, а именно: «Продукт не становится новым просто благодаря факту, что он произведен с помощью нового способа». А для правильного понимания требования п. А5.26(1) без купюр следовало рассматривать в контексте с требованиями п. 5.26 Руководства, согласно которому «если формула определяет продукт в терминах способа, с помощью которого этот продукт получен, формула в целом относится к продукту.
Такая формула не соответствует новизне, если известный продукт, даже полученный нераскрытым способом, оказывается по существу тем же самым или неотличимым от продукта, заявленного в формуле изобретения».
Обращаем особое внимание на слова «оказывается» и «известный продукт», которые подчеркивают специфическую ситуацию, а не общее требование к новизне пункта формулы «продукт через способ», сформулированное в п. 5.27. Эта специфическая ситуация хорошо описана в европейской судебной практике.
Из дел T 248/85 (OJ, 1986, 261) и T 150/82 (OJ, 1984, 309):
«Некоторые заявители пытаются получить охрану на известные продукты, используя для их характеристики формулу изобретения на способ и аргументируя это тем, что ст. 64(2) явно устанавливает, что охрана предоставляется на непосредственный продукт патентоспособного способа. По их мнению, согласно ЕПК продукт становится новым только потому, что он получен с помощью нового способа, невзирая на факт, что продукт не является новым как таковой в силу его физических характеристик».

Здесь описана ситуация, которая регулируется требованиями п. А 5.26(1), и  которая не имеет  отношения к нашей ситуации, поскольку в уровне техники не обнаружен продукт, полученный обработкой известных люминофоров предложенным нами способом. Известны исходные продукты, но не конечные.

Существует еще одно обстоятельство, имеющее отношение к «обоснованному утверждению» экспертизы: Согласно требованиям, изложенным в п. А5.26, на который ссылалась экспертиза, международный поисковый орган может использовать альтернативные правила в отношении формулы «продукт через способ». Мы понимаем это так, что даже при наличии в правилах РСТ иных подходов, для российской заявки могут быть применимы российские правила.

Отсюда вопрос: почему один и тот же эксперт по одной и той же заявке на национальной российской фазе признает новизну и патентоспособность формулы «продукт через способ», а на международном этапе утверждает обратное?
Мы не раз обращали внимание на то, что многие  важные вопросы, связанные с экспертизой в химии и смежных областях, которые отличаются от всех других областей техники прежде всего многообразием объектов техники и форм охраны (типов формул), не отражены в Правилах и Регламенте. Рассматриваемый в данной статье вопрос – формула «продукт через способ», к сожалению, не исключение. Рекомендаций и каких-либо положений, относящихся к этому типу формулы, в Регламенте нет. Тем не менее,  на практике, как в процессе экспертизы, так и после выдачи патента (опротестование патента, рассмотрение споров о нарушении и т.п.), с этим вопросом приходится часто сталкиваться. И возникают трудности, а порой непреодолимые ситуации, усугубленные еще и тем, что подавляющая часть заявителей в этом случае является иностранными клиентами, которые пользуются подходами, существующими в РСТ и ЕПК.

Наши публикации, содержащие информацию о международной административной и судебной практике патентования, позволяют ознакомиться с ними и даже использовать ее. Однако заметим, что знание правил и владение ими – разные вещи. Применение тех или иных правил к конкретной ситуации, особенно в области химии, связано с еще одной проблемой: знаний о химических унитарных системах современной химии и биохимии и их правильном описании как технических объектов в готовом виде в химической литературе нет. К тому же одних даже систематизированных данных о химических системах недостаточно для правильного выбора типа формулы изобретения и характеристики объекта. Необходимо знать взаимосвязь научно-технических и патентно-правовых аспектов, что является результатом соответствующих исследований на стыке химии и патентного права.


[1] Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации//Патенты и лицензии. 2009. № 8. С. 17.
[2] Гурвич А.М. Введение в физическую химию кристаллофосфоров. М.:   
   Высшая школа. 1982.
[3] Казанкин О.Н. и др. Неорганические люминофоры. Л.: Химия. 1975.
[4] Химическая энциклопедия. Т. 4. М.,1995. С. 505 – 507.
[5] Химическая энциклопедия. Т. 2. М., 1990. С. 221 – 222.
[6] Химическая энциклопедия. М., 1995. Т. IV. С. 501.
[7] Макаров Е.С. К вопросу об определении понятия химического 
соединения//Журнал неорганической химии. 1956. Т. 1. Вып. 7. С. 1591.
[8] Уэллс А. Структурная неорганическая химия. Т. 1. М.: Мир, 1987. С. 26.
[9] Алесковский В.Б. Химия твердых веществ. Л.: Высшая школа, 1978. С. 156.
[10] См., например: Проблемы кристаллохимии. Т. 31. М.: Наука, 1986.
[11] Романцева Л.А. Люминофоры и системный анализ их  химического  
  состава: Обзор информации ВНИИГПЭ. М., 1988.
[12] Химическая энциклопедия. Т. 2. М., 1990. С. 792 – 797.
комбинированные системы.
[13] Подробнее см.: Устинова Е.А., Челышева О.В. Формула изобретения «Продукт через способ». Часть I//Патенты и лицензии № 5, 2008. С. 14 –20; Часть II//Там же. № 6. С. 25 – 30; Часть III//Там же. № 11. С. 21.